DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 091 585
Sefita, Km.2, Route d’Agouraï, 50000 Meknès, Maroc (opposante), représentée par Ardan, 18, avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Avelana, Fábrica de Malhas S.A., Rua da Estrada Nova, no 280, 4750 Abade de Neiva — Braga, Portugal (demanderesse), représentée par Garrigues IP, Unipessoal Lda., Avenida da República, 25-1°, 1050-186 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 17/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 091 585 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 09/08/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 053 847 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 24. L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 246 245 «Avelana» (marque verbale), désignant des produits compris dans la classe 24 (droit antérieur 1, annulé);
2) Nom de domaine «avelana.com» dans la vie des affaires en Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Chypre, Bulgarie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, EUIPO, Grèce, Hongrie, Irlande, Lituanie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Roumanie, Portugal, Pologne, République tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie et Suède (droit antérieur 2)
3) Nom commercial «Avelana» prétendument utilisé dans la vie des affaires en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie, à Chypre, en Bulgarie, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, à l’EUIPO, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Lituanie, en Lettonie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays -Bas, en Roumanie, au Portugal, en Pologne, en République tchèque, au Royaume-Uni, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède (droit antérieur 3).
4) La marque non enregistrée Avelana revendiquait être utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie, à Chypre, en Bulgarie, au

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Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, à l’EUIPO, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Lituanie, en Lettonie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Portugal, en Pologne, au Royaume-Uni, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède, et plus particulièrement au Royaume-Uni et en Italie (droit antérieur 4)
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne le droit antérieur no 1, et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les droits antérieurs 2, 3 et 4.
OBSERVATIONS LIMINAIRES

Sur les effets du Brexit et de la recevabilité

Le 01/02/2020, le Royaume-Uni (ci-après le «Royaume-Uni») s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’UE est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, (4) et (5) du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.
Il s’ensuit que les droits antérieurs susmentionnés (à savoir le nom commercial, le nom de domaine et la marque non enregistrée) ne constituent plus une base valable de l’opposition dans la mesure où ils concernent le Royaume-Uni et que l’opposition doit donc être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ces droits antérieurs. Il en va de même pour la marque britannique dérivée de la transformation de la MUE contestée no 12 246 245 «Avelana», ainsi que pour les éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni au titre de l’article 8 (4) du RMUE (par exemple, annexes 4, 5 et 12), ce qui n’est pas pertinent pour la présente procédure.

CESSATION DE L’EXISTENCE DU DROIT ANTÉRIEUR NO 1 ET ABSENCE DE JUSTIFICATION DES DEMANDES DE MARQUES NATIONALES DÉRIVÉES DE LA TRANSFORMATION
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8:
a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les licenciés habilités par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8 (5);
[…]
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par «marque antérieure»:
I) les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque contestée, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui des marques visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE;

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II) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, point a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;
III) les marques notoirement connues dans un État membre.
Par conséquent, la base juridique de l’opposition requiert l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision définitive ne peut être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valide au moment où la décision est rendue. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est rendue. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse d’exister n’entre pas en ligne de compte.
Le 09/08/2019, l’opposante a formé une opposition fondée notamment sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 12 246 245 «Avelana». Toutefois, ce droit antérieur a été déclaré nul dans son intégralité par décision du 13/07/2020 dans la procédure d’annulation no 36 359 C (nullité), qui est désormais définitive.
Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Le 19/02/2021, l’opposante a présenté des requêtes en transformation en même temps que les lettres d’acceptation de l’EUIPO en ce qui concerne les pays suivants: La France, l’Allemagne, le Royaume-Uni (qui, comme expliqué ci-dessus, n’est pas pertinent pour la présente procédure d’opposition), l’Espagne et l’Italie.
À cet égard, les demandes nationales découlant de la transformation d’une MUE antérieure (demande) sont réputées exister dès qu’une requête en transformation valable est déposée. Par conséquent, dans le cadre d’une procédure d’opposition, ces droits seront considérés comme correctement identifiés aux fins de la recevabilité en vertu de l’article 2, paragraphe 2, point b) i), du RDMUE si l’opposant indique le numéro de la (demande) de MUE en cours de transformation et les pays pour lesquels il a demandé la transformation.
Par conséquent, la justification de ces autres marques antérieures doit être dûment prise en considération.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.

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Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, l’opposant doit produire une copie du certificat d’enregistrement correspondant et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que le délai de protection de la marque dépasse le délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE et toute extension de celui-ci, ou tout autre document équivalent émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, point a) ii), du RDMUE, comme des extraits des bases de données officielles des autorités compétentes en matière d’enregistrement. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, point a), d) ou e), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doit être dans la langue de la procédure ou être accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Comme indiqué ci-dessus, l’opposante a produit des copies des requêtes en transformation de la marque de l’Union européenne no 12 246 245 «Avelana», ainsi que des lettres d’acceptation de l’Office concernant la France, l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.
Le 07/12/2023, l’opposante a reçu jusqu’au 12/02/2024 pour fournir à l’Office les numéros de demande (ou d’enregistrement) des marques nationales issues de la transformation et fournir des informations sur leurs statuts (provenant de sources officielles) ainsi que des traductions dans la langue de la procédure d’opposition (le cas échéant) afin d’étayer ces droits antérieurs. La communication de l’Office indiquait qu’à défaut de telles informations, les marques nationales sur lesquelles l’opposition était fondée ultérieurement peuvent être rejetées comme non étayées.
Dans ce contexte, la division d’opposition relève que l’opposante n’a pas répondu à cette communication et n’a présenté aucune des informations requises.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, l’opposition est rejetée comme non fondée. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur ces marques antérieures au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposition est fondée sur le nom de domaine «avelana.com», ainsi que sur le nom commercial et la marque non enregistrée «Avelana» prétendument utilisés dans la vie des affaires au sein de l’EUIPO; Allemagne; Autriche; Belgique; Croatie; Chypre; Bulgarie; Danemark; Espagne; Estonie; Finlande; EUIPO; Grèce; Hongrie; Irlande; Lituanie; Lettonie; Luxembourg; Malte; Pays-Bas;

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Roumanie; Portugal; Pologne; République tchèque; Slovaquie; Slovénie; La Suède, toutes en relation avec les produits et/ou activités commerciales suivants:

Tissus; couvertures de lit et nappes; matières destinées à la confection de vêtements; tissus imperméables; tissus aux propriétés non adoucissantes; tissus pour chaussures; drapeaux; matières filtrantes en matières textiles; tissus de laine; linge; tissus élastiques; tricots
[tissus]; tissus pour vêtements; literie, à savoir produits textiles pour la literie.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
Le droit en vertu du droit applicable
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, si l’opposition est fondée sur l’existence d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposant doit notamment fournir la preuve de son acquisition, de sa permanence et de l’étendue de sa protection, y compris lorsque le droit antérieur est invoqué conformément au droit d’un État membre, une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant les publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes.
Par conséquent, il incombe à l’opposante de produire toutes les informations utiles pour la décision, et notamment d’identifier la législation applicable et de fournir toutes les

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informations nécessaires à sa bonne application. Selon la jurisprudence, il appartient à l’opposant «[…] de fournir à l’ [EUIPO] non seulement les éléments démontrant qu’il remplit les conditions requises, conformément à la législation nationale dont il demande l’application
[…], mais aussi les éléments établissant le contenu de cette législation» (05/07/2011, C- 263/09 P, ELIO FIORUCCI, EU:C:2011:452, § 50).
Les informations sur la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et la portée de cette protection, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense.
Premièrement, en ce qui concerne les dispositions dela législation applicable, l’opposant doit fournir une identification claire du contenu de la législation nationale invoquée en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes
[article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE]. L’opposant doit fournir la référence à la disposition juridique pertinente (numéro de l’article et numéro et titre de la loi) et le contenu (texte) de la disposition juridique en fournissant des publications des dispositions ou de la jurisprudence pertinentes (par exemple, des extraits d’un journal officiel, un commentaire juridique, une encyclopédies ou des décisions de justice). Si la disposition pertinente renvoie à une autre règle de droit, celle-ci doit également être produite afin de permettre au demandeur et à l’Office de comprendre tout le sens de la disposition invoquée et de déterminer l’éventuelle pertinence de cette règle. Lorsque les preuves concernant le contenu de la législation nationale pertinente sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE, toutes les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection visées à l’article 7, paragraphe 2, point d), du RDMUE, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du RDMUE, doivent être rédigées dans la langue de la procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être produite d’office par l’opposant dans le délai imparti pour produire le document original.
Deuxièmement, en ce qui concerne les éléments prouvant que les conditions de la législation applicable sont remplies, l’opposant doit produire des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection du droit invoqué, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard de la marque contestée sont effectivement remplies. Plus particulièrement, il doit avancer une argumentation convaincante quant à la raison pour laquelle l’utilisation de la marque contestée serait effectivement empêchée en vertu de la législation applicable.
— En ce qui concerne les droits antérieurs de l’opposante utilisés dans la vie des affaires en Allemagne; Autriche; Belgique; Croatie; Chypre; Bulgarie; Danemark; Espagne; Estonie; Finlande; EUIPO; Grèce; Hongrie; Irlande; Lituanie; Lettonie; Luxembourg; Malte; Pays-Bas; Roumanie; Portugal; Pologne; République tchèque; Slovaquie; Slovénie; Suède
Sur la référence des opposantes au «territoire de l’EUIPO»
Les opposants ont indiqué que tous les droits susmentionnés étaient utilisés dans la vie des affaires sur le «territoire de l’EUIPO». Lorsque l’EUIPO est mentionné comme territoire, il est entendu que les opposants font valoir que les droits sont protégés au niveau de l’Union européenne. Toutefois, comme on le verra ci-après, un tel argument est erroné.
Dansle contexte des marques non enregistrées, si la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16/12/2015 rapprochant les législations des États membres sur

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les marques et les directives qui l’ont précédé ont harmonisé les législations sur les marques enregistrées, une telle harmonisation n’a pas eu lieu à l’échelle de l’Union européenne en ce qui concerne les marques non enregistrées ou pour la plupart des autres droits antérieurs de nature similaire. Ces droits non harmonisés restent totalement régis par les législations nationales. Il existe par ailleurs des droits autres que les marques dont l’acquisition et le champ de protection sont régis par le droit de l’UE. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE constitue le motif d’opposition qui peut être invoqué à l’encontre d’une demande de MUE fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe antérieur utilisé dans la vie des affaires et protégé par le droit de l’UE ou des États membres, sous réserve des conditions de la disposition en question.
Les opposants ont précisé dans l’acte d’opposition et dans leurs observations que les trois droits antérieurs invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont également utilisés dans la vie des affaires en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Croatie, à Chypre, en Bulgarie, au Danemark, en Espagne, en Estonie, en Finlande, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Lituanie, en Lettonie, au Luxembourg, à Malte, aux Pays -Bas, en Roumanie, au Portugal, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie, en Slovénie et en Suède.
Toutefois, en l’espèce, l’opposante n’a produit aucune information ni preuve concernant la protection juridique accordée au type de droits antérieurs invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans la vie des affaires dans tous les États membres susmentionnés. L’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation de chacun de ces États membres.
Étant donné qu’au moins une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition n’ est pas étayée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans la mesure où elle est fondée sur des marques non enregistrées, des noms de domaine et des noms commerciaux revendiqués comme étant utilisés dans la vie des affaires dans les pays susmentionnés, à l’exception du nom commercial «Avelana» en France, du nom de domaine «avelana.com» en France et de la marque italienne non enregistrée «Avelana», qui sera d’abord examinée selon la condition cumulative de la preuve du droit antérieur en vertu du droit national.
— Sur le nom commercial de l’opposante «Avelana» utilisé dans la vie des affaires en France
En ce qui concerne le droit applicable au signe en cause, l’opposante a présenté avec ses observations du 13/01/2020 une copie du droit applicable en langue originale, à savoir un extrait des dispositions de l’article L711-4 en français (pièce 10) et a également fourni une traduction partielle en anglais, comme suit:

«Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment:

a) une marque antérieure qui a été enregistrée ou qui est notoirement connue au sens de l’article 6 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle;

b) le nom ou le style d’une entreprise, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public;

c) une marque ou un panneau connu sur l’ensemble du territoire national, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public».

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En l’espèce, l’opposante n’a pas fourni suffisamment d’informations sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué, à savoir un nom commercial utilisé en France. L’opposante a fourni une référence au droit national applicable, mais la référence n’est pas complète: la disposition légale citée et traduite indique seulement qu’une marque contestée ne peut être adoptée, entre autres, lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public avec le nom d’une société. Toutefois, l’opposante n’a fourni aucune des conditions régissant l’acquisition du droit ou l’étendue possible du nom commercial antérieur pour interdire l’enregistrement d’une marque postérieure. L’opposante n’a fourni aucune information sur le contenu possible du droit invoqué ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation française. Parexemple, l’opposante a indiqué qu’il était nécessaire que ledit nom commercial soit connu dans tout le pays, mais n’a fourni aucune preuve et explication quant aux conditions dans lesquelles un nom commercial peut être considéré comme connu en vertu du droit français.
La simple production de la législation nationale n’est pas considérée comme suffisante, car il n’appartient pas à l’Office d’avancer des arguments pertinents en lieu et place de l’opposant. Par conséquent, l’opposante n’a pas fourni toutes les informations nécessaires à la bonne application du droit français.
Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans la mesure où elle est fondée sur le nom commercial antérieur prétendument utilisé en France.
La division d’opposition poursuivra l’examen de l’opposition par rapport aux autres droits antérieurs invoqués.
— Sur le nom de domaine de l’opposante «avelana.com» en France
Un nom de domaine est une combinaison de caractères typographiques correspondant à une ou plusieurs adresses IP numériques utilisées pour identifier une page particulière ou une série de pages sur l’internet. En tant que tel, un nom de domaine fonctionne comme une «adresse» utilisée pour désigner un lieu spécifique sur l’internet.
Bien qu’un nom de domaine soit unique et puisse représenter un actif commercial précieux, un enregistrement de nom de domaine ne constitue pas en soi un droit de propriété intellectuelle. De tels enregistrements ne créent aucune forme de droit exclusif. Au lieu de cela, dans ce contexte, l’ «enregistrement» fait référence à un accord contractuel entre un déclarant de noms de domaine et le registre des noms de domaine. Toutefois, l’utilisation d’un nom de domaine peut donner lieu à des droits qui peuvent fonder une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. C’est notamment le cas si par l’utilisation du nom de domaine celui-ci acquiert la protection comme une marque non enregistrée ou comme un signe commercial indiquant l’origine commerciale d’une entreprise en vertu de la législation nationale applicable.
En l’espèce, l’opposante fait valoir que les noms de domaine sont également considérés comme des droits antérieurs en vertu de décisions des juridictions nationales et, pour prouver cette affirmation, elle soumet (en tant qu’annexe 10) une décision du tribunal de grande instance de Paris (TGI Paris 3e ch., 2e sect., 17 janv). 2014, no 11/03304, HSS c/Netposition International et a.) en français. Toutefois, et comme expliqué ci-dessus, toutes les dispositions du droit national applicable (y compris les décisions de justice) régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection doivent être rédigées dans la langue de procédure ou accompagnées d’une traduction dans cette langue. En particulier, l’article 7, paragraphe 4, du RDMUE dispose que tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, points a), d) ou

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Décision sur l’opposition no B 3 091 585 Page sur 9 13
e), du RDMUE, ainsi que les dispositions du droit national applicable régissant l’acquisition de droits et l’étendue de leur protection visées aux points d) et e), y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, sont rédigés dans la langue de la procédure ou accompagnés d’une traduction dans cette langue. La traduction est produite d’office par l’opposant dans le délai fixé pour le dépôt du document original. Toute autre preuve présentée par l’opposant à l’appui de l’opposition est soumise à l’article 24 du règlement d’exécution (UE) 2018/626. Il n’est pas tenu compte des traductions produites après l’expiration des délais impartis.
À cet égard, l’opposante n’a produit aucune traduction de ladite décision; elle ne peut dès lors être prise en considération aux termes de l’article 7 (4) du RDMUE.
Dans ses observations du 13/01/2020, l’opposante indiquequ’ « en vertu de la jurisprudence actuelle, confirmée par la décision susmentionnée, l’opposabilité d’un nom de domaine à une marque plus récente est soumise à certaines conditions:

— un nom de domaine antérieur doit faire l’objet d’une exploitation effective;

— il doit exister un risque de confusion avec la marque plus récente. L’existence d’un risque de confusion présuppose en principe que le site soit consacré aux produits, services ou activités identiques ou similaires à celles couvertes par la marque postérieure».
Entout état de cause, et même si la division d’opposition considère ces informations comme une preuve suffisante du contenu possible des droits invoqués ou des conditions à remplir pour que l’opposante puisse interdire l’usage de la marque contestée en vertu de la législation française mentionnée par l’opposante, l’opposante n’a pas présenté d’arguments convaincants en ce qui concerne les éléments prouvant le respect des conditions de l’ acquisition et de l’étendue de la protection du droit antérieur (faits, preuves et/ou arguments selon lesquels les exigences établies par la législation applicable pour l’interdiction de l’usage des produits ou des services contestés sont remplies; par exemple: un argument convaincant démontrant l’existence d’une exploitation effective du droit antérieur).
Compte tenu de tout ce qui précède, l’une des conditions cumulatives susmentionnées n’étant pas remplie, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans la mesure où elle est fondée sur le nom de domaine antérieur sur le territoire français.
Étant donné que le résultat ne changerait pas et pour donner aux parties une décision sur le fond, en ce qui concerne l’autre condition nécessaire d’un usage qui n’est pas seulement local, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas non plus fourni suffisamment d’informations sur l’usage allégué du nom de domaine en rapport avec des tissus. La plupart des extraits de WayBack Machine produits en tant qu’annexe 2 depuis 1999 ne montrent pas de produits et/ou services, mais simplement les messages suivants:

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L’opposante n’a produit que 5 extraits correspondant aux années 2014 à 2018 (un par an) montrant le nom de domaine ainsi que certaines images de tissus, mais elle n’a pas inclus d’autres informations sur l’offre de ces produits, le trafic du site, le nombre de personnes ayant visité le site web et commandé des produits par courrier électronique ou si le domaine a été utilisé avec une portée qui n’est pas seulement locale pour les produits revendiqués.
Par conséquent, une autre condition cumulative de celles mentionnées ci-dessus n’aurait pas été remplie au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le nom de domaine antérieur avec une protection demandée en France.
— Sur la marque non enregistrée «Avelana» del’opposante utilisée dans la vie des affaires en Italie
En ce qui concerne le droit applicable au signe en question, l’opposante a présenté avec ses observations du 13/01/2020 une copie de la législation applicable en langue originale, à savoir un extrait des dispositions de l’article 12, paragraphe 1, point a), du code italien de la propriété intellectuelle Italie (pièce 11);
«Sont refusés à l’enregistrement en tant que marque les signes qui, à compter de la date de dépôt de la demande, s’appliquent:

a) ils sont identiques ou similaires à un signe déjà connu en tant que marque ou signe distinctif de produits ou services fabriqués, mis sur le marché ou fournis par des tiers pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsque, en raison de l’identité ou de la similitude des marques et de l’identité ou de la similitude des produits ou des services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, qui peut également consister en un risque d’association entre les deux signes.

Une marque est également considérée comme notoirement connue conformément à l’article 6 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, texte de Stockholm du 14 juillet 1967, ratifiée par la loi no 424 du 28 avril 1976, si elle est notoirement connue du public pertinent, y compris en raison d’une renommée acquise dans le pays grâce à la promotion de la marque. L’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’entraîne pas une renommée, ou une renommée purement locale, n’entraîne pas l’absence de nouveauté, mais un utilisateur précédent peut continuer à utiliser la marque, y compris à des fins publicitaires, dans les limites de la diffusion locale, malgré l’enregistrement de la marque elle-même. L’usage antérieur du signe par le demandeur ou son cessionnaire ne fait pas obstacle à l’enregistrement».
Concrètement, l’appréciation au regard du droit italien repose principalement sur des considérations d’ordre qualitatif concernant le degré de connaissance du signe non enregistré parmi le public (voir explications complémentaires ci-dessous) et, en particulier, sur des éléments de preuve visant à démontrer la «notoriété» du droit antérieur invoqué.
Par conséquent, l’opposant doit produire des preuves appropriées du respect des conditions d’acquisition et de l’étendue de la protection des droits invoqués, ainsi que la preuve que les conditions de protection à l’égard du signe contesté sont effectivement remplies avant le

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18/04/2019 (date de dépôt du signe contesté). En outre, les éléments de preuve doivent démontrer que les signes sont notoirement connus pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
Tissus; couvertures de lit et nappes; matières destinées à la confection de vêtements; tissus imperméables; tissus aux propriétés non adoucissantes; tissus pour chaussures; drapeaux; matières filtrantes en matières textiles; tissus de laine; linge; tissus élastiques; tricots [tissus]; tissus pour vêtements; literie, à savoir produits textiles pour la literie.
Étant donné que l’opposante a demandé que le contenu des éléments de preuve produits le 13/01/2020 soit confidentiel à l’égard de tiers, la division d’opposition ne décrira ces preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles informations.
En ce qui concerne l’Italie, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Pièce jointe 3: une copie de dix factures de vente adressées à six clients différents en Italie, portant la marque «Avelana» dans les formats figuratifs suivants:
et . Deux des factures correspondent à 2010 et les autres sont datées entre 2015 et 2018 (c’est-à-dire avant la date pertinente). Les factures ne font référence à aucun produit particulier, mais simplement à des codes de produits. Pièce jointe 6: une sélection de 23 factures, dont une seule adressée à un client en Italie. Les factures sont toutes datées de 2010 et 2011 et font prétendument référence à des compteurs en matières textiles. Pièce jointe 7: une attestation signée le 13/01/2020 par le directeur général administratif et financier de l’opposante indiquant que toutes les factures susmentionnées font référence à des tissus. Pièce jointe 11: un extrait de la législation italienne.
La division d’opposition considère que les éléments de preuve susmentionnés produits par l’opposante ne démontrent pas que le signe de l’opposante était «déjà connu» en Italie à la date pertinente (18/04/2019).
L’article 12, paragraphe 1, du Code italien de la propriété industrielle prévoit la protection des signes «déjàconnus» [ segno già Noto a) marchio ou b) Ditta]. Selon la Cour européenne, le droit national italien opère une distinction entre i) les signes non enregistrés qui n’ont pas acquis de notoriété, ii) les signes non enregistrés dont la notoriété n’est que locale et iii) les signes notoires (en italien «notori»), lorsque seuls ces derniers sont susceptibles d’empêcher l’enregistrement d’une demande de marque postérieure, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point a) et b), du code de la propriété industrielle italien. Pour cela, la renommée du signe ne devrait pas être prouvée, mais plutôt «la connaissance du signe par le public» (en italien notoirement connuen général) (07/07/2010-, 124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 21, 26).
Bien que le montant des ventes figurant dans les factures de vente (pièces jointes no 3 et 6) s’élève au moins à quelques milliers d’euros, il convient de noter que les factures ne

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concernent que six entités distinctes en Italie, ce qui est très peu élevé compte tenu de la nature du marché: textiles.
Les autres éléments de preuve — la copie de la demande de MUE refusée par l’opposante (pièce jointe 1.1), les extraits du registre du commerce WHOIS et français (pièces jointes 1.2 et 1.3), les extraits de WayBack Machine (pièce jointe 2), les quatre articles en français mentionnant la marque Avelana (pièce jointe 8), les deux bons de commande pour la France (pièce jointe no 9) et les copies de la législation et de la jurisprudence nationales en France (pièce jointe 10), soit ne concernent manifestement pas l’usage du signe de l’opposante en Italie (pièce jointe), ni la division d’opposition, ni la division d’opposition.
Par conséquent, hormis le fait que les éléments de preuve relatifs à l’usage du signe antérieur en Italie sont très limités, il n’y a aucune indication de la «connaissance du public du signe (en italien notoirement connu en général). Bien que les éléments de preuve produits puissent être utiles pour démontrer que le signe de l’opposante a au moins été utilisé en Italie dans la vie des affaires, ces documents ne fournissent pas suffisamment d’informations sur le caractère notoire du signe invoqué dans toute l’Italie ou une partie substantielle de celui-ci.
En vertu de la législation nationale italienne, il s’agit là de la condition préalable à la protection d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires, afin de faire respecter ses droits antérieurs non enregistrés par rapport à une marque plus récente. Aucun élément de preuve ne démontre l’existence d’un réseau de points de vente au détail économiquement actifs vendant les produits de l’opposante portant le signe «Avelana» dans toute l’Italie. Il n’existe pas non plus de coupures de presse ni de matériel et de dépenses de marketing, par exemple, qui pourraient indirectement montrer une certaine connaissance et connaissance du signe par le public italien. Aucun élément de preuve n’a été présenté montrant le chiffre d’affaires ou la part de marché qui pourrait donner des informations sur la position sur le marché ou l’intensité de l’usage. Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas que le signe de l’opposante «Avelana» est connu d’une partie significative du public pertinent, ni le degré de connaissance qu’en a ce public.
Bien que le seuil pour conclure à la renommée («notoriétégénérique») puisse être inférieur à celui utilisé pour conclure à l’existence d’une renommée, l’opposante n’a pas produit suffisamment d’éléments de preuve permettant de tirer des conclusions solides quant à l’intensité de l’usage ou au degré de reconnaissance du signe antérieur. De même que la conclusion relative à l’usage sérieux d’une marque ne peut pas être fondée sur des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs (18/01/2011-, 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22; 12/12/2002, 39/01-, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47), par analogie, les mêmes critères doivent s’appliquer en ce qui concerne les éléments de notoriété alléguée, pour lesquels le seuil est plus élevé.
Dans ces circonstances, la division d’opposition doit conclure que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque ou son signe est notoirement connu en Italie, en ce qui concerne les tissus et textiles compris dans la classe 24.
Étant donné que l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée en ce qui concerne une marque non enregistrée en Italie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

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L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS IRENA Lyudmilova Lecheva Carlos MATEO PÉREZ MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.