DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 184 562
Enke-Werk Johannes Enke GmbH indirects Co. KG, Hamburger Str. 16, 40221 Düsseldorf-Hafen, Allemagne (opposante), représentée par Grosse Schumacher Knauer von Hirschhausen, Schperte Schellenberg — Backhaus Renteilichtung 1, 45134 Essen (représentant professionnel)
un g a i ns t
Westlake Epoxy Inc., 2801 Post Oak Boulevard, Suite 600, Houston, Texas 77056, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Withers indirects Rogers LLP, Kaulbachstr. 114, 80802 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 26/09/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 184 562 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.


MOTIFS
Le 08/12/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 760 913 «ECOCRYL» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 714 499 «ENKRYL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de l’enregistrement de la marque allemande no 39 714 499 «ENKRYL».
La demande a été introduite en temps utile et est recevable dans la mesure où la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée.

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La date de dépôt de la demande contestée est le 13/09/2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 13/09/2017 au 12/09/2022 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques industriels.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 11/07/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 16/09/2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 16/11/2023. Le 14/11/2023, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les suivants:
Pièce jointe 1: 18 factures datées de 2017 à 2022, émises par la société Enke- Werk Johannes Enke GmbH télétravail Co. KG, adressées à des clients en Allemagne. Les descriptions des produits vendus sont les suivantes (avec traduction en anglais):

Pièce jointe 2: fiche de données de sécurité du produit «ENKRYL» en allemand, traduite en anglais, datée du 04/01/2017, pour l’utilisation de l’imperméabilisationdu toit mélangé.
Pièce jointe 3: description promotionnelle du produit «ENKRYL» en allemand, traduite en anglais, datée du 11/2018. Le produit «ENKRYL» est désigné comme «l’étanchéité économique» avec les caractéristiques suivantes:

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Pièce jointe 4: Évaluation technique européenne du produit «ENKRYL» en allemand, traduite en anglais, datée du 04/06/2018. Le document décrit le produit comme étant «imperméabilisation de toit appliquée sur des bases de polymères dispersibles». La description technique du produit indique:

Pièce jointe 5: Description du produit«ENKRYL» en allemand, traduite en anglais, datée du 04/2018, décrivant le produit comme un « revêtement final sans soudure, très élastique, de vapeur d’eau diffusion-ouvert et résistant aux intempéries, composé d’une dispersion sans solvant et sans plastic sur des polymères pacrylate haut de gamme de grande qualité». Données techniques concernant les propriétés (non traduites en anglais):

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Pièce jointe 6: Catalogue Enke — La gamme complète, datée du 12/2019, montrant le produit comme suit:
Exemples de demandes:

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Pièce jointe 7: rapport d’audit fourni par le MPA pour le produit «ENKRYL», en allemand, traduit en anglais, daté du 24/10/2018. Le document certifie que le produit est applicable au sens de la réglementation fédérale de construction officielle.
Pièce jointe 8: captures d’écran du produit disponible à la vente:
Pièce jointe 9: une déclaration sous serment signée par le directeur général, datée du 07/11/2023, indiquant que tous les documents fournis ci-dessus sont des exemples originaux et réels de l’usage de la marque allemande «ENKRYL». Il indique également que le signe est utilisé de manière globale pour du plastique liquide à des fins d’étanchéité à tout le moins depuis 1980. La déclaration sous serment fournit également des ventes et des chiffres d’affaires pour la marque «ENKRYL», avec un volume et un chiffre d’affaires considérables pour chaque année entre 2017 et 2022.
La demanderesse fait valoir que tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de nature et d’usage des produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée.
L’argument de la demanderesse est fondé sur une appréciation individuelle de chacun des éléments de preuve concernant tous les facteurs pertinents. Or, lors de l’appréciation de l’usage sérieux, la division d’opposition doit examiner les preuves dans leur globalité. Même si certains facteurs pertinents ne sont pas présents dans certains éléments de preuve, la combinaison de tous les facteurs pertinents de l’ensemble des éléments de preuve peut néanmoins indiquer un usage sérieux.

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Appréciation des éléments de preuve
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde. Ces conditions sont cumulatives (05/10/2010, 92/09-, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante doit prouver chacune de ces exigences. Toutefois, le caractère suffisant des éléments de preuve quant au lieu, à la durée, à l’importance et à la nature de l’usage doit être déterminé en considérant les éléments de preuve produits dans leur ensemble.
La division d’opposition estime qu’il convient, premièrement, de concentrer l’appréciation des éléments de preuve sur le critère de la nature de l’usage.
Dans le contexte de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression «nature de l’usage» inclut la preuve de l’usage du signe en tant que marque conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’elle est enregistrée ou d’une variante de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE, et de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Usage de la marque conformément à sa fonction essentielle dans la vie des affaires
Une représentation de la marque sur l’emballage des produits, dans le catalogue et une présence dans des boutiques en ligne contenant des représentations et des descriptions de produits, ainsi que sur des factures relatives aux produits, constitue une preuve directe de l’usage sérieux de la marque. Par conséquent, les éléments de preuve montrent que la marque antérieure a été utilisée conformément à sa fonction et que l’usage était public (c’est-à-dire externe et apparent pour les consommateurs réels et potentiels des produits).
Usage de la marque telle qu’enregistrée
Les éléments de preuve produits démontrent l’usage de la marque antérieure telle qu’enregistrée, à savoir «ENKRYL», dans le corps du texte, par exemple
Conformément à l’article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du RMUE, sont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’usage de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée,

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que la marque soit ou non également enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire. Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphe 2, et (3) du RMUE, l’article 18 peut être appliqué par analogie pour déterminer si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.
En ce qui concerne la représentation de la marque en rouge et une police de caractères différente, la représentation dans une taille, une couleur ou une position particulière n’altère pas le caractère distinctif de la marque telle qu’elle a été enregistrée, pour autant que le mot reste identifiable en tant que tel dans la forme utilisée. Étant donné qu’il n’y a aucune modification qui modifie la lisibilité ou la signification du mot «ENKRYL», le caractère distinctif du signe tel qu’il a été enregistré n’est pas altéré.
Les factures et les catalogues de produits montrent le signe «ENKRYL» accompagné d’autres éléments (verbaux), par exemple «grau» ou «®».
Il est fréquent, sur le plan commercial, que la dénomination du produit soit souvent accompagnée de la description de la composition ou de la couleur et sera simplement perçue comme descriptive et, par conséquent, comme une indication dépourvue de caractère distinctif. Le symbole ® indique que ce mot est une marque enregistrée pour le produit et qu’il est dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, les consommateurs pertinents percevront ces éléments comme secondaires dans l’impression d’ensemble produite par la marque en raison de leur caractère descriptif/non distinctif.
Il s’ensuit que le signe antérieur est essentiellement utilisé tel qu’il a été enregistré, avec des modifications acceptables au sens de l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Usage en rapport avec les produits enregistrés

Les éléments de preuve produits devraient prouver qu’une marque telle qu’enregistrée est utilisée pour les produits pour lesquels elle est enregistrée, à savoir des produits chimiques industriels compris dans la classe 1.
Les produits chimiques destinés à l’industrie et autres applications générales sont compris dans la classe 1. La note explicative de la classification de Nice fournit des informations pertinentes concernant les critères de classification des produits compris dans la classe 1, comme le montrent par exemple les «produits chimiques résistant à l’humidité, à l’exception des peintures, pour la maçonnerie»
-20240101).

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En revanche, les produits de la classe 2 couvrent des revêtements qui sont des liquides secs formant une fine couche, souvent de couleur, lorsqu’ils sont appliqués sur une surface.
-20240101).
Sur la base des caractéristiques fournies par l’opposante, le produit sous la dénomination «ENKRYL» est le liquide demandé pour l’imperméabilisation du toit ou le revêtement final (annexe 5). La description technique du produit figurant à l’ annexe 4 indique que l’épaisseur minimale de l’eau du toit est de 1,7 mm. Le produit est adapté à un substrat complet (par exemple, panneaux d’isolation avec ou sans feuilles de bitume) et un substrat non compressible (par exemple, acier, béton). Les données techniques relatives à «ENKRYL» figurant à l’ annexe 6 indiquent que la couleur du produit est «gray», mais qu’il existe davantage de couleurs sur demande. Le même catalogue montre l’exemple du produit tel qu’il est appliqué dans différentes variantes, par exemple en noir ou vert.
Il résulte de la description ci-dessus que le produit portant la marque «ENKRYL», même s’il ne s’agit pas d’une peinture telle que revendiquée par l’opposante, a la nature d’une peinture qui, appliquée sur une surface, modifie l’apparence du support (qu’il s’agisse d’un panneau isolant, d’acier ou de béton). Ceci est confirmé par les caractéristiques du produit, indiquant que l’épaisseur minimale de couche de l’imperméabilisation du toit est de 1,7 mm et est disponible dans différentes couleurs.
Sur la base des critères de classification, tels que précisés dans la note explicative de la classification de Nice pour la classe 2, qui couvre les revêtements qui sont un liquide qui conduit à former une fine couche, souvent de couleur, lorsqu’il est appliqué sur une surface et qui modifie l’apparence du substrat, la division d’opposition considère (contrairement à ce qu’affirme l’opposante) que les produits marqués «ENKRYL», sur la base des éléments de preuve fournis, appartiennent à la classe 2.
Il est vrai, comme l’affirme l’opposante, que la classification de Nice sert principalement à classer les produits/services à des fins administratives. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que, même si la classification de Nice a été adoptée à des fins exclusivement administratives, les notes explicatives sur les différentes classes de cette classification sont pertinentes pour déterminer la nature et la destination des produits et des services en cause. En particulier, lorsque la description des produits ou des services pour lesquels une marque est enregistrée est tellement générale qu’elle peut couvrir des produits ou des services très différents, il est possible de prendre en compte, aux fins de l’interprétation ou en tant qu’indication précise de la désignation des produits ou services, les classes de la classification que le demandeur de la marque a choisies (06/10/2021, 397/20,Juvederm, EU:T:2021:653, § 35), comme expliqué en détail ci- dessus.

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L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011,-382/08, VOGUE/VOGUE Portugal, EU:T:2011:9, § 22).
Àla lumière de tout ce qui précède, la division d’opposition considère que l’opposante n’a pas apporté la preuve de l’usage du signe pour les produits pour lesquels il est enregistré, à savoir les produits chimiques industriels compris dans la classe 1.
Comme indiqué ci-dessus, les facteurs de durée, de lieu, d’importance et de nature de l’usage sont cumulatives (05/10/2010-, 92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424,
§ 43). Cela signifie que les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes sur l’ensemble de ces facteurs pour prouver l’usage sérieux. Étant donné que la nature de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’entrer dans les autres conditions.
La division d’opposition conclut que les éléments de preuve fournis par l’opposante sont insuffisants pour prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire pertinent au cours de la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA Tzvetelina IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVA COLLADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un

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mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.