EUIPO, 8 octobre 2025, n° 000064096

EUIPO 8 octobre 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 8 oct. 2025, n° 000064096
Numéro(s) :	000064096
Textes appliqués :	Article 60(1)(c) EUTMR, Article 60(2) EUTMR, Article 8(4) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Annulation rejetée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 64 096 (NULLITÉ)
Tecnojest S.R.L., Viale Europa, 128, 65010 Spoltore (PE), Italie (requérante), représentée par Metroconsult S.R.L., Via Foro Buonaparte, 51, 20121 Milan, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Vivo Mobile Communication Co., Ltd., No.168 Jinghai East Rd., Chang’an, Dongguan, Guangdong, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Jacobacci & Partners S.P.A., Corso Emilia, 8, 10152 Turin, Italie (mandataire professionnel). Le 08/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La requérante est condamnée aux dépens, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 26/01/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 695 215
(marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande vise certains des produits et services couverts par la MUE, à savoir tous les produits et services des classes 9, 37, 38, 42 et 45. La demande est fondée sur les marques italiennes antérieures non enregistrées pour le mot
'VIVO’ et le signe figuratif, tous deux pour les produits et services suivants: Appareils, équipements et instruments de téléphonie, de communication, terminaux, téléphones et leurs accessoires, téléphones de type IP, appareils de gestion, centraux téléphoniques, autocommutateurs téléphoniques, interphones, systèmes mains libres, haut-parleurs, systèmes domotiques, postes téléphoniques, terminaux téléphoniques, répondeurs automatiques, logiciels de service de télécopie, applications logicielles pour la téléphonie, logiciels de gestion, appareils pour appels vocaux, télécopies, vidéo, vidéoconférences, terminaux de communication, appareils de communication d’informations et technologiques, applications mobiles, appareils, systèmes, dispositifs pour le réseau internet, pour les télécommunications, pour les systèmes VOIP, systèmes de téléphonie, systèmes et dispositifs pour l’envoi et la réception de SMS et de courriers électroniques, mains libres,

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casques audio, écouteurs, microphones. Télécommunications, services VoIP, téléphonie, gestion à distance, voix, gestion des appels, interconnexions VoIP, gestion de réseaux internet, gestion de la configuration téléphonique, services de téléphonie à distance via le web, et pour la recherche, le développement de tous les produits et services précités, en particulier dans le domaine de la téléphonie.

La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, conjointement avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, concernant les marques italiennes antérieures non enregistrées précitées.

La requérante a également invoqué un droit de propriété industrielle antérieur en Italie fondé sur un « enregistrement de marque » nº 1 401 893 « VIVO » enregistré le 12/01/2011. La requérante a fondé ce motif sur l’article 60, paragraphe 2, sous d), du RMCUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’argumentation de la requérante
Dans la demande en nullité, outre l’indication des motifs de la présente demande et les détails des droits antérieurs, la requérante n’a pas présenté d’autres arguments.

La requérante, dans sa réplique, fait valoir qu’elle est une société italienne qui se concentre sur l’intégration de solutions de technologie de communication avec l’automatisation des bâtiments, y compris la domotique, les économies d’énergie, l’Internet des objets (IoT) et les solutions de communication unifiée (UC) et les applications mobiles, basée en Italie mais avec d’autres centres à Berlin, au Chili et en Chine. La requérante examine le droit pertinent et les critères applicables aux différents motifs de la demande en déclaration de nullité.

En ce qui concerne les deux marques antérieures non enregistrées en Italie, la requérante fournit des détails sur le droit italien sur lequel elle se fonde et comme il sera mentionné plus loin dans la décision. Elle affirme avoir utilisé ces droits depuis 2009 et qu’ils ont été utilisés dans le commerce dans le cadre d’une activité commerciale et dans un but d’avantage économique et non à titre privé. Elle énumère les preuves soumises qui, selon elle, le démontrent. Les factures sont adressées à des clients dans au moins 7 régions d’Italie, ce qui, selon elle, représente une partie significative du territoire et elle a montré un « chiffre d’affaires extrêmement significatif » d’un point de vue économique, de sorte que les ventes ne sont pas seulement d’une portée locale. Elle a des accords d’approvisionnement avec certaines des plus importantes compagnies de téléphone italiennes, telles que Telecom, FastWeb et Wind 3, ce qui est démontré par les preuves. La requérante mentionne que dans toutes les factures datées de 2009-2022, les marques non enregistrées sont indiquées dans le code ou dans la description. Bien que les droits ne soient pas reproduits dans certaines factures, elle affirme qu’ils peuvent être identifiés et tracés grâce au code « JFP- V3195P-IM » conformément à la fiche technique (Doc 15). Elle affirme que la marque figurative est représentée sur tout le matériel publicitaire (Doc 5). La requérante fait valoir qu’il ressort clairement de la description que les produits et services sont liés au « système VIVO VOIP » avec tous les dispositifs connexes et leur installation et maintenance. Elle examine les preuves pour en expliquer la pertinence.

La requérante note que les marques non enregistrées en Italie sont protégées en vertu de l’article 12, sous a), du Code de la propriété industrielle (décret législatif du 10 février 2005, nº 30, dans la loi nº 214 du 30 décembre 2023) et fournit une copie du texte en italien et en anglais dans les preuves et l’article est exposé dans le

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observations. Elle fournit le texte de l’article 12 a) concernant la « Nouveauté » qui sera exposé en détail dans la section pertinente de la présente décision.

La requérante affirme également que cette disposition est une expression du principe de l'« unité des signes distinctifs », (App. Bologne, 30/09/1999, GAD1, 2000, 399, DOC.9), qu’elle expose en détail et qui sera détaillé lors de l’examen de la décision. La requérante invoque également un ius excludendi alios selon les conclusions du Tribunal de Bologne, ordonnance du 01/02/2006 – Dossier nº 16169/2005 (DOC. '10), dont le contenu sera détaillé ultérieurement dans la décision. La requérante explique en outre que le principe de l’unité des signes distinctifs est également implicite dans la disposition de l’art. 2598 du Code civil italien (le texte intégral de l’art. 2598 est produit sous DOC. 11 et sa traduction dans la langue de la procédure sous DOC. 12) qui sera à nouveau détaillé lors de l’examen de la décision.

La requérante soutient donc que la loi susmentionnée lui confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure prêtant à confusion, pour autant que le droit antérieur jouisse d’une renommée et non d’une simple réputation locale. Cela suppose que le signe soit connu du public pertinent dans toute l’Italie ou dans une partie substantielle de celle-ci et qu’il ait joui d’une renommée avant le dépôt de la MUE. La requérante estime que les preuves le démontrent au-delà de tout doute raisonnable.

En ce qui concerne le motif de l’article 60, paragraphe 2, sous d), du RMUE, la requérante se réfère à l’article 12, paragraphe 2, du Code de la propriété industrielle (décret législatif du 10/02/2005, nº 30, dans la loi nº 214 du 30/12/2023) (elle fournit le texte dans les observations et une copie de l’intégralité de la loi dans les preuves, en italien et en anglais). Cet article dispose que : « 2. Dans les cas visés aux lettres c), d) et e), la marque antérieure qui a expiré depuis plus de deux ans ou trois s’il s’agit d’une marque collective ne la prive pas de nouveauté ((ou de certification)) ou ne peut être considérée comme déchue pour non-usage conformément à l’article 24 au moment où la demande ou l’opposition en nullité est déposée ». La requérante déclare qu’elle est titulaire d’une marque italienne expirée « VIVO » nº 302010901820220 qui a été déposée le 17/03/2010 et enregistrée le 12/01/2011 et qui a expiré le 17/03/2018. Elle affirme ainsi qu’au moment du dépôt de la MUE, l’enregistrement de la marque de la requérante était en vigueur et qu’il n’avait pas expiré depuis plus de deux ans et que cela priverait la MUE de sa nouveauté.

La requérante compare ensuite les signes et constate qu’ils sont visuellement similaires à un degré élevé et conceptuellement et phonétiquement identiques en raison de la coïncidence dans l’élément le plus important et le plus distinctif « VIV0 ». La requérante estime que les produits et services en conflit sont identiques ou du moins similaires en raison de leurs caractéristiques et de leur finalité identiques, de leur concurrence, de leur disponibilité par les mêmes canaux de distribution, de leur ciblage du même public et de leur origine commerciale généralement identique.

La requérante conclut qu’elle est titulaire de droits antérieurs qui peuvent interdire l’usage de la MUE postérieure en vertu du droit italien, car les signes antérieurs sont devenus notoirement connus en Italie ou dans une partie substantielle du pays et les signes et les produits sont similaires ou identiques et il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association. En outre, la requérante détenait une marque enregistrée au moment du dépôt de la MUE et un tel enregistrement prive donc l’enregistrement contesté de sa nouveauté.

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Dans la réplique de la requérante aux observations de la titulaire de la marque de l’UE, la requérante conteste les arguments de la titulaire de la marque de l’UE et insiste sur le fait qu’elle a prouvé l’acquisition et l’étendue de ses droits antérieurs et que la demande devrait être intégralement accueillie sur cette base. La requérante confirme, répète et développe ses arguments précédents et insiste sur le fait que les preuves ont été soumises conformément à l’article 55, paragraphe 2, EUTMDR et qu’elle a soumis le droit national pertinent en italien et en anglais. Toute preuve supplémentaire peut être soumise en italien et il appartient à l’Office de demander des traductions conformément à l’article 24 EUTMIR. Quant aux preuves illisibles ou difficiles à lire, elle les a soumises à nouveau dans une meilleure qualité.

La requérante examine à nouveau le droit pertinent et insiste sur le fait qu’elle est titulaire de deux marques non enregistrées utilisées dans le commerce en Italie. La requérante insiste sur le fait que c’est la législation nationale qui s’applique pour déterminer si un droit particulier est reconnu et protégé par celle-ci et si elle permet d’interdire l’usage d’une marque postérieure ainsi que les conditions pertinentes qui doivent être remplies pour exercer effectivement ce droit. Elle reconnaît que les critères nationaux et de l’UE doivent être examinés conjointement. La requérante répète le droit précédemment cité. Elle affirme que le principe de l’«unité des signes distinctifs» confère au titulaire d’un signe antérieur le droit d’interdire l’usage d’un signe postérieur prêtant à confusion. L’usage antérieur du signe devrait conférer une renommée, et non une renommée purement locale. Cela signifie que le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure présuppose que le signe antérieur est connu du public pertinent dans toute l’Italie ou dans une partie substantielle de celle-ci. Elle insiste sur le fait que les marques non enregistrées «VIVO» étaient assurément connues du public pertinent dans toute l’Italie ou dans une partie substantielle de celle-ci et jouissaient d’une renommée, de nombreuses années avant la date de dépôt de la marque contestée. À ce titre, elle affirme que, selon le droit italien, la requérante a le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure car elle a démontré la notoriété générale des droits antérieurs «VIVO» et que ceux-ci sont identiques ou similaires et désignent des produits et services identiques et similaires et qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association.

La requérante affirme que les marques antérieures étaient généralement réputées en Italie, ce qui a entraîné la perception par le public du signe comme une marque d’une entreprise spécifique, de nombreuses années avant le dépôt de la marque de l’UE et prive ainsi la marque de l’UE de sa nouveauté. La renommée ne doit pas s’étendre à l’ensemble du territoire mais seulement à une partie suffisamment étendue du territoire, et non pas seulement locale. Bien qu’elle mentionne que, selon la doctrine dominante, l’hypothèse d’un usage avec une notoriété locale apparaît, en particulier dans la réalité actuelle du marché, comme un cas plutôt marginal, compte tenu des outils de communication tels qu’internet et la mobilité des consommateurs. Ainsi, elle affirme qu’un usage s’étendant même à une seule région ou même à une seule province peut conduire à une notoriété générale. Ce qui est pertinent est l’intensité de l’usage. Elle déclare que la jurisprudence italienne considère traditionnellement qu’une notoriété purement locale se produit lorsque l’usage n’a pas dépassé des limites territoriales plutôt restreintes où la connaissance n’a pas dépassé de telles limites territoriales étroites. Elle soutient que, par conséquent, une notoriété dans deux régions pourrait être jugée suffisante. Une marque peut acquérir une notoriété même si elle atteint la connaissance d’individus dans des territoires différents de celui où l’entreprise est située. La requérante cite différentes décisions à cet égard quant à l’étendue de la notoriété et qui seront détaillées lors de l’examen de la décision.

La requérante déclare que la preuve de l’usage de la marque doit être déduite d’une série combinée de preuves circonstancielles. La date pertinente à prendre en considération

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pour déterminer la notoriété conformément à l’article 12 du code de la propriété industrielle, est le moment du dépôt de la marque postérieure. Par conséquent, si, au moment du dépôt de la marque contestée, le droit antérieur a atteint le seuil de notoriété générale, la marque postérieure sera dépourvue de nouveauté. En l’espèce, la requérante est titulaire des marques non enregistrées « VIVO » utilisées dans le commerce depuis 2009. La requérante affirme qu’elle est une PME innovante qui opère dans le domaine des technologies de l’information depuis 20 ans, axée sur les projets de développement et l’innovation technologique pour l’automatisation, la durabilité environnementale et la facilitation de la communication ; il s’agit d’une entreprise d’ingénierie de produits spécialisée dans les solutions matérielles et logicielles. Elle déclare que la marque « VIVO » fait référence à un système de communication audio et vidéo. Le système « VIVO » permet de passer des appels téléphoniques et de gérer les appels. Il est principalement composé de : standard téléphonique, télécopieur, téléphones, téléphones IP et accessoires pour ces appareils, tels que des casques pour téléphones, et elle fournit ensuite une liste détaillée de tous les produits¹. La requérante soutient que la portée non purement locale des marques non enregistrées découle du fait qu’elle les a utilisées de manière continue depuis 2009, en Italie « dans le commerce », où cette utilisation a lieu dans le cadre d’une activité commerciale en vue d’un avantage économique et non à titre privé.

La requérante se réfère aux preuves précédemment soumises et soumet également des preuves supplémentaires de la notoriété des signes antérieurs, qui seront énumérées en détail ci-dessous dans la section relative aux preuves. Elle détaille les différentes régions couvertes par les factures datées des années 2007-2024 et affirme qu’elles démontrent une notoriété générale antérieure au dépôt de la MUE contestée, qui a été maintenue au fil des ans par une utilisation continue et jusqu’au moment du dépôt de la présente demande en nullité. Les factures se réfèrent à 11 régions d’Italie, ce qui représente une partie substantielle du territoire italien. Les factures incluent la marque « VIVO » dans la description des produits/services et, dans les factures datées de 2024, elles montrent également « VIVO » sous sa forme graphique. La requérante déclare que dans les factures où le signe n’est pas mentionné, les produits sont identifiables par les codes de produit et elle soumet une fiche technique avec les codes figurant dans les factures. Elle fournit une capture d’écran avec la partie pertinente de la fiche technique mentionnée ci-dessus.

La requérante précise que l’expression « services de maintenance » est un terme générique utilisé dans les factures et, comme elle l’affirme et comme il ressort des contrats de fourniture, l’activité de la requérante consiste en la fourniture d’équipements téléphoniques, l’installation et la maintenance périodique. Elle explique que dans le domaine de la fourniture de produits de télécommunications, la prestation de services de maintenance périodique est couramment incluse et elle se réfère aux contrats de fourniture avec Telecom Italia S.P.A. sous l’annexe 21.1, qui, selon elle, montrent que la requérante fournit des appareils de marque « VIVO » et un service de maintenance périodique y afférent. Par conséquent, elle affirme que les services de maintenance présupposent la vente des produits et y sont exclusivement liés. Elle cite l’arrêt du 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 40 et suiv., pour faire valoir que lorsque le titulaire de la marque vend des composants qui font partie intégrante de la composition ou de la structure de tels produits déjà commercialisés ou utilise la marque pour des services après-vente, tels que la vente d’accessoires ou de produits connexes, ou la fourniture de services de maintenance et de réparation, il peut alors démontrer l’usage.

¹ Terminaux (appareils téléphoniques, téléphones), Alimentation électrique pour terminaux, Casques, Combinés, Webcams, Station de conférence IP, Adaptateur IP pour terminaux traditionnels, Adaptateurs réseau, Poste de travail individuel d’opérateur, Dispositifs d’assistance pour poste de travail d’opérateur pour personnel malvoyant, Dispositifs d’assistance pour poste de travail d’opérateur pour personnel à mobilité réduite, Centraux téléphoniques et équipements connexes pour les appels, Logiciels, Applications.

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La requérante insiste sur le fait que l’usage démontré ne constitue qu’une extrapolation à partir de factures, comme en témoignent la numérotation consécutive (sic !) et la longue durée pour des unités à prix relativement élevés. Elle affirme que l’impact économique de l’usage est extrêmement significatif en termes de chiffre d’affaires, ce qui démontre le point de vue économique et le fait que les ventes n’ont pas une portée purement locale. Elle présente les chiffres d’affaires pour les années 2009-2023 sous la marque « VIVO » (ainsi que d’autres colonnes qui contiennent le « chiffre d’affaires total des commandes » sans préciser qu’elles provenaient de « VIVO »). Les chiffres d’affaires s’élèvent à des centaines de milliers d’euros par an de 2009 à 2023. La requérante énumère ensuite le chiffre d’affaires sous la marque « VIVO » pour des produits qui sont différents des chiffres figurant dans le tableau et qui varient de dizaines de milliers à des centaines de milliers chaque année. Les factures ont été adressées à Telecom Italia SPA, FastWeb et Wind, qui, selon elle, sont des sociétés de téléphonie couvrant l’ensemble du territoire italien, ainsi qu’à POSTE ITALIANE S.P.A. La requérante fournit également d’autres contrats de fourniture comme preuve, qui, selon elle, démontrent la fourniture d’équipements, de services d’installation et de maintenance sous la marque « VIVO ». Elle fait également valoir qu’elle dispense des cours de formation conformément à l’annexe 21.3 et traduit une partie de l’accord. Ainsi, la requérante affirme qu’elle fournit des systèmes de communication aux principales sociétés italiennes de télécommunications précédemment nommées et également à des entreprises privées. Elle fait valoir que, compte tenu de la présence et de la portée étendues de ces entités, il est incontestable que les droits antérieurs « VIVO » sont bien connus dans toute l’Italie parmi les consommateurs pertinents. Certaines des preuves sont très anciennes et elle déclare que cela vise à démontrer l’usage continu des droits. Elle insiste sur le fait que les preuves démontrent la notoriété générale auprès du public dans l’ensemble du territoire italien.

La requérante se tourne ensuite vers les critères européens et insiste sur le fait qu’elle a utilisé les droits antérieurs dans le commerce d’une portée plus que purement locale et elle examine le droit sur ce point. Elle affirme également qu’elle a démontré que les droits antérieurs peuvent interdire l’usage de la marque de l’UE postérieure. Elle répète à nouveau que les signes en conflit sont identiques ou similaires, tout comme les produits en conflit, que le public pertinent est à la fois le grand public et le public professionnel et que le degré d’attention variera, et que cela conduit à un risque de confusion, y compris un risque d’association. En tant que tel, ce moyen devrait être entièrement accueilli.

En ce qui concerne le moyen tiré de l’article 60, paragraphe 2, sous d), du RMCUE, la requérante répète le droit et les faits précédemment cités concernant la marque antérieure déchue. Elle affirme que la raison d’être du règlement est d’empêcher que des marques expirées ne soient invoquées de manière instrumentale en l’absence de toute connaissance publique de la marque antérieure. Pour une marque expirée, la perte d’efficacité invalidante n’intervient qu’après deux ans à compter de l’expiration. Cette disposition vise à créer une séparation entre la marque antérieure et la marque postérieure, ne reconnaissant la nouveauté qu’après une période raisonnablement appropriée pour éliminer la perception du public, évitant ainsi la confusion. Elle indique également que, selon une partie de la doctrine, la validation ne serait pas entravée par le souvenir persistant de la marque antérieure en raison du « caractère péremptoire du règlement ». Inversement, une autre partie de la doctrine soutient que même pour les marques enregistrées, l’acquisition de la nouveauté pour la marque postérieure serait toujours liée à la perte du souvenir de la marque antérieure. La requérante fait valoir que, dans le cas d’espèce, le défaut de renouvellement de l’enregistrement précédent était dû à une omission dans la procédure de renouvellement et non à un manque d’intérêt pour cette marque. Ceci est démontré par le fait que la requérante a déposé une nouvelle demande pour une marque identique le 17/09/2022. Contre cette demande, le titulaire de la marque contestée a formé opposition, fondant cette opposition également sur la

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marque qui fait l’objet de l’action en nullité actuelle. Par conséquent, le demandeur insiste pour que la demande en déclaration de nullité soit intégralement accueillie et que la marque de l’UE soit annulée. Le demandeur informe également l’Office qu’il accepterait que chaque partie supporte ses propres dépens.

Le demandeur a présenté des observations complémentaires le 30/12/2024, hors du délai imparti à cet effet. Le 08/01/2025, le demandeur a été informé que, ayant été déposées hors du délai pertinent, celles-ci ne seraient pas prises en considération. En tant que telles, elles ne seront pas détaillées ici ni prises en considération.

À l’appui de ses observations et pour étayer ses droits antérieurs, le demandeur a produit les preuves suivantes :

Les preuves produites le 26/01/2024 :

1 Factures.

2 Contrats de fourniture.

3 Listes de prix.

4 Certifications.

5 Matériel publicitaire.

6 Thèse de fin d’études.

7 Texte intégral de l’art. 12 du Code de la propriété industrielle.

8 Texte intégral de l’art. 12 du Code de la propriété industrielle – traduction en anglais, langue de la procédure.

9 App. Bologne, 30 septembre 1999, GADI, 2000, 399.

10 Tribunal de Bologne, ordonnance du 1er février 2006- Dossier nº 16169/2005.

11 Texte intégral de l’art. 2598 du Code civil italien.

12 Texte intégral de l’art. 2598 du Code civil italien – traduction en anglais, langue de la procédure.

13 Extraits de la marque UIBM « VIVO » nº 302010901820220.

14 Extraits de la marque UIBM « VlVO » nº 302010901820220 avec une traduction en anglais, langue de la procédure.

15 Fiche technique.

Les preuves produites le 06/11/2024 :

16 Jurisprudence.

17 Description du système de communication « VIVO ».

18 Factures.

19 Fiches techniques.

20 Chiffre d’affaires.

21 Contrats de fourniture.

22 Certifications.

23 Cours de formation.

24 Décisions de l’EUIPO.

25 Commentaire sur le code de la propriété industrielle.

26 Extrait de l’UIMB de la marque « VIVO » sous opposition.

27 Bons de commande.

28 Extrait de site internet.

29 Art. 2598 du Code civil italien.

30 Décret législatif 10/02/2005, nº 30.

31 Extrait de l’UIMB de la marque « VIVO » expirée.

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L’argumentation du titulaire de la marque de l’UE
Le titulaire de la marque de l’UE conteste les arguments du demandeur et insiste sur le fait que le demandeur n’a prouvé aucun des motifs de la demande. En ce qui concerne les marques non enregistrées antérieures, il affirme que les preuves soumises constituent un ensemble mal organisé composé d’extraits du Code italien de la propriété industrielle, en particulier de l’article 12 et d’autres dispositions légales non pertinentes, de décisions de justice sans rapport avec l’affaire, ainsi que de divers documents visant à prouver l’usage des droits. Il note également que l’action en nullité est fondée sur l’article 60, paragraphe 2, du RMUE, en ce qu’elle est basée sur une marque italienne expirée pour le signe figuratif « VIVO », expirée depuis le 17/03/2020. Le titulaire de la marque de l’UE affirme que les arguments du demandeur sont dénués de fondement et que la documentation fournie est insuffisante d’un point de vue qualitatif et quantitatif pour prouver les marques non enregistrées ou l’autre droit allégué. Le titulaire de la marque de l’UE examine le droit de l’Union et le droit national pertinents et insiste sur le fait que la charge de la preuve incombe au demandeur, qui devrait fournir les dispositions légales et la jurisprudence pertinentes, accompagnées de traductions dans la langue de la procédure. Le demandeur aurait dû soumettre des preuves à l’appui de sa demande et établir l’étendue de la protection, telles que des preuves du droit national, des études de marché, des articles de presse, des registres de ventes, des factures, des supports de marketing et de publicité et toute autre documentation prouvant l’usage et la reconnaissance des droits, le tout devant être traduit pour garantir une pleine compréhension dans le cadre de la procédure.

Le titulaire de la marque de l’UE examine tout d’abord les exigences du droit de l’Union concernant l’usage dans la vie des affaires d’une portée non purement locale. Il critique ensuite les preuves de l’existence des marques non enregistrées, en raison d’un manque de clarté des documents (certains dépassant 50 pages sans indications claires ni informations pertinentes), d’un manque de traductions, de dates imprécises (certaines dates sont imprécises ou manquantes) et de scans de mauvaise qualité (les rendant illisibles). Le titulaire de la marque de l’UE souligne que le droit italien reconnaît les marques non enregistrées en fonction de l’étendue et de l’intensité de leur usage. Deux types de marques non enregistrées sont reconnus, ce qui sera détaillé plus loin lors de l’examen de la disposition pertinente dans la décision.

Ainsi, le titulaire de la marque de l’UE soutient que la force de la protection d’une marque de fait est déterminée en droit italien par l’étendue et l’intensité de son usage sur le marché local et renvoie à la jurisprudence et à la doctrine exigeant une forte intensité d’usage pour l’existence de la marque de fait notoire (ci-dessus sous la lettre a), ce qui sera détaillé plus loin dans la décision.

Par conséquent, il affirme que seules les marques notoires dont la réputation s’étend au-delà des frontières locales peuvent faire obstacle à l’enregistrement d’une marque ultérieure (conformément à l’arrêt Carlo Roncato, Ibid, § 21). Le titulaire de la marque de l’UE examine également les documents fournis par le demandeur et estime que, selon les principes juridiques susmentionnés, ils ne sont ni adéquats ni suffisants pour prouver l’existence d’une marque non enregistrée en Italie. En particulier, il souligne que les « services de maintenance » détaillés dans les factures ne sont pas protégés pour de tels services et devraient être écartés.

Il soutient également qu’il est impossible de déterminer si elles se réfèrent à l’usage des droits verbaux ou figuratifs revendiqués. Le demandeur a fourni le code « TJPV3195P » en relation avec un modèle de téléphone VIPO représenté dans les preuves, mais même en utilisant ce code, il est extrêmement difficile de déterminer les ventes réelles de ce produit, qu’il considère, en tout état de cause, comme trop faibles et il fournit un tableau à cet égard

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montrant des ventes comprises entre 1 et 6 à des clients entre 2011-2018, 2020 et 2022. Elle critique également la présentation inadéquate des preuves qui, selon elle, compromet la demande de la requérante concernant l’usage étendu et la reconnaissance de la marque. La titulaire de la MUE considère que les produits ont un prix unitaire relativement bas et nécessiteraient des volumes de ventes importants, tant en termes d’unités que de revenus, pour établir une marque de fait. Elle estime que la requérante n’a fourni que très peu de factures pour de tels produits et ne peut pas prouver l’existence d’une marque de fait en Italie. La titulaire de la MUE soulève également des doutes quant à la distribution géographique et à la manière dont les ventes ont été effectuées aux mêmes entreprises. Une grande partie des preuves remonte à de nombreuses années, n’est pas continue et substantielle et ne répond pas aux normes du droit italien ou européen. La requérante se plaint également qu’une grande partie des preuves est extrêmement longue mais imprécise, comme les accords de fourniture ou les listes de prix, etc., qui font des centaines de pages sans aucune spécification quant à ce qui est important. Les certifications datent de 2014 et ne peuvent pas prouver l’usage. Le matériel publicitaire est une présentation faite à Telecom Italia datée de 2009, qui est obsolète, et il y a un catalogue non daté et une présentation PowerPoint, mais elle nie que l’un ou l’autre de ceux-ci puisse être défini comme du matériel publicitaire ou temporellement pertinent, et ils ne mettent pas en évidence le signe et n’ont aucune valeur probante. Ainsi, il n’y a aucune preuve concernant la publicité de la marque. La thèse de fin d’études est datée de 2006 et n’est qu’un travail universitaire et ne peut pas prouver l’usage sur le marché, refléter les ventes réelles, les efforts de marketing, la reconnaissance des consommateurs ou les activités commerciales sous les signes sur le marché.

En ce qui concerne l’enregistrement de la marque italienne expirée au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous d), du RMCUE, elle souligne que cette disposition ne crée pas un droit de propriété industrielle autonome, comme l’indique sa formulation négative, et affirme que si un droit était visé, la disposition serait formulée positivement. Ses arguments supplémentaires à cet égard seront détaillés dans la décision elle-même.

En ce qui concerne les signes, la titulaire de la MUE examine et compare les signes et constate qu’il existe des différences significatives en termes de conception, de style de police et d’impression visuelle globale, et elle considère que les marques ne sont pas susceptibles d’être confondues l’une avec l’autre. Elle nie que la requérante ait prouvé l’usage de l’un ou l’autre des signes non enregistrés en relation avec l’un des produits ou services qu’elle revendique et que les preuves ne se réfèrent guère aux téléphones fixes et aux services de maintenance. Cependant, elle compare les produits revendiqués aux produits contestés et déclare que, malgré un certain chevauchement potentiel dans la catégorie générale des produits et services liés aux télécommunications, les produits et services en conflit sont distincts. La nature et la portée des produits et services sont différentes, ce qui exclut davantage le risque de confusion. Par conséquent, la titulaire de la MUE conclut que la demande en déclaration de nullité doit être rejetée.

Dans sa duplique, la titulaire de la MUE commente les preuves supplémentaires soumises par la requérante et la manière dont elles présentent les mêmes déficiences de fond et de procédure, même si ces préoccupations avaient déjà été soulevées par la titulaire de la MUE. Elle mentionne la collection de documents extrêmement volumineuse, dépassant les 1 000 pages, pour étayer sa revendication de l’existence d’une marque de fait, mais elle soutient que la requérante n’a toujours pas prouvé ce point. La titulaire de la MUE considère que les preuves sont désorganisées, manquent de structure cohérente ou de séquencement logique et qu’une partie substantielle de celles-ci est sans pertinence pour les questions fondamentales et qu’elles vont à l’encontre des normes de bonnes pratiques de l’EUIPO. La titulaire de la MUE est d’accord avec la jurisprudence et insiste sur le fait qu’elle souligne la nécessité de

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« notoriété » et non pas seulement l’usage et qu’elle s’applique à une partie substantielle du territoire national et que « si la marque antérieure a atteint le seuil de notoriété générale au moment du dépôt, la marque postérieure sera dépourvue de nouveauté ».

Le titulaire de la MUE affirme que le principe susmentionné a été confirmé par d’autres décisions des juridictions italiennes ainsi que par la jurisprudence de l’Union européenne, qui sera détaillée lors de l’examen du moyen.

En ce qui concerne les nouvelles preuves, le titulaire de la MUE fait valoir que la description du système de communication « VIVO » porte un droit d’auteur ©2009 et qu’elle est obsolète et ne peut pas démontrer de notoriété en Italie pendant la période pertinente. Les factures montrent, dans la plupart des cas, une référence à « VIVO » indirectement dans des descriptions de services génériques telles que « canone di manutenzione » (frais de maintenance) ou des services de réparation qui semblent se rapporter à un système installé il y a de nombreuses années. Il fait valoir que les mentions vagues et non spécifiques n’indiquent en rien que la marque « VIVO » a été utilisée de manière visible, distinctive ou orientée vers le public en relation avec la fourniture de ces services, de nombreuses factures entre 2019 et 2024 ne mentionnant pas « VIVO ». Il déclare que, selon les pages 19 à 21 des arguments du demandeur, celui-ci affirme explicitement que toutes les factures liées aux produits datent de 2007-2018, ce qui suggère fortement qu’aucun produit portant la marque « VIVO » n’a été commercialisé pendant la période pertinente précédant l’introduction de la procédure de nullité. Le titulaire de la MUE fait remarquer que le fait que le demandeur s’appuie sur l’arrêt Minimax (Ibid) renforce l’impression que la marque « VIVO » n’a pas été utilisée ces dernières années en relation avec des produits. Tout au plus, la marque a pu être vaguement associée à des services de maintenance non spécifiés, mais il fait valoir qu’aucune des preuves soumises ne démontre comment la marque a été effectivement utilisée en relation avec ces services.

Le titulaire de la MUE fait également valoir qu’il est particulièrement remarquable que la marque figurative « VIVO » ne commence à apparaître sur les en-têtes de facture qu’en 2023-2024 — coïncidant exactement avec le début du présent litige et la nécessité pour le demandeur d’établir l’existence d’une marque de fait. Cette apparition soudaine et opportunément synchronisée soulève de sérieux doutes quant à l’authenticité et à la valeur probante de l’usage allégué, suggérant une possible tentative rétrospective de fabriquer des preuves d’activité commerciale en prévision de procédures judiciaires. Le titulaire de la MUE souligne à nouveau que la plupart des preuves sont obsolètes et ne peuvent pas démontrer de notoriété au moment du dépôt de la MUE ou de la présente demande. Beaucoup datent du début des années 2000 jusqu’à 2010 (Processeur et chipset, capacités de mise en réseau, interfaces périphériques, technologie audio, protocoles et codecs VOIP, conception physique et refroidissement). Il conclut que de nombreux produits figurant dans les documents datent d’entre 2006 et 2010 et ont pu se poursuivre en 2011/2012.

Le titulaire de la MUE fait valoir que le chiffre d’affaires n’est pas corroboré et est entièrement auto-déclaré par le demandeur et qu’il manque de documents justificatifs ou de vérification indépendante et qu’il est dépourvu de valeur probante. Les états financiers décrivent également un chiffre d’affaires remarquablement élevé et des bénéfices significatifs prétendument générés récemment par l’utilisation des marques « VIVO ». Cependant, à la lumière des autres preuves, de tels chiffres sembleraient invraisemblables car les ventes présentées n’étaient que sporadiques, limitées ou très obsolètes et il affirme que cela jette un doute sur la crédibilité des performances commerciales alléguées. Il critique à nouveau les accords de fourniture comme étant de plus de 552 pages sans résumés ni renvois ou sans indiquer s’ils se référaient à des biens ou services sous la marque « VIVO » et donc il

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soutient qu’elle est non pertinente et irrecevable en procédure. Encore une fois, les certifications remontent à 2014 et sont non pertinentes. Le document de formation date de 2012 et ne démontre pas l’usage de la marque 'VIVO’ ni qu’elle a acquis une reconnaissance ou une notoriété sur le marché pertinent. Les bons de commande ne démontrent aucun usage pertinent ou récent de la marque 'VIVO’ dans une partie substantielle de l’Italie et se rapportent à des transactions isolées impliquant une seule entreprise à Milan. Le titulaire de la MUE résume ses arguments précédents et conclut que les preuves ne peuvent pas démontrer la notoriété ou l’usage dans une partie substantielle de l’Italie et que, par conséquent, les marques italiennes non enregistrées antérieures n’ont pas été étayées ou prouvées.

En ce qui concerne la demande au titre de l’article 60, paragraphe 2, sous d), du RMUE, le titulaire de la MUE note que le demandeur a de nouveau fait référence à l’article 12, paragraphe 2, du Code de la propriété industrielle italien (CPI). Le titulaire de la MUE conteste de nouveau que cet article ait établi un droit de propriété industrielle autonome et répète ses arguments précédents à cet égard et soutient que l’interprétation de cet article par le demandeur est incorrecte et trompeuse. Cependant, le titulaire de la MUE soutient que, même en supposant que la lecture de l’article 12, paragraphe 2, du CPI par le demandeur soit correcte, la marque avait expiré plus de deux ans avant l’introduction de l’action en nullité et qu’elle ne pouvait donc pas être invoquée.

Le titulaire de la MUE soutient de nouveau que les preuves ne démontrent aucun usage en relation avec l’un quelconque des produits ou services et que les seules références sont vaguement définies comme des activités de maintenance pour lesquelles aucun usage direct, public ou distinctif de 'VIVO’ n’a été démontré et cela semble être théorique ou spéculatif et sape les allégations du demandeur et aucune véritable portée des activités sous la marque de fait ne peut être établie. Le titulaire de la MUE conclut que, pour les raisons exposées ci-dessus, la demande en déclaration de nullité doit être rejetée.

À l’appui de ses observations, le titulaire de la MUE soumet les preuves suivantes :

Le 03/07/2024 :

Annexe A : Extrait pertinent de la décision de la Cour d’appel de Florence, datée du 12/07/1984 ;

Annexe B : Extraits pertinents de la décision du Tribunal de Rome du 29/10/2001 ;

Annexe C : Extraits pertinents de la décision du Tribunal de Bari nº 4770 du 23/09/2016.

Le 09/05/2025 :

Annexe 1 : Décision du Tribunal de Bologne, arrêt du 03/06/2010.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS COMMERCIALES ─ ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS C), DU RMUE, LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

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La demande est fondée sur deux marques non enregistrées en Italie, 1) la
marque figurative: et 2) la marque verbale «VIVO» pour les produits et services suivants: Appareils, équipements et instruments de téléphonie, de communication, terminaux, téléphones et leurs accessoires, téléphones de type IP, dispositifs de gestion, centraux téléphoniques, autocommutateurs téléphoniques, interphones, systèmes mains libres, haut-parleurs, systèmes domotiques, postes téléphoniques, terminaux téléphoniques, répondeurs automatiques, logiciels de service de télécopie, applications logicielles pour la téléphonie, logiciels de gestion, dispositifs pour appels vocaux, télécopies, vidéo, vidéoconférences, terminaux de communication, dispositifs d’information et de communication technologique, applications mobiles, appareils, systèmes, dispositifs pour le réseau internet, pour les télécommunications, pour les systèmes VOIP, systèmes de téléphonie, systèmes et dispositifs pour l’envoi et la réception de SMS et de courriers électroniques, mains libres, casques, écouteurs, microphones. Télécommunications, services VOIP, téléphonie, gestion à distance, voix, gestion d’appels, interconnexions VOIP, gestion de réseau internet, gestion de configuration téléphonique, services de téléphonie à distance via le web, et pour la recherche, le développement de tous les produits et services précités, en particulier dans le domaine de la téléphonie. Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsqu’il existe un droit antérieur, tel que visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre qui régit ce signe:

(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne;

(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sont soumis aux exigences suivantes:

le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires et sa portée ne doit pas être seulement locale;

conformément au droit qui le régit, avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel l’action en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;

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les conditions auxquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit doivent être remplies à l’égard de la marque contestée.

Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.

a) Le droit en vertu de la loi applicable
Les marques non enregistrées sont généralement protégées contre les marques postérieures selon les mêmes critères que ceux applicables aux conflits entre marques enregistrées, à savoir l’identité ou la similitude entre les signes, l’identité ou la similitude entre les produits ou les services, et la présence d’un risque de confusion. Dans ces cas, les critères élaborés par les juridictions et par l’Office en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peuvent être appliqués mutatis mutandis lors de l’examen de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

En l’espèce, la requérante a présenté le droit pertinent applicable à de tels droits en Italie. La requérante affirme que les marques non enregistrées en Italie sont protégées en vertu de l’article 12, sous a), du Code de la propriété industrielle (décret législatif du 10 février 2005, n° 30, dans la loi n° 214 du 30 décembre 2023) et fournit une copie du texte en italien et en anglais dans les preuves, et l’article est exposé dans les observations. Il fournit le texte de l’article 12, sous a), concernant la « Nouveauté » :

« 1. Les signes ne sont pas enregistrés comme marques si, à la date de dépôt de la demande, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) sont-ils identiques ou similaires à un signe déjà connu comme marque ou signe distinctif de produits ou services fabriqués, commercialisés ou fournis par d’autres pour des produits ou services identiques ou similaires, si, en raison de l’identité ou de la similitude entre les signes et de l’identité ou de l’affinité entre les produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, qui peut également consister en un risque d’association entre les deux signes. La marque est également considérée comme connue en vertu de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, texte de Stockholm du 14 juillet 1967, ratifiée par la loi n° 424 du 28 avril 1976, connue du public concerné, également en vertu de la renommée acquise dans l’État par la promotion de la marque. L’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’équivaut pas à une renommée de celui-ci, ou équivaut à une renommée purement locale, n’enlève pas la nouveauté, mais le tiers utilisateur antérieur a le droit de continuer l’usage de la marque, y compris à des fins publicitaires, dans les limites de la circulation locale, malgré l’enregistrement de la marque elle-même. L’usage antérieur du signe par le demandeur ou son prédécesseur n’est pas un obstacle à l’enregistrement. »
La requérante affirme également que cette disposition est l’expression du principe de l’« unité des signes distinctifs », (App. Bologne, 30/09/1999, GAD1,2000, 399, DOC.9), c’est-à-dire :

« En ce sens que l’acquisition d’un droit sur un signe d’un type spécifique (marque, marque d’entreprise, enseigne commerciale) conduit automatiquement à un ius excludendi alios de l’utilisation du même symbole également en relation avec d’autres types de signes distinctifs ».

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La requérante indique également, dans le même sens, Tribunal de Bologne, ordonnance du 01/02/2006 – dossier nº 16169/2005 (DOC. '10'):

« Les conflits entre signes distinctifs sont régis par des règles essentiellement analogues – dans la mesure où l’acquisition antérieure d’un droit sur un certain type de signe distinctif – marque, dénomination sociale, enseigne – entraîne automatiquement un ius excludendi alios – pour l’utilisation du symbole également en relation avec d’autres types distinctifs ».

La requérante explique en outre que le principe de l’unité des signes distinctifs est également implicite dans la disposition de l’article 2598 du Code civil italien (le texte intégral de l’article 2598 est produit sous la forme du DOC. 11 et sa traduction dans la langue de la procédure sous la forme du DOC. 12):

« Sous réserve des dispositions concernant la protection des signes distinctifs et des droits de brevet, quiconque se livre à des actes de concurrence déloyale: 1) Utilise des noms ou des signes distinctifs susceptibles de créer une confusion avec des noms ou des signes distinctifs légitimement utilisés par d’autres,.. »
La requérante cite le Tribunal de Bologne du 04/07/2017, affaire civile nº 5084/2015 à cet égard.

« La notion d’usage non purement local est diversement interprétée par la jurisprudence pertinente, et la jurisprudence de légitimité n’a pas fourni de critères suffisamment spécifiques pour identifier une extension purement locale (voir Cass. 09/1112005, nº 22845, Cass. 440512006, Cass. 1478712007, Cass. 1434212003 et Cass. 323611998). Dans certains cas, la jurisprudence pertinente a exigé un usage ultra-régional. Dans d’autres cas, un usage au moins régional a été exigé et, dans d’autres cas encore, l’usage provincial a été jugé suffisant. (voir App. Turin 3011111984 dans GADI 1984 nº 1818) ».

La requérante affirme que la connaissance générale de la marque ne doit pas nécessairement être répandue auprès du grand public, mais plutôt auprès des utilisateurs et consommateurs pertinents et cite le Tribunal de Bologne du 28/06/2010, affaire civile nº 5121/2010:

« L’enregistrement d’une marque par des tiers, postérieur à l’usage antérieur d’une « marque de fait » jouissant d’une notoriété nationale, impliquant un droit pour l’utilisateur antérieur à l’usage exclusif du signe distinctif, n’est pas valable, car il manque de nouveauté; à cet égard, l’article 12, paragraphe 1, lettres b) et e), du C.P.I. dispose que les signes identiques ou similaires à des signes déjà connus ne peuvent être considérés comme nouveaux. En tout état de cause, l’usage exclusif du signe ne découle pas de sa simple « utilisation », mais de sa « notoriété », entendue comme la connaissance réelle par les consommateurs intéressés, et de sa diffusion « dans une partie substantielle du territoire de l’État » (voir Cour de justice de la Commission européenne 1410911999, nº 375) ».

La requérante affirme que la preuve de l’usage de la marque doit être déduite d’une série combinée d’indices. La date pertinente à prendre en compte pour déterminer la notoriété conformément à l’article 12 du Code de la propriété industrielle est le moment du dépôt de la marque postérieure. Par conséquent, si au moment du dépôt de la marque contestée, le droit antérieur a atteint le seuil de notoriété générale, la marque postérieure manquera de nouveauté. La requérante fait donc valoir que la loi susmentionnée confère à la requérante le droit d’interdire l'

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l’usage d’une marque postérieure prêtant à confusion pour autant que le droit antérieur jouisse d’une renommée et non d’une simple renommée locale. Cela suppose que le signe soit connu du public pertinent dans toute l’Italie ou dans une partie substantielle de celle-ci et qu’il jouissait d’une renommée avant le dépôt de la MUE.

La requérante estime que les preuves le démontrent au-delà de tout doute raisonnable.

Le titulaire de la MUE ajoute que le droit italien reconnaît les marques non enregistrées en fonction de l’étendue et de l’intensité de leur usage. Il existe deux types de marques non enregistrées reconnues :

a) Marques de fait notoires avec une reconnaissance étendue qui permettent aux titulaires de contester les marques enregistrées ultérieurement pour défaut de nouveauté. b) Marques de fait, qui ne sont pas notoires et ne confèrent pas aux titulaires le droit de contester les enregistrements ultérieurs.

Ainsi, le titulaire de la MUE soutient que la force de la protection d’une marque de fait est déterminée en droit italien par l’étendue et l’intensité de son usage sur le marché local. Il affirme que la jurisprudence et la doctrine exigent une forte intensité d’usage pour l’existence de la marque de fait notoire (ci-dessus sous la lettre a)). Par exemple, l’arrêt de la Cour d’appel de Florence, du 12/07/1984, souligne que la renommée générale d’une marque antérieurement utilisée est essentielle pour contester les droits du titulaire de la marque. Cette interprétation a été constamment confirmée au fil du temps par la jurisprudence. Il mentionne également l’arrêt du Tribunal de Rome du 29/10/2001, qui a constaté que la renommée de la marque non enregistrée découlant de l’usage antérieur doit être particulièrement intense. En outre, le Tribunal de Bari, dans son arrêt nº 4770 du 23/09/2016, a jugé que l’usage commercial d’une marque de fait n’est pas suffisant pour exclure la nouveauté de la marque identique ou similaire ; la marque de fait doit déjà être connue et avoir acquis une renommée (il soumet des extraits de ces décisions et des traductions à titre de preuve).

Le titulaire de la MUE soutient également que ces constatations ont été confirmées par des instances européennes telles que le Tribunal dans l’arrêt du 07/07/2010, T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 21, où il a été jugé que le droit national italien distingue entre les signes antérieurs qui n’ont pas une reconnaissance étendue et les marques notoires non enregistrées, qui ont la capacité d’empêcher l’enregistrement de marques conflictuelles. Par conséquent, il affirme que seules les marques notoires dont la renommée s’étend au-delà des limites locales peuvent empêcher l’enregistrement d’une marque ultérieure (conformément à l’arrêt Carlo Roncato Ibid au § 21). Le titulaire de la MUE examine également les documents fournis par la requérante et considère que, conformément aux principes juridiques susmentionnés, ils ne sont pas adéquats ou suffisants pour prouver l’existence d’une marque non enregistrée en Italie. En particulier, il souligne que les « services de maintenance » détaillés dans les factures ne sont pas protégés pour de tels services et devraient être ignorés.

Le titulaire de la MUE déclare que le principe susmentionné a été confirmé par une autre décision du Tribunal de Bologne, arrêt du 03/06/2010 (extrait et traduction joints en annexe 1), qui dispose :

« La notoriété générale suppose l’usage de la marque non pas dans une seule région, mais dans un nombre significatif de régions ».

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Le titulaire de la marque de l’UE soutient que cette interprétation a été constamment confirmée par la jurisprudence nationale, déjà citée par lui, comme par exemple :

Le Tribunal de Rome, arrêt du 29/10/2001 a jugé que la renommée découlant de l’usage antérieur d’une marque non enregistrée doit être particulièrement forte et bien établie ;

Le Tribunal de Bari, arrêt n° 4770 du 23/09/2016 : a jugé que le simple usage commercial d’une marque de fait n’est pas suffisant pour invalider une marque ultérieure identique ou similaire. La marque antérieure doit déjà être notoire et posséder une renommée démontrable.

Enfin, il soutient que cette interprétation a également été confirmée par la jurisprudence de l’Union européenne. Dans l’affaire T-124/09, Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 21, le Tribunal a affirmé que :

« Le droit national italien distingue entre les signes antérieurs dépourvus de large reconnaissance et les marques non enregistrées notoires, ces dernières étant susceptibles de s’opposer à l’enregistrement de marques postérieures conflictuelles. Seules les marques non enregistrées dont la renommée s’étend au-delà d’une portée locale sont habilitées à bloquer de tels enregistrements ».

Bien que les parties puissent être en désaccord sur certaines questions, il ressort clairement de tout ce qui préc’ede que pour avoir la capacité d’interdire l’usage d’une marque de l’UE postérieure, les marques antérieures non enregistrées devraient être notoires dans une partie substantielle du territoire, l’Italie, ou du moins s’étendant au-delà des limites locales. Le niveau de renommée, tel que déterminé par les tribunaux italiens, semble être élevé, nécessitant une « large reconnaissance », « particulièrement forte et bien établie », une « connaissance réelle par les consommateurs intéressés, et de sa diffusion « dans une partie substantielle du territoire de l’État », « la notoriété générale présuppose l’usage de la marque non pas dans une seule région, mais dans un nombre significatif de régions ».

L’article 12, sous a), du Code de la propriété industrielle (décret législatif du 10 février 2005, n° 30, dans la loi n° 214 du 30 décembre 2023) mentionne que :

… la marque est également considérée comme connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, texte de Stockholm du 14 juillet 1967, ratifiée par la loi n° 424 du 28 avril 1976, connue du public concerné, également en vertu de la renommée acquise dans l’État par la promotion de la marque. L’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’équivaut pas à une renommée de celui-ci, ou équivaut à une renommée purement locale, n’enlève pas la nouveauté, mais le tiers utilisateur antérieur a le droit de continuer l’usage de la marque, y compris à des fins publicitaires, dans les limites de la circulation locale, malgré l’enregistrement de la marque elle-même. L’usage antérieur du signe par le demandeur ou son prédécesseur n’est pas un obstacle à l’enregistrement ».

Ainsi, comme l’a souligné le titulaire de la marque de l’UE, il existe deux types de marques non enregistrées sur lesquelles on peut se fonder. L’un, le signe non enregistré de fait, est acquis par un usage substantiel qui peut être local et qui ne permettrait pas au demandeur d’interdire l’usage de la marque de l’UE postérieure mais, s’il est prouvé, lui permettrait de continuer à utiliser les signes dans la localité où il les utilisait. L’autre droit, que le demandeur revendique en l’espèce, devrait être établi en prouvant qu’ils ont acquis une notoriété, une renommée ou étaient bien-

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connus dans une partie substantielle de l’Italie afin de pouvoir interdire l’usage de la MUE.

La requérante a produit une copie de la législation pertinente et de la jurisprudence des juridictions italiennes, tant dans la langue de la procédure, l’anglais, que dans la langue originale, l’italien. Ceci a été complété par la titulaire de la MUE au moyen de preuves également en italien et en anglais. Par conséquent, le contenu du droit national a été prouvé.

La division d’annulation doit maintenant examiner si la requérante a prouvé qu’elle a acquis un droit qui, en vertu de la législation italienne pertinente et telle qu’interprétée par les juridictions italiennes, lui conférerait le droit d’interdire l’usage de cette dernière MUE. Comme mentionné, pour ce faire, la simple utilisation des signes antérieurs qui précède la date de dépôt de la MUE, comme la requérante a affirmé que c’est la date pertinente en Italie. Toutefois, il convient de noter que pour qu’une demande en déclaration de nullité aboutisse, les droits antérieurs devraient encore être valides et en usage au moment du dépôt de la présente demande en déclaration de nullité.

En tout état de cause, la division d’annulation a examiné attentivement les preuves extrêmement volumineuses soumises par la requérante à cet égard. Bien que les preuves soient très longues, la requérante n’a fourni aucune preuve quant à la connaissance effective des signes non enregistrés antérieurs revendiqués en Italie au moment du dépôt de la MUE en 2020 (ou au moment du dépôt de la présente demande en 2024). La requérante a soumis des documents pour montrer les produits/services offerts sous les signes, comme à l’annexe 5, qu’elle qualifie de matériel publicitaire. Cependant, il s’agit d’une présentation prétendument faite à Telecom Italia, qui n’est pas datée mais qui porte un copyright de @2009. Cette date est près d’une décennie avant le dépôt de la MUE et ne peut pas prouver l’usage à cette époque, et il n’y a aucune preuve que la présentation ait réellement été faite (sauf bien sûr le fait qu’il y ait eu un contrat de fourniture et des factures de vente). En tout état de cause, une présentation à une entreprise ne peut être considérée comme de la publicité auprès du grand public ou d’une partie substantielle des consommateurs pertinents en Italie, même si l’entreprise était une grande entreprise du secteur (bien qu’aucune information n’ait été fournie par la requérante à cet égard pour confirmer ce fait). Les contrats de fourniture et les listes de prix ne peuvent pas non plus être considérés comme de la publicité. En tant que tel, il n’y a aucune preuve au dossier d’efforts publicitaires ou marketing réels et externes de la part de la requérante au moment du dépôt de la MUE (ou même au moment de la demande en déclaration de nullité), à l’exception de la seule présentation datée de nombreuses années avant la date de dépôt de la MUE.

La requérante a fourni des chiffres d’affaires qui sont quelque peu substantiels par rapport aux produits et services pertinents et qui se situent dans les centaines de milliers d’euros chaque année. Cependant, comme l’a souligné la titulaire de la MUE, ces chiffres proviennent de la requérante elle-même, qui est la partie intéressée et ont donc une valeur probante inférieure à celle de preuves indépendantes. La requérante a soumis un certain nombre de factures sur de nombreuses années, ce qui démontre une utilisation de longue date et une continuité d’usage. Cependant, il est noté que les prix indiqués sur les factures ne sont pas particulièrement élevés et que la fréquence indiquée n’est pas particulièrement étendue, même si elles montrent des ventes dans de nombreuses régions différentes d’Italie. Comme mentionné, la norme pour prouver l’acquisition des marques non enregistrées antérieures en Italie n’est pas simplement l’usage sur le marché, mais que les droits ont acquis une notoriété et sont bien connus dans une partie significative du territoire. Les factures, bien que

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qui, bien que faisant état de ventes et d’un usage de longue date, ne suffisent pas à confirmer les chiffres élevés figurant dans les données relatives au chiffre d’affaires. En outre, de nombreuses factures ne font pas référence au signe « VIVO » lui-même ou ne le mentionnent qu’incorporé dans une description générique de produits. Même ainsi, compte tenu des preuves soumises, ce niveau n’est pas suffisamment élevé pour créer une présomption qu’une partie substantielle des consommateurs pertinents en Italie aurait connaissance du signe ou que celui-ci aurait acquis une notoriété, une réputation ou serait bien connu. Le mémoire de fin d’études est daté de 2006 et ne peut pas démontrer que les droits avaient acquis une notoriété en raison de leur usage commercial au moment du dépôt de la MUE en 2020. Les contrats de fourniture montrent que la requérante a accepté de fournir ses produits/services à un certain nombre de sociétés. La requérante n’a soumis aucune information concernant la taille de ces sociétés ou l’étendue de leur utilisation spécifiquement en Italie. Encore une fois, il n’a pas été établi par des preuves si ces sociétés sont des acteurs majeurs sur le marché et, même ainsi, un nombre limité de grandes sociétés signant un contrat de fourniture avec la requérante ne peut, en soi, démontrer que les droits antérieurs étaient devenus notoires dans le secteur dans une partie substantielle de l’Italie. La fiche technique présente les différents produits mais, là encore, ne peut établir aucune notoriété des droits antérieurs, mais aide simplement à comprendre les factures.

Conformément à l’article 12, sous a), du CPI (cité ci-dessus) sur lequel la requérante se fonde : L’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’équivaut pas à une réputation de celui-ci, ou équivaut à une réputation purement locale, n’enlève pas la nouveauté, mais le tiers pré-utilisateur a le droit de continuer l’usage de la marque, y compris à des fins publicitaires, dans les limites de la circulation locale, malgré l’enregistrement de la marque elle-même. L’usage antérieur du signe par la requérante ou son prédécesseur ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement. Par conséquent, le simple usage du signe n’interdirait pas l’usage de la MUE.

La division d’annulation a soigneusement analysé toutes les preuves soumises et constate qu’il n’y a aucune information claire au dossier pour démontrer que les marques antérieures ont été acquises conformément à la norme établie par le droit italien, à savoir qu’elles sont devenues notoires dans une partie significative du territoire. L’usage dans une partie significative du territoire n’est pas suffisant pour démontrer que cette norme a été atteinte. La notoriété ou le caractère notoire d’un droit pourrait être établi en soumettant, par exemple, des preuves de sondages d’opinion, d’études de marché, de récompenses, d’articles de presse ayant rendu compte de la marque, de publicités effectivement prouvées dans la presse ou de leur étendue, de la part du secteur de marché qu’il détient ou du nombre de personnes du public qui reconnaissent le signe, etc. Le simple usage de la marque est insuffisant, même si cet usage est de longue date, comme en l’espèce. Dès lors, la requérante n’a pas prouvé qu’elle avait acquis des signes notoires pour le mot « VIVO » et le signe figuratif « VIVO » en Italie au moment du dépôt de la MUE (ou même au moment du dépôt de la demande en nullité). Il convient de noter que les autres concepts mentionnés dans la jurisprudence et avancés par la requérante, tels que l'« unité des signes distinctifs » et le « ius excludendi alios – pour l’utilisation du symbole également en relation avec d’autres types distinctifs », ne s’appliquent pas dans des situations où il n’existe pas de signe distinctif antérieur qui a été acquis sur le territoire pertinent et, par conséquent, de telles allégations doivent être écartées.

Par conséquent, la requérante n’a pas établi qu’elle avait acquis l’un ou l’autre des deux droits antérieurs non enregistrés en Italie.

Comme mentionné ci-dessus, les conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont cumulatives. Le défaut de preuve d’un critère entraîne l’échec de ce moyen, et par conséquent, la demande, en tant que fondée sur ce moyen, doit être rejetée.

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DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE EN VERTU DE L’ARTICLE 60, PARAGRAPHE 2, SOUS D), DU RMCUE
Dans la demande en nullité, le demandeur a également fondé sa demande sur un droit de propriété industrielle antérieur en Italie, à savoir une marque italienne expirée n° 1 401 893 « VIVO ».

L’article 60, paragraphe 2, du RMCUE dispose que :

Une marque de l’Union européenne est également déclarée nulle sur demande présentée à l’Office ou sur la base d’une demande reconventionnelle en contrefaçon lorsque l’usage de cette marque peut être interdit en vertu d’un autre droit antérieur en vertu de la législation de l’Union ou du droit national régissant sa protection, et notamment :

…
(d) un droit de propriété industrielle.

D’autres droits de propriété industrielle et œuvres antérieures au niveau national ou de l’Union, tels qu’un dessin ou modèle communautaire enregistré (DMCE), peuvent être invoqués.

L’article 60, paragraphe 2, du RMCUE s’applique uniquement lorsque les droits invoqués sont d’une nature telle qu’ils ne sont pas considérés comme des droits typiques à invoquer dans le cadre d’une procédure d’annulation en vertu de l’article 60, paragraphe 1, du RMCUE (13/12/2011, C 4 033, § 12).

Le demandeur en nullité doit fournir la législation nationale en vigueur nécessaire et présenter une argumentation convaincante quant aux raisons pour lesquelles il réussirait en vertu du droit national spécifique à empêcher l’usage de la marque contestée. Une simple référence au droit national n’est pas considérée comme suffisante : il n’appartient pas à l’Office de présenter cet argument au nom du demandeur (voir, par analogie, 05/07/2011, C-263/09P, Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Dans ses observations ultérieures, le demandeur explique que cette demande de marque n° 302010901820220 a été déposée le 17/03/2010, enregistrée le 12/01/2011 mais qui a expiré par erreur le 17/03/2020. Cela peut être constaté par le fait qu’il a déposé une nouvelle marque identique le 17/09/2022. Il souligne que la MUE contestée a été déposée le 24/01/2020 et qu’ainsi, le droit antérieur expiré susmentionné était enregistré et en vigueur au moment du dépôt et qu’il n’était pas expiré depuis plus de deux ans. Le demandeur soutient que cela prive l’enregistrement contesté de nouveauté. Le demandeur fonde ce droit sur l’article 12 du Code italien de la propriété industrielle (décret législatif du 10/02/2005, n° 30, dans la loi n° 214 du 30/12/2023) qui dispose ce qui suit :

2. Dans les cas visés aux lettres c), d) et e), la marque antérieure qui a expiré depuis plus de deux ans ou trois s’il s’agit d’une marque collective ne la prive pas de nouveauté ((ou de certification)) ou peut être considérée comme déchue pour non-usage conformément à l’article 24 au moment où la demande ou l’opposition en nullité est déposée.

Le demandeur affirme que la raison d’être de la réglementation est d’empêcher que des marques expirées ne soient instrumentalisées en l’absence de toute connaissance publique de la marque antérieure. Pour une marque expirée, la perte d’efficacité invalidante n’intervient qu’après deux ans à compter de l’expiration. Il soutient que cette disposition vise à créer une séparation entre la marque antérieure

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marque et la marque postérieure, ne reconnaissant la nouveauté qu’après une période raisonnablement appropriée pour éliminer la perception du public, évitant ainsi la confusion. Il est également indiqué que, selon une partie de la doctrine, la validation ne serait pas entravée par le souvenir persistant de la marque antérieure en raison du « caractère péremptoire du règlement ». Inversement, une autre partie de la doctrine soutient que même pour les marques enregistrées, l’acquisition de la nouveauté pour la marque postérieure resterait liée à la perte du souvenir de la marque antérieure. La requérante fait valoir qu’en l’espèce, le défaut de renouvellement de l’enregistrement précédent était dû à une omission dans la procédure de renouvellement et non à un manque d’intérêt pour cette marque. Ceci est démontré par le fait que la requérante a déposé une nouvelle demande pour une marque identique le 17/09/2022. Contre cette demande, le titulaire de la marque contestée a formé opposition, fondant cette opposition également sur la marque qui fait l’objet de l’action en nullité actuelle. Par conséquent, la requérante insiste pour que la demande en déclaration de nullité soit entièrement accueillie.

Le titulaire de la MUE souligne que cette disposition ne crée pas un droit de propriété industrielle autonome, comme l’indique sa formulation négative, et affirme que si un droit était visé, la disposition serait formulée positivement. Le titulaire de la MUE estime que cette disposition est destinée à être utilisée de manière défensive par une partie faisant l’objet d’une opposition ou d’une action en nullité contre sa propre marque, pour faire valoir que sa marque est nouvelle et ne peut être invalidée par un enregistrement antérieur expiré depuis plus de deux ans. Par conséquent, elle n’est pas conçue comme une norme « active » pouvant servir de base pour déclarer une autre marque invalide, mais plutôt comme une norme défensive qui pourrait être utilisée, le cas échéant, par le titulaire et non par la requérante. Le titulaire de la MUE est en désaccord avec la lecture positive de cette disposition par la requérante, suggérant que les titulaires d’enregistrements de marques italiennes expirés depuis moins de deux ans pourraient contester la validité des enregistrements ultérieurs. Le titulaire de la MUE soutient que cette interprétation de l’article 12, paragraphe 2, du CPI est incorrecte et trompeuse. Il fait valoir en outre que même si l’interprétation de la requérante était correcte, la disposition elle-même stipule que la marque antérieure déchue ne doit pas être expirée depuis plus de deux ans. En l’espèce, l’enregistrement italien antérieur a expiré en 2020, ce qui signifie qu’une action en nullité fondée sur ce droit allégué aurait dû être introduite avant 2022, et non en 2024 comme c’est le cas ici. Par conséquent, il soutient que le moyen doit être rejeté.

La division d’annulation a soigneusement examiné le droit invoqué par la requérante et les arguments avancés par chaque partie, et partage l’interprétation du droit par le titulaire de la MUE. Premièrement, il est noté qu’une marque enregistrée ne serait généralement pas considérée comme un droit atypique qui serait couvert par l’article 60, paragraphe 2, du RMUE ; cependant, il est noté qu’en l’espèce, ce n’est pas une marque enregistrée qui est invoquée, mais un droit revendiqué sur une marque déchue. En tout état de cause, la division d’annulation va maintenant examiner le droit présenté par la requérante à l’appui de sa demande. La disposition est en effet rédigée sous une forme négative, ce qui n’est pas normal lorsque les conditions d’un droit spécifique sont énoncées dans la loi et qui comprennent généralement une déclaration positive quant aux conditions nécessaires requises pour obtenir un tel droit. Le titulaire de la MUE soutient que l’accent mis sur l’existence continue du droit est essentiel et explicitement requis par les dispositions légales pertinentes, telles qu’énoncées à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du RMDUE, en liaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE, et confirmé par une jurisprudence constante (T-581/11, baby Bambolina, EU:T:2013:553, §§ 26-27). La division d’annulation est d’accord avec cette prémisse mais note que certains

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des différences peuvent exister dans des territoires particuliers, mais cela doit être prouvé par le demandeur lui-même. Le demandeur n’a pas soumis de jurisprudence qui apporterait des éclaircissements quant à l’interprétation de cette disposition en faveur de l’argument avancé par le demandeur, ou même du tout. La division d’annulation ne peut fonder sa décision que sur les preuves soumises par les parties elles-mêmes dans les décisions inter partes. En effet, le libellé de la disposition prévoit que le moment pertinent à prendre en considération est celui où la demande ou l’objection de nullité est déposée. Bien que la date de dépôt de la demande soit mentionnée dans la disposition, cela semblerait s’appliquer aux procédures d’opposition où la date pertinente serait la date de dépôt de la demande. Cependant, elle fait également spécifiquement référence au moment où l’objection de nullité est déposée, ce qui serait la date pertinente dans les procédures d’annulation qui peuvent avoir lieu de nombreuses années après l’enregistrement d’une marque, comme dans le cas présent (la MUE a été déposée en 2020 et la demande en déclaration de nullité a été déposée en 2024). Par conséquent, en appliquant cette disposition telle qu’elle est libellée, la marque antérieure expirée ne doit pas être expirée depuis plus de deux ans à la date de dépôt de la présente demande en déclaration de nullité. La demande de marque italienne antérieure nº 302010901820220 a été déposée le 17/03/2010, enregistrée le 12/01/2011 mais qui a expiré par erreur le 17/03/2020. La présente demande en déclaration de nullité a été déposée le 26/01/2024. Par conséquent, plus de 2 ans (dans le cas de marques individuelles, ce qui est le cas en l’espèce) s’étaient écoulés entre l’expiration de la marque antérieure et le dépôt de la demande en déclaration de nullité. Dès lors, même en appliquant cette disposition dans les termes les plus larges en faveur de l’interprétation du demandeur, le dépôt de la demande en nullité est intervenu plus de deux ans après l’expiration de la marque antérieure et ne serait donc pas couvert par cette disposition, si tant est que la disposition crée un tel droit. Par conséquent, la division d’annulation considère que la demande en déclaration de nullité doit également être rejetée sur la base de ce motif.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire de la MUE au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) ii), du RMEUE, les frais à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation

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Zuzanna STOJKOWICZ Nicole CLARKE Vít MAHELKA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.