DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 69 492 (NULLITÉ)
Azienda Chimica Genovese S.R.L., Piazza Fulcieri Paolucci De Calboli n° 1, 16161 Gênes, Italie (requérante), représentée par Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milan, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shanghai Wilson Walton Technology Co., Ltd., n° 8 et 9, Lane 700, Xinfei Road, Songjiang District, Shanghai, Chine (titulaire de la MUE), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire professionnel). Le 09/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne n° 18 812 837 est déclarée nulle dans son intégralité.

MOTIFS
Le 20/12/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 812 837
(marque figurative) (la MUE). La demande vise tous les produits couverts par la MUE, à savoir tous les produits de la classe 9: Appareils d’ionisation à usage scientifique ou de laboratoire; Appareils d’électrolyse à usage de laboratoire; Appareils cathodiques anticorrosion; Tubes cathodiques; Appareils d’ionisation non pour le traitement de l’air ou de l’eau; Tubes électroniques; Anodes; Redresseurs de courant; Tableaux de commande [électricité]; Anticathodes. La demande est fondée sur les droits antérieurs suivants:

1. Marque non enregistrée pour le signe figuratif (Signe antérieur 1),

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2. Marque non enregistrée pour le signe figuratif (Signe antérieur
2) et
3. Dénomination sociale « Azienda Chimica Genovese » (Signe antérieur 3), tous trois prétendument utilisés dans la vie des affaires, d’une portée qui n’est pas purement locale, en Italie, pour les produits suivants : anode ; cellule électrolytique ; tableau électrique numérique ; appareil de protection cathodique ; tableau de commande principal ; cellule électrolytique tubulaire ; cellule électrolytique simple complète ; cellule électrolytique double complète hs ; système antifouling pdr embarqué ; système antifouling pdr terrestre.

S’agissant des Signes antérieurs 1, 2 et 3, le demandeur a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMCUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE.

Le demandeur a également invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, à savoir que le titulaire de la MUE agissait de mauvaise foi au moment du dépôt de la MUE contestée. En outre, le demandeur a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMCUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMCUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Le demandeur soutient que sa société réalise des installations de traitement de l’eau pour les systèmes de refroidissement depuis plus de 70 ans. En particulier, le demandeur est spécialisé dans la construction de systèmes de traitement antisalissure pour les circuits d’eau de mer à bord des navires (ceux-ci sont conçus pour empêcher la croissance de la végétation marine qui peut obstruer les circuits d’eau de mer). Le demandeur explique qu’en outre, la société fabrique également des systèmes de protection cathodique à courant imposé pour prévenir la corrosion sur les surfaces mouillées des navires. Elle commercialise ses produits dans le monde entier, avec un accent particulier sur la Chine. En raison de sa forte présence sur le marché en Chine, le demandeur y a également établi deux bureaux (à Guangzhou et Shanghai). Selon le demandeur, le titulaire de la MUE a enregistré auprès de l’EUIPO et en Chine des marques qui correspondent et reproduisent le signe distinctif du demandeur, à savoir une dénomination sociale pour les mêmes produits et services pour lesquels le demandeur opère et exerce ses activités. Le demandeur affirme en outre que l’expression « Azienda Chimica Genovese » est composée de mots italiens (Société chimique de Gênes, traduit en anglais). Cependant, le titulaire de la MUE n’opère pas à Gênes, ni même en Italie, et n’a aucun lien avec ces lieux. En fait, le titulaire de la MUE est une société chinoise établie dans le district de Songjiang, Shanghai (CN). Il est clair que les intentions du titulaire de la MUE sont malveillantes et que, sans aucun doute, le titulaire de la MUE exerce ses activités de mauvaise foi, exploitant la réputation du demandeur. Selon le demandeur, ce n’est pas une coïncidence si le titulaire de la MUE a développé une marque qui incorpore pleinement la dénomination sociale du demandeur et il ne fait aucun doute que le titulaire de la MUE avait connaissance de l’existence de l’entreprise du demandeur, de sa dénomination sociale et de ses signes depuis longtemps. Considérant que le titulaire de la MUE est une société chinoise et que le demandeur commercialise ses produits en Chine depuis de nombreuses années, bénéficiant d’une présence sur le territoire et étant bien connu et

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reconnue par les clients chinois, il est impossible que le titulaire de la MUE n’ait pas connaissance de la société de la requérante. En outre, la requérante a également participé à de nombreux événements industriels en Chine et dans le monde entier. Au vu de ce qui précède, il est clair que le titulaire de la MUE a copié les signes de la requérante afin de nuire aux intérêts de celle-ci et de capitaliser sur sa réputation sur le marché. En outre, une société liée au titulaire de la MUE, nommée « Wilson Walton », vend, via son propre site web chinois, des produits contrefaits pour créer l’impression qu’elle est un distributeur officiel ou un partenaire de la requérante, mais aucune connexion de ce type n’existe réellement entre les parties. Il est hautement probable que le titulaire de la MUE mène illicitement un large éventail d’activités d’accaparement de marques (trade mark squatting) visant des entreprises navales et tente en même temps d’apparaître comme leur distributeur. Un tel dépôt répétitif de marques liées aux activités d’autres entreprises doit être pris en compte dans l’évaluation de la mauvaise foi du titulaire de la MUE. Il est clair que Shanghai Wilson Walton Technology a la mauvaise foi manifeste de copier et d’imiter les marques d’autrui, comme indiqué ci-dessus, et qu’il s’agit d’un accapareur de marques professionnel (professional trade mark squatter) en Chine. Au vu de ce qui précède, il apparaît que le titulaire de la marque de l’Union européenne contestée a déposé des demandes répétitives afin d’éviter les conséquences d’une révocation pour non-usage de ses enregistrements de MUE antérieurs. En outre, il est hautement probable que le titulaire de la MUE ait déposé la marque de l’Union européenne contestée, ainsi que les autres marques signalées, pour d’autres raisons inappropriées, telles que le blocage ou l’obstruction de tiers.

En outre, la requérante fait valoir que l’expression « Azienda Chimica Genovese » de la marque contestée est une expression composée de mots italiens. L’élément « Genovese » sera perçu par le public pertinent comme une référence au lieu d’origine des produits. Dans ce contexte, il est clair que le titulaire de la MUE, qui est une société chinoise sans aucun lien avec l’Italie ou Gênes, tente d’induire en erreur les consommateurs italiens, européens et étrangers en commercialisant des produits liés à la navigation qui exploitent le statut renommé de Gênes en Italie et dans l’industrie maritime mondiale. Par conséquent, la marque contestée est trompeuse car elle fait clairement référence à la ville de Gênes, qui n’est pas seulement une ville italienne, mais qui est connue et très célèbre précisément pour la présence de nombreuses entreprises qui commercialisent des composants navals. En outre, Gênes est le plus grand port italien et l’un des principaux de la Méditerranée et de l’Europe.

Enfin, la requérante affirme être titulaire d’un nom commercial depuis le 27/02/1951, date à laquelle elle a changé de nom, passant de « Immobiliare Palazzetti S.r.l. ». Elle affirme que, compte tenu du nombre extrêmement élevé de produits vendus par la requérante dans toute l’Italie et dans le monde entier, l’utilisation du nom commercial de la requérante n’est pas seulement locale mais plutôt répandue sur l’ensemble du territoire italien (ainsi qu’à l’étranger). Elle a commencé avant la date de dépôt de la marque contestée et s’est poursuivie sans interruption jusqu’à ce jour. Selon la requérante, sa société est bien connue dans l’industrie de la vente de composants marins non seulement en Italie mais aussi dans le monde entier depuis de nombreuses années. La requérante soumet les dispositions pertinentes du droit italien et décrit les conditions dans lesquelles le titulaire d’un nom commercial antérieur peut s’opposer à l’utilisation d’une marque postérieure. Elle conclut que le public pertinent, exposé à l’utilisation des deux signes en relation avec des produits similaires, serait susceptible de penser que les produits sur lesquels apparaît la marque postérieure sont les produits originaux de la requérante. D’autant plus si l’on tient compte du fait que le titulaire de la MUE vend des produits contrefaits sous le nom Azienda Chimica Genovese. Selon la requérante, il est clair que le titulaire de la MUE reproduit entièrement le marché et l’activité de la requérante (non seulement par le biais de la marque, mais aussi par ses produits et services et ses clients). La requérante affirme être titulaire d’une marque figurative non enregistrée,

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composé des lettres de l’acronyme de la dénomination commerciale de la requérante («ACG»), qui est utilisé sous différentes variantes de couleur depuis 1954. En tant que titulaire d’une marque non enregistrée, elle a, conformément au droit italien, le droit d’interdire l’enregistrement d’une marque postérieure, lorsque la marque non enregistrée est «déjà connue» du public pertinent dans l’ensemble du pays ou dans une partie substantielle de celui-ci. Elle conclut que le public pertinent, étant exposé aux deux signes en relation avec des produits similaires, penserait probablement que les produits sur lesquels la marque postérieure apparaît sont les produits originaux de la requérante.

Afin d’étayer ses allégations, la requérante a déposé les preuves suivantes (la requérante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux sans divulguer de telles données):

Annexe 1: Certificat de marque de l’EU TM contestée nº 18 812 837.

Annexe 2: Un extrait du registre du commerce italien (Camera di Commercio Genova), montrant un rapport d’enregistrement d’entreprise pour la dénomination commerciale Azienda Chimica Genovese, fondée le 20/09/1947 et enregistrée le 19/02/1996 en relation avec la fabrication d’autres machines d’usage général comme activité principale et la fabrication d’autres produits chimiques, la fabrication de machines spéciales et la réparation et l’entretien de navires et de bateaux comme activité secondaire.

Annexe 3: Une déclaration sous serment du 18/12/2024, signée par le PDG de la société de la requérante, M. F. D., attestant que la société construit des installations depuis plus de 70 ans pour le traitement de l’eau de refroidissement, en particulier des installations de traitement antisalissure dans les circuits d’eau de mer à bord des navires. Jointes à cette déclaration sous serment, figurent les annexes A à F, montrant entre autres l’utilisation des signes non enregistrés sur les produits (annexe C), c’est-à-dire comme
et

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. Il soumet également les informations concernant leurs principaux clients, les installations et la maintenance effectuées entre 2018 et 2023 en Chine ainsi qu’en Italie (annexe D), des brochures contenant des informations sur la société (annexes E et F) ainsi que certains chiffres d’affaires et (un chiffre d’affaires de plus en plus élevé dans l’UE couvrant les années 2018-2023).

Annexe 4 : (Azienda Chimica Genovese) présentation de la société, mentionnant que la société est entrée sur le marché chinois dans les années 90 (en 1996 et 1997, elle a ouvert deux bureaux à Shanghai et en 2000, un bureau à Guangzhou, Chine). La présentation mentionne également les plus grands clients du demandeur en Chine.

Annexe 5 : Un extrait du site web www.acgmarine.com, montrant le
logo de la société du demandeur et la description de ses activités commerciales. Il y est indiqué qu’ACG est l’un des fabricants d’équipements les plus importants au monde pour l’industrie maritime, avec des bureaux et des agents dans le monde entier. Elle offre des solutions aux problèmes d’encrassement marin et aide à contrôler la corrosion des coques. Elle a été la première entreprise au monde à développer des systèmes de traitement anti-salissures (les premières cellules ont été appelées « cellules Doldi » d’après leur inventeur).

Annexe 6 : Licence de bureau d’Azienda Chimica Genovese pour Guangzhou, Chine.

Annexe 7 : Certificat immobilier, montrant qu’Azienda Chimica Genovese possède un bureau à Shanghai.

Annexe 8 : Contrat d’achat pour le bureau du demandeur à Shanghai.

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Annexe 9: Achat de l’ancien bureau du Palais de Lombardie-Centre italien à Shanghai.

Annexe 10: Une déclaration sous serment du 27/06/2024, signée par M. He Qiujuan (un employé d’Azienda Chimica Genovese au bureau de Shanghai), attestant que les photos soumises ont été prises dans ce bureau en 2001.

Annexe 11: Un extrait de TM View, montrant que la marque nº 68372461 'Acg-Azienda Chimica Genovese’ a été déposée en Chine le 16/11/2022 pour les produits de la classe 12.

Annexe 12: Lettre de refus délivrée le 19/09/2024 par l’Office chinois de la propriété intellectuelle concernant la marque nº 68372461 'Acg-Azienda Chimica Genovese'.

Annexe 13: Capture d’écran du site internet www.wilsonwalton.com.cn, montrant des produits sous le signe ACG (c’est-à-dire anodes ACG ICCP, cellule de référence ACG, débitmètres ACG MGPS, etc.).

Annexe 14: Site internet de la ville métropolitaine de Gênes, d’où il ressort que Gênes est le premier port italien en termes de manutention totale de marchandises.

Annexe 15: Note de modification de la dénomination sociale (de La Immobiliare Palazzetti à Azienda Chimica Genovese), déposée auprès du registre du commerce de Gênes en 1951.

Annexe 16: Acceptation d’accord du 18/10/2011 émise par le demandeur
à la société Arsenale MM Spezia (acceptation de la proposition de prix du 03/10/2011).

Annexe 17: Une facture du 15/01/2020, émise par le demandeur (le signe
apparaît sur l’en-tête de la facture) à Finarge Armamento Genovese S.r.l. pour l’achat d’anode.

Annexe 18: Une brochure intitulée « The creator of antifouling system » où il est indiqué que ACG, établie en 1947 à Gênes par son fondateur Alessandro Doldi est l’une des plus
avec des bureaux et des agents à travers le monde.

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Annexes 19, 20: Une photo d’une entrée du bureau de la requérante à
Shanghai et une photo de l’intérieur du bureau de Shanghai.

Annexe 21: Contrat d’emploi du personnel à Shanghai.

Annexe 22: Photo du bureau d’ACG à Shanghai prise en 2002.

Annexe 23: a) Une liste de systèmes vendus par Azienda Chimica Genovese à des clients chinois entre 2018 et 2023; b) Une liste de pièces de rechange vendues par Azienda Chimica Genovese à des clients chinois entre 2018 et 2023 et c) une liste de services de maintenance fournis par Azienda Chimica Genovese à des clients chinois entre 2018 et 2023.

Annexe 24: Une facture du 10/03/2021, émise par Azienda Chimica
Genovese à une entreprise en Chine pour les pièces de rechange (le signe apparaît sur l’en-tête de la facture).

Annexe 25: Une facture du 19/05/2022, émise par Azienda Chimica Genovese à une entreprise basée à Hong Kong pour l’achat de pièces de rechange.

Annexe 26-32: Extraits de magazines TTM (Technologie Transporti Mare), publiés en 2015, 2016 et 2017, où la société ACG Azienda Chimica Genovese et ses produits (à savoir le système antisalissure-anticorrosion Copron pour circuits d’eau de mer) sont mentionnés en relation avec les navires nouvellement produits.

Annexe 33: Une publicité du 25/02/2019, fournissant des informations sur le magazine TTM né en 1969 à Gênes.

Annexe 34: Une déclaration sous serment du 27/06/2024, signée par M. Y. D., employé chez Azienda Chimica Genovese à Shanghai, attestant que les photos jointes ont été prises lors de l’exposition Shiport China 2022 à Dalian, Chine.

Annexe 35: Une brochure, publiée le 07/07/2017, pour l’événement organisé par la Région Ligurie fournissant des informations sur la province du Guangdong en Chine et mentionnant les entreprises ligures qui collaborent avec la province susmentionnée (entre autres Azienda Chimica Genovese S.r.l.)
Annexe 36: Une facture du 10/04/2018, émise par Helexco Ltd pour le stand de la requérante à l’exposition Posidonia 2018.

Annexe 37: Une facture du 22/06/2022, émise par Helexco Ltd pour le stand de la requérante à l’exposition Posidonia 2022.

Annexe 38: Un catalogue publié pour l’exposition Posidonia 2018, d’où il ressort que la société de la requérante a participé à l’événement.

Annexe 39: Une capture d’écran du site web de l’exposition Posidonia – participant à l’édition 2022.

Annexe 40: Une facture du 12/07/2022, émise à la requérante pour les frais de participation au congrès de Hambourg 2022.

Annexe 41: Bordereau de paiement émis pour les frais de participation au congrès de Hambourg en 2022.

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Annexe 42: Un certificat prouvant la participation au congrès de Hambourg 2022 par ACG (Azienda Chimica Genovese), où sont mentionnés les produits du demandeur stockés aux fins de l’exposition.

Annexe 43: Une photo prise lors du congrès de Hambourg en 2016, montrant
stand.

Annexe 44: Une facture du 31/07/2019, émise au demandeur pour les frais de participation au congrès Marintec China.

Annexe 45: Document récapitulatif Marintec China du stand d’exposition 2019.

Annexe 46: Photo du stand d’Azienda Chimica Genovese à Marintec 2019.

Annexe 47: Catalogue d’Azienda Chimica Genovese publié aux fins de l’événement Marintec en 2011 où il est mentionné que la société du demandeur fournit des solutions aux problèmes d’encrassement marin et de corrosion marine sous plusieurs sous-marques (à savoir ECOLCELL R – Système d’électrochloration pour prévenir l’encrassement marin dans les circuits d’eau de mer, COPRON – Système d’anodes en cuivre et aluminium/fer pour prévenir le micro-encrassement, ECOLPOOL- Générateur d’hypochlorite de sodium pour la désinfection des piscines, ECOLCELL GIANT CHLOR – Système d’électrochloration pour grand débit d’eau de mer, ECOLCELL SW – Système d’électrochloration à terre et MARIMPRESS ICCP – Système de protection cathodique à courant imposé pour prévenir la corrosion de la coque).

Annexe 48: Confirmation du paiement des frais de participation à Marintec China 2019.

Annexe 49: a) Une liste de systèmes vendus par Azienda Chimica Genovese à des clients italiens entre 2018 et 2023, suivie de b) une liste de pièces de rechange vendues par Azienda Chimica Genovese à des clients italiens entre 2018 et 2023, suivie de c) une liste de services de maintenance fournis par Azienda Chimica Genovese à des clients italiens entre 2018 et 2023.

Annexe 50: a) Une liste de systèmes vendus par Azienda Chimica Genovese à des clients européens entre 2018 et 2023, suivie de b) une liste de pièces de rechange vendues par Azienda Chimica Genovese à des clients européens entre 2018 et 2023, suivie de c) une liste de services de maintenance fournis par Azienda Chimica Genovese à des clients européens entre 2018 et 2023.

Annexe 51: a) Une liste de systèmes vendus par Azienda Chimica Genovese à des clients d’autres pays entre 2018 et 2023, b) suivie d’une liste de pièces de rechange vendues par Azienda Chimica Genovese à des clients d’autres pays entre 2018 et 2023, c) suivie d’une liste de services de maintenance fournis par Azienda Chimica Genovese à des clients d’autres pays entre 2018 et 2023.

Annexe 52: Un document contenant des informations sur la société Shanghai Wilson Walton Technology Co., Ltd. et une déclaration sous serment du 04/11/2024, signée par M. L.W., consultant senior du China Desk / China Overseas Investment Network du cabinet d’avocats italien d’Ernst & Young, « Studio Legale Tributario », attestant l’existence de la société chinoise, nommée Shanghai Wilson Walton Technology Co., Ltd et de la société chinoise, nommée Wilson Walton Trading (Shanghai) Co., Ltd.

Annexe 53: Un extrait de TM View, montrant que la marque ECOCELL (système anti-salissure) est enregistrée au nom du demandeur. Selon le demandeur, ses produits ont été contrefaits par le titulaire de la marque de l’UE.

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Annexe 54: Informations sur les produits (selon la requérante pour les produits contrefaits), où une référence à la société de la requérante
apparaît.

Annexe 55-56: Extraits de TM View, montrant que les marques
et sont enregistrées sous Shanghai Wilson Walton Technology CO., LTD.

Annexe 57: Une impression du site web de Cathelco.

Annexe 58: Une impression de la page du site web KC Cathodic.

Annexe 59: Données du 31/07/2024, fournies par S&P Global (une société spécialisée dans la fourniture d’informations financières et d’analyses), montrant les résultats de l’entreprise.

Annexe 60: Une impression de Wikipédia, fournissant des informations sur la ville de Gênes.

Annexe 61: Un acte constitutif d’Immobiliare Palazzetti S.r.l de 1947.

Annexe 62: Première brochure d’Azienda Chimica Genovese publiée en 1963.

Annexe 63: Brochure d’Azienda Chimica Genovese publiée en 1970, où
les signes suivants apparaissent:

.

Annexe 64: Produit d’Azienda Chimica Genovese où les signes suivants apparaissent:

Annexe 65: Une image du produit d’Azienda Chimica Genovese
sous la marque ECOCELL.

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Annexe 66 : Une acceptation d’accord du 04/05/2021, émise par la requérante pour les services de maintenance et la fourniture de pièces de rechange pour l’antifouling et les systèmes antifouling à la société Marinarsen Taranto.

Annexe 67 : Une commande de produits du 20/01/2016, émise par la société italienne Fincantieri aux produits de la requérante, système antifouling de scrubber de caisson de mer.

Annexe 68 : Une commande de produits du 01/08/2022, émise par la société italienne Fincantieri à la requérante.

Annexe 69-74 : Trois factures émises par la société de la requérante (en 2014,
2020 et 2022) (les signes ou apparaissent dans l’en-tête des factures) à deux sociétés en Italie et une en Allemagne et quatre commandes émises par ces sociétés à la requérante (en 2014, 2015 et 2022) pour l’achat du système antifouling ECOCELL.

Annexe 75-76 : Une offre du 20/05/2014 d’Azienda Chimica Genovese (le
signe apparaît dans l’en-tête du document) à Maersk Global Service Centres LTD et la commande du 28/01/2015 de Maersk FPSO à Azienda Chimica Genovese.

Annexe 77 : Une commande de produits du 31/03/2015 émise par Karberg & Schmitz GmbH à Azienda Chimica Genovese pour l’achat des systèmes ECOCELL de la requérante.

Annexe 78 : Un rapport d’activité de maintenance fourni pour le M. V. Haian West
du 23 au 29/10/2022 (le signe apparaît sur l’en-tête du document).

Annexe 79 : Un rapport d’activité de maintenance fourni pour Pellonia Singapore du 03 au 08/04/2022 (le signe
apparaît dans l’en-tête du document).

Annexe 80 : Un rapport d’activité de maintenance fourni pour Pellonia Singapore du 01 au 07/04/2022 (le signe

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figure dans l’en-tête du document).

Annexe 81: Code italien de la propriété industrielle, article 12, paragraphe 1, sous a).

Annexe 82: Code italien de la propriété industrielle, article 25, paragraphe 1, sous a), «Nullité».

Annexes 83-105: Plusieurs factures émises par la société de la requérante (le
signe figure dans l’en-tête des factures) entre les années 2019 et 2022 à différents clients en Italie pour l’achat de différents produits tels que des anodes et des pièces de rechange.

Annexe 106: Un jugement du 23/05/2011 rendu par le Tribunal de Milan, section spécialisée en propriété intellectuelle.

Annexe 107: Ordonnance italienne du 17/07/2013 rendue par le Tribunal de Milan, section spécialisée en propriété intellectuelle.

Annexe 108: Ordonnance italienne du 26/03/2004 rendue par le Tribunal de Naples.

Annexe 109: Jugement italien nº 1720 du 21/12/2010 rendu par le Tribunal de Bologne, section spécialisée en propriété intellectuelle.

Annexe 110: Arrêt italien nº 22350 du 02/11/2015 rendu par la Cour suprême de cassation.

Annexe 111: Jugement italien nº 356 du 03/02/2005 rendu par le Tribunal de Milan, section spécialisée en propriété intellectuelle.

Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations dans sa réplique.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la MUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise de la notion de «mauvaise foi», laquelle est ouverte à diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur au moment du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions, à elles seules, ne sont pas susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, un acte du titulaire de la marque de l’Union européenne qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, un critère objectif à l’aune duquel un tel acte peut être mesuré et qualifié ensuite de constitutif de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque cas au regard des normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12 mars 2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, point 60).

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La question de savoir si un titulaire de marque de l’UE a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité ; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Appréciation de la mauvaise foi Une situation susceptible de caractériser la mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en vertu de l’usage d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre par la suite avec l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.

Dans de tels cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a précisé que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération : (a) le fait que le titulaire de la marque de l’UE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire susceptible d’être confondu avec la marque de l’UE contestée ;

(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

(c) le degré de protection juridique dont bénéficient le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ; et
(d) si le titulaire de la marque de l’UE, en déposant la marque de l’UE contestée, poursuivait un objectif légitime.

Les éléments susmentionnés ne sont que des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en compte afin de déterminer si le demandeur a agi ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande ; d’autres facteurs peuvent également être pris en considération (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21 ; 21/03/2012, T- 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).

Il convient de relever que, dans le cadre de l’analyse globale effectuée en vertu de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale sous-jacente au dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne, ainsi que de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (voir 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68 et la jurisprudence citée, et 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, § 20 et la jurisprudence citée).

C’est en particulier à la lumière des considérations qui précèdent que les allégations du demandeur doivent être appréciées.

Les arguments du demandeur et les preuves soumises à l’appui de ceux-ci ont été résumés dans la section « RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES » et ne seront pas répétés par souci d’économie de procédure. Usage des signes du demandeur

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Les preuves montrent que la société de la requérante a été établie en 1947 sous le nom d’Immobiliare Palazzetti S. et a changé sa dénomination commerciale pour 'Azienda Chimica Genovese’ (Signe antérieur 3) en 1951, c’est-à-dire bien avant la date de dépôt de la marque de l’UE contestée (21/12/2022). La société a son siège à Gênes mais possède également des bureaux dans d’autres pays européens ainsi qu’en Chine (cf. annexes 4 et 6-9). L’extrait du registre du commerce italien (annexe 2) montre que la dénomination commerciale est enregistrée pour la fabrication de machines et de produits chimiques. En outre, il ressort clairement de la brochure (annexe 18), des factures (annexes 83-105) et d’autres documents du dossier que la société joue un rôle central dans la production d’anodes, de systèmes de traitement antisalissure pour les circuits d’eau de mer à bord des navires (ceux-ci sont conçus pour empêcher la croissance de la végétation marine qui peut obstruer les circuits d’eau de mer) et de systèmes de protection anticorrosion pour prévenir la corrosion sur les surfaces mouillées des navires. Comme il ressort des preuves, les principaux clients de la requérante sont des chantiers navals et des armateurs, ce qui signifie que la requérante a été active sur un marché très spécialisé.

Les factures soumises prouvent une utilisation intensive de la dénomination commerciale 'Azienda Chimica
Genovese’ (Signe antérieur 3) ainsi que du signe non enregistré (Signe antérieur 1) dans le commerce, d’une portée dépassant la simple signification locale en Italie, comme en témoignent les différentes adresses indiquées sur les factures, la fréquence et le volume commercial d’utilisation (compte tenu du secteur de marché spécialisé), mais aussi au niveau international, c’est-à-dire en Allemagne, en Chine, avant et jusqu’à la date de dépôt de la marque contestée. La société a également utilisé des signes tels que
et , mais pas dans une aussi grande mesure. Les signes de la requérante apparaissent sur l’en-tête des factures, sur les photos des produits (cf. annexe 65) ainsi que sur d’autres preuves telles que la brochure de la société de la requérante (annexe 18), les sites web (cf. annexe 5) et les extraits de magazines (annexes 26-32). La requérante a également participé à des foires commerciales nationales ainsi qu’en dehors du pays de son établissement, c’est-à-dire en Chine (annexes 34-48). Compte tenu de l’utilisation continue et intensive des signes antérieurs déjà avant la date de la demande de marque, la partie demanderesse en nullité a sans aucun doute démontré qu’elle utilisait les Signes antérieurs 1 et 3 pour désigner la fabrication d’anodes ; d’appareils de protection cathodique ; de systèmes antisalissure.

Identité/similitude prêtant à confusion des signes
La marque contestée est une marque figurative . Elle est composée des mots exactement identiques à la dénomination commerciale antérieure de la requérante

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« Azienda Chimica Genovese » et un dispositif exactement identique à la marque figurative non-
enregistrée de la requérante (signe antérieur 1). Par conséquent, le signe contesté est au moins hautement similaire aux droits antérieurs de la requérante.

Connaissance de l’usage des signes
Certes, il n’existe aucune preuve directe que le titulaire de la marque de l’Union européenne avait connaissance de l’usage de la marque par la requérante. Cependant, dans certains cas, lorsque les circonstances l’indiquent, la connaissance du titulaire de la marque de l’Union européenne peut être présumée. La connaissance peut être présumée exister (« devait savoir ») sur la base, entre autres, des connaissances générales dans le secteur économique concerné ou de la durée d’usage. Plus l’usage d’un signe est long, plus il est probable que le titulaire de la marque de l’Union européenne en ait eu connaissance (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). Il y a connaissance, par exemple, lorsque l’identité ou la quasi-identité entre la marque contestée et le ou les signes antérieurs « ne saurait manifestement être fortuite » (28/01/2016, T-335/14, Doggis, EU:T:2016:39, § 60).

Selon la requérante, ce n’est pas une coïncidence si le titulaire de la marque de l’Union européenne a développé une marque qui incorpore pleinement la dénomination commerciale de la requérante et il ne fait aucun doute que le titulaire de la marque de l’Union européenne était au courant de l’existence de l’entreprise de la requérante, de sa dénomination commerciale et de ses signes depuis longtemps. Elle soutient que le titulaire de la marque de l’Union européenne est une entreprise chinoise et que la requérante commercialise ses produits en Chine depuis de nombreuses années, se targuant d’une présence sur le territoire et étant bien connue et reconnue par les clients chinois. Par conséquent, de l’avis de la requérante, il est impossible que le titulaire de la marque de l’Union européenne n’ait aucune connaissance de l’entreprise de la requérante. En outre, la requérante a également participé à de nombreux événements industriels en Chine et dans le monde entier.

En l’espèce, plusieurs facteurs semblent indiquer fortement que le titulaire devait avoir connaissance des signes de la requérante avant même le dépôt de la marque contestée.

Premièrement, la marque contestée est une combinaison des signes utilisés par la requérante. Deuxièmement, elle est également essentiellement enregistrée en relation avec des produits identiques ou similaires (à savoir, appareils d’ionisation à usage scientifique ou de laboratoire ; appareils d’électrolyse à usage de laboratoire ; appareils anti-corrosion cathodiques ; tubes cathodiques ; appareils d’ionisation non destinés au traitement de l’air ou de l’eau ; tubes électroniques ; anodes ; redresseurs de courant ; tableaux de commande [électricité] ; anticathodes), d’où il ressort que les deux entreprises sont concurrentes sur ce marché très spécialisé.

En outre, les preuves montrent un usage intensif des signes antérieurs non enregistrés – l’entreprise de la requérante opère depuis longtemps sur un marché très spécifique, non seulement en Italie mais aussi en Chine, où l’entreprise du titulaire de la marque de l’Union européenne est également présente. Il ressort des preuves que la requérante est l’un des fabricants les plus importants d’équipements pour l’industrie maritime. En fait, l’entreprise de la requérante a été la première à installer des systèmes de traitement antisalissure à bord des navires pour lutter contre la croissance marine sur les coques des navires et dans les circuits d’eau. La requérante a participé à plusieurs expositions et événements avant le dépôt de la marque contestée. Enfin, la requérante a soumis plusieurs factures qui montrent qu’elle a vendu les produits en Chine (annexes 23 et 24).

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Il ne saurait être le fruit du hasard que le titulaire ait demandé l’enregistrement de précisément ce signe pour des produits identiques (28/01/2016,335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 60 ; 19/10/2022,466/21, LIO, EU:T:2022:644, § 82). Une autre indication que le titulaire de la marque de l’UE avait connaissance de l’usage des signes par la requérante est le fait qu’il a également demandé l’enregistrement d’autres marques identiques ou du moins hautement similaires aux signes de tiers (annexes 55, 56). Ces annexes indiquent qu’également dans d’autres cas, le titulaire de la marque de l’UE a demandé l’enregistrement de marques de l’Union européenne qui étaient utilisées par d’autres entreprises sur le marché. Il est peu probable que le titulaire de la marque de l’UE ait imaginé toutes ces désignations lui-même et les ait ensuite déposées en tant que marques sans connaître les signes de tiers qui étaient utilisés sur le marché sous une forme identique ou hautement similaire mais n’étaient pas enregistrés. Le titulaire de la marque de l’UE n’a avancé aucun argument pour réfuter l’hypothèse selon laquelle il avait connaissance des signes de la requérante au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne.

L’intention du titulaire de la marque de l’UE à la date de dépôt de la marque de l’UE
Indépendamment de la connaissance préalable par le titulaire de la marque de l’UE de l’usage du signe par la requérante, le facteur crucial dans l’appréciation de la mauvaise foi est l’intention du titulaire de la marque de l’UE au moment du dépôt de la marque. Selon la jurisprudence, le fait que le titulaire connaissait ou devait connaître l’usage du signe par la partie requérante en nullité n’est pas suffisant, en soi, pour conclure à la mauvaise foi (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40). Afin de déterminer s’il y a eu mauvaise foi, les intentions du titulaire de la marque de l’UE au moment du dépôt doivent également être prises en compte.

Il convient donc de déterminer si, au moment où il a demandé l’enregistrement de la marque de l’UE contestée, le titulaire de la marque de l’UE poursuivait un objectif légitime ou si son comportement était de nature à être qualifié d’incompatible avec les normes acceptées de conduite honnête ou éthique dans les pratiques commerciales et d’affaires. En l’espèce, plusieurs indices donnent à penser que le titulaire de la marque de l’UE aurait pu viser des objectifs autres qu’une utilisation normale de la marque sur le marché.

Selon la requérante, il est clair que le titulaire de la marque de l’UE a copié les signes de la requérante afin de nuire aux intérêts de la requérante et de profiter de la réputation de la requérante sur le marché. Non seulement le titulaire a adopté le nom des produits de la requérante, mais il utilise le slogan « Genova » bien que la société du titulaire de la marque de l’UE soit basée en Chine. La requérante fait également valoir que la société liée au titulaire de la marque de l’UE, dénommée
« WILSON WALTON », vend, via son propre site web chinois, des produits contrefaits afin de créer l’impression qu’elle est un distributeur officiel ou un partenaire de la requérante, mais qu’aucun lien de ce type n’existe réellement entre les parties. En outre, la requérante fait valoir que Shanghai Wilson Walton Technology fait preuve d’une mauvaise foi manifeste en copiant et en imitant les marques d’autrui et est en fait un accapareur professionnel de marques en Chine. La requérante conclut qu’il est hautement probable que le titulaire de la marque de l’UE ait déposé la marque de l’UE contestée pour des raisons inappropriées, telles que le blocage ou l’obstruction de tiers.

En l’espèce, il ne fait aucun doute que le titulaire de la marque de l’UE connaissait les signes de la requérante et les produits qu’elle met sur le marché. Les produits de la requérante sont bien établis sur un marché très spécialisé, et il n’est pas concevable que par pur hasard le titulaire de la marque de l’UE ait déposé un signe hautement similaire à celui de la requérante, pour des produits identiques ou similaires.

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Le motif de mauvaise foi s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement non pas dans le but de s’engager loyalement dans la concurrence, mais avec l’intention de nuire aux intérêts de tiers d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers spécifique, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, en particulier la fonction essentielle d’indication d’origine (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

En l’espèce, aucun motif commercial ne sous-tend le dépôt de la demande d’enregistrement et le titulaire de la MUE n’a produit aucun argument ni aucune preuve. Par conséquent, il n’a pas démontré qu’il poursuivait des objectifs légitimes lors du dépôt de la MUE contestée. Dans ces circonstances et au vu des faits et des preuves soumis par le demandeur, la charge de la preuve est effectivement passée du demandeur au titulaire, en ce sens que ce dernier aurait dû être en mesure d’expliquer et de démontrer de manière fiable les raisons du dépôt de la MUE contestée.

Au lieu de cela, il ressort des preuves soumises par le demandeur que le titulaire de la MUE a enregistré la marque contestée essentiellement pour exploiter une étiquette appartenant à une autre partie, et avait l’intention de tirer parti de l’absence de protection formelle du droit du demandeur dans l’Union européenne pour s’approprier les clients et la part de marché créés par l’activité du demandeur. Le titulaire de la MUE s’est donc écarté des pratiques commerciales honnêtes et des normes des principes éthiques acceptés lorsqu’il a demandé l’enregistrement d’une marque identique / très similaire à une marque qu’il savait être utilisée par un concurrent, pour des produits identiques et des services liés.

« Il n’existe pas de critère simple et décisif pour établir si une demande de marque a été déposée de mauvaise foi » (voir conclusions de l’avocat général, 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 75). En l’espèce, dans une appréciation globale de l’ensemble des faits et des preuves, la division d’annulation estime qu’il est raisonnable de supposer que, lors du dépôt de la MUE contestée, l’objectif du titulaire était d’usurper les droits du demandeur sur la marque. Une telle intention ne peut jamais être considérée comme compatible avec les normes acceptées de conduite honnête ou éthique ou comme la poursuite d’un objectif légitime. En déposant et en enregistrant la MUE contestée, le titulaire a effectivement opposé un obstacle potentiel au demandeur dans ses activités commerciales sur le marché de l’Union européenne. En outre, le titulaire de la MUE n’a soumis aucun argument ni aucune preuve qui permettrait à la division d’annulation de parvenir à une conclusion différente. Il convient de tenir compte du fait que le motif absolu de nullité visé à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a déposé la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de s’engager loyalement dans la concurrence, mais avec l’intention de nuire, d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Par conséquent, il doit être constaté que le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi.

Conclusion

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Au vu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est totalement accueillie et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour les produits contestés. Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les autres motifs de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, et l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du RMUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le titulaire de la marque de l’UE est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.

La division d’annulation Michaela SIMANDLOVA Janja FELC Lucinda CARNEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.