DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 579
International Mark Management (I.M. M.) S.A., 3, Rue Des Foyers, 1537 Luxembourg, Luxembourg (opposante), représentée par Bruno Telchini, Via Cassa di Risparmio 3, 39100 Bolzano, Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Chongqing Zhangxue Motorcycle Industry Co., Ltd., Building 4, No. 1008, Konggang Avenue, Shuangfeng Bridge Street, Yubei District, Chongqing, Chine (demanderesse), représentée par Intermark Patentes y Marcas, S.L.P. (également connue sous le nom de Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel). Le 05/09/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 579 est rejetée dans son intégralité.

2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.

MOTIFS
Le 15/10/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 056 713 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 9 611 931 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.

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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 12 : Véhicules ; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à l’exception des parties des produits précités qui sont fabriquées par des procédés de vulcanisation ou si elles sont en caoutchouc ou en métal-caoutchouc. Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs, à l’exception de ceux liés aux procédés de vulcanisation ; services d’analyses et de recherches industrielles ; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Les produits contestés sont les suivants :

Classe 12 : Voitures ; automobiles ; moteurs pour véhicules terrestres ; véhicules électriques ; motocycles ; scooters ; véhicules terrestres électriques ; véhicules tout-terrain ; chaînes de motocycles ; avions. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les moteurs pour véhicules terrestres et les chaînes de motocycles contestés sont similaires aux véhicules de l’opposant car ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires. Les autres produits contestés représentent divers types de véhicules. Ceux-ci sont inclus dans la catégorie plus large de véhicules de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.

Compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles d’accorder un degré d’attention plus élevé que pour des achats moins coûteux. Il est à prévoir que ces consommateurs n’achèteront pas une voiture, neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante. Le consommateur sera informé, prenant en considération tous les facteurs pertinents, par exemple, le prix, la consommation, les coûts d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011,

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T-486/07, CA (fig.)/ KA, KA (fig.), EU:T:2011:104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, SWIFT GTi / GTI, EU:T:2012:137, § 39-42). Le même raisonnement s’applique aux pièces de véhicules, à savoir les moteurs pour véhicules terrestres et les chaînes de motocycles.

c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Les deux signes sont composés d’une lettre «Z» stylisée différemment, qui n’a pas de signification claire en relation avec les véhicules et leurs pièces. Par conséquent, il est distinctif pour les produits en cause. La stylisation de l’unique lettre des signes est originale et a un impact sur la perception des consommateurs. Par conséquent, il est distinctif. La longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir facilement tous ses éléments isolés. Par conséquent, dans les éléments verbaux courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. En revanche, le public est moins conscient des différences entre les signes longs. Visuellement, les signes coïncident dans la lettre «Z», laquelle est représentée différemment dans chaque signe. Dans la marque antérieure, elle est représentée comme une lettre «Z» stylisée noire avec des extensions horizontales en forme de flèche en haut et en bas. Elle est composée de trois traits horizontaux, épais et droits, reliés en diagonale, formant un motif en zigzag. Dans le signe contesté, elle est représentée comme une lettre «Z» stylisée, en gras, qui semble être coupée en diagonale au milieu. La forme se compose de deux grandes sections triangulaires noires — l’une pointant vers le haut et l’autre vers le bas — ressemblant à des images en miroir. Chaque triangle présente une encoche triangulaire découpée sur son côté intérieur, créant l’illusion d’un «Z» fendu. La coupe diagonale centrale est accentuée par deux formes triangulaires grises qui s’alignent pour former une division diagonale nette à travers la lettre.

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Étant donné qu’ils sont tous deux considérés comme des signes courts, dans lesquels le public est en mesure de percevoir tous leurs éléments isolés et leurs aspects figuratifs, les signes sont, contrairement aux allégations de l’opposant, visuellement similaires dans une faible mesure.

Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, étant donné que les signes seront perçus comme la lettre « Z », ils sont phonétiquement identiques.

Sur le plan conceptuel, il convient de noter que la Grande chambre de recours a précisé que les signes composés de lettres uniques ont la capacité d’évoquer et de représenter une idée particulière, à savoir celle d’une lettre spécifique. Cela repose sur le même processus d’évocation que les signes qui représentent toute autre idée, comme le concept d’un fruit particulier ou d’un arbre. Par conséquent, en principe, les signes perçus comme une lettre de l’alphabet ne sont capables de véhiculer que le concept générique de la lettre spécifique (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 78, 85). Le simple fait qu’il existe un terme générique qui inclut les termes utilisés pour décrire le contenu sémantique des signes en cause n’est pas un facteur pertinent dans le cadre de la comparaison conceptuelle (31/01/2019, T-215/17, PEAR (fig.) / APPLE BITE (fig.) et al., EU:T:2019:45, § 69).

Si les signes ne coïncident que dans le concept générique de la lettre spécifique de l’alphabet, et qu’il n’y a pas d’autres concepts (pertinents) à prendre en considération, le simple fait que la même lettre puisse servir à décrire les signes en comparaison n’est pas, en soi, suffisant pour établir une identité conceptuelle, ni même une similitude, entre ces signes (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 79, 85). Dans un tel cas, l’aspect conceptuel n’influencera pas la similitude des signes. Ceci est conforme aux arrêts et décisions antérieurs de l’Office (27/06/2013, T-89/12, R, EU:T:2013:335, § 42; 15/03/2016, T-645/13, E (fig.) / E (fig.), EU:T:2016:145, § 101; 26/07/2017, C-84/16 P, XKING (fig.) / X (fig.) et al., EU:C:2017:596, § 49-51; 03/12/2012, R 524/2012-4, M (fig.) / M, § 21; 16/10/2013, R 2034/2012-4, n (fig.) / n (fig.), § 25; 03/10/2013, R 329/2013-4, E (fig.) / E (fig.), § 37).

Si, toutefois, il peut être établi que le public pertinent percevra une lettre particulière, représentée au sein d’un signe, comme évoquant ou représentant une signification spécifique en relation avec les produits et services au-delà de la simple représentation de cette lettre, un tel concept doit être pris en compte dans la comparaison conceptuelle entre les signes (26/03/2021, R 551/2018-G, Device (fig.) / Device (fig.), § 80, 85). Ce n’est pas le cas en l’espèce.

Par conséquent, étant donné que les signes ne véhiculent aucun contenu sémantique clair ou spécifique pour le public pertinent, une comparaison conceptuelle entre les signes n’est pas possible.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure jouit d’un degré élevé de caractère distinctif « en conséquence de l’usage que l’opposant en a fait et de la notoriété » auprès du public pertinent dans l’Union européenne en relation avec tous les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Ceci

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le moyen doit être dûment examiné étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération lors de l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus le caractère distinctif de la marque antérieure est élevé, plus le risque de confusion est grand, et, par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance qu’elles possèdent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).

Le caractère distinctif accru de la marque antérieure doit exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision sur opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de ce caractère distinctif accru.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 19/07/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée jouissait d’un degré élevé de caractère distinctif en raison d’un usage ancien et intensif antérieur à cette date.

Les preuves doivent également démontrer que le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif a été acquis pour les produits auxquels le moyen de l’opposant se rapporte et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir les véhicules de la classe 12.

L’opposant a soumis les preuves suivantes :

Annexe 1 : impressions du site web de l’opposant concernant l’utilisation de « Z » en relation avec des opérateurs économiques prestigieux. En particulier, ces preuves indiquent que l’Atelier Zagato conçoit et construit diverses voitures de sport uniques. Dans le secteur automobile, l’Atelier Zagato a conçu et construit des voitures pour des marques telles que Ferrari, Aston Martin, Lamborghini, Porsche, BMW, Alfa Romeo, Fiat, Bentley, Maserati.

La marque antérieure figure sur les ailes ou les parties intérieures des voitures (par exemple, les sièges de voiture) telles que :

Annexe 2 : trois extraits de magazines présentant des informations sur les véhicules conçus par Zagato (un autre droit antérieur appartenant à l’opposant) et la notoriété de Zagato.

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- Le magazine Magneto a considéré Zagato comme « le meilleur carrossier (parmi les 50 meilleurs carrossiers classés) ». Il n’est pas clair quand ce classement a été établi car il n’y a pas de date visible ni d’information à ce sujet. La marque antérieure n’est pas visible dans ce magazine et il n’est fait référence qu’à Zagato lui-même.

- Auto Italia (magazine du Royaume-Uni) paru en 02/2019 faisant référence à la voiture Alfa Romeo conçue par Zagato. La marque antérieure n’y figure pas.

- Auto Italia (magazine du Royaume-Uni) paru en 04/2019 contenant des informations sur les « 100 meilleures Zagato ». Le signe est présenté en gras argenté ou comme contenant les mots « ZAGATO MILANO » en relation avec des voitures telles que
.

- Automobilisim d’epoca paru en 10/2019 informant que « Aston réalise elle-même le travail de conception sur ses modèles ornés du Z ». La marque antérieure est visible sur les ailes des voitures Aston Martin.

- GQ Cars (magazine du Royaume-Uni) paru en 04/2019 contenant des informations sur quelques voitures conçues par Zagato au fil des ans. La marque antérieure n’y figure pas.

- Page de couverture du magazine Insider avec référence à un certain « Andrea Zagato ». Elle contient des informations sur la famille Zagato et le développement au fil des ans de l’industrie de la carrosserie. Bien que l’article fasse référence aux « voitures qui portent son célèbre logo Z », celles-ci ne sont ni présentes ni visibles.

- Le magazine La Manovella paru en 06/2019 contenant des informations sur Zagato et son histoire sur plus de 100 ans. La marque antérieure est visible comme indiqué ci-dessus sous Annexe 1 dans quelques voitures. Le document est en italien.

- Le magazine Maxim paru en 03-04/2018 contenant des informations sur l’histoire de Zagato : « la marque — fondée en 1919 par Ugo Zagato, ouvrier dans l’aviation et l’automobile — est le seul carrossier italien survivant de cette époque idyllique qui soit encore une entreprise familiale. Andrea Zagato, petit-fils d’Ugo et descendant vivant de l’emblème « Lightning Z », dirige désormais la marque au XXIe siècle. »
- Le magazine Porsche Klassik paru en 02/2017 contenant des informations sur la Porsche Carrera Coupé par Zagato. La marque antérieure n’est pas présente et le document est en allemand.

- Le magazine Panorama paru en 08/2017 donnant des informations sur les voitures Porsche conçues par Zagato et son histoire. Le signe antérieur n’est pas présent.

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- Editoriale Domus – RuoteClassiche publié en 03/2016 et 04/2019 contient des informations sur les voitures conçues par Zagato et son histoire. Le signe antérieur est présenté de manière similaire à celle illustrée ci-dessus sous l'annexe 1. Le document est en italien.

- TopGear (un magazine britannique) publié en 02/1019. Il contient des informations sur les nouvelles voitures Aston Martin conçues par Zagato et une ligne explicite qui dit «Z’s back». Le signe antérieur figure sur les ailes de la voiture.

- Magazine V faisant référence à Zagato. Le document est en japonais.

- Extrait intitulé «Top of the classic car world – From Z to one hundred» présentant des informations sur l’entreprise familiale Zagato, vieille de 100 ans. Il contient également des informations sur la marque antérieure décrite comme le «Z» dynamique de Zagato». Aucune information claire sur la date de publication de cet article et aucune utilisation de la marque antérieure telle qu’enregistrée n’a été trouvée.

- Trois photos non datées présentant, entre autres, une voiture Alfa Romeo classique et une référence à Zagato et au signe antérieur comme
.

- Magazine du club automobile Zagato publié en 10/2019. Les signes suivants apparaissent dans le document :

.

Annexe 3 : un extrait contenant tous les enregistrements de marques mondiaux au nom de l’opposant. Cet extrait contient également des enregistrements de marques
antérieures pour le signe en cours d’enregistrement dans plusieurs juridictions pour des produits des classes 12, 14, 18, 25 et 28.

L’opposant a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer le caractère distinctif accru de la marque de l’UE antérieure. Toutefois, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, libellé en la présente

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tendu, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’UE, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en compte pour prouver un caractère distinctif accru « dans l’UE » (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V « Droits antérieurs dans les procédures inter partes »). Le même raisonnement s’applique en ce qui concerne les preuves soumises pour étayer la renommée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, qui a été analysée ci-dessous sous la section « RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE ».

Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage.

À titre liminaire, il convient de souligner que le caractère distinctif accru d’une marque individuelle signifie que le public pertinent reconnaît la marque comme ayant une capacité accrue ou une grande capacité à identifier les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée comme provenant d’une entreprise particulière. La simple connaissance ou reconnaissance de la marque par le public pertinent n’est pas suffisante.

Lors de cette appréciation, il convient de tenir compte, notamment, des caractéristiques intrinsèques de la marque, y compris si elle contient ou non un élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée; de la part de marché détenue par la marque; de l’intensité, de l’étendue géographique et de la durée de l’usage de la marque; du montant investi par l’entreprise dans la promotion de la marque. En outre, il convient de tenir compte de la proportion de la partie pertinente du public qui, en raison de la marque, identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise particulière et des déclarations des chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles et commerciales.

Les preuves du caractère distinctif accru acquis par l’usage doivent se rapporter à la fois (i) à la zone géographique pertinente (c’est-à-dire, en l’espèce, l’Union européenne) et (ii) aux produits et services pertinents.

En l’espèce, les preuves soumises montrent un certain usage de la marque antérieure, mais elles ne sont pas de nature à démontrer clairement que le public pertinent reconnaît la marque comme ayant une capacité accrue à identifier les produits pertinents de l’opposant.

À cet égard, il convient de souligner que la reconnaissance de la marque est extrêmement importante pour prouver un caractère distinctif accru résultant d’un usage intensif ou de la renommée. Bien qu’il existe de nombreux concurrents sur le marché, seul un petit nombre d’entre eux jouissent d’un niveau de reconnaissance substantiel de la part des consommateurs pertinents. Par conséquent, le seuil de caractère distinctif accru revendiqué par l’opposant ne peut être considéré comme atteint que lorsque des preuves concluantes que la marque en question est connue d’une partie pertinente du public ont été soumises.

En effet, bien que certaines preuves montrent un certain usage de la marque antérieure pour des voitures incluses dans la catégorie plus large des véhicules (par exemple, annexe 1), il n’y a pas d’indication claire et univoque concernant le degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent dans l’Union européenne pour les véhicules de la classe 9. La plupart des preuves soumises font référence à « ZAGATO ».

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Plus précisément, les preuves démontrent que l’opposant fournit, construit et conçoit des voitures depuis 1919. Cependant, aucune indication directe ou indirecte ne peut être déduite des preuves concernant le degré de connaissance de la marque « Z » ou la part de marché dont elle bénéficie vis-à-vis d’autres concurrents.

L’opposant n’a pas fourni de données objectives suffisantes qui permettraient à la division d’opposition de comprendre si, et dans quelle mesure, ses produits, à savoir les véhicules de la classe 12, ont été distribués auprès du public pertinent sur le territoire concerné. Il n’y a pas suffisamment de documentation/d’informations provenant de tiers pour indiquer clairement et objectivement la position précise de l’opposant sur le marché.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire concerné. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 8 du RMCUE). Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Les produits sont en partie identiques et en partie similaires, et visent à la fois le grand public et le public professionnel dont le degré d’attention est élevé. La marque antérieure présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.

Les signes sont visuellement similaires à un faible degré et phonétiquement identiques, tandis que l’aspect conceptuel reste neutre. Bien que les signes coïncident par la présence de la représentation particulière de la lettre « Z », ce qui n’entraîne qu’une faible similitude visuelle, contrairement aux arguments de l’opposant, cela n’est pas suffisant pour contrebalancer la différence écrasante que l’impression d’ensemble de chaque signe produit sur le public pertinent. Compte tenu de cela, la manière dont la lettre « Z » apparaît dans chaque signe est déterminante. La lettre est représentée de manière très différente dans les deux signes, comme expliqué ci-dessus au point c) de la présente décision. Malgré l’identité ou la similitude des produits, cela n’est pas suffisant pour constater un risque de confusion.

Même dans les cas où les signes sont perçus comme se référant à la même lettre, le Tribunal a clairement indiqué que le fait que deux marques composées de la même lettre soient jugées identiques d’un point de vue phonétique est pertinent lorsqu’il s’agit d’apprécier l’existence d’un risque de confusion. Cependant, lorsque la marque postérieure crée une impression visuelle suffisamment différente, un risque de confusion peut être écarté en toute sécurité (10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202,
§ 60). C’est le cas en l’espèce, en raison des différentes représentations de la seule lettre des signes présentant des stylisations visiblement différentes.

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Par conséquent, tout risque de confusion peut être écarté avec certitude, étant donné que les signes en conflit – bien que comprenant la même lettre unique, « Z » – sont stylisés d’une manière suffisamment différente pour permettre à leurs représentations d’ensemble différentes de l’emporter sur leur seule lettre commune.

Bien que, comme l’a souligné l’opposant, les consommateurs moyens aient rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont conservée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), cela ne signifie pas automatiquement qu’ils ont tendance à retenir davantage les similitudes des marques que leurs différences. C’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non leurs parties individuelles.

Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne
n° 9 611 931 (marque figurative) et a fondé sa demande sur une partie des produits et services des classes 12 et 42 (Classe 12 : Véhicules ; Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, à l’exception des parties des produits précités qui sont fabriquées par des procédés de vulcanisation ou si elles sont en caoutchouc ou en métal-caoutchouc et Classe 42 : Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y relatifs, à l’exception de ceux liés aux procédés de vulcanisation ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception et développement de matériel et de logiciels informatiques).

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

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Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529,
§ 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit une juste cause pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir une juste cause pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’il n’existe pas de juste cause.

a) Renommée de la marque antérieure
Les preuves soumises par l’opposant pour établir la renommée et le caractère hautement distinctif de la marque antérieure ont déjà été examinées ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est fait référence à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

À la suite de l’appréciation des preuves soumises par l’opposant au titre du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE de la présente décision, et étant donné que ces preuves ont été jugées insuffisantes pour établir un caractère distinctif accru de la marque antérieure et qu’une renommée exige un seuil plus élevé, la division d’opposition constate que ces preuves ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.

b) Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.

Comme il a été constaté ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il est requis que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouit d’une renommée, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

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Décision sur opposition n° B 3 225 579 Page 12 sur 12
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUEI, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Martin MITURA Florica RUS Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.