LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 22 janvier 2025
Dans l’affaire R 2405/2023-1
GALLOVINI A/S Velrkstedsvej 4 5500 Middelfart Danemark Demanderesse/requérante
représentée par ARCADE majoritaire ASOCIADOS, C/Isabel Colbrand 6, 5ª planta, 28050 Madrid Espagne
contre
DOMINIO DE EGUREN, S.L. Camino de San Pedro, s/n 01307 Paganos-Laguardia Espagne Opposante/défenderesse
représentée par BIRD indirects BIRD (INTERNATIONAL) LLP, Paseo de la Castellana 7, Planta 7, 28046 Madrid Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 228 (demande de marque de l’Union européenne no 18 523 494)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de Gordon Humphreys Bacon (président de la chambre de recours), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
22/01/2025, R 2405/2023-1, Underdog Protocol/Protocolo et al.

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Décision
Résumé des faits
1 Le 29 juillet 2021, GALLOVINI A/S (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
Protocole antichien
en tant que marque de l’Union européenne (MUE) pour les produits suivants:
Classe 33: Vins de table.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été reçue le no 18 523 494 et publiée le 17 septembre 2021.
3 Le 30 novembre 2021, DOMINIO DE EGUREN, S.L. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande (ci-après la «marque contestée»). Le motif invoqué était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, fondé sur la propriété par l’opposante des marques antérieures suivantes:
a) La marque verbale espagnole no M 1 918 988, «Protocolo», demandée le 24 août
1994, enregistrée le 16 mai 1995 et renouvelée le 12 décembre 2024, pour des produits compris dans la classe 33: vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières).
b) La marque internationale figurative no 669 015, «Protocolo», désignant le Benelux, l’Allemagne, la France, l’Italie, la Suède, demandée le 30 janvier 1997, enregistrée le même jour et renouvelée le 23 février 2017, pour des produits compris dans la classe 33: vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières).
c) La marque internationale figurative no 669 015, «Protocolo», désignant la Finlande et le Danemark, demandée le 30 janvier 1997, enregistrée le même jour et renouvelée le 23 février 2017, pour des produits compris dans la classe 33: vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières).
d) La marque internationale figurative no 669 015, «Protocolo», désignant l’Autriche, demandée le 30 janvier 1997, enregistrée le même jour et renouvelée le 23 février
2017, pour des produits compris dans la classe 33: vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières).
4 Le 11 novembre 2022, sur requête de la demanderesse, l’opposante a présenté, en même temps que sa réponse à l’opposition, les preuves d’usage suivantes concernant les marques dont elle est titulaire:
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• Annexe I: photographies de bouteilles de vin sur lesquelles figure la marque «Protocolo» telle que représentée ci-après:
• Annexe II: deséchantillons d’étiquettes portant la marque «Protocolo» sous les formes suivantes:
• Annexe III: fournir des fichiers et des notes et des publications en ligne datées de la période pertinente, dont l’une est en anglais, qui mentionne la marque antérieure «Protocolo» en rapport avec différents types de vins.
• Annexe IV: un échantillon d’environ 100 factures de vente adressées à des clients en Allemagne, en Belgique, au Danemark, en Espagne, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Suède. Toutes les factures sont datées entre le 26/07/2016 et le 12/07/2021. Les factures sont rédigées en espagnol, l’euro est identifié comme monnaie et contient, entre autres, la marque «Protocolo» accompagnée de noms correspondant à différents types de vins (rouge, blanc, rosé), au format de conteneur et à la date de l’ajout correspondant.
• Annexe V: des captures de nombreuses publications en ligne obtenues à partir du site web Wayback Machine, dont l’historique des prix de novembre à octobre 2022, des évaluations, des catalogues et des boutiques en ligne, montrant un certain nombre de vins sous la marque «Protocolo». La plupart des documents sont en espagnol et les prix sont libellés en euros.
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5 Par décision du 9 octobre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, estimant qu’il existait un risque de confusion, et a par conséquent refusé l’enregistrement de la demande de MUE no 18 523 494. Les frais de la procédure d’opposition ont été mis à la charge de la demanderesse. Le raisonnement de la division d’opposition peut être résumé comme suit:
− L’opposition est fondée sur plusieurs marques antérieures, bien que pour des raisons d’économie de procédure, la preuve de l’usage a d’abord été examinée et l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE à la marque espagnole antérieure no 1 918 988.
− La preuve de l’usage a également été examinée pour des raisons d’économie de procédure par rapport à la marque espagnole antérieure no 1 918 988.Les preuves apportées correspondent au territoire pertinent, à savoir l’Espagne, et démontrent un usage continu dans une mesure suffisante de la marque espagnole no M 1 918 988 pour des vins. Les preuves démontrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée pour des vins. Or, l’usage sérieux de la marque n’a pas été démontré pour les liqueurs ou autres boissons alcooliques (à l’exception des bières). Par conséquent, l’examen de l’opposition prendra en considération la marque espagnole no M 1 918 988, en tenant compte uniquement des vins pour lesquels son usage a été démontré.
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Les produits contestés et les produits antérieurs sont identiques et s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen.
− Sur les plans visuel et phonétique, il existe un degré moyen de similitude entre les signes. Étant donné que les deux signes partagent la signification du terme
«Protocolo», ils sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure peut être considéré comme normal.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est considérée comme fondée sur la base de l’enregistrement de la marque espagnole no 1 918 988 et, par conséquent, la marque contestée est refusée à l’enregistrement pour les produits compris dans la classe 33.
6 Le 5 décembre 2023, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été présenté le 9 février 2024 et les arguments qu’il contient peuvent être résumés comme suit:
− Les éléments de preuve produits par l’opposante aux annexes III et V sont rédigés dans une langue autre que celle de la procédure, dont la plupart sont en allemand, et aucune traduction dans la langue de procédure, qui est l’espagnol, n’a été fournie. Ces éléments de preuve n’auraient pas dû être pris en considération lors de l’examen.
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− Toutes les preuves fournies par l’opposante, à l’exception des factures, n’ont pas de date et de lieu de création fiables et ne permettent donc pas d’établir la période d’usage à laquelle elles se rapportent; la seule indication de temps est celle indiquée par l’opposante dans ses observations, mais cette indication ne peut être considérée comme une date fiable au sens de l’article 47, paragraphe 2 du RMUE.
− En ce qui concerne la comparaison phonétique, les éléments initiaux respectifs et/ou les facteurs primaires des éléments verbaux opposants sont complètement différents.
Les éléments verbaux ont un nombre différent de lettres, un nombre différent de mots, un nombre différent de syllabes, une structure consantique différente et une fréquence vocalique différente.
− Du point de vue conceptuel, l’idée évoquée est complètement différente dans la marque contestée et dans l’opposante. les marques opposantes «Protocolo» font allusion à l’idée d’ «un ensemble de règles établies par la loi ou par la coutume pour les cérémonies officielles ou solennelles». De son côté, la marque contestée,
«UNDERDOG Protocol», est une expression anglaise qui peut se traduire par un
«protocole de perchder». «chien» est un terme utilisé notamment dans la politique ou le sport, pour désigner une personne ou une équipe qui a peu de chances de gagner un tournoi, un choix, un débat, etc. Les marques de l’opposante sont complètement différentes sur le plan conceptuel.
− Les marques opposantes sont extrêmement faibles et dénuées de pertinence pour l’appréciation du risque de confusion.
− Le caractère distinctif des marques de l’opposante «Protocolo» est très faible compte tenu du nombre d’enregistrements qui contiennent ledit mot. Les titulaires de signes «faibles», tels que les marques opposantes peuvent être considérés dans ce cas, doivent tolérer l’enregistrement de nouvelles marques et de noms commerciaux qui incluent de tels signes dans leur nom.
− La marque demandée est une marque de l’Union européenne alors que les marques opposantes sont des marques nationales dans différents pays de l’Union européenne, de sorte que le territoire pertinent à prendre en considération dans la présente procédure d’opposition n’est pas seulement celui de l’Union européenne mais aussi celui de l’Espagne, du Benelux, de l’Allemagne, de la France, de l’Italie, de la Suède, de la Finlande, du Danemark et de l’Autriche.
− Il n’existe pas de risque de confusion ou d’association entre les marques comparées compte tenu des différences phonétiques et conceptuelles. En outre, la renommée ou la renommée des marques «Protocolo» sur le territoire espagnol n’a pas été prouvée.
7 Le 8 avril 2024, l’opposante a présenté une réponse au recours, demandant que le recours soit rejeté et que la demanderesse soit condamnée aux dépens, sur la base du raisonnement suivant:
− Les preuves fournies par l’opposante datent de la période pertinente. Le simple fait que certains éléments de preuve n’incluent pas de dates pertinentes ne signifie pas qu’elles ne devraient pas être prises en considération lors de l’analyse de la preuve de l’usage dans son ensemble.
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− Sur le plan visuel, les signes comparés sont très similaires en termes de mots, étant donné qu’ils incluent tous deux la séquence de lettres «P-R-O-T-O-C-O-L» contenue sous une forme identique dans les deux signes. A cet égard, ainsi que l’Office l’a relevé, il y a huit lettres sur neuf qui composent la marque antérieure, le terme
«Protocol» occupant une position distinctive autonome dans le signe contesté. En outre, l’ajout du mot «UNDERDOG» ne saurait compenser la similitude découlant du fait que le seul élément verbal composant la marque antérieure est presque entièrement inclus dans le signe contesté. En aucun cas, il ne peut être affirmé que le terme «UNDERDOG» occupe une position dominante dans la marque contestée, étant donné que les deux termes (UNDERDOG Protocol) sont exactement les mêmes que les termes dominants et distinctifs, et qu’un mot ne se distingue pas particulièrement de l’autre. Par conséquent, les signes sont visuellement très similaires.
− La prononciation des signes coïncide par le son du mot «Protocol», présent de manière identique dans les deux marques. En outre, le terme commun est composé de 8 lettres, de sorte que, compte tenu de sa longueur, il contribue largement à former l’impression phonétique des marques. Les deux marques ont une impression phonétique d’ensemble très similaire puisque le signe contesté forme la marque antérieure dans son intégralité, à l’exception de la dernière lettre. Les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
− Les arguments de la demanderesse relatifs à l’expression anglaise «UNDERDOG Protocol» ne doivent pas être pris en considération, car loin d’être une expression connue des consommateurs espagnols ou des consommateurs nationaux d’autres pays de l’Union européenne qui ne parlent pas anglais ou qui fait partie du patrimoine commun de cette langue, le public ciblé n’identifiera jamais la combinaison spécifique de mots composant la marque contestée avec une idée ou une signification spécifique. Au contraire, les consommateurs, en percevant le terme «Protocol», l’identifieront clairement avec le mot «Protocolo» et sa signification correspondante en espagnol, à savoir «un ensemble de règles établies par la loi ou par la coutume pour des cordons et actes officiels ou solennels», en percevant le terme «UNDERDOG» comme un simple adjectif qui le précède. Par conséquent, les marques sont conceptuellement très similaires.
− Compte tenu du fait que, aux fins de prouver le faible caractère distinctif de la marque antérieure, la demanderesse mentionne uniquement le nombre d’enregistrements existants incluant le terme «Protocolo», sans apporter la moindre preuve de leur utilisation actuelle sur le marché, force est de constater que cet argument ne saurait être pris en considération.
− Compte tenu de l’extrême similitude entre les signes et de l’identité totale de la demande (classe 33), le risque de confusion et d’association est inévitable et, par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne no 18 523 494 doit être rejetée dans sa totalité.
Motifs
8 Le recours est conforme aux articles 66 et 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et est dès lors recevable, bien qu’il soit rejeté. Il existe un risque de confusion entre les
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7 marques en conflit en ce qui concerne les produits contestés, au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, ainsi qu’il sera expliqué ci-après après une analyse de la portée du recours.
Portée du recours
9 La demanderesse a contesté la décision de la division d’opposition à deux égards.
10 D’une part, tandis que, dans la décision attaquée, la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits visés par la demande, à savoir les vins de table compris dans laclasse33. En outre, ayant accepté la preuve de l’usage de la marque antérieure, elle a considéré que celle-ci avait fait l’objet d’un usage sérieux.
11 Par conséquent, la chambre de recours examinera la décision attaquée au regard, d’une part, de la preuve de l’usage et, d’autre part, de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Sur la preuve de l’usage
12 L’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE établit que le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux sur le territoire sur lequel elle est protégée au cours des cinq années qui précèdent la publication de la marque contre laquelle une opposition a été formée, pour autant que la marque antérieure soit enregistrée depuis cinq ans au moins à cette date.

13 La notion d’ «usage sérieux», qui a été développée par la jurisprudence, requiert que ces circonstances soient réunies (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 35, 36, 37, 38 et 39): l’usage requis est un usage sérieux de la marque; il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance; l’ «usage sérieux» est un usage qui n’est pas effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque; un «usage sérieux» de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché des produits ou des services protégés par la marque et pas seulement au sein de l’entreprise concernée; l’usage de la marque doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente; l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque; l’appréciation des circonstances de l’espèce peut donc justifier la prise en compte, notamment, de la nature du produit ou du service concerné, des caractéristiques du marché concerné, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque.
14 Il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du
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produit ou du service concerné sur le marché correspondant. En effet, les preuves de l’usage ne visent ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (8/07/2004-, 334/01,
Hipoviton, EU:T:2004:223, § 32; 8/07/2004, 203/02-, VITAFRUIT, EU:T:2004:225, §
38).
15 Au cours de la procédure d’opposition, dans le délai imparti, la demanderesse a demandé la preuve de l’usage des marques antérieures conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE. Devant la division d’opposition, l’opposante a produit, dans le délai imparti, cinq annexes en tant que preuves pertinentes pour étayer l’usage, lesquelles sont détaillées au paragraphe 4 de la présente décision.
16 Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a d’abord apprécié la preuve de l’usage en ce qui concerne la marque espagnole antérieure no M 1 918 988 et a conclu que l’usage sérieux de celle-ci avait été prouvé pour une partie des produits désignés.
17 Comme expliqué ci-dessus, la demanderesse n’est pas satisfaite de la décision attaquée et
a formé un recours contestant à la fois l’appréciation de la preuve de l’usage et l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
18 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse conteste l’appréciation de la preuve de l’usage faite par la division d’opposition à deux égards. D’une part, la requérante met en doute une partie des preuves documentaires, telles que les annexes III et V, car elles n’auraient pas dû être prises en compte dès lors qu’elles ont été rédigées dans une langue autre que celle de la procédure, sans qu’une traduction ait été fournie. En outre, la requérante fait valoir que les preuves fournies ne permettent pas d’établir de manière fiable la période pendant laquelle la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux, puisque, outre les factures, les autres annexes n’ont pas de date et de lieu de création clairs, ce qui rendrait impossible d’établir de manière fiable la période d’usage à laquelle elles se réfèrent.
19 En ce qui concerne la première question, relative à la langue de la preuve, la Chambre la rejette. En effet, si certaines des annexes III et V sont rédigées dans une langue autre que celle de la procédure, elles correspondent à moins de la moitié des documents des preuves d’usage fournis, par rapport aux annexes I, II, III et IV, qui sont rédigées en espagnol. Au sens de l’article 10, paragraphe 6, du RDMUE, l’opposant n’est pas tenu de fournir une traduction de ces documents en espagnol, étant donné qu’elle n’a pas été sollicitée par l’Office dans le cadre de la procédure d’opposition. Conformément aux conclusions de la division d’opposition, la chambre note que les documents contestés par la demanderesse ne s’opposent pas à ce qu’il soit précisé qu’ils concernent des produits, en particulier des bouteilles de vin, qui sont commercialisés sous la marque antérieure «Protocolo», même avec l’ajout de l’ajout de l’adjectif añada añada añada añada añada
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añada añada añada añada añada añada añada añada añada añada añada añada añada
añada añada añada añada añada añada añada raccourcie, l’entreprise viticole de l’opposante, dans laquelle se trouve «Dominio Eguren». Tout ce qui précède montre clairement que le vin en question est commercialisé sous la marque antérieure
«Protocolo». Même en faisant abstraction des parties des preuves publiées dans une langue autre que celle de la procédure, les autres éléments de preuve et, en particulier, les factures, sont suffisants pour justifier l’usage sérieux et effectif de la marque espagnole antérieure no M 1 918 988, «Protocolo», pour une partie des produits pour lesquels elles sont enregistrées, à savoir pour des vins en classe 33.
20 En ce qui concerne la deuxième question, à savoir celle de l’aspect dans le temps, la chambre de recours l’examinera dans le cadre de l’étude visant à déterminer si les conditions d’usage sérieux de la marque antérieure examinées ont été remplies, à savoir: a) territoire d’usage, b) durée de l’usage, c), d) nature et e) appréciation globale.
Territoire de l’usage
21 La marque antérieure étant une marque espagnole, le territoire pertinent aux fins de la preuve de l’usage sérieux est l’Espagne. La division d’opposition a considéré que l’opposante avait prouvé la fabrication de produits en Espagne, dont l’exportation avait également été prouvée. La plupart des preuves documentaires sont en espagnol, telles que des factures ou des publicités en ligne. En l’absence de contestation spécifique par rapport à cette demande de localisation et compte tenu des éléments de preuve contenus dans le dossier, la Chambre ne voit aucune raison de s’opposer à l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure analysée avait été utilisée sur le territoire pertinent de l’Espagne, en intégrant son raisonnement comme partie intégrante de la présente décision.
Durée de l’usage
22 La demande de marque de l’Union européenne contestée a été publiée le 29 juillet 2021. La période pour prouver l’usage sérieux de la marque antérieure en Espagne s’étend du 29 juillet 2016 au 28 juillet 2021 inclus. Au vu des preuves soumises, la division d’opposition a jugé que l’usage sérieux de la marque antérieure examinée avait eu lieu au cours de la période susmentionnée.
23 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours, la plupart des preuves apportées par l’opposante, ainsi que les photographies des produits de l’annexe I, les publications promotionnelles, les factures de l’annexe IV, annexe III en ligne, et les extraits de bases de données, de catalogues et de magasins en
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ligne en annexe V, sont datés dans la période pertinente, établissant clairement la période d’usage à laquelle elles se rapportent, au sens de l’article 47, paragraphe 2 du RMUE.
24 À cet égard, il convient de relever que, bien que certaines parties des annexes ne comportent pas de date exacte, la marque antérieure «Protocolo» apparaît, le type de vin, et l’ajoute, et donc, compte tenu du fait que la Chambre doit examiner les preuves dans leur ensemble, même si ces éléments de preuve ne prouvent pas en eux-mêmes certains des facteurs pertinents, la combinaison de tous les facteurs dans la quantité totale des preuves indique un usage sérieux de la marque «Protocolo» au cours de la période pertinente. Comme le souligne la jurisprudence, il n’est pas nécessaire de procéder à une appréciation individuelle de chaque élément de preuve; ces éléments de preuve ressortent clairement de l’ensemble des éléments de preuve, de sorte que l’usage sérieux de l’ensemble peut être apprécié si chaque élément de preuve, pris séparément, est insuffisant pour prouver son exactitude (17/02/2011-, 324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 33; 16/11/2011, 308/06-, Buffalo Milke, EU:T:2011:675, § 60 et 61; 24/05/2012,
152/11-, MAD, EU:T:2012:263, § 33 et 34), pour autant qu’elle porte sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque (-10/12/2015, 690/14, Vieta, EU:T:2015:950, § 33 et 34; 8/07/2004, 203/02-, VITAFRUIT,
EU:T:2004:225, § 37; 10/09/2008, 325/06-, CAPIO, EU:T:2008:338, § 27).
25 Par conséquent, la condition temporelle relative à l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente a été satisfaite, comme l’a établi la division d’opposition.
Importance de l’usage
26 Comme l’a constaté à juste titre la division d’opposition, les preuves apportées, en particulier les factures figurant à l’annexe IV, montrent un volume considérable de ventes sur plusieurs années. Ces ventes sont corroborées par les annexes III et V relatives à la promotion et à la disponibilité en ligne des produits. La demanderesse n’a avancé aucun argument spécifique pour réfuter cette réalité. La chambre de recours n’a aucune raison de ne pas confirmer l’appréciation de la division d’opposition selon laquelle l’importance de l’usage de la marque antérieure a été suffisamment prouvée.
Nature de l’usage
27 Au vu des preuves, la division d’opposition a jugé que la marque antérieure «Protocolo», bien qu’avec quelques variations mineures en termes d’échange de couleurs ou d’ajout d’autres éléments, apparaît mentionnée ou représentée dans les preuves apportées, factures, catalogues et captures de publications ou magasins. En outre, de nombreuses photographies de l’emballage des produits ont été fournies, à savoir des bouteilles de vin, dans lesquelles le signe verbal «Protocolo» occupe une place prépondérante. La demanderesse n’a avancé aucun argument de nature à contrebalancer cette réalité et la Chambre ne voit aucun motif de s’écarter du critère de la division d’opposition et, par conséquent, le confirme.
28 Toutefois, la division d’opposition a correctement indiqué que l’usage de la marque antérieure sur le marché n’avait été prouvé que pour du vin en classe 33.
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Appréciation globale
29 Pour examiner le caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Elle doit donc être fondée sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale (11/03/2003,-40/01, Minimax,
EU:C:2003:145, § 43; 11/05/2006, 416/04-P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 70;
30/11/2009, 353/07-, COLORIS, EU:T:2009:475, § 22).
30 En vertu de ce qui précède, la Division d’opposition a fait son appréciation positive en ce qui concerne la preuve d’usage de la marque antérieure examinée, ne fût-ce que pour les produits du vin en classe 33. La chambre de recours confirme la justification de l’usage sérieux de la marque antérieure limitée aux produits mentionnés en faisant écho aux arguments avancés par la division d’opposition (par analogie, 11/09/2014-, 450/11, Galileo, EU:T:2014:771, § 35). Par conséquent, la chambre va maintenant examiner l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE par rapport à la marque antérieure dont l’usage a été prouvé pour des vins compris dans la classe 33.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, une marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
32 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
33 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés (12/06/2007, 334/05-P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 33 et 34; 2/12/2020, 639/19-, 5MS MMMMM (fig.)/5j (fig.), EU:T:2020:581, § 26 et jurisprudence citée).
34 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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Territoire et public pertinent
35 La marque antérieure prise en considération en premier lieu aux fins de l’examen de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE est la marque nationale espagnole no M 1 918 988. Par conséquent, le territoire pertinent aux fins de l’examen du risque de confusion est l’Espagne, la perception du consommateur moyen espagnol devant être prise en considération.
36 C’est la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou services en cause qui joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
37 La Cour a indiqué que, aux fins de l’appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé et que le niveau d’attention du public ciblé est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
38 Le public pertinent est le consommateur moyen de produits de grande consommation, qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen. Les marques opposantes désignent des boissons alcoolisées de consommation courante, largement distribuées dans divers points de vente, des points de vente au détail vers des établissements tels que des restaurants et des cafés. Dès lors, le public en cause, qui inclut les consommateurs d’alcool, fait preuve d’un niveau d’attention moyen lors de l’achat de ces produits, conformément à la jurisprudence de l’Union européenne &bra; 31/05/2017, 637/15-, SOTTO il Sole, EU:T:2017:371, § 38; et 19/01/2017-, 701/15, LUBELSKA (fig.)/Lubeca, EU:T:2017:16,
§ 22 &ket;. L’appréciation du public pertinent à cet égard n’a pas été contestée et est devenue définitive.
Comparaison des produits
39 Les produits visés par la demande sont les suivants:
Classe 33: Vins de table.
40 Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, dont l’usage a été prouvé, sont les suivants:
Classe 33: Vin.
41 La division d’opposition a conclu à juste titre que les produits comparés sont identiques étant donné que les vins de table contestés compris dans la classe 33 sont inclus dans la catégorie plus large des vins compris dans la classe 33 de la marque antérieure. Ce point n’est pas contesté par lesparties et la Chambre ne voit aucune raison de le remettre en cause et constitue dès lors l’ identité des produits en conflit.
Comparaison des signes
42 En ce qui concerne la comparaison des signes, il ressort de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude
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visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 6/10/2005, 120/04-,
Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
43 Par conséquent, il y a lieu d’opérer la comparaison en identifiant les éléments dominants ou négligeables en premier lieu par rapport à la marque antérieure et, ensuite, en ce qui concerne le signe contesté (3/09/2010,-472/08, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 57).
44 Selon une jurisprudence constante, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (10/03/2021,-693/19, KERRYMAID, EU:T:2021:124,
§ 48).
45 En l’espèce, les signes à comparer sont les suivants:
PROTOCOLE UNDERDOG PROTOCOLE
Signe contesté Marque antérieure
46 Il convient de tenir compte du fait que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
(22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25), le fait est que, en percevant un signe verbal, il identifiera les éléments qui, pour lui, ont ou suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent aux mots qu’il connaît &bra; 6/10/2004, 356/02-, Vitakraft/krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51; 13/02/2007, 256/04-, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 57).
47 Les deux signes sont des signes verbaux. La marque contestée est composée de deux mots, «UNDERDOG» et «Protocol», avec un total de 16 lettres, tandis que la marque antérieure est composée uniquement du mot «Protocolo», de 9 lettres. Comme la division d’opposition l’a souligné à juste titre, étant donné que les signes comparés sont des marques verbales, aucun de leurs éléments ne peut être considéré comme visuellement proéminent au-dessus des autres. Par conséquent, il n’y a pas d’élément dominant.
48 Quant au caractère distinctif des composants des signes en conflit, il dépend de la question de savoir si leur contenu sémantique renvoie aux produits en cause et à leurs caractéristiques. En commençant par le signe contesté, l’élément verbal El «UNDERDOG» est écrit en anglais et n’est pas un mot de base dans cette langue. Le public espagnol pertinent ne la comprendra pas, étant donné qu’il n’a aucun lien avec les produits qu’il revendique, de sorte que son caractère distinctif est normal. L’élément verbal «Protocol» du signe contesté est également écrit en anglais, bien qu’en raison de sa proximité avec le terme espagnol «Protocolo», sa signification puisse être saisie par le public pertinent. Le terme «Protocolo» signifie «un ensemble de règles prévues par la loi ou par la coutume pour les cérémonies et actes officiels ou solennels», selon le
Diccionario de la Real Academia Española, https://dle.rae.es/protocolo, consulté le 03/10/2023. La signification de ce mot n’a aucun rapport avec les produits revendiqués, de sorte que son caractère distinctif est normal. Dans la continuité de la marque
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antérieure «Protocolo», son élément verbal possède un caractère distinctif normal pour les produits qu’elle désigne, pour les raisons indiquées pour le terme «Protocol».
49 Sur les plans visuel et phonétique, les signes comparés présentent un degré moyen de similitude. Selon la jurisprudence, le fait que le signe contesté reproduit le signe antérieur dans son intégralité en ajoutant un autre terme constitue une indication de la similitude entre les signes (28/04/2016-, 777/14, Neofon/FON et al., EU:T:2016:253, §
37; 08/03/2017,-504/16, CAMISERÍA LA ESPAÑOLA, EU:T:2017:150, § 48;
12/11/2008,-281/07, Ecoblue, EU:T:2008:489, § 28; 04/05/2005,-22/04, Westlife, EU:T:2005:160, § 40).
50 Les signes coïncident par l’élément «Protocol (*)», qui reproduit presque entièrement la marque antérieure «Protocolo». Les signes diffèrent par l’élément verbal «UNDERDOG» dans le signe contesté et par la lettre finale «O» du terme «Protocol *» de la marque antérieure.
51 Bien que, en règle générale, comme le souligne la demanderesse, les consommateurs aient tendance à se concentrer sur le début d’un signe en voyant une marque, il convient de rappeler que cette considération n’est pas valable dans tous les cas et que le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par celles-ci ne peut être remis en cause dans tous les cas, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (12/06/2018, T-136/17, cotecnica
MAXIMA, EU:T:2018:339, § 60); 09/09/2008, 363/06-, MAGIC seat, EU:T:2008:319, § 38). Tel sera le cas dans le cas du recours, où le consommateur moyen n’ignorera pas la reproduction presque complète de la marque antérieure «Protocol *» dans le signe contesté, qui, en plus d’avoir un caractère distinctif normal, a une longueur non négligeable de 8 lettres.
52 Sur le plan conceptuel, les signes présentent un degré élevé de similitude. Ils coïncident par leurs significations respectives, à savoir «protocole» et «Protocolo».
Caractère distinctif de la marque antérieure
53 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. Les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
54 Aux fins d’apprécier le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée.
55 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22). En tant que tel, le caractère distinctif d’une marque ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels
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l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
56 Dans sa réponse au recours, l’opposante n’a fait référence qu’au caractère distinctif intrinsèque de sa marque antérieure, ce point étant apprécié par la Chambre. En ce sens, la marque antérieure est exclusivement composée du terme «Protocolo», qui n’est ni descriptif ni allusif aux caractéristiques des produits désignés par les vins, liqueurs et autres boissons alcooliques (à l’exception des bières). Dès lors, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour les produits qu’elle désigne &bra; 23/02/2022-, 198/21, Codex/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 56; 30/06/2021, 501/20-, Panta Rhei/Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 59).
57 La Chambre rejette l’argument de la demanderesse selon lequel la marque antérieure possède un faible caractère distinctif, compte tenu de deux facteurs, d’une part, de l’existence d’enregistrements antérieurs avec le terme «Protocolo» et, d’autre part, du caractère faible du signe. En ce qui concerne les enregistrements antérieurs, la demanderesse ne joint aucun extrait de la composition exacte des signes ou pour lesquels les produits sont enregistrés. Dès lors, la simple référence générale à l’existence d’enregistrements antérieurs avec le terme «Protocolo» ne permet pas de savoir à quels produits il est fait référence, quel est le signe en cause ou comment il est perçu par le public.
58 En outre, s’il est vrai que la preuve de la coexistence de marques sur le marché peut servir, avec d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion (11/05/2005,-31/03, Grupo Sada, EU:T:2005:169, § 86). Ainsi, l’absence de risque de confusion peut être déduite du caractère paisible de la coexistence des marques en conflit sur le marché concerné (3/09/2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, 498/07-P, EU:C:2009:503, § 82).
Toutefois, la possibilité que la coexistence des marques sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion déclaré ne peut se produire que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’Office, la partie qui invoque la coexistence a dûment démontré, ne fût-ce que par un faisceau d’indices concordants, qu’une telle coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et, d’autre part, que la coexistence en question reposait sur un usage sérieux suffisamment ancien pour pouvoir influencer la perception du consommateur pertinent
(20/03/2024, T-213/23, F-67, F-). En l’espèce, même si une preuve détaillée des marques invoquées avec le terme «Protocolo» avait été apportée, la simple coexistence de marques dans le registre ne saurait être assimilée à une coexistence sur le marché et nécessiterait également la preuve de leur perception sans risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
59 En ce qui concerne le prétendu caractère faible du signe, la demanderesse omettrait d’expliquer comment le terme «Protocolo» décrit des caractéristiques des boissons en cause ou comment il pourrait y faire allusion. Compte tenu de la définition du terme
«Protocolo», la Chambre ne conclut pas que ce terme fait état de caractéristiques de vins ou permet de conclure qu’il fait allusion aux caractéristiques des vins.
Appréciation globale du risque de confusion
60 Le risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE présuppose une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une
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16 similitude des produits qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (22/01/2009-, 316/07, easyHotel/EASYHOTEL, EU:T:2009:14, § 42).
61 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 et 19).
62 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 18) et, en l’espèce, il a été conclu que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public pertinent et, par conséquent, son pouvoir de faire obstacle à des demandes de marques successives est également normal pour le public pertinent.
63 Les produits en conflit sont identiques et s’adressent au même grand public, dont le niveau d’attention est considéré comme moyen.
64 Les marques en conflit sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires à un degré élevé. Le signe contesté reproduit pratiquement le seul mot faisant partie de la marque antérieure, «Protocolo», en l’absence de la lettre «O», sans que cette omission ou la préposition du terme «UNDERDOG» soit suffisante pour empêcher une impression d’ensemble de similitude entre les signes.
65 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne participe pas, en général, à un examen concret de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P,
Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
66 Ainsi, la Chambre considère que, compte tenu du fait que le public pertinent n’a pas la possibilité de procéder à une comparaison directe des marques mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire, le fait que les marques coïncident essentiellement par la reproduction presque complète de la marque antérieure produira une impression globale de similitude dans l’esprit du public pertinent.
67 Compte tenu du principe d’interdépendance, du souvenir imparfait du consommateur, de l’identité des produits en conflit, de la similitude visuelle et phonétique moyenne des signes et du degré élevé de similitude conceptuelle, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure, la Chambre ne peut exclure que, en présence des marques en cause, le public pertinent soit exposé à un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le public espagnol pertinent peut non seulement confondre les marques en croyant à tort que les produits qu’elles désignent ont la même origine commerciale, alors que cela n’est pas le même que les produits eux-mêmes, mais aussi, même s’ils sont différenciés, il pourrait croire à tort que le signe contesté est une sous- marque de la même entreprise ou d’une entreprise liée pour désigner une autre ligne de produits (23/10/2002-, 104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
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68 Étant donné que le droit espagnol antérieur a fait droit à l’opposition et que la marque contestée a été refusée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004-, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Conclusion
69 La décision de la division d’opposition, qui a accueilli l’opposition dans son intégralité sur la base de l’appréciation du risque de confusion entre les marques en cause au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, est conforme au droit. Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
70 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante dans les procédures d’opposition et de recours, supporte les frais et taxes exposés par l’opposante.
71 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, qui s’élèvent à 550 EUR.
72 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent 300 EUR pour les frais de représentation professionnelle de l’opposante et 320 EUR pour la taxe d’opposition.
73 Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours formé;
2. Condamne la demanderesse à payer à l’opposante les frais des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Le greffe
Signature
H. Dijkema
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