OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 192 520
Element Capital Management LLC, 520 Madison Avenue, 43PH, 10022 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Beck Greener, Calle Italia, 22 Local Bajo, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Deutsche Post DHL Research and Innovation GmbH, Heinrich-Brüning- Straße 5, 53113 Bonn, Allemagne (titulaire), représentée par Dompatent – Partnerschaft von Patentanwälten und Rechtsanwälten mbB, Deichmannhaus am Dom, Bahnhofsvorplatz 1, 50667 Köln, Allemagne (mandataire professionnel). Le 30/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 192 520 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 9: Supports de données magnétiques. Classe 36: Services financiers; services de courtage en douane financiers; services de paiement électronique; affaires monétaires; souscription d’assurances; souscription d’assurances relatives au transport; négociation d’assurances, en particulier d’assurances transport.

2. L’enregistrement international n° 1 697 755 est refusé à la protection dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits et services restants.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 27/03/2023, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 697 755 (marque figurative), à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 9, 35, 36 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 18 617 360, «ELEMENT» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

---

Décision sur opposition n° B 3 192 520 Page 2 sur 9
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’UE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 36 : Gestion de fonds ; services de conseil en investissement ; services d’investissement ; gestion de fonds de capitaux ; services financiers ; placements de fonds ; placements de fonds internationaux ; services de fonds spéculatifs ; services de conseil en fonds spéculatifs ; services d’informations, de données, de conseils et de consultations financières ; souscription financière et émission de titres (banque d’investissement) ; placement de fonds ; gestion de fonds financiers.

Les produits et services contestés sont les suivants : Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, de navigation, de géodésie, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; périphériques d’ordinateurs ; supports de données optiques ; supports de données magnétiques ; programmes d’ordinateurs [enregistrés] ; programmes d’ordinateurs [téléchargeables] ; logiciels ; logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement ; publications électroniques [téléchargeables] ; cartes d’identité magnétiques. Classe 35 : Publicité ; marketing ; marketing direct ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; services de conseils en affaires commerciales, en particulier dans le domaine du transport et de la logistique ; gestion des affaires commerciales dans le domaine de la logistique pour le compte de tiers ; gestion de la chaîne d’approvisionnement ; fonctions de bureau ; actualisation de matériel publicitaire ; analyse du prix de revient ; comptabilité ; vérification de comptes ; gestion de données informatisées ; services administratifs pour la relocalisation d’entreprises ; établissement de bilans ; établissement de statistiques ; études de marché ; sondages d’opinion ; publication de statistiques ; publication de textes publicitaires ; services d’agences d’informations commerciales ; négociation et conclusion de transactions commerciales, également dans le cadre du commerce électronique ; négociation, conclusion et exécution de contrats d’achat et de vente de produits et d’utilisation de services ; distribution d’échantillons ; envoi de courrier publicitaire ; reproduction de documents ; services de relations publiques ; systématisation, compilation, actualisation et gestion de données dans des bases de données informatiques ; conseils professionnels en affaires et en organisation ; services de bureau, à savoir collecte, agrafage, adressage et mise sous enveloppe de marchandises, en particulier de lettres, de paquets et de colis ; marketing

---

Décision sur opposition n° B 3 192 520 Page 3 sur 9
conseil; élaboration de stratégies de publicité et de marketing; conseil en marketing direct; services de commande et de facturation, également dans le cadre du commerce électronique; services d’un système commercial électronique, à savoir la prise et le traitement de commandes transmises par voie électronique; fourniture d’informations sur l’internet concernant la distribution de courrier publicitaire; diffusion de publicités via une base de données; traitement électronique de données [fonctions de bureau]; systématisation et compilation de données dans des bases de données informatiques, à savoir gestion, mise à jour, sélection, formatage, analyse et courtage d’adresses ou de données d’adresses dans des bases de données informatiques; services administratifs liés au dédouanement; gestion de données par ordinateur.

Classe 36: Souscription d’assurances; souscription d’assurances relatives au transport; négociation d’assurances, en particulier d’assurances de transport; services de courtage en douane financiers; services de paiement électronique; services financiers; affaires monétaires; services immobiliers.

Classe 42: Création, mise à jour et conception de logiciels informatiques; location de programmes informatiques dans des réseaux de données; services de sécurité des données; services d’imagerie numérique [numérisation et balayage d’images]; stockage électronique d’images numériques; conversion d’images de supports physiques en supports électroniques; services de support technique de logiciels informatiques; services de support de logiciels informatiques; conseil technologique; conception et développement de logiciels informatiques pour la logistique, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les portails de commerce électronique; conception et développement de logiciels informatiques pour les services de gestion de la chaîne d’approvisionnement; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables de traitement de texte pour la gestion de la chaîne d’approvisionnement; services de conseil en environnement; conseil technique dans le domaine de l’ingénierie environnementale; gestion et installation de logiciels; location et maintenance de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; fourniture d’espace web [hébergement web] et d’espace mémoire sur l’internet; analyse de systèmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques, autre que la conversion physique; mise en œuvre de programmes informatiques dans des réseaux; stockage électronique de données; services de stockage électronique pour l’archivage de données d’adresses électroniques; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet.

Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « en particulier », utilisé dans la liste des produits et services du titulaire, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).

Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services du titulaire pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des

---

Décision sur opposition n° B 3 192 520 Page 4 sur 9
les uns des autres au motif qu’ils figurent dans les mêmes classes ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.

Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).

Produits contestés de la classe 9
Les supports de données magnétiques contestés comprennent les cartes bancaires. Bien que les cartes de crédit soient généralement fabriquées par des entreprises spécialisées, dont le nom peut même y figurer, leurs émetteurs sont des institutions financières et le public ne considérera généralement pas qui a effectivement produit une carte de crédit, mais plutôt qui l’a émise. Le public croira donc que les institutions financières qui émettent des cartes de crédit sont responsables de leur bon fonctionnement. En outre, le seul objectif de la production de cartes de crédit est leur utilisation dans le cadre de transactions financières, de sorte qu’il importe peu qu’elles soient fabriquées par des entités distinctes des institutions financières qui les émettent. Par ailleurs, ces produits, qui sont développés afin de fournir certains services spécifiques, n’auraient aucun sens en l’absence de ces services. En conséquence, les supports de données magnétiques qui comprennent des cartes de crédit sont similaires aux services financiers de l’opposante de la classe 36 car ils coïncident quant à leur destination et à leur origine commerciale habituelle (en ce qui concerne leur émetteur/fournisseur) et ils sont complémentaires.

Les appareils et instruments scientifiques, de navigation, de géodésie, de photographie, de cinématographie, d’optique, de pesage, de signalisation, de contrôle, de sauvetage et d’enseignement contestés; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer; appareils de traitement de l’information; ordinateurs; périphériques d’ordinateurs; supports de données optiques; programmes d’ordinateurs [enregistrés]; programmes d’ordinateurs
[téléchargeables]; logiciels; logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement; publications électroniques [téléchargeables]; cartes d’identité magnétiques et les services de l’opposante de la classe 36 qui sont divers services financiers n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation et ne visent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. Même si les services financiers de l’opposante sont rendus avec l’utilisation de logiciels qui figurent dans la liste des produits contestés et qui sont signalés par l’opposante, par exemple les plateformes bancaires en ligne, ces logiciels font partie intégrante des services financiers eux-mêmes et ne sont pas vendus indépendamment de ceux-ci. Les sociétés ou institutions financières ne sont pas normalement engagées dans le développement de logiciels hautement spécialisés. Elles externaliseraient plutôt le développement de ces logiciels à des entreprises informatiques. Ces produits et services sont clairement fournis par des entreprises différentes ayant une expertise dans des domaines complètement différents, et ciblent en même temps des utilisateurs différents, ce qui exclut toute relation de complémentarité.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 192 520 Page 5 sur 9
Services contestés de la classe 35
Tous les services contestés de cette classe sont dissemblables de tous les services de l’opposant. Contrairement à l’avis de l’opposant, aucun des services contestés de cette classe n’inclut le traitement de transactions financières. Les services contestés sont, d’une manière générale, la publicité, la gestion commerciale, l’administration commerciale et le conseil dans divers domaines et fonctions de bureau. Ces services visent à aider d’autres entreprises à faire ou à améliorer leurs affaires en organisant efficacement les personnes et les ressources afin d’orienter les activités vers des buts et objectifs communs, en donnant des conseils, etc. Bien que les sociétés financières fournissent souvent des conseils relatifs aux services financiers, elles ne fournissent pas de conseils en gestion commerciale. Les entreprises qui gèrent les investissements d’autrui (par exemple, une banque, un fonds d’investissement ou un fonds de pension) opèrent dans un domaine d’activité différent de celui des consultants en gestion commerciale. Par conséquent, les services en conflit n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les services comparés ne sont pas complémentaires les uns des autres ni en concurrence et ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises.

Services contestés de la classe 36
Les services financiers contestés sont contenus de manière identique dans les deux listes de services (y compris les synonymes).

Les services contestés de courtage en douane financier ; services de paiement électronique ; affaires monétaires sont inclus dans la catégorie générale des services financiers de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les services contestés de souscription d’assurances ; souscription d’assurances relatives au transport ; négociation d’assurances, en particulier d’assurances transport sont similaires aux services financiers de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : nature, canaux de distribution, public pertinent, prestataire.

Les services immobiliers contestés sont dissemblables de tous les services de l’opposant. Les affaires immobilières comprennent la gestion et l’évaluation de biens immobiliers, les services d’agences immobilières, ainsi que le conseil et la fourniture d’informations connexes. Cela implique principalement de trouver un bien, de le mettre à disposition d’acheteurs potentiels et d’agir en tant qu’intermédiaire. Les services financiers sont fournis par des institutions financières aux fins de la gestion des fonds de leurs clients et consistent, entre autres, en la détention de fonds déposés, la remise de fonds ou l’octroi de prêts. En tant que tels, ces services n’ont pas la même nature, la même finalité ou la même méthode d’utilisation. En outre, les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers et les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité des deux services à la même entreprise. Ces services sont donc dissemblables même si les services financiers sont essentiels ou importants pour l’utilisation de biens immobiliers.

Services contestés de la classe 42
Les services contestés de cette classe sont divers services informatiques. Pour les mêmes raisons que celles exposées pour les produits contestés de la classe 9 où les logiciels ont été jugés dissemblables

---

Décision sur opposition n° B 3 192 520 Page 6 sur 9
aux services de l’opposant, tous les services contestés de la classe 42 sont dissemblables aux services de l’opposant.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public et les consommateurs professionnels.

Le degré d’attention peut varier d’un niveau moyen pour les produits en question à un niveau élevé pour les services pertinents.

Étant donné que les services sont des services spécialisés qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour leurs utilisateurs, le niveau d’attention des consommateurs serait assez élevé lors de leur choix (03/02/2011, R 719/2010-1, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, § 15; 19/09/2012, T-220/11, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:T:2012:444, rejeté; 14/11/2013, C-524/12 P, f@ir Credit (fig.) / FERCREDIT, EU:C:2013:874, rejeté).

c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ELEMENT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément commun des signes « ELEMENT » sera compris par les consommateurs bulgarophones et anglophones comme « partie de quelque chose ». Étant donné que cette signification est distinctive pour les produits et services pertinents et afin de tirer parti des similitudes conceptuelles entre les signes pour cette partie du public pertinent, la division d’opposition évaluera les signes du point de vue de la partie bulgarophone et anglophone du public pertinent.

---

Décision sur opposition n° B 3 192 520 Page 7 sur 9
Étant donné que la marque antérieure n’a pas de signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent – et compte tenu de l’absence de revendication de caractère distinctif accru de la part de l’opposant – le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

Le chiffre 6 du signe contesté n’a pas de signification par rapport aux produits et services en cause et est, par conséquent, distinctif. Les trois points verticaux colorés entre ce chiffre et l’élément verbal du signe contesté sont, cependant, de nature purement décorative et non distinctifs.

Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (attirant l’attention) que les autres. Cependant, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37)
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans « ELEMENT » et sa prononciation. Cet élément verbal compose la marque antérieure et est placé au début du signe contesté. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.

Les signes diffèrent par le chiffre 6 à la fin du signe contesté et sa prononciation. Visuellement, les signes diffèrent également par les trois points du signe contesté, dont l’un est de couleur rouge, jugés non distinctifs. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés à la signification distinctive de « ELEMENT », tandis que le signe contesté porte également le concept du chiffre « 6 », ils sont conceptuellement très similaires.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Les produits et services sont en partie identiques ou similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux clients professionnels, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de

---

Décision sur opposition n° B 3 192 520 Page 8 sur 9
caractère distinctif. Les signes présentent un degré élevé de similitude sous tous les aspects de la comparaison. En effet, la marque antérieure est contenue en tant qu’élément distinctif et indépendant au début du signe contesté. Les différences entre les signes se limitent au chiffre 6 du signe contesté et à ses points de couleur, ces derniers étant dépourvus de caractère distinctif. Même si le chiffre « 6 » est jugé distinctif, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (13/06/2012, T 519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27 ; 24/01/2012, T 260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T 179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).

Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou celles dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion de la part de la partie bulgarophone et anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.

Le reste des produits et services contestés sont dissimilaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.

À titre surabondant, il convient de mentionner que l’opposition doit également échouer dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits et services restants, car les produits et services ne sont manifestement pas identiques.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.

---

Décision sur l’opposition n° B 3 192 520 Page 9 sur 9
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Michaela POLJOVKOVÁ Meglena BENOVA Sofia SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.