DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 082 779
Claro S.A., Rua Florida, 1970, 04565-907 Brooklin, Brésil (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Claranet Europe Limited, 28 Esplanade, JE2 3QA St Helier, Jersey (titulaire), représentée par Lewis Silkin Ireland, Fitzwilliam Court Office Suite 505 – 506 2 Leeson Close, 2 Dublin, Irlande (mandataire professionnel). Le 08/08/2025, la division d’opposition prend la décision suivante :

DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 082 779 est rejetée dans son intégralité.

2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.

MOTIFS
Le 10/05/2019, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 444 241 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l'
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 137 644 pour (marque
figurative) et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 172 934 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE – Cessation d’existence de la marque antérieure n° 16172934
Conformément à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE, dans un délai de trois mois à compter de la publication d’une demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif qu’elle ne peut être enregistrée en vertu de l’article 8 :

a) par les titulaires de marques antérieures visées à l’article 8, paragraphe 2, ainsi que par les titulaires de licences autorisés par les titulaires de ces marques, en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, et l’article 8, paragraphe 5.

En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, on entend par « marque antérieure » :

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(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée, compte tenu, le cas échéant, des priorités revendiquées pour les marques visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE;

(ii) les demandes de marque visées à l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE, sous réserve de leur enregistrement;

(iii) les marques notoirement connues dans un État membre.

Par conséquent, la base juridique de l’opposition exige l’existence et la validité d’un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.

À cet égard, si, au cours de la procédure, le droit antérieur cesse d’exister (par exemple, parce qu’il a été déclaré nul ou qu’il n’a pas été renouvelé), la décision finale ne peut pas être fondée sur celui-ci. L’opposition ne peut être accueillie qu’à l’égard d’un droit antérieur qui est valable au moment où la décision est prise. En effet, l’exigence de refuser l’enregistrement d’une marque si l’un des motifs d’opposition s’applique est formulée au présent à l’article 8 du RMUE, ce qui exige la présence d’un conflit au moment où la décision est prise. La raison pour laquelle le droit antérieur cesse de produire ses effets n’a pas d’importance.

En l’espèce, l’opposition est fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne
nº 16172934 (marque figurative), qui a été déposée le 16/12/2016 et enregistrée le 07/06/2017.

Toutefois, cet enregistrement a été annulé par la décision de la division d’annulation du 27/07/2021 dans la procédure nº 40484, qui est désormais définitive.

Comme il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc pas constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, sous a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. Les parties ont été informées de ce fait par la communication de l’Office du 21/10/2024.

L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée dans la mesure où elle est fondée sur cette marque antérieure. Elle se poursuit sur la base de la marque antérieure restante invoquée dans l’acte d’opposition, à savoir la marque de l’Union européenne
nº 10 137 644 (marque figurative).

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la

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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 36 : Affaires immobilières.

Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 9 : Appareils et instruments de communication et de télécommunication électriques et électroniques ; appareils et instruments de communication et de télécommunication ; appareils et instruments électriques et électroniques, tous pour le traitement, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la récupération ou la réception de données ; ordinateurs ; équipements périphériques pour ordinateurs ; programmes d’ordinateur, logiciels ; disques, bandes et fils, tous étant des supports de données magnétiques ; cartes magnétiques vierges et préenregistrées ; logiciels fournis depuis l’Internet ; logiciels pour la gestion, la synchronisation, le stockage, l’échange, l’indexation, l’archivage, la recherche, la récupération et la migration de courriels, contacts, documents, calendriers et autres contenus électroniques ; logiciels et systèmes logiciels, composés de logiciels, de logiciels d’exploitation, d’applications logicielles et de programmes d’ordinateur pour la gestion à distance des mises à niveau de systèmes ; logiciels pour la surveillance à distance des mises à niveau de systèmes ; publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir de bases de données informatiques ou de l’Internet ; logiciels et appareils de télécommunication (y compris les modems) pour permettre la connexion à des bases de données et à l’Internet.

Classe 35 : Abonnements à la transmission de données, abonnements à une base de données, abonnements à un serveur de base de données informatiques, abonnements à des journaux en ligne ; abonnements à un service de télécommunications ; informations commerciales, agences d’informations commerciales, agences de publicité, préparation de déclarations fiscales, gestion de fichiers informatiques, publicité, publicité radiophonique, publicité télévisée, relations publiques, traitement de texte ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; fonctions de bureau ; experts en efficacité ; conseils en gestion des affaires commerciales ; conseils professionnels en affaires commerciales ; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire ; location d’espaces publicitaires, location de matériel publicitaire ; diffusion d’informations ou de messages publicitaires par téléphone ; dactylographie ; distribution de prospectus et d’échantillons ; étalage de vitrines ; conseils en gestion et organisation des affaires commerciales, et en particulier en matière de créativité et d’innovation ; diffusion d’informations ou de messages publicitaires par téléphone ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ; gestion informatisée de fichiers ; études de marché ; prévisions économiques ; traitement de texte ; administration d’hôtels ; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; gestion administrative d’installations pour expositions ; transmission d’informations commerciales et publicitaires via l’internet ; gestion d’une base de données pour noms de domaine et projets internet ; mise à jour de bases de données ; services en ligne, à savoir compilation d’index de données, de sites et d’autres sources disponibles sur des réseaux informatiques ; compilation d’index d’informations, de sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques.

Classe 37 : Services d’installation, de maintenance et de réparation d’appareils de réception de communications et/ou de télécommunications et

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instruments et leurs pièces et accessoires, y compris les équipements de réception par câble, satellite, terrestre, analogique ou numérique; entretien, réparation et installation d’appareils et d’équipements de télécommunications et/ou de communications, y compris les appareils et équipements à large bande; entretien, réparation et installation d’équipements de terminaison de réseaux informatiques et de données; installation, entretien et réparation de routeurs, modems, commutateurs, pare-feu et/ou ponts de réseaux informatiques câblés et/ou sans fil.

Classe 38: Transmission, diffusion et réception de signaux et de données d’information traitées par ordinateurs ou par appareils et instruments de télécommunications; télécommunications, communications téléphoniques; services de transmission de données accessibles par code d’accès ou par terminaux; informations de télécommunications fournies par téléphone, télévision et radio; transmission d’informations par téléimprimeurs; envoi de messages et d’images codées; gestion de télécommunications; assistance à la fourniture de services de télécommunications fournis par des réseaux de télécommunications; services de télécommunication et de transmission de données; envoi et transmission de télégrammes; échange électronique de documents informatiques; échanges électroniques d’informations par télex et télécopieurs; services d’informations téléphoniques; transfert d’appels téléphoniques ou de télécommunications; services de courrier électronique; transmission d’informations contenues dans des banques de données et des banques d’images; location d’appareils et d’installations de télécommunications; services de télécommunications; communications par téléphone; radiodiffusion; communications par radiotéléphone et par télégrammes, et par toutes sortes de télétraitement, par vidéotex, et en particulier par terminaux d’ordinateurs, périphériques d’ordinateurs ou équipements électroniques et/ou numériques, ou par visiophone et vidéoconférence; transmission d’informations par transmission de données ou par satellite; envoi et transmission de télégrammes et de messages; services télex; envoi de télégrammes; transmission de données, en particulier transmission à haut débit (par paquets) pour les opérateurs de réseaux publics et les entreprises; acheminement et transmission de documents informatisés; transmission d’informations relatives à un annuaire d’utilisateurs d’internet; services de courrier électronique; messagerie électronique; diffusion d’informations par voie électronique, en particulier via des réseaux de communications d’accès mondial (internet) ou privé (intranet); transmission par satellite; transmission et diffusion de données, de sons et d’images, assistées ou non par ordinateur; communication par téléphone cellulaire; transmission sécurisée de données, y compris les codes d’accès; communication via des terminaux informatiques; agences de presse et d’informations; fourniture d’accès à des serveurs informatiques nationaux et internationaux; fourniture de services de télécommunications via des réseaux de télécommunications informatisés mondiaux; services fournissant l’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès pour les utilisateurs à des réseaux informatiques pour le transfert et la diffusion de données; fourniture d’assistance relative aux opérations de télécommunications et de transmission de données; location de temps d’accès à un serveur de base de données informatique, y compris pour des réseaux de télécommunications d’accès mondial (internet) ou privé (intranet); fournisseurs de services internet; transmission et réception de données et d’informations; services de livraison de messages électroniques; services d’informations en ligne relatifs aux télécommunications; services d’échange de données; transfert de données par télécommunication; services de communication par satellite; diffusion ou transmission de programmes de radio ou de télévision; services de vidéotex, télétexte et vidéographie; services de messagerie vidéo; services de vidéoconférence; services de visiophonie; télécommunication d’informations (y compris les pages web), de programmes informatiques et de toutes autres données; fourniture d’accès utilisateur à l’internet; fourniture de connexions de télécommunications à l’internet ou à des bases de données; fourniture de services de conférence électronique, de discussion

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forums de groupe et salons de discussion ; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet ; fourniture d’accès à des sites web MP3 sur l’internet ; livraison de musique numérique par télécommunications ; services d’accès aux télécommunications ; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur ; communication par ordinateur ; location, crédit-bail ou location d’appareils, d’instruments, d’installations ou de composants destinés à être utilisés dans la fourniture des services précités ; fourniture d’accès à un réseau électronique en ligne pour la recherche d’informations ; location de temps d’accès à une base de données informatiques ; services de conseil, d’information et de consultation relatifs à tout ce qui précède.

Classe 42 : Conception, installation, maintenance, mise à jour et location de logiciels informatiques ; services d’assistance technologique dans les domaines des télécommunications et de l’informatique ; services de conseil en informatique, et en particulier en relation avec les services informatiques pour la recherche, la réservation, l’enregistrement et l’administration de noms de domaine internet ; conception, création, hébergement, maintenance de sites internet pour des tiers ; conception de systèmes informatiques et de télécommunications ; services d’ingénierie pour des applications sur des systèmes informatiques de grande et moyenne taille ; services de gestion informatique, à savoir location de services de gestion d’installations informatiques et de réseaux informatiques ; services d’arpentage ; conseil et avis technologiques dans le domaine des télécommunications, des technologies de l’information et de l’internet ; ingénierie et administration (programmation) de réseaux de télécommunications ; services de conseil en sécurité électronique ; services d’arpentage pour l’installation de terminaux de télécommunications, de serveurs de bases de données nationales ou internationales et de centres fournissant un accès à un réseau informatique ; location d’ordinateurs ; programmation informatique ; recherche scientifique et industrielle ; mise à niveau de logiciels informatiques ; services de maintenance de logiciels ; conception d’images virtuelles et interactives ; services de conseil en informatique ; cryptage et codage de langage informatique ; création de sites web pour des index de sites internet ; recherche technologique et surveillance de sites internet ; tests de charge de sites web ; services de sauvegarde informatique ; conversion de documents de données de supports physiques vers des supports électroniques ; évaluation et analyse de la qualité de noms de domaine internet et de projets ; planification et développement de projets internet ; fourniture d’informations dans le domaine de l’informatique via des réseaux informatiques ; services informatiques, à savoir, fourniture de moteurs de recherche pour l’obtention de données sur un réseau informatique mondial ; filtrage de courriers électroniques indésirables ; services de protection contre les virus informatiques ; services de sécurité informatique, à savoir, restriction de l’accès aux et par les réseaux informatiques vers et depuis des sites web, médias, individus et installations indésirables ; maintenance de sites web d’une plateforme commerciale pour noms de domaine et projets internet ; services informatiques, à savoir, services de fournisseur d’hébergement en nuage (cloud hosting) ; services de migration de données ; services de cryptage de données ; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des systèmes logiciels, composés de logiciels informatiques, de logiciels d’exploitation, d’applications logicielles, de programmes informatiques, d’interfaces de programmation d’applications (API) et d’interfaces web pour la gestion à distance des mises à niveau de systèmes ; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des systèmes logiciels, composés de logiciels informatiques, de logiciels d’exploitation, d’applications logicielles, de programmes informatiques, d’interfaces de programmation d’applications (API) et d’interfaces web pour la surveillance à distance des mises à niveau de systèmes ; services de logiciel en tant que service (SAAS) comprenant des logiciels pour la gestion, la synchronisation, le stockage, l’échange, l’indexation, l’archivage, la recherche, la récupération et la migration de courriers électroniques, de contacts, de documents, de calendriers et d’autres contenus électroniques ; services informatiques, à savoir, gestion à distance de systèmes de messagerie électronique de tiers, y compris la migration de messages électroniques et de systèmes de messagerie ; consultation, installation, configuration et maintenance de logiciels informatiques pour des tiers ; fournisseur de services d’applications (ASP), à savoir, hébergement d’applications logicielles informatiques pour des tiers ; support technique

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services, à savoir, dépannage de problèmes de logiciels informatiques ; surveillance technique à distance de réseaux informatiques, services de maintenance de logiciels et services de sauvegarde informatique.

Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans la liste des produits et services du titulaire, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).

Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des services du titulaire pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.

Les produits contestés de la classe 9 couvrent essentiellement le matériel informatique et les périphériques ; les logiciels ; les supports de données magnétiques et électroniques ; les équipements de télécommunications et les publications électroniques téléchargeables. Ces produits sont des produits tangibles ou livrables numériquement destinés principalement au traitement numérique, au stockage de données, à la communication et à la gestion de l’information. Ils remplissent des fonctions technologiques et informationnelles.

Les services contestés de la classe 35 couvrent les services de publicité et de marketing, la gestion et le conseil en affaires, ainsi que certains types de services d’administration commerciale, tous visant à soutenir les activités commerciales. Ils sont généralement utilisés par les entreprises pour promouvoir des produits, gérer des opérations, traiter des informations ou accéder à des données commerciales. Ces services sont de nature administrative ou promotionnelle et sont généralement fournis par des consultants en affaires et des agences de marketing.

Quant aux services contestés de la classe 37, il est tenu compte du fait qu’ils se rapportent globalement à l’installation, la maintenance et la réparation d’appareils de télécommunications et de communication et d’équipements de réception. Ces services sont de nature technique, impliquant un travail physique spécialisé sur des appareils électroniques et de communication. De même, les services contestés de la classe 38 couvrent différents types de services de télécommunications qui sont de nature infrastructurelle et technique, visant à permettre la communication et l’échange de données entre les utilisateurs.

Enfin, les services contestés de la classe 42 comprennent différents types de services de technologies de l’information et de logiciels qui visent principalement à créer, maintenir et sécuriser des infrastructures numériques et des systèmes technologiques.

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En revanche, les services de l’opposante de la classe 36 se rapportent exclusivement aux affaires immobilières, qui comprennent la gestion et l’évaluation de biens immobiliers, les services d’agences immobilières, ainsi que le conseil et la fourniture d’informations y afférentes. Cela implique principalement la recherche d’un bien, sa mise à disposition pour des acheteurs potentiels et l’action en tant qu’intermédiaire.

Par conséquent, ces services de l’opposante de la classe 36 et les produits et services contestés des classes 9, 35, 37, 38 et 42, présentant les caractéristiques susmentionnées, n’ont pas la même nature, la même destination ou la même méthode d’utilisation. Ils ne sont pas proposés par le même type d’entreprises, ne partagent pas les mêmes canaux de distribution, et ne répondent pas aux mêmes besoins des consommateurs. Ils ne sont ni en concurrence ni complémentaires d’une manière qui suggérerait un lien étroit dans la perception du public pertinent. Dès lors, les services de l’opposante et les produits et services contestés doivent être considérés comme dissemblables.

L’opposante se réfère à une décision antérieure entre les mêmes parties, à savoir, la décision sur opposition du 23/02/2015, B 2 174 012, clarinet/CLARO, confirmée par
la décision de la Chambre de recours du 26/01/2016, R 803/2015-4, CLARNET/CLARO et par
l’arrêt du Tribunal du 14/11/2017, T-129/16, claranet (fig.) / CLARO et al., EU:T:2017:800, pour étayer ses arguments concernant le risque de confusion entre
la marque antérieure et le signe contesté. Toutefois, la marque antérieure invoquée par
l’opposante dans la procédure susmentionnée était enregistrée pour des services de télécommunications de la classe 38, qui ont été jugés identiques ou similaires à une partie significative des produits et services contestés, alors que dans le cas présent, tous les produits et services contestés ont été jugés dissemblables des affaires immobilières de l’opposante de la classe 36 pour les raisons expliquées ci-dessus. Compte tenu
du résultat différent de la comparaison des produits et services, l’affaire antérieure invoquée par l’opposante n’est pas comparable à la présente affaire dans cette mesure. Dès lors, les arguments de l’opposante doivent être écartés comme non fondés.

Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que toute mention de l’enregistrement de marque espagnole n° M2756709(5) ou de l’enregistrement de marque Benelux n° 201296 ne peut être considérée comme une tentative réussie (bien qu’implicite) d’introduire un droit antérieur supplémentaire comme fondement de l’opposition. En effet, ces droits n’ont pas été identifiés dans l’acte d’opposition et l’opposante ne s’y est référée que dans ses observations datées du 07/11/2019, c’est-à-dire après l’expiration du délai d’opposition qui est tombé le 11/05/2019. Dès lors, même si ses affirmations devaient être considérées comme une intention d’étendre la portée de l’opposition, une telle intention serait en tout état de cause infructueuse, car pendant le délai d’opposition, l’opposante doit fournir une identification claire des marques antérieures ou des droits antérieurs sur lesquels l’opposition est fondée et l’opposition devrait en tout état de cause être rejetée comme irrecevable dans la mesure où l’opposante souhaiterait se fonder, comme base de l’opposition, sur tout droit antérieur soumis après l’expiration du délai d’opposition.

b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.

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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMCUE-M, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENĖ Katarzyna ZYGMUNT Tzvetelina IANTCHEVA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’égard de laquelle la présente décision produit des effets préjudiciables peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.