DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 222 501
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Petuelring 130, 80809 München, Allemagne (opposante), représentée par Klaka, Delpstr. 4, 81679 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Všį ''Mo Racing'', Gamyklos G. 28-13, 13249 Rudamina, Lituanie (demanderesse), représentée par Law Firm IP Forma, Užupio g. 30, 01203 Vilnius, Lituanie (mandataire professionnel).

Le 13/11/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 501 est accueillie pour tous les services contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 024 814 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 28/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 024 814 (marque figurative). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 001 234 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition au regard de l’enregistrement antérieur de marque de l’Union européenne n° 18 001 234.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée ou ne leur sont pas similaires, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque a une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque a une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée

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tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée. En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/05/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée antérieurement à cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir la classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ; groupes motopropulseurs, y compris les moteurs et les motopropulseurs, pour véhicules terrestres ; pièces et accessoires pour véhicules, et roues, pneus et chenilles pour véhicules.

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L’opposition vise les services suivants :

Classe 35 : Services de vente au détail de véhicules ; services de vente en gros de véhicules ; vente aux enchères de véhicules ; gestion commerciale de parcs de véhicules [pour des tiers] ; immatriculation de véhicules et transfert de titres de propriété ; services de publicité liés à la vente de véhicules automobiles ; services de vente au détail d’accessoires automobiles ; services de vente en gros d’accessoires automobiles ; services de vente au détail d’accessoires de voiture ; publicité pour la vente d’automobiles par le biais de l’internet ; services de vente en gros de pièces automobiles ; services de vente au détail de pièces automobiles ; organisation de salons professionnels dans le domaine de l’automobile ; fourniture d’informations via l’internet concernant la vente d’automobiles ; traitement administratif de commandes ; services de démonstration de produits et de présentation de produits ; démonstration de vente [pour des tiers] ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers.

Classe 37 : Réparation, entretien et ravitaillement de véhicules ; services de réparation de véhicules d’urgence ; montage et réparation de pneus de véhicules ; services de dépannage de véhicules ; lavage de véhicules ; réparation ou entretien d’installations de lavage de véhicules ; réparation d’automobiles sur le bord de la route ; services de reconditionnement d’automobiles ; rechapage de pneus ; traitement antirouille pour véhicules ; services de vitrier ; réparation de camions ; réparation de remorques.

Classe 39 : Location de véhicules ; logistique de transport ; transport ; transport et livraison de marchandises ; services de transport de fret et de marchandises et de déménagement ; transit de fret ; location de voitures ; location de remorques automobiles ; services de location liés aux véhicules, au transport et à l’entreposage ; entreposage ; suivi de véhicules de passagers ou de fret par ordinateur ou via GPS ; transport de voitures ; remorquage d’automobiles d’urgence ; réservation de voitures de location ; transport en voiture de location ; services de covoiturage ; services de location de voitures avec chauffeur ; location de places de stationnement ; services d’information, de conseil et de réservation en matière de transport.

Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 28/03/2025, l’opposant a produit les preuves suivantes. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient tenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer ces données.

Annexes A1 à A3a : extraits des registres de marques respectifs concernant les marques sur lesquelles l’opposition est fondée.

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Annexe A4 : un catalogue des M 535i et M 535i Katalysator de 1985 (imprimé en Allemagne de l’Ouest), montrant que la marque « M » et le logo étaient apposés sur diverses parties de la voiture, y compris son avant et son arrière. Ce document présente la photographie du moteur de l’opposante désigné sous le nom « BMW M Power » :

Annexe A5 : un catalogue de la M 635 CSi de 1985 (imprimé en Allemagne de l’Ouest) montrant la marque « M » et le logo apposés sur diverses parties de la voiture, par exemple le compteur de vitesse :

Annexe A6 : une page de couverture de la brochure intitulée « M. Der stärkste Buchstabe der Welt » (« M » — la lettre la plus forte du monde) de 1987, montrant le logo M3 ( ) affiché sur la calandre de la voiture :

et une page de couverture de la brochure « BMW M-Motionen » de 1991 où apparaît le slogan « M – der stärkste Buchstabe der Welt ».

Annexe A7 : un extrait d’un catalogue de la « BMW Faszination M »
(fascination de M) de 1998, présentant le logo.

Annexe A8 : un extrait de la brochure « BMW M Automobile, M3, M3 Cabrio, M5 » datée de 2002. Ce document contient, entre autres, des informations sur les automobiles de l’opposante et leurs signes d’identification, y compris les marques « M » et des exemples de leur utilisation, par exemple au bas du volant :

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Annexe A9 : un extrait de la brochure intitulée « Der neue BMW M5 » de 2004, présentant le logo « M » et quelques exemples de son utilisation sur des voitures et leurs composants, par exemple :

.
Annexe A10 : une brochure intitulée « BMW M Automobile Chronik aller BMW M Fahrzeuge » datée du 12/10/2009 et en allemand. Il s’agit d’une chronique de la série « M » de voitures de sport BMW fabriquées entre 1972 et 2008 avec des photos de chaque voiture, son nom et les dates pertinentes. Elle présente de nombreux modèles de voitures de la série « M ».

Annexe A11 : un dossier de presse de 1981 en allemand. Il contient des explications concernant les concepts « BMW M Power », « BMW M Team », « BMW M Technik », « BMW M Style », « BMW M Design » et « BMW M Service ». Certains extraits, traduits en anglais, indiquent : « Dans les combinaisons représentées, « M » est, par conséquent, le terme général pour identifier la gamme de sport automobile BMW haute performance. Un symbole et un look avec lesquels BMW se projette dans l’avenir. »
Annexe A12 : un extrait du magazine mot – DIE AUTOZEITSCHRIFT daté du 31/10/1986, page de couverture et article intitulé « Muskelprotz » (Homme musclé) avec la première lettre « M » représentée de manière stylisée

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. L’article porte sur la « Superauto BMW M5 ».

Annexe A13: un extrait du magazine Auto Motor und Sport daté du
06/12/1986, présentant le logo en couverture. Ce document contient un article intitulé « M-Mission, Die M-Serie von BMW ist eine individuelle Sportwagen-Marke » (Mission M — la série « M » de BMW est une marque de voitures de sport individuelle) avec le logo susmentionné affiché sur la partie avant de la voiture :

.

Annexe A14: un extrait du magazine mot – DIE AUTOZEITSCHRIFT daté du 03/10/1987, présentant une page de couverture et un article intitulé « Manche Mögen Mehr » (Certains aiment plus). Certaines parties sont traduites en anglais et indiquent : « Of course M initially has a different meaning. At BMW it stands for motor sport and everything that is derived from the use in sports and comes from BMW Motorsport GmbH ».

Annexe A15: un extrait du magazine Rallye Racing daté du 09/12/1987, en allemand, présentant une page de couverture et un reportage intitulé « M das
Millionending » avec le logo à plusieurs endroits. L’une des descriptions indique : « Trade mark M: the world champion car of Nelson Piquet from 1983 and its civilian brothers. From the left M635 CSi, the famous M1, Brabham-BMW BT 52, M3 and the bottomless source of money M5. »
Annexe A16: un extrait d’une présentation de l’opposant datée de mai 2016 concernant ses marques, y compris « M », ses prochains produits et designs.

Annexe A17: une communication de presse du 24/02/2022 et des extraits du site web de l’opposant imprimés le 18/05/2022 qui donnent un aperçu des campagnes, événements, rassemblements, présentations, expositions et publications

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à l’occasion du 50e anniversaire de M. La marque antérieure apparaît comme
et .

Annexe A18: rapports de presse sur le 50e anniversaire de « M » dans Auto Motor und Sport (daté du 27/01/2022) et Autobild (10/03/2022), avec une traduction anglaise des parties pertinentes. Il est mentionné dans l’article d’Auto Motor und Sport intitulé « 50 YEARS OF BMW M – EVO SPORT, EVO TRACK, CSL » que Nouveau logo gratuit, nouveaux modèles spéciaux M GmbH célèbre son 50e anniversaire le 24 mai 2022 et ramène l’emblème classique du sport automobile BMW. Les Bavarois livrent également de nouveaux produits phares pour marquer cet anniversaire. Dès l’été 2021, auto-motor-und-sport.de a rapporté que BMW avait fait protéger la marque verbale « 50 ans de BMW M » et un nouveau logo d’anniversaire ancien. Ainsi, le logo classique du sport automobile BMW revient pour l’anniversaire, avec les couleurs historiques de M, bleu, violet et rouge, enfermées dans un demi-cercle. Les clients qui optent pour un modèle BMW M ou un modèle avec le pack sport M pourront commander le nouveau logo à partir de janvier 2022. Il orne […] et sur les moyeux de roue. Il peut être commandé sans frais supplémentaires. Dans l’article d’Autobild, il était mentionné que Premières voitures électriques au rassemblement de voitures classiques Lentement, les premiers modèles électriques se mêlent aux classiques et aux youngtimers. Ici une Porsche Taycan, là un Land Rover Defender converti, la polarisante Hispano Suiza Carmen ou la BMW iX M60 – ils vont tous côte à côte ici à Amelia. Amelia, même si les quelque 35 000 visiteurs s’intéressent principalement aux biens culturels à quatre roues équipés de moteurs à combustion. En parlant de moteurs à combustion : certains des modèles M les plus vendus actuellement sont produits à environ 600 kilomètres au nord du paradis des vacances d’Amelia Island, à Spartanburg, en Caroline du Sud. Les États du sud des États-Unis abritent non seulement la plus grande usine du réseau de production du constructeur automobile bavarois, mais aussi l’usine principale du populaire crossover. En 2021, plus de 433 000 véhicules des modèles X3, X4, X5, X6 et X7 sont sortis des chaînes de production ici – ainsi que les modèles haut de gamme correspondants avec le sigle M.
Annexe A19: aperçu de la gamme 2022 et 2023 d’automobiles « M » sur le site web de l’opposant.

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Annexe A20: captures d’écran du site www.bmw-m.com en allemand datées entre le 03/05/2018 et le 21/02/2019, avec un aperçu de la gamme actuelle de produits des automobiles de la série «M». Le logo est affiché en haut de chaque page.

Annexe A21: extraits des brochures en allemand intitulées «BMW M3 Limousine», «BMW M4 Coupé/Cabrio», «BMW M5», «BMW M6 Coupé/Cabrio», «BMW M6 Gran Coupé» de 2014. Ces documents comportent plusieurs références à la marque «M» et au logo.

Annexe A22: brochures «The new BMW M2 Competition» de 2018, «The BMW M5» de 2018, «The M8 Coupé and Convertible» de 2019 et «The M2» de 2020. La marque antérieure apparaît, notamment, comme suit:

Annexe A23: extraits des brochures en allemand concernant les nouveaux modèles BMW M: M5, M6 Gran Coupé, Coupé et Cabrio de 2016 ainsi que M2 Coupé, M3 Limousine, M4 Coupé, M4 Cabrio de 2017. Ils comportent plusieurs références à la marque verbale «M» et au logo. En outre, le logo est affiché sur les parties arrière, les calandres et d’autres pièces et composants des voitures:

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Annexe A24: liste de prix en allemand pour la BMW M4 Coupé, et la nouvelle BMW M4 cabriolet et la nouvelle BMW Limousine datée de novembre 2017.

Annexe A25: les listes de prix pour la nouvelle BMW M5 de septembre 2017.

Annexe A26: liste de prix allemande 'Das BMW M2 Coupé. Preisliste März 2018.

Annexe A27: catalogue allemand 'The M8 Coupé and Convertible’ de 2019.

Annexes A28 et A31: brochures italiennes, espagnoles, autrichiennes et françaises pour une variété de modèles de voitures 'M’ tels que 'M3', 'M4', 'M5', 'M6' entre 2015 et 2017.

Annexe A32: une déclaration sous serment du conseiller juridique de l’opposant au sein du département du droit de la propriété intellectuelle, des marques, des dessins et modèles’ datée du

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23/12/2024, confirmant que l’opposante utilise la marque antérieure en tant que marque verbale et en tant que marque figurative, notamment comme suit
pour les automobiles et leurs pièces et accessoires dans l’UE depuis de nombreuses années. Les chiffres de ventes et de production pour la série de voitures « M » sont inclus, y compris « M Performance », dans l’UE et en Allemagne entre 2012 et 2023. La déclaration sous serment comprend également les dépenses publicitaires de 2016 à 2022.

Annexe A33: extraits du journal Frankfurter Allgemeine Zeitung: un article intitulé « Zwischen BMW und M passt noch M Performance » (« Entre BMW et M, il y a encore de la place pour M Performance ») du 28/02/2010 et un article intitulé « BMW macht aus einem Diesel einen M
— und was für einen » (« BMW transforme un diesel en M — et quelle voiture ! ») du 21/08/2012. Ils contiennent des reportages sur les voitures « M Performance » de l’opposante.

Annexe A34: captures d’écran du site web allemand de l’opposante (date d’impression 03/05/2018), listant les automobiles BMW « M Performance ».

Annexe A35: elle contient plusieurs listes de prix.

Liste de prix allemande « Der neue BMW 1er- 3- and 5-Türer. Preisliste November 2017 » (extrait) montrant l’utilisation des marques antérieures en relation avec la voiture « M Performance » M140i ;
Liste de prix allemande « Der BMW 5er Touring. Preisliste März 2018 » (extrait) montrant l’utilisation des marques antérieures en relation avec les voitures « M Performance » M550d xDrive ainsi que des pièces et accessoires automobiles ;
Liste de prix allemande « BMW 8er Cabriolet » de mars 2019 (extrait) montrant l’utilisation des marques antérieures en relation avec la voiture « M Performance » M850i xDrive ainsi que des pièces et accessoires automobiles.

Annexe A36: documents en allemand concernant le « M Sportpaket » de l’opposante datés à partir de 2003.

Annexe A37: documents concernant « Modell M sport », « M Sport model » et « Edition M Sport ».

Annexe A38: documents en allemand concernant les options d’équipement « M » de l’opposante.

Annexe A39: une impression du site web www.bmw.de de l’opposante datée du 12/08/2016, et des captures d’écran du site web www.bmw-m.com en allemand datées du 03/05/2018, concernant les pièces et accessoires « M Performance ».

Annexe A40: plusieurs extraits de publicités diffusées en Allemagne entre 2011 et 2016, concernant la marque « M » de l’opposante en général

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et certains modèles « M », les « M2 », « M3 », « M4 », « M5 » et « M6 », en particulier. L’opposant a fait valoir que plusieurs publicités avaient été créées à l’occasion de victoires de voitures de sport « M », par exemple, au « DTM » (« Deutsche Tourenwagen Masters » ou « German Touring Car Masters ») ou lors de courses individuelles des séries de voitures de tourisme respectives :

Annexe A41 : plusieurs publicités datées de 2014-2016 publiées en France pour les gammes M3, M4, X5 M, X6 M, M2, X4 M40i et M Performance et une liste des médias dans lesquels elles ont été publiées.

Annexe A42 : captures d’écran de la campagne publicitaire de l’opposant pour les BMW « X5 M » et « X6 M » en Allemagne.

Annexe A43 : captures d’écran des versions abrégées de la campagne publicitaire pour les « X5 M » et « X6 M » en Allemagne en 2015 et 2016.

Annexe A44 : captures d’écran du film de présentation du modèle « M4 » (2014).

Annexe A45- A46 : photos non datées présentées comme étant du stand de l’opposant au Salon international de l’automobile (IAA) 2017 et 2019 à Francfort et au Salon de l’automobile de Genève en 2015, 2016, 2017 et 2018, montrant l’usage de la marque antérieure pour des voitures.

Annexe A47 : articles de presse « BMW M3, 30 Jahre M3 », welt.de du 27/05/2016, « M wie Emotion », Gedlich.com de 2014, « M wie mehr », Handelsblatt.de du 24/01/2018 et « M wie Masterclass », Robb Report Deutsch land, 13/10/2020, qui traitent de la marque automobile « M ».

Annexe A48 : une enquête d’opinion publique réalisée par Infratest Burke auprès de 99 personnes interrogées, datée d’août 1996 et intitulée « M » / « M3 » — emblèmes

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Attentes du fabricant en matière de réputation concernant le signe 'M320'. Il est en allemand avec une traduction partielle en anglais. L’approche méthodologique : les entretiens ont été menés oralement et directement. Les personnes interrogées ont été choisies proportionnellement. Les emblèmes ont été présentés sur des feuilles avec des images dans la police BMW originale et les couleurs BMW originales, la désignation 'M320' dans une police neutre sur une carte. Des échantillons et des modèles figurent en regard des graphiques 1, 8 et 9. 500 personnes âgées de 18 ans ou plus, représentant la partie du public constituée de 'propriétaires de voitures de sport ou de personnes intéressées par celles-ci', ont été interrogées. La conclusion de l’enquête :

78 % de la partie du public constituée de 'propriétaires de voitures de sport ou de personnes intéressées par celles-ci’ ont vu l’emblème 'M’ coloré en association avec des voitures (question 1, graphique 1) ; 63 % d’entre eux — en 1994 ou avant (questions 2, 3, graphique 1) ;

36 % de ceux qui connaissent le 'M’ sous cette forme l’associent spontanément à BMW (question 4B, graphique 2) ; sur demande, 4 % supplémentaires mentionnent cette entreprise de leur propre gré (question 5, graphique 3) ;

75 % supposent que le 'M’ n’est utilisé que par un seul constructeur automobile spécifique (question 6, graphique 6) ; 71 % d’entre eux pensent à BMW sur demande (question 7, graphique 6).

Annexe A49 : une enquête d’opinion publique réalisée par l’Institut für Demoskopie auprès de 231 participants, datée du 11/06/2010, en allemand avec une traduction certifiée complète en anglais, intitulée 'M’ Survey Report on the capital letter’s public recognition, respectively establishment in trade circles, in connection with sports cars'. Il y est indiqué que : plus de 80 % du public pertinent connaissent la marque verbale 'M’ en relation avec les voitures de sport ;

70 % estimaient que la marque 'M’ n’est utilisée que par une seule entreprise ;

64 % ont spontanément nommé BMW uniquement ; seulement 4 % ont mal associé la marque 'M'.

Annexe A50 : une enquête d’opinion publique réalisée par l’Institut für Demoskopie en septembre/octobre 2018, en allemand et en anglais. L’enquête portait sur la question de la reconnaissance du logo dans plusieurs États membres de l’UE, dont l’Allemagne. En ce qui concerne ce dernier pays, l’échantillon était composé de 1 258 personnes âgées de 16 ans et plus résidant en Allemagne. Les conclusions de l’enquête sont les suivantes :

48 % des personnes interrogées connaissaient le logo, tandis que parmi celles très ou assez intéressées par les voitures de sport ou par les voitures de classe moyenne ou de luxe aux caractéristiques sportives, le logo était connu par 62 % (notoriété spontanée sans aucune référence aux produits) ; sur l’échantillon ci-dessus de personnes interrogées qui connaissent le logo, 65 % considèrent la qualité des produits étiquetés avec celui-ci comme élevée, tandis que parmi celles intéressées par les voitures de sport, ce pourcentage a atteint 76 %.

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Annexe A51: décisions d’opposition de l’EUIPO.

Annexe A52: une ordonnance judiciaire du Tribunal de district de Munich I (Landgericht München I) du 16/08/2016, dans l’affaire 1 HK O 10766/16, en allemand avec une traduction partielle en anglais, selon laquelle la marque de l’opposante est renommée.

Annexe A53: une ordonnance judiciaire du Tribunal de district de Hambourg (Landgericht Hamburg) du 15/10/2015, dans l’affaire 327 O 22/15, en allemand avec une traduction partielle en anglais, concernant les marques contestées suivantes
et . Le Tribunal a constaté que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque et une renommée pour les véhicules.

Annexe A54: une ordonnance judiciaire du Tribunal de district de Munich I (Landgericht München I) du 29/05/2018, dans l’affaire 33 O 8464/17, en allemand avec une traduction partielle en anglais, reconnaissant que le logo 'M’ est très connu.

Annexe A54a: Cour suprême de justice portugaise, arrêt du 14 novembre 2024, affaire 202/21.6YHLSB.L1.S1, traduction anglaise.

Annexe A55: Déclaration sous serment datée du 06/08/2019, du chef de projet des événements BMW M Motorsport chez l’opposante, fournissant des informations sur le 'M’ Festival, y compris le programme, les dates et lieux, les prix des billets, le chiffre d’affaires généré par l’opposante ainsi que des photos prises lors des 'M’ Festivals et montrant les marques antérieures, avec traduction anglaise.

Annexe A56: photos des 'M’ Festivals en 2014 et 2015, sur lesquelles les marques antérieures peuvent être vues.

Annexe A57: factures de vente de billets pour les 'M’ Festivals en 2014, 2015 et 2016.

Annexe A58: présentations de l’opposante concernant les 'M’ festivals en 2015, 2016 et 2017 comprenant des informations sur le festival (entre autres le lieu, la date, le programme et le prix du billet) et des photos montrant l’usage des marques antérieures.

Annexe A59: communiqués de presse de l’opposante concernant les 'M’ Festivals en 2016 et 2017 comprenant des photos des 'M’ Festivals, montrant la marque antérieure.

Annexe A60: article de presse intitulé '2015 M Festival – Teaser’ du 11/03/2015 contenant des informations sur le lieu, la date, le nombre de visiteurs, les prix des billets, etc. des 'M’ Festivals en général et du 'M’ Festival 2015.

Annexe A61: article de presse intitulé 'BMW M Power Tour 2015: Vier Tage Vollgas am Nürburgring’ du 19 mai 2015 contenant des informations sur l’événement de course 'BMW M Power Tour’ en 2015.

Annexe A62: Déclaration sous serment du 11/09/2019 du responsable de la coopération Moto GP chez l’opposante contenant des informations sur l’usage des marques antérieures en relation avec le MotoGP et la 'BMW M MotoGP Experience', en anglais.

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traduction ; photographies d’événements MotoGP en Europe de 2014 à 2018 ; brochures publicitaires pour la « BMW M MotoGP Experience » de 2016 à 2018 ; factures de 2014 à 2018 pour des services de tiers
Annexe A63 : matériel publicitaire pour la « BMW M MotoGP Experience ».

Annexe A64 : brochure intitulée « MotoGP 2014. Season Review » du 15/11/2014 contenant des informations sur les activités de l’opposante et l’utilisation des marques antérieures en relation avec le MotoGP.

Annexe A65 : Présentation de l’opposante intitulée « Verwendung M-Logo für Sportveranstaltungen, Sponsoring im Bereich M Motorsport » (en anglais : « Use of the M-logo for sport events, sponsoring in the field of M motorsport ») du 07/08/2019 donnant un aperçu de la nature, du lieu, de la date et de l’étendue de l’utilisation des marques antérieures pour des événements de course par le biais du sponsoring.

Les annexes suivantes sont soumises afin de prouver comment les constructeurs automobiles sont devenus des fournisseurs de mobilité.

Annexe A66 : article en ligne de www.sueddeutsche.de intitulé « Mobilität Das afrikanische Taxi neu erfunden » (en anglais : « The African taxi reinvented ») du 30/07/2018, avec traduction en anglais
Annexe A67 : article en ligne de https://grapeup.com/blog intitulé « How New Mobility Services Change the Automotive Industry » du 26/08/2022.

Annexe A68 : impressions du site web des constructeurs automobiles : Renault, Peugeot, Volkswagen et de l’opposante.

Annexe A69 : extrait Wikipédia de l’article « Share Now » ; article en ligne « Daimler und BMW trennen sich von Carsharing-Tochter » (en anglais : « Daimler and BMW separate from car-sharing subsidiary ») de www.auto- motor-und-sport.de, avec traduction en anglais et captures d’écran du site web www.share-now.com
Annexe A70 : communiqué de presse de Volkswagen intitulé « Volkswagen enters partnership with MILES Mobility to accelerate expansion of car sharing portfolio » du 01/11/2022.

Annexe A71 : article en ligne de « FOCUS » du 14/12/2011 intitulé « Carsharing der Autohersteller Neue Wege aus der Mobilitäts- und Parkkrise » en anglais « Car sharing by car manufacturers New Ways Out of the Mobility and Parking Crisis », avec traduction en anglais ; article en ligne de « manager-magazine » du 23/06/2011 intitulé « Neue Mobilitätskonzepte Warum Autohersteller zu Vermietern werden » ; (en anglais : « New mobility concepts Why car manufacturers are becoming rental companies », publié sur www.manager-magazin.de), avec traduction en anglais.

Annexe A72 : article en ligne intitulé « Autohersteller sorgen durch direkte Autovermietung für mehr Mobilität » du 16/07/2012 (en anglais : « Car manufacturers are providing more mobility through direct car rental », publié sur www.waz.de), avec traduction en anglais.

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Annexe A73: article Wikipédia «FREE NOW (service)»; impressions de sites internet de Mercedes-Benz et de l’opposante concernant les solutions et offres de mobilité numérique de leurs coentreprises FREE NOW et CHARGE NOW.

Annexe A74: captures d’écran des sites internet de Mercedes-Benz et de l’opposante présentant leurs offres de mobilité.

Annexe A75: communiqué de presse de l’opposante «Sharing Is Caring: Die Zukunft Der Privaten Peer-To-Peer Mobilität Mit Mini Sharing.» (en anglais: «Sharing Is Caring: The Future Of Private Peer-Topeer Mobility With Mini Sharing.») du 01/04/2021, avec traduction en anglais. Impressions internet du site internet de l’opposante (www.mini.de) concernant le service d’autopartage de pair à pair sous la marque «MINI» de l’opposante, avec traduction en anglais
Annexe A76: présentation stratégique de l’opposante du 02/07/2019 intitulée «We offer the full range from short- to long-term mobility solutions».

Annexe A77: captures d’écran et impressions de sites internet d’offres de mobilité de constructeurs automobiles: Renault, Volvo, Fiat, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Opel et Porsche.

Les preuves produites sont antérieures à la date de dépôt de la demande de marque contestée et concernent principalement l’Allemagne. La quasi-totalité des preuves est en allemand; toutefois, elles sont pour la plupart explicites. En outre, des parties des preuves les plus pertinentes ont été traduites en anglais.

L’opposante utilise la lettre «M» pour désigner des voitures de sport depuis au moins les années 1980 et le logo «M» était visiblement apposé sur diverses parties des voitures de l’opposante, telles que les calandres, les parties arrière ou les compteurs de vitesse, et leurs composants, tels que les moteurs (par exemple, annexes A4 à A11).

Le logo figuratif «M» a été utilisé dans des supports marketing et des articles de presse pour souligner le système de marque «M» de l’opposante et pour créer une association immédiate entre les véhicules de sport, les pièces ou les accessoires et l’opposante. Cette utilisation constante et uniforme de la marque antérieure s’est poursuivie tout au long des périodes ultérieures

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années (par exemple, annexes A17, A18, A20) et étendue à d’autres domaines de l’expertise automobile de l’opposante, tels que la série de voitures « M Performance » (c’est-à-dire les modèles de voitures BMW standard avec équipement sportif ; voir annexes A33-A34), ainsi que divers composants de véhicules, pièces de tuning, accessoires et packs d’équipement, tels que « M Sportpaket » ou « Modell M sport » (annexe A37).

Il ressort des éléments de preuve que les efforts de marketing de l’opposante étaient axés sur la création de la lettre « M », qui, autrement, n’a pas de signification univoque claire en relation avec les produits pertinents, pour désigner une gamme de sport automobile de haute performance provenant de l’opposante et la lier à l’image de la force, de la qualité, de la performance et de l’esprit des compétitions de sport automobile (voir slogans tels que « M » — la lettre la plus forte du monde », annexe A6). En outre, la déclaration sous serment soumise confirme qu’entre 2016 et 2022, l’opposante a investi des sommes considérables dans la publicité (annexe A32).

En ce qui concerne le succès commercial des produits commercialisés sous la marque antérieure, les chiffres de vente des voitures « M » et des séries de voitures « M Performance » ont augmenté régulièrement en Allemagne pendant une période considérable. En fait, ils ont été multipliés par quatre et par trois (environ) entre 2012 et 2023 dans l’UE et en Allemagne respectivement, ce qui est significatif compte tenu du prix relativement élevé de ces produits.

Les enquêtes d’opinion publique invoquées par l’opposante et menées sur des périodes prolongées en 1996, 2010 et 2018 (annexes A48-A50) démontrent toutes que le taux de reconnaissance de la marque « M » pour les voitures de sport en Allemagne a augmenté au fil des ans et était significatif en 2018. En outre, la réputation de la marque « M » pour les voitures de sport a également été confirmée lors de procédures civiles en Allemagne, comme en témoignent les jugements soumis (annexes A52-A54).

Par conséquent, il ressort clairement des éléments de preuve susmentionnés que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage très ancien et intensif en Allemagne en relation avec les automobiles et leurs pièces ; accessoires pour véhicules automobiles de la classe 12. Comme en témoignent diverses sources indépendantes et, en particulier, les enquêtes d’opinion publique de 1996, 2010 et 2018, la marque antérieure est généralement connue sur le marché pertinent en Allemagne où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders.

En raison d’une présence longue et réussie sur le marché au cours de laquelle l’opposante a promu ses voitures de marque « M » – principalement par la production de nouveaux modèles de voitures à succès, mais aussi par la publicité et divers efforts de marketing – la marque antérieure a acquis un degré élevé de notoriété auprès du public pertinent en relation avec les automobiles et leurs pièces ; accessoires pour véhicules automobiles. En outre, la marque de l’opposante est mentionnée en relation avec les voitures de sport dans la presse spécialisée et générale, comme il ressort des articles de presse soumis.

Il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et qu’elle est généralement connue, au moins, sur le marché pertinent allemand, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en témoignent diverses sources indépendantes. Les chiffres de vente, les dépenses de marketing, les sondages / enquêtes d’opinion et les diverses références dans la presse à son succès montrent tous sans équivoque que la marque jouit d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent en Allemagne.

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Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis, avant la date de dépôt de la demande contestée, un degré élevé de renommée pour les automobiles et leurs pièces; accessoires pour véhicules automobiles de la classe 12, auprès du public pertinent en Allemagne.

Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’analysera pas la renommée en relation avec les produits restants pour lesquels la renommée a été revendiquée.

La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et services en cause, les consommateurs pertinents, etc.

b) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Toutefois, la renommée ayant été démontrée en Allemagne, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public allemand.

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque antérieure de l’Union européenne peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.

La marque antérieure consiste en la lettre « M » légèrement stylisée en italique, avec un contour plutôt épais, de couleur argent / gris clair, précédée et juxtaposée à trois lignes épaisses inclinées de couleur bleu clair, bleu foncé et rouge. La lettre « M » n’ayant aucun lien direct avec les produits et services pertinents, elle est distinctive. Selon la pratique de l’Office, les lettres uniques en soi ne sont pas dépourvues de tout caractère distinctif. Comme l’a fait remarquer à juste titre l’opposant, le caractère distinctif des marques constituées d’une seule lettre ne doit pas être apprécié différemment de celui des marques

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caractère d’autres marques (20/07/2017, T-521/15, D (fig.) / D (fig.) et al., EU:T:2017:536, § 61 ; 08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:233, § 50). La capacité d’une marque constituée d’une seule lettre à distinguer l’origine commerciale de différents produits et services peut dépendre de ces produits ou services (09/09/2010, C-265/09 P, α, EU:C:2010:508, § 39).

Le signe contesté est composé de l’élément verbal « MOAUTO » légèrement stylisé en caractères italiques gras, précédé et juxtaposé à trois lignes épaisses inclinées. L’ensemble de l’élément est souligné par une ligne épaisse dont le côté droit est coupé en trois petites parties inclinées. S’il est vrai que le consommateur perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins qu’il décomposera un mot en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). En outre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si un seul des éléments composant ce signe lui est familier (27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid (fig.) / nationalgrid (fig.) et al, EU:T:2018:611, § 138).
En l’espèce, l’élément verbal du signe contesté sera divisé en les composants « MO- », dépourvu de sens et distinctif, et « -AUTO », signifiant automobile
/ voiture en allemand. Étant donné que les services concernés sont principalement directement liés à la vente au détail, à la réparation et à la location de véhicules, ce terme est non distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.

Les signes ne comportent aucun élément pouvant être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. La stylisation des éléments verbaux dans les deux signes sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur les éléments verbaux et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité.
D’autre part, même si les trois lignes épaisses inclinées juxtaposées à la lettre « M » dans les deux signes sont toutes ensemble distinctives à un degré normal, il convient de tenir compte du fait que, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). L’élément soulignant le signe contesté sera perçu comme principalement décoratif. Les lignes soulignant des éléments servent à mettre en évidence l’élément souligné et sont couramment utilisées dans la stylisation des signes. En l’espèce, compte tenu de sa configuration particulière, il présente un faible caractère distinctif.
Visuellement, les signes coïncident dans la lettre « M », qui est la seule lettre de la marque antérieure et la première des deux lettres qui forme l’élément normalement distinctif du signe contesté, lesquelles, comme expliqué ci-dessus, sont toutes deux représentées de manière presque identique, coïncidant également en étant juxtaposées à trois lignes inclinées

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lignes épaisses, bien qu’en couleurs dans la marque antérieure. Elles diffèrent par la lettre supplémentaire « O » et le mot « AUTO » (non distinctif) ainsi que par l’élément soulignant le signe contesté, de faible caractère distinctif en raison de sa nature décorative. S’il est vrai que les signes composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Le fait que la marque antérieure soit incluse de manière quasi identique, quant à son contour et à ses éléments figuratifs, dans le signe contesté est plutôt pertinent en l’espèce. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne. Sur le plan phonétique, la prononciation de la marque antérieure en tant que lettre unique sera /ɛm/ tandis que le signe contesté sera prononcé « moauto », compte tenu en outre du caractère distinctif du second élément du signe contesté « AUTO », les signes sont phonétiquement similaires dans une très faible mesure. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept d'« AUTO » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive. Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à ce qu’un préjudice ou un avantage indu soit susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués. Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la réputation de la marque antérieure ;

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le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit inhérent ou acquis par l’usage;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

Comme indiqué ci-dessus, les signes présentent une similitude visuelle inférieure à la moyenne, une similitude auditive très faible et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle a très peu d’incidence sur la comparaison des signes, comme expliqué ci-dessus. La marque antérieure n’a pas de signification directe par rapport aux produits de l’opposant pour lesquels la renommée a été prouvée et, par conséquent, elle possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. En outre, la marque antérieure jouit d’une grande renommée pour les automobiles et leurs pièces; accessoires pour véhicules automobiles de la classe 12 en Allemagne.

Les services contestés comprennent (i) la vente au détail et en gros, la vente aux enchères, la publicité et la gestion commerciale liées aux véhicules et/ou aux accessoires et pièces automobiles (classe 35); (ii) les services de réparation et d’entretien de véhicules (classe 37) et (iii) la location de véhicules, le transport et l’entreposage, y compris la location de places de stationnement (classe 39).

Les services contestés sont étroitement liés aux automobiles et à leurs pièces de l’opposant, qui jouissent d’une renommée; accessoires pour véhicules automobiles. Il est courant dans le secteur du marché automobile pertinent que les entreprises qui produisent les voitures et les pièces de l’opposant produisent et vendent au détail d’autres types de véhicules. De même, il est courant que ces entreprises proposent des services d’entretien et de réparation, car cela offre une certaine garantie de qualité, à savoir que les services seront rendus de manière appropriée et en utilisant des pièces de rechange d’origine. En outre, de nos jours, la fabrication automobile étend ses activités au secteur des transports, qui comprend, entre autres, la location ou le leasing de voitures et l’offre de solutions de mobilité à court et à long terme aux consommateurs, comme l’a démontré l’opposant dans les annexes A66 à A77. De plus, même si les services de stationnement sont commercialement moins liés aux produits renommés, lors de la prestation du service en question, les consommateurs rencontreront facilement les deux signes en même temps, de sorte que la possibilité de les associer ne peut être exclue en toute sécurité.

Ces services peuvent également être fournis par les mêmes industries, et leur public pertinent se chevauche également dans une certaine mesure. Il est à noter que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique également lorsque les produits sont identiques ou similaires (09/01/2003, C-292/00, Davidoff, EU:C:2003:9).

Compte tenu et après avoir mis en balance tous les facteurs pertinents du présent cas, il est raisonnable de supposer que les consommateurs moyens des services contestés des classes 35, 37 et 39, qui connaissent la marque antérieure renommée et qui rencontrent le signe contesté avec un début presque identique, en ce qui concerne non seulement la même lettre avec la même stylisation ou une stylisation très similaire, y compris les trois lignes inclinées auxquelles la lettre « M » est juxtaposée, peuvent facilement se souvenir de la marque antérieure, c’est-à-dire établir un « lien » mental entre les signes, sans nécessairement les confondre.

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Toutefois, bien que l’existence d’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, point 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans le cadre d’une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de tirer indûment profit ou de porter atteinte » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves ou, à tout le moins, présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

L’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait, entre autres, indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, point 40).

Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit.

Les services couverts par la marque demandée sont très proches des automobiles et, comme la liste des produits et services de la marque antérieure

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marques montrent, habituellement offerts par les constructeurs automobiles également. Les constructeurs automobiles proposent, entre autres, des services de vente au détail et en gros d’automobiles, des services de réparation et d’entretien d’automobiles et des services de mobilité, y compris le transport, la location de voitures ou les services d’autopartage. Par conséquent, le public visé par ces services les associera inévitablement aux marques antérieures en raison de leur renommée. En effet, la renommée des marques antérieures pour les véhicules automobiles s’étend même aux secteurs étroitement liés, tels que la vente au détail, la vente en gros, l’entretien et la réparation de véhicules automobiles, ainsi que la mobilité, y compris la location de voitures, l’autopartage et le transport. Il est évident, par exemple, qu’une offre de vente au détail, de réparation, de transport, de location de voitures ou d’autres services de mobilité portant la marque contestée hautement similaire sera associée aux marques « M » bien connues de l’opposant.

Le degré élevé de similitude entre les signes et la proximité étroite et la similitude des produits et services, le lien entre la marque demandée et les marques antérieures serait très fort. Le fort pouvoir d’attraction et la renommée des marques antérieures « M » bien connues, que l’opposant a acquises au fil des ans en ce qui concerne la qualité et la performance, seraient transférés aux services contestés et à la marque demandée. Cela signifie que le demandeur attirerait vers ses services toute l’attention et la clientèle associées à l’opposant en tant que fabricant de véhicules « M », dans lesquels l’opposant a, pendant des décennies, investi d’énormes quantités de temps, d’efforts et d’argent. Étant donné que le demandeur est en concurrence avec les services de vente au détail, de réparation, de mobilité, etc. de l’opposant, il est donc évident que le demandeur souhaite améliorer son offre en utilisant la marque contestée. Il s’agit à la fois d’un parasitisme sur la notoriété des marques antérieures « M » renommées et d’une tentative de tirer parti de leur réputation.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait pour le titulaire de la marque postérieure de tirer un avantage de cette marque, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la clientèle attachée à la marque d’autrui. La notion de tirer indûment profit « vise le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée » (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Pour déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale

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appréciation qui tient compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53; 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

La marque antérieure a acquis un degré élevé de notoriété et de réputation auprès du public pertinent en Allemagne. Comme il ressort des preuves analysées, l’opposante utilise la marque antérieure « M » pour des automobiles et leurs pièces et la promeut activement depuis de nombreuses années. En conséquence, comme l’attestent divers éléments de preuve, dont trois sondages d’opinion, la marque antérieure est associée par le public pertinent à une image de qualité et de haute performance.

Compte tenu de la grande réputation de la marque antérieure, de son degré normal de caractère distinctif intrinsèque pour les produits pertinents et de la similitude des signes dans une certaine mesure, il est conclu que les consommateurs des services contestés établiront un lien entre les marques — une association qui produira un avantage commercial pour la demanderesse.

Par conséquent, il existe un risque de transfert de l’image de la marque renommée de l’opposante et des caractéristiques positives qu’elle projette vers les services couverts par la marque contestée, facilitant ainsi la commercialisation de ces services par association avec la marque antérieure renommée. Le consommateur, en raison du transfert des associations positives projetées par l’image de la marque antérieure, serait enclin à acheter les services contestés dans l’attente d’y trouver des qualités similaires.

En l’espèce, il est probable que l’usage de la marque contestée puisse conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirerait indûment profit de la réputation bien établie de la marque antérieure et des efforts et investissements consentis par l’opposante pour acquérir cette réputation, sans verser de compensation financière et sans avoir à engager des dépenses similaires. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’elle véhicule, c’est-à-dire que les services contestés ont des caractéristiques identiques à celles qui sont commercialisées sous la marque de l’opposante.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, du point de vue du public pertinent en Allemagne, la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit de la réputation de la marque antérieure.

Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la réputation de la marque antérieure.

Comme il a été vu ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMC. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un de ces types soit constaté. La division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit de la renommée de la

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marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.

Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et qu’elle est fondée sur les automobiles et leurs pièces; accessoires pour véhicules automobiles, il n’est pas nécessaire d’analyser la renommée de la marque antérieure en relation avec les produits restants pour lesquels la renommée a été revendiquée.

Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMEUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

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La division d’opposition
Sara María del Carmen Chantal MARTÍNEZ CADENILLAS COBOS PALOMO VAN RIEL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.