OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 178 358
Guess?, Inc., 1444 South Alameda Street, 90021 Los Angeles, États-Unis (opposante), représentée par Murgitroyd & Company, 2nd Floor 57 Adelaide Road, DO2 Y3C6 Dublin, Irlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Mr Hatter S.R.L., Strada Consortile ASI s.n.c., 81032 Carinaro (CE), Italie (demanderesse), représentée par Francesco Musella, Via Gian Lorenzo Bernini, 25, 80129 Napoli, Italie (mandataire professionnel).

Le 23/09/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 178 358 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:

Classe 18: Parapluies et parasols; carton-cuir; cuir pour harnais; cuir brut ou semi-ouvré; moleskine [imitation du cuir]; simili-cuir; cuir et imitations du cuir; fourrures; toile de cuir.

Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.

Classe 35: Assistance, gestion des affaires; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de bagages.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 737 531 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services restants.

3. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 09/09/2022, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 737 531

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(marque figurative). L’opposition est fondée sur les marques antérieures suivantes :

1. enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 219 816 « MARCIANO » (marque verbale) ;

2. enregistrement de marque de l’UE n° 3 948 569 (marque figurative) ;

3. enregistrement de marque de l’UE n° 567 511 « MARCIANO » (marque verbale).

L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMCUE, ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’UE n° 3 948 569 de l’opposant.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 3 : Savons, parfums, cosmétiques, lotions capillaires.

Classe 9 : Lunettes, lentilles de contact, lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil et montures de lunettes.

Classe 14 : Bijouterie et horlogerie, y compris bracelets, boucles d’oreilles, bagues, colliers, anneaux d’orteil, épingles de cravate, épinglettes, boutons de manchette, porte-clés, ceintures, bracelets de montres, montres de poche, montres-bracelets.

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Classe 18: Articles en cuir et en imitation du cuir, à savoir, malles et sacs de voyage, bagages, housses à vêtements pour le voyage, havresacs, sacs à main, sacs fourre-tout, sacs (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage, sacs de sport, nécessaires de toilette, sacs de plage, harnais et sellerie, vêtements pour animaux de compagnie, colliers pour animaux, couvertures pour animaux, porte-monnaie, portefeuilles, porte-clés, organiseurs, sacs à dos, attaché-cases et porte-documents.

Classe 25: Vêtements pour hommes, femmes, garçons, filles, enfants et bébés, à savoir, sous-vêtements, chaussures, maillots de bain, casquettes, chapellerie, tabliers, robes de chambre, pyjamas, bonneterie, gants, bretelles, ceintures, cravates, maillots de corps, chaussettes, chemises, tee-shirts, pantalons de survêtement, sweat-shirts, hauts en maille, jupes, pantalons, pantalons, shorts, pulls, jeans, gilets, manteaux, vestes, salopettes, blazers, robes, foulards, blouses, cardigans, robes de soirée, polos de golf, survêtements de jogging, cols roulés, costumes et polos; culottes pour femmes, soutiens-gorge, débardeurs, crop tops, bustiers, caracos, shorties et combinaisons-lingerie; slips pour hommes et caleçons; vêtements en cuir et en imitation du cuir, y compris vestes, blazers, gants, jeans, pantalons, gilets, caracos, hauts, chemises, chapeaux, jupes et shorts; chaussures et bottes.

Classe 35: Services de magasins de détail et publicité dans le domaine des vêtements pour hommes, femmes et enfants et des accessoires personnels.

Les produits et services contestés sont les suivants:

Classe 18: Sellerie, fouets et vêtements pour animaux; cannes de marche; parapluies et parasols; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport; sangles pour équipement de soldats; cuir reconstitué; bandoulières; cuir pour harnais; porte-cartes en cuir; cuir, non travaillé ou semi-travaillé; moleskine [imitation du cuir]; imitation du cuir; cuir et imitations du cuir; fourrure; simili-cuir; ceintures d’épaule.

Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie.

Classe 35: Services d’assistance commerciale, de gestion et d’administration; services de publicité, de marketing et de promotion; services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail par correspondance liés aux accessoires vestimentaires; services de vente au détail en ligne de sacs à main; services de vente au détail en ligne de bagages; services de vente au détail de fourrures.

Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme «y compris», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).

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Toutefois, le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, point 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, point 43).

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).

Produits contestés de la classe 18
Les articles de sellerie, fouets et vêtements pour animaux ; bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport contestés sont identiques à au moins un des articles en cuir et en imitation de cuir de l’opposant, à savoir, les bagages, sacs à main, harnais et articles de sellerie, vêtements pour animaux de compagnie, portefeuilles, porte-clés, organiseurs. Ceci est dû soit au fait qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes) soit au fait que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.

Les porte-cartes en cuir contestés sont au moins similaires aux articles en cuir et en imitation de cuir de l’opposant, à savoir, les portefeuilles car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.

Les sangles pour équipement de soldats ; bretelles ; ceintures d’épaule contestées sont similaires aux articles en cuir et en imitation de cuir de l’opposant, à savoir, les musettes car ils coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs habituels.

Les bâtons de marche contestés sont similaires dans une faible mesure aux articles en cuir et en imitation de cuir de l’opposant, à savoir, les musettes car ils coïncident en termes de producteurs habituels, de canaux de distribution et de public pertinent.

Les parapluies et parasols ; carton-cuir ; cuir pour harnais ; cuir, non travaillé ou semi-travaillé ; moleskine [imitation du cuir] ; imitation du cuir ; cuirs et imitations du cuir ; fourrures ; toile cirée contestés et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, destinations ou modes d’utilisation. Ils ne visent pas le même public pertinent et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.

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Produits contestés de la classe 25
Les vêtements; chaussures; chapellerie contestés recouvrent au moins les vêtements pour hommes, femmes, garçons, filles, enfants et bébés de l’opposant, à savoir les vêtements en cuir et en imitation cuir, les chaussures, la chapellerie, respectivement. Par conséquent, ils sont identiques.

Les parties de vêtements, de chaussures et de chapellerie contestées sont similaires aux vêtements pour hommes, femmes, garçons, filles, enfants et bébés de l’opposant, à savoir les vêtements en cuir et en imitation cuir, les chaussures, la chapellerie, respectivement, car ils coïncident au moins en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires.

Services contestés de la classe 35
Les services de vente au détail contestés liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires; les services de vente au détail en ligne de vêtements; les services de vente au détail par correspondance d’accessoires vestimentaires recouvrent au moins les services de magasins de vente au détail de l’opposant dans le domaine des vêtements pour hommes, femmes et enfants et des accessoires personnels. Par conséquent, ils sont identiques.

Les services de publicité, de marketing et de promotion contestés incluent, en tant que catégorie plus large, la publicité de l’opposant dans le domaine des vêtements pour hommes, femmes et enfants et des accessoires personnels. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des services contestés, ils sont considérés comme identiques aux services de l’opposant.

Les services d’assistance et de gestion commerciales contestés sont similaires à un faible degré aux services de publicité de l’opposant dans le domaine des vêtements pour hommes, femmes et enfants et des accessoires personnels, car ils ont le même but. En outre, ils coïncident généralement en termes de prestataire et de public pertinent.

Les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques sont similaires à un degré moyen à ces produits spécifiques. Bien que la nature, le but et le mode d’utilisation de ces produits et services ne soient pas les mêmes, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement offerts aux mêmes endroits où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.

Par conséquent, les services de vente au détail en ligne contestés de sacs à main; les services de vente au détail en ligne de bagages sont similaires aux articles en cuir et en imitation de cuir de l’opposant, à savoir les sacs à main, les bagages, respectivement.

Toutefois, les services administratifs contestés; les services de vente au détail de fourrures et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, buts ou modes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires ou en concurrence et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables.

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b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).

En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.

Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions d’achat des produits et services.

c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
point 57). Cela s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

L’élément verbal coïncidant « MARCIANO » est significatif dans certaines des langues du territoire pertinent. Par exemple, en espagnol, il sera

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compris comme signifiant, entre autres, « appartenant à ou relatif à la planète Mars ». Toutefois, dans d’autres parties du territoire pertinent, telles qu’une partie non négligeable des consommateurs francophones et polonophones, ce mot est susceptible d’être perçu comme un nom de famille d’origine italienne et il est distinctif pour les produits et services pertinents, car il ne s’y réfère en aucune manière, ni à leurs caractéristiques.

À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que même si un risque de confusion n’existe que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable des consommateurs pertinents, une telle constatation est suffisante pour établir un risque de confusion (04/07/2014, T-1/13, GLAMOUR / TUDOR GLAMOUR, EU:T:2014:615, point 36). Afin d’éviter de multiples scénarios de perspectives linguistiques différentes conduisant à des conclusions et des résultats différents, la division d’opposition estime approprié de concentrer son examen sur la partie non négligeable des consommateurs francophones et polonophones qui percevront l’élément verbal « MARCIANO » comme un nom de famille d’origine italienne. Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.

La police de caractères standard de la marque antérieure est courante et banale et, par conséquent, purement décorative et non distinctive.

L’élément verbal « VINCENT » du signe contesté sera perçu comme un prénom masculin. Il n’est pas clairement lié aux produits et services pertinents d’une manière qui pourrait en diminuer le caractère distinctif et est, par conséquent, distinctif. Néanmoins, les noms de famille ont, en principe, une valeur intrinsèque plus élevée en tant qu’indicateurs de l’origine des produits et services que les prénoms. Puisque l’expérience commune montre que les mêmes noms peuvent appartenir à un grand nombre de personnes qui n’ont rien en commun, la présence du même nom de famille (pour autant qu’il ne soit pas courant sur le territoire pertinent, ce qui est le cas ici) pourrait impliquer l’existence d’un lien entre elles (identité de personnes ou parenté) (01/03/2005, T-185/03, ENZO FUSCO / ANTONIO FUSCO, EU:T:2005:73, point 52).

L’arrière-plan figuratif du signe contesté, qui n’évoque aucun concept évident, est assez élaboré et distinctif. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289,
point 37).

Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.

L’appréciation de la similitude entre deux marques doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans son ensemble (03/09/2009, C-498/07 P, LA ESPAÑOLA (fig.) / ACEITE DE OLIVA CARBONELL (fig.), EU:C:2009:503, point 61). À cet égard, les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’une marque qu’à sa fin (17/03/2004, T-183/02, MUNDICOR / MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, point 81 ; 17/03/2004, T-184/02, MUNDICOR / MUNDICOLOR (fig.) et al., EU:T:2004:79, point 81 ; 16/03/2005,

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T-112/03, FLEXI AIR / FLEX, EU:T:2005:102, points 64 et 65). Toutefois, cette règle générale ne saurait remettre en cause le fait que l’appréciation des signes doit être faite en tenant compte de l’impression d’ensemble qu’ils produisent, le consommateur moyen percevant normalement une marque dans son ensemble et n’examinant pas ses différents détails (10/10/2006, T-172/05, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:T:2006:300, point 65 ; 27/06/2012, T-344/09, COSMOBELLEZA / COSMOPOLITAN et al., EU:T:2012:324, point 52).

Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans l’élément verbal « MARCIANO », qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et le deuxième élément verbal du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément initial du signe contesté, « VINCENT », qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.

Les signes diffèrent également visuellement par leurs éléments et/ou aspects figuratifs. En tout état de cause, les éléments verbaux des signes attireront davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale. En outre, les éléments et/ou aspects figuratifs des signes ne sont pas soumis à une évaluation phonétique.

Compte tenu du caractère distinctif des éléments verbaux des signes, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés au nom de famille « MARCIANO ». Ils diffèrent par le concept du premier élément du signe contesté, le prénom masculin « VINCENT ». Par conséquent, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, à ce stade de la décision, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées (voir ci-après sous « Appréciation globale »).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut être faite avec les marques enregistrées, et du degré de similitude entre les marques, et entre les

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produits/services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).

Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents. Les produits et services jugés identiques et similaires à des degrés divers s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels. Le degré d’attention varie de moyen à élevé. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.

Les signes présentent un degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle moyen. Compte tenu des similitudes et des différences des signes, décrites en détail à la section c), leurs impressions d’ensemble sur le public pertinent seront similaires. Cela s’explique par le fait que leurs différences sont insuffisantes pour contrecarrer leur similitude dans l’élément verbal distinctif coïncidant « MARCIANO ». Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à son souvenir imparfait des signes, pourrait facilement les confondre, ou du moins croire que les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.

Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits et services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.

En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion pour la partie non négligeable du public francophone et polonophone prise en considération et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.

Le reste des produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.

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L’opposition est également fondée sur les marques antérieures suivantes.

Enregistrement international de marque désignant l’Union européenne nº 1 219 816 « MARCIANO » (marque verbale), pour les services suivants:

Classe 35: Services de magasins de vente au détail et services de magasins de vente au détail en ligne dans le domaine des vêtements pour hommes, femmes et enfants et des accessoires personnels.

Enregistrement de marque de l’UE nº 567 511 « MARCIANO » (marque verbale), pour les produits suivants:

Classe 9: Appareils et instruments électriques, sans fil, photographiques, cinématographiques et optiques; appareils à monnayeur et à compteurs, vêtements de protection; lunettes de soleil; visières de protection des yeux; jumelles, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; calculatrices; ordinateurs, appareils et instruments informatiques; logiciels; jeux informatiques; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement; bandes vidéo préenregistrées et vierges; enregistrements sonores, disques, bandes, CD, lunetterie.

Classe 14: Articles d’ornement en métaux précieux; articles de table, cendriers, boîtes à cigares et à cigarettes, porte-cigares et porte-cigarettes, tous en métaux précieux ou leurs alliages ou en étant revêtus; bijouterie, horloges, montres, boutons de manchette, épingles de cravate, articles pour fumeurs en métaux précieux; instruments horlogers et chronométriques; tous compris dans la classe 14.

Classe 25: Articles d’habillement; chaussures; chapellerie; jeans, chemises, vestes, gilets, pantalons, pulls, combinaisons, shorts, chapeaux, salopettes, casquettes, robes, blouses, sweatshirts, t-shirts, pantalons de survêtement, cravates, soutiens-gorge, camisoles, maillots de bain, vestes de sport, costumes, robes de chambre, pyjamas, ceintures, slips, manteaux, justaucorps, bonneterie, gants, collants, écharpes, ponchos, combinaisons, visières pare-soleil, collants, vêtements d’extérieur, sous-vêtements, jupes, bandeaux pour la tête incorporant des visières, collants et chaussures, vêtements pour enfants; pantalons, chaussures, chaussettes, bretelles, bavoirs, chaussons, cache-maillots, pulls; vêtements pour nourrissons et bébés; lingerie, maillots de bain.

L’opposition reste dirigée contre les produits et services suivants:

Classe 18: Parapluies et parasols; carton-cuir; cuir pour harnais; cuir, non travaillé ou semi-travaillé; moleskine [imitation du cuir]; simili-cuir; cuir et imitations du cuir; fourrure; toile cirée.

Classe 35: Services administratifs; services de vente au détail de fourrures.

Ces produits et services contestés, en l’absence d’une argumentation ou de preuves convaincantes du contraire de la part de l’opposant, sont dissemblables des produits et services de l’opposant. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont des finalités et des modes d’utilisation différents et ne

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partagent les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ils ne visent pas les mêmes consommateurs. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprise.

L’opposition ayant partiellement abouti sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure 2, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de son usage intensif et/ou de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant et en relation avec des produits et services identiques et similaires (à des degrés divers). Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué des marques de l’opposant en relation avec des produits et services dissemblables, la similarité des produits et services étant une condition sine qua non de l’existence d’un risque de confusion. Le résultat serait le même même si les marques antérieures jouissaient d’un degré accru de caractère distinctif.

Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et dirigée contre les produits et services restants, car les signes et les produits et services ne sont manifestement pas identiques.

RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué toutes les marques antérieures.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

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Décision sur opposition n° B 3 178 358 Page 12 sur 17
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit une juste cause pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir une juste cause pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucune juste cause n’existe.

a) Renommée des marques antérieures
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 25/07/2022. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que ses marques avaient déjà une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit prise, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué la renommée, à savoir les mêmes produits et services que ceux invoqués au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.

L’opposition reste dirigée contre les produits et services suivants :

Classe 18 : Parapluies et parasols ; carton-cuir ; cuir pour harnais ; cuir brut ou semi-ouvré ; moleskine [imitation du cuir] ; simili-cuir ; cuir et imitations du cuir ; fourrure ; toile cirée.

Classe 35 : Services administratifs ; services de vente au détail de fourrures.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

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Le 20/01/2025 l’opposant a soumis les preuves suivantes. L’opposant a rédigé les descriptions des annexes. Elles ne sont pas les conclusions de la division d’opposition.

Campagne publicitaire sur les chaînes de télévision Publitalia 80 & Digitalia '08 – période du 21/02/2016 au 12/03/2016, qui montre la large diffusion que les médias télévisuels ont donnée à la marque de l’opposant « MARCIANO » (Annexe 1) ;

Le palimpseste TV pour la publicité des collections « MARCIANO » dans plusieurs émissions de télévision du 21 au 27/02/2016 (Annexe 2) ;

Le palimpseste TV pour la publicité des collections « MARCIANO » dans plusieurs émissions de télévision du 28/02/2016 au 05/03/2016 (Annexe 3) ;

Le palimpseste TV pour la publicité des collections « MARCIANO » dans d’autres émissions de télévision du 21/02/2016 au 27/02/2016 (Annexe 4) ;

Le palimpseste TV pour la publicité des collections « MARCIANO » dans d’autres émissions de télévision du 28/02/2016 au 05/03/2016 (Annexe 5) ;

Le palimpseste TV pour la publicité des collections « MARCIANO » dans plusieurs émissions de télévision du 06/03/2016 au 12/03/2016 (Annexe 6) ;

Un deuxième palimpseste TV pour la publicité des collections « MARCIANO » dans plusieurs émissions de télévision du 06/03/2016 au 12/03/2016 (Annexe 6A) ;

Un troisième palimpseste TV pour la publicité des collections « MARCIANO » dans plusieurs émissions de télévision du 06/03/2016 au 12/03/2016 (Annexe 6B) ;

Un quatrième palimpseste TV pour la publicité des collections « MARCIANO » dans plusieurs émissions de télévision du 06/03/2016 au 12/03/2016 (Annexe 6C) ;

Le palimpseste TV pour la publicité des collections « MARCIANO » dans d’autres émissions de télévision (Annexe 7) ;

Le palimpseste TV pour la publicité des collections « MARCIANO » dans d’autres émissions de télévision du 06/03/2016 au 12/03/2016 (Annexe 8) ;

Le plan média publicitaire pour la France pour 2015 – magazines (Annexe 9).

Plan publicitaire 2016 pour MARCIANO
Le plan média publicitaire presse pour la France pour 2016 (Annexe 10) ;

Le plan média publicitaire pour l’Italie pour 2016 (Annexe 11) ;

Le plan média publicitaire extérieur pour l’Italie pour 2016 (Annexe 12) ;

Le plan média publicitaire TV pour l’Italie pour 2016 (Annexe 13) ;

Le plan média publicitaire presse pour l’Espagne pour 2016 (Annexe 14) ;

Le plan média publicitaire presse pour le Portugal pour 2016 (Annexe 15) ;

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Le plan média publicitaire imprimé pour l’Allemagne pour 2016 (Annexe 16) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour les Pays-Bas pour 2016 (Annexe 17) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour la Pologne pour 2016 (Annexe 18).

Plan publicitaire 2017 pour MARCIANO
Le plan média publicitaire imprimé pour la France pour 2017 (Annexe 19) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour l’Italie pour 2017 (Annexe 20) ;

Le plan média publicitaire extérieur pour l’Italie pour 2017 (Annexe 21) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour l’Espagne pour 2017 (Annexe 22) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour le Portugal pour 2017 (Annexe 23) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour l’Allemagne pour 2017 (Annexe 24) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour les Pays-Bas pour 2017 (Annexe 25) ;

Le plan média publicitaire numérique en ligne pour les Pays-Bas pour 2017 (Annexe 26) ;

Le plan média publicitaire numérique en ligne pour la Belgique pour 2017 (Annexe 27) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour la Pologne pour 2017 (Annexe 28).

Plan publicitaire 2018 pour MARCIANO
Le plan média publicitaire imprimé pour la France pour 2018 (Annexe 29) ;

Le plan média publicitaire extérieur pour la France pour 2018 (Annexe 30) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour l’Italie pour 2018 (Annexe 31) ;

Le plan média publicitaire extérieur pour l’Italie pour 2018 (Annexe 32) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour l’Espagne pour 2018 (Annexe 33) ;

Le plan média publicitaire extérieur pour l’Espagne pour 2018 (Annexe 34) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour le Portugal pour 2018 (Annexe 35) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour l’Allemagne pour 2018 (Annexe 36) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour les Pays-Bas pour 2018 (Annexe 37) ;

Le plan média publicitaire extérieur pour les Pays-Bas pour 2018 (Annexe 38) ;

Le plan média publicitaire imprimé pour la Pologne pour 2018 (Annexe 39) ;

Le plan média publicitaire extérieur pour la Pologne pour 2018 (Annexe 40).

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Plan publicitaire 2019 pour MARCIANO
Le plan média de publicité imprimée pour la France pour 2019 (Annexe 41);

Le plan média de publicité imprimée pour l’Italie pour 2019 (Annexe 42);

Le plan média de publicité imprimée pour l’Espagne pour 2019 (Annexe 43);

Le plan média de publicité extérieure pour l’Espagne pour 2019 (Annexe 44);

Le plan média de publicité imprimée pour l’Allemagne pour 2019 (Annexe 45);

Le plan média de publicité imprimée pour les Pays-Bas pour 2019 (Annexe 46);

Le plan média de publicité imprimée pour la Pologne pour 2019 (Annexe 47).

Plan publicitaire 2020 pour MARCIANO
Le plan média de publicité imprimée pour la France pour 2020 (Annexe 48);

Le plan média de publicité imprimée pour l’Italie pour 2020 (Annexe 49);

Le plan média de publicité imprimée pour l’Espagne pour 2020 (Annexe 50);

Le plan média de publicité imprimée pour le Portugal pour 2020 (Annexe 51);

Le plan média de publicité imprimée pour l’Allemagne pour 2020 (Annexe 52);

Le plan média de publicité imprimée pour les Pays-Bas pour 2020 (Annexe 53);

Le plan média de publicité imprimée pour la Belgique pour 2020 (Annexe 54);

Le plan média de publicité imprimée pour la Pologne pour 2020 (Annexe 55);

Le plan média de publicité extérieure pour la Pologne pour 2020 (Annexe 56).

Plan média de publicité numérique en ligne 2022
Plan média de publicité numérique en ligne Europe 2022 (Annexe 57);

Plan média de publicité numérique en ligne Europe 2023 (Annexe 58).

La division d’opposition constate que les preuves soumises par l’opposant ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une réputation.

Premièrement, les annexes 9 à 58 semblent n’être que des feuilles de calcul de l’opposant destinées à un usage interne et non des preuves objectives provenant d’une source indépendante. À cet égard, les règles fondamentales en matière d’appréciation des preuves sont également applicables dans les cas de réputation: les preuves doivent être appréciées dans leur ensemble, c’est-à-dire que chaque indice doit être mis en balance avec les autres, les informations confirmées par plus d’une source étant généralement considérées comme plus fiables que les faits tirés de références isolées. En effet, plus

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Décision sur opposition n° B 3 178 358 Page 16 sur 17
indépendante, fiable et bien informée est la source d’information, plus la valeur probante des preuves sera élevée.

Par conséquent, les informations émanant directement de l’opposant ne suffiront probablement pas à elles seules, surtout si elles ne consistent qu’en des opinions et des estimations au lieu de faits, ou si elles ont un caractère non officiel et manquent de confirmation objective, par exemple, lorsque l’opposant soumet des mémorandums internes ou des tableaux avec des données et des chiffres d’origine inconnue (https://guidelines.euipo.europa.eu/2302857/2215212/trade-mark- guidelines/3-1-4-3-evaluation-of-the-evidence). Ce n’est que dans les cas où ces informations sont accessibles au public ou ont été compilées à des fins officielles et contiennent des informations et des données qui ont été objectivement vérifiées, ou reproduisent des déclarations faites en public, que leur valeur probante est plus élevée. Tel n’est pas le cas en l’espèce car les feuilles de calcul ne sont pas corroborées par les autres éléments de preuve.

Les annexes 1 à 8 ont une valeur probante plus élevée que les preuves mentionnées ci-dessus. En particulier, le contrat de publicité figurant à l’annexe 1, ainsi qu’un calendrier de publicité (annexes 2 à 8), contient des informations concernant une campagne publicitaire sur les chaînes de télévision Publitalia 80 & Digitalia '08 en 2016 pour « MARCIANO ». Cependant, ces documents sont datés bien avant la période pertinente et ils ne sont pas suffisants à eux seuls. Bien que ces éléments de preuve fournissent à la division d’opposition des informations concernant l’usage des marques antérieures, ils sont insuffisants pour indiquer sans aucun doute que la marque de l’opposant est largement connue. En d’autres termes, ces documents ne sont pas concluants quant à la part de marché réelle et la reconnaissance des marques sur le marché pertinent.

De même que la constatation de l’usage sérieux d’une marque ne peut être fondée sur des probabilités ou des suppositions, mais doit être démontrée par des preuves solides et objectives (18/01/2011, T-382/08, VOGUE / VOGUE portugal, EU:T:2011:9, § 22 ; 12/12/2002, T-39/01, HIWATT / HIWATT, EU:T:2002:316, § 47), par analogie, les mêmes critères doivent s’appliquer en ce qui concerne les preuves de la réputation alléguée, pour lesquelles le seuil est plus élevé. L’opposant était tenu de démontrer la connaissance des marques, l’intensité de l’usage ou l’ampleur de l’investissement réalisé par l’entreprise pour promouvoir les marques antérieures. Tous ces facteurs doivent être pris en compte afin de déterminer si les marques antérieures concernées jouissent d’une réputation du point de vue des consommateurs visés par l’opposant.

La division d’opposition ne peut pas présumer que les marques antérieures ont une réputation, car il n’a pas été démontré que le public pertinent reconnaît les marques antérieures et les associe à l’opposant. Par conséquent, la division d’opposition ne peut pas spéculer, en faveur de l’opposant, sur l’intensité du degré de reconnaissance allégué des marques antérieures.

Dans ces circonstances et en l’absence de toute autre preuve indépendante et objective qui permettrait à la division d’opposition de tirer des conclusions solides quant au degré de reconnaissance des marques antérieures par le public pertinent à la date pertinente (par exemple, des sondages d’opinion, des contributions d’associations professionnelles, des études de marché et des extraits de rapports sur les parts de marché se référant à l’UE), il est conclu que les preuves ne démontrent pas un degré de reconnaissance des marques par le public pertinent

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public. Même en tenant compte du fait que les preuves doivent être évaluées globalement, en évitant une approche fragmentaire, il est conclu que l’opposant n’a pas prouvé que ses marques avaient acquis une renommée.

Comme indiqué ci-dessus, pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il est nécessaire que la marque antérieure jouisse d’une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

Puisque l’opposition n’est accueillie que pour certains des produits et services contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.

La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Anna PĘKAŁA Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision a été prise a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.