EUIPO, 21 août 2025, n° 000049925

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Texte intégral
- PROCÉDURE D'ANNULATION n° C 49 925 (NULLITÉ)
- DÉCISION
- Motifs de la décision
- 1) Sur la prétendue mauvaise foi du demandeur
- 2) Sur les prétendus déséquilibres procéduraux et l'iniquité de la procédure
- 3) Sur les hyperliens en tant que moyens de preuve
- 4) Sur les preuves déposées par le titulaire le 12/07/2024
- 5) Sur l'étendue de la protection de l'enregistrement international contesté
- Conclusion

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EUIPO 21 août 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 21 août 2025, n° 000049925
Numéro(s) :	000049925
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Annulation rejetée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 49 925 (NULLITÉ)
Zoom Communications, Inc., 6th Floor, 55 Almaden Blvd., 95113 San Jose, California, États-Unis (requérant), représentée par Kilburn & Strode LLP, Hofplein 20, 3032AC Rotterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Kabushiki Kaisha Zoom, 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo, Japon (titulaire de l’enregistrement international), représentée par H&A, Edificio Aqua C/ Agustín de Foxá n° 4 – 10, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).

Le 21/08/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.

2. Le requérant supporte les dépens, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 28/05/2021, le requérant a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 267 107
(marque figurative), (l’enregistrement international/l’EI), déposé¹ le 05/04/2018 et enregistré² le 11/12/2018. La demande vise tous les produits couverts par l’enregistrement international, à savoir: Classe 9: Interrupteurs électriques; batteries et piles; câbles électriques; appareils d’enregistrement et de reproduction du son; contrôleurs audio; syntoniseurs électroniques; microphones; écouteurs; systèmes de sonorisation; appareils d’enregistrement vidéo; récepteurs audio-vidéo; casques d’écoute; transducteurs électroacoustiques; appareils de transmission de signaux; enregistreurs multipistes; enregistreurs IC; enregistreurs de terrain; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils d’enregistrement et de reproduction du son; convertisseurs électriques; unités d’interface audio; smartphones; supports d’enregistrement sonore; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la réception, le traitement ou la reproduction du son, des images et des données; équipement audio; lecteurs audio numériques; logiciels de télécommunication; logiciels téléchargeables; téléphone mobile; étuis pour smartphones et téléphones mobiles; supports numériques pour l’enregistrement, la transmission, la réception, le traitement ou la reproduction du son, des images et des données; équipement périphérique d’ordinateur; ordinateurs; processeurs de signaux vocaux numériques; programmes d’ordinateur [logiciels téléchargeables]; logiciels informatiques pour l’optimisation des signaux audio et de la sortie audio; matériel informatique pour l’optimisation des signaux audio et de la sortie audio; appareils
¹ Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date de dépôt» est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas.

² Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la «date d’enregistrement» est considérée comme étant la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE. Cette date correspond à la date de publication de la désignation de l’UE dans la partie M.3.1 du Bulletin des marques de l’UE.

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pour la transmission du son ; cartes mémoire à circuit intégré ; supports d’enregistrement numériques ; publications électroniques téléchargeables ; amplificateurs pour instruments de musique ; pédales d’effets électroniques à utiliser avec des amplificateurs de son ; unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ; métronomes ; effecteurs pour instruments de musique électriques ou électroniques ; pédales d’effets ; processeurs d’effets pour instruments de musique ; échantillonneurs pour instruments de musique électroniques ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son pour DJ ; machines pour le mixage, l’enregistrement, la surveillance, la lecture et le remixage de sons, de données ou d’images ; bonnettes anti-vent (accessoires d’appareils de traitement numérique du son) ; adaptateurs secteur ; câbles USB ; trépieds (accessoires d’appareils de traitement numérique du son) ; étuis de transport (accessoires d’appareils de traitement numérique du son) ; adaptateurs de pince micro (accessoires d’appareils de traitement numérique du son) ; logiciels d’activation pour effets ou enregistreurs portables ; logiciels téléchargeables pour appareils de traitement numérique du son ; appareils de traitement numérique du son et leurs produits pertinents et produits similaires.

Classe 15 : Pédales de batterie ; pédales pour instruments de musique ; processeurs d’effets pour instruments de musique ; instruments de musique électroniques ; batteries électroniques ; dispositifs musicaux électroniques pour améliorer les capacités musicales et le son ; instruments de musique ; étuis pour instruments de musique.

Le demandeur a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES, DES ÉLÉMENTS DE PREUVE ET DES QUESTIONS DE PROCÉDURE
Dans l’exposé des motifs annexé à la demande en nullité du 28/05/2021, le demandeur allègue que l’enregistrement international contesté est un dépôt répétitif visant à contourner l’exigence de preuve d’usage et que, par conséquent, le titulaire de l’enregistrement international agissait de mauvaise foi au moment de la désignation de la marque dans l’UE.

Il relève d’emblée que le titulaire de l’enregistrement international possède deux autres enregistrements antérieurs à la marque contestée, à savoir : l’enregistrement de marque de l’UE nº 227 157 pour la marque verbale « ZOOM », déposé le 01/04/1996 et enregistré le 22/12/1999 pour des produits des classes 9 et 15 (ci-après la « MUE 1 ») et l’enregistrement de marque de l’UE nº 4 888 749 pour la marque figurative , déposé le 06/02/2006 et enregistré le 28/04/2008 pour des produits des classes 9 et 15 (ci-après la « MUE 2 »).

Ensuite, le demandeur explique que les MUE 1 et 2 ont été utilisées par le titulaire pour s’opposer à l’enregistrement d’une demande de marque de l’UE pour le mot « ZOOM ». Dans le cadre de ces procédures d’opposition, il a été demandé au titulaire de fournir la preuve de l’usage sérieux de ses marques et le Tribunal a constaté dans l’affaire T-831/16 (Pièce 1) que les MUE du titulaire n’avaient été utilisées que pour une liste restreinte de produits, à savoir uniquement pour les enregistreurs portables ; les dispositifs d’enregistrement pour l’enregistrement de performances en direct, l’interfaçage, le contrôle et l’échantillonnage ; les adaptateurs secteur ; les fils et câbles électriques de la classe 9 et pour les dispositifs d’effets pour guitares (pédales d’effets, pédales) y compris pour guitares acoustiques, basses et électriques de la classe 15.

Le demandeur souligne que le titulaire possède également l’enregistrement international nº 1 267 107 désignant à l’origine la Chine, l’Inde et la Corée (ci-après l'« EI original »). La date d’enregistrement de l’EI original est le 25/05/2015 et l’enregistrement de base pour cette marque était l’enregistrement japonais nº 4 940 899 (ci-après la « marque japonaise »).

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Le 05/07/2018, soit un peu plus de trois ans après la date d’enregistrement de l’enregistrement international initial et un peu plus de deux mois après l’arrêt dans l’affaire T-831/16, le titulaire de l’enregistrement international a par la suite désigné l’Union européenne au titre de l’enregistrement international initial. La marque contestée est identique à la marque de l’Union européenne 2 et les produits qu’elle couvre sont identiques ou très similaires à ceux des marques de l’Union européenne 1 et 2. En outre, compte tenu de l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-831/16, il serait objectivement vérifiable que le titulaire savait que son signe n’avait été utilisé qu’en relation avec un nombre limité de produits. La connaissance par le titulaire qu’il utilisait encore le signe
pour une gamme restreinte de produits serait en outre démontrée par des extraits du site web du titulaire (Pièces 2 et 3). Ceux-ci illustreraient que les produits pour lesquels la marque a été utilisée peu avant et après la date pertinente de la désignation de l’Union européenne peuvent être regroupés sous les catégories mentionnées par le Tribunal³. Par conséquent, la décision du titulaire de désigner l’Union européenne pour des « catégories de produits cyniquement larges » alors qu’il faisait en réalité usage de la marque en relation avec une gamme très limitée de produits, doit constituer une pratique déloyale.

Le demandeur fait ensuite observer que le libellé de l’enregistrement international contesté, même s’il est encore indûment large compte tenu de l’usage fait par le titulaire de l’enregistrement international, est un peu plus restreint que les libellés des marques de l’Union européenne 1 et 2. Il affirme que le titulaire n’a pas cherché à inclure de nouveaux produits qui pourraient couvrir de nouvelles offres à l’époque et qu’en tout état de cause, il n’est pas acceptable que le titulaire puisse contourner l’exigence d’usage en déguisant une marque redéposée par la simple adjonction de produits supplémentaires, lesquels pourraient en tout état de cause être ultérieurement écartés au moyen d’une division ou d’un retrait partiel de la marque.

Selon le demandeur, il n’existe aucune logique commerciale cohérente et de bonne foi pour le dépôt de l’enregistrement international contesté. Le titulaire n’a renoncé à aucune de ses marques antérieures, lesquelles sont désormais couvertes par l’enregistrement international contesté. Par conséquent, l’existence de marques identiques entraîne une accumulation de marques, ce qui exige davantage de travail administratif et un investissement accru causé, par exemple, par le paiement des taxes de dépôt et des frais de dépôt des représentants légaux pour chaque marque demandée et enregistrée, les coûts des taxes de renouvellement pour chaque marque, les coûts de maintenance administrative au sein de l’entreprise du titulaire et pour le cabinet d’avocats.

En outre, les actions ultérieures du titulaire exacerbent encore une pratique déloyale. Tout en faisant un usage limité de ses marques verbales et figuratives, il s’appuyait uniquement sur l’enregistrement international contesté (qui couvre un libellé large) pour s’opposer ou chercher à faire invalider les droits de tiers. Le titulaire a déposé 3 oppositions et 2 actions en nullité contre des marques du demandeur uniquement sur la base de l’enregistrement international contesté (Pièce 4).

Le demandeur insiste sur le fait qu’au moment de la désignation de l’Union européenne, le titulaire de l’enregistrement international était conscient qu’il n’utilisait pas le signe pour la plupart des termes larges inclus dans le libellé de l’enregistrement international contesté, un fait qui serait corroboré par l’arrêt dans l’affaire T-831/16 et par d’autres preuves. Il souligne qu’il y a peu de logique commerciale et juridique à s’appuyer uniquement sur l’enregistrement international contesté contre les marques du demandeur, alors que le titulaire aurait pu également invoquer la marque de l’Union européenne 1 qui bénéficie également d’un libellé large dans la classe 9. En outre, la marque de l’Union européenne 1 est pour le mot « ZOOM » et donc visuellement plus proche de toutes les marques du demandeur faisant l’objet de ces procédures d’opposition et de nullité.

³ À savoir enregistreurs portables ; dispositifs d’enregistrement pour l’enregistrement de performances en direct, l’interfaçage, le contrôle et l’échantillonnage ; adaptateurs secteur ; fils et câbles électriques dans la classe 9 et pour les dispositifs d’effets pour guitare (pédales d’effet, pédales) y compris les guitares acoustiques, basses et électriques dans la classe 15.

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Selon la requérante, il serait évident que le titulaire est conscient que l’IR contestée, contrairement aux MUE 1 et 2, ne peut pas être soumise à une preuve d’usage avant 2023. Le titulaire peut donc largement se fonder sur l’IR pour attaquer les demandes et enregistrements de tiers, malgré le fait que la marque n’est qu’un nouveau dépôt couvrant une large gamme de produits pour lesquels aucun usage n’a jamais été fait ou envisagé. Les marques de la requérante qui font l’objet de ces procédures d’opposition ou de nullité visent à obtenir une protection pour des produits et services qui n’ont aucun lien avec les enregistreurs portables, les adaptateurs secteur, les fils et câbles, qui sont les produits de la classe 9 pour lesquels le titulaire avait l’intention d’utiliser l’IR contestée en pratique. Le titulaire se fonde donc sur l’IR contestée comme une «arme juridique» et non conformément à sa fonction. Le titulaire est conscient qu’en pratique, le public pertinent percevrait immédiatement que la requérante et le titulaire opèrent dans des domaines très différents, mais sur le papier, le public fictif pour tous les produits de l’IR pourrait être perçu à tort comme établissant un lien plus étroit.

La requérante conclut que les actions du titulaire sont contraires aux pratiques honnêtes puisqu’elles prolongent artificiellement le délai de grâce de 5 ans pour la marque
et permettent finalement au titulaire de saper frauduleusement la capacité des tiers à entrer sur le marché, tout en n’ayant aucune intention d’utiliser l’IR contestée en relation avec l’ensemble des produits en question.

À l’appui de ses allégations, la requérante a produit les preuves suivantes:

Pièce 1 : Arrêt du 24/04/2018, T-831/16, ZOOM / ZOOM et al., EU:T:2018:218. Pièce 2 : Impressions obtenues via la WayBack Machine et montrant le site web zoom.co.jp le 29/05/2018. Les preuves contiennent des références et des images des produits suivants : «F1 Field Recorder + Shotgun Mic», «F1 Field Recorder + Lavalier Mic», enregistreur «H1N», «Ambeo VR Mic + ZOOM F4 V2.0» nouveau firmware pour l’enregistrement audio à 360 degrés, appareil «LIVETRAK L-12» pour mixer, enregistrer, monitorer, lire et remixer, appareil «ZOOM ARQ AR-48» pour créer de la musique électronique, le nouvel «AC-3 Acoustic Creator» et l’enregistreur vidéo portable «ZOOM Q2N» (caméra pour musiciens). La capture comprend en outre la liste de produits suivante :

. Pièce 3 : Impressions obtenues via la WayBack Machine et montrant le site web zoom.co.jp le 22/10/2018. Les preuves contiennent la section «SUPPORT + DOWNLOADS» du site web où des informations pouvaient être trouvées sur les derniers logiciels, téléchargements de pilotes ou manuels. Sont incluses des images de produits appartenant aux catégories suivantes : (i) Enregistrement sur le terrain, (ii) Enregistrement vidéo, (iii) Son live + Enregistrement, (iv) Instruments numériques, (v) Interfaces audio, (vi) Enregistreurs multipistes, (vii) Boîtes à rythmes, (viii) Effets guitare, (ix) Effets acoustiques, (x) Effets basse et (xi) Pédales MultiStomp. Pièce 4 : Sélection de documents et plus spécifiquement : (i) Impressions de la base de données eSearch de l’EUIPO fournissant des informations sur les oppositions n° B 3 132 067, n° B 3 145 549 et n° B 3 146 476 déposées par le titulaire de l’IR contre des marques de la

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demandeur en nullité. Le droit invoqué comme fondement de ces oppositions était l’IR contestée; ii) les communications de l’EUIPO du 09/02/2021 informant le demandeur en annulation de deux demandes en nullité (n° C 46 755 et n° C 46 756) déposées par le titulaire de l’IR contre des marques du demandeur. Le droit antérieur invoqué comme fondement des demandes en nullité était l’IR contestée. Étaient jointes les demandes en déclaration de nullité ainsi que l’exposé des motifs déposé dans l’affaire C 46 756 et iii) la communication de l’EUIPO du 28/05/2021 confirmant au demandeur en annulation la réception de la déclaration de nullité déposée contre l’IR contestée. Étaient joints la demande en déclaration de nullité, l’exposé des motifs du demandeur et les preuves y annexées.
Le titulaire de l’IR a répondu le 05/11/2021. Il conteste avec véhémence les allégations du demandeur. Il explique d’emblée que la date à laquelle l’UE a été désignée dans l’IR contestée est le 05/04/2018 et non le 05/07/2018, qui est la date de notification par le Bureau international aux parties contractantes désignées. Par conséquent, l’argument du demandeur selon lequel la marque a été déposée en réaction à l’arrêt du 24/04/2018 dans l’affaire T-831/16 n’est pas exact. Le titulaire soutient que la déclaration de nullité est fondée sur des faits inexacts (la date de désignation de l’UE) et que le demandeur agit de mauvaise foi. Ce dernier tente d’usurper une marque identique existante par des dépôts répétés (8 marques en 4 ans) et par l’acquisition de marques antérieures (MUE 1 174 929 ZOOM déposée en 1999 et MUE 6 694 129 déposée en 2006) afin d’obtenir artificiellement des droits contre le titulaire.
Il fournit un calendrier de ses marques (Annexes 1 à 4) et insiste sur le fait que l’allégation du demandeur selon laquelle l’IR contestée serait un dépôt répété visant à contourner l’exigence de preuve d’usage est fondée sur une date erronée. Il fait valoir que le temps écoulé entre les dates de dépôt des MUE 1 et 2 est d’environ 10 ans et que le temps écoulé entre la MUE 2 et l’IR contestée est d’environ 12 ans. De si longues périodes montreraient donc que le titulaire n’avait aucune intention d’éviter l’obligation d’usage, mais qu’il a simplement protégé ses marques conformément aux exigences imposées par le marché.
Ensuite, le titulaire souligne que les MUE 1 et 2 font l’objet de procédures de déchéance initiées par le demandeur (Annexes 5 et 6). Il conteste les allégations du demandeur concernant le non-usage de ces marques et souligne qu’en tout état de cause, la présente demande en déclaration de nullité ne peut servir au demandeur à demander la preuve d’usage de l’IR contestée, qui est encore dans le délai de grâce. En outre, selon le titulaire, le demandeur a déposé la présente demande en nullité, car il ne pouvait pas déposer de demande en déchéance conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE. Il affirme que le demandeur ne peut pas présumer que le titulaire n’utilise pas la marque, afin de prouver la mauvaise foi de ce dernier. Pour réfuter davantage les arguments du demandeur concernant le non-usage des MUE 1 et 2, le titulaire se réfère à la décision de la Chambre de recours du 07/02/2020 dans l’affaire R 507/2019-1 (Annexe 7) qui a constaté que la MUE 1 avait été utilisée pour des enregistreurs portables de la classe 9 et que la MUE 2 avait été utilisée pour des enregistreurs portables; des disques compacts magnétiques, des enregistrements; des boîtes à rythmes, des batteries électroniques; et des processeurs de son et des processeurs d’effets et leurs parties de la classe 9 et pour des enregistreurs multipistes, des appareils multi-effets, des boîtes à rythmes, des consoles et pédales d’effets pour guitare, des pédales d’effets pour basse, des pédales d’effets acoustiques, des processeurs d’effets pour guitare de la classe 15. En outre, la Chambre a constaté que le titulaire avait également prouvé l’usage pour des programmes informatiques téléchargeables, destinés à être utilisés en relation avec des instruments de musique et des appareils d’enregistrement sonore.

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Le titulaire explique ensuite que la raison du dépôt de l’IR contestée était de protéger la marque pour des produits non inclus dans les marques de l’UE antérieures. Il affirme que sa société a été fondée 37 ans auparavant et que, depuis lors, elle a considérablement grandi en taille et en réputation (Annexes 8 à 13). L’IR contestée comprend une liste de produits différente qui évite les limitations antérieures et inclut des produits plus spécifiques que la marque de l’UE 2 afin d’adapter la marque à la technologie actuelle. Il souligne que la désignation de l’IR contestée n’est pas identique à celle des marques de l’UE 1 et 2 et fait remarquer que les produits désignés par l’IR contestée coïncident avec les produits présentés sur le site web du titulaire (Annexe 14). Pour étayer ces affirmations, il inclut dans ses observations des liens directs vers le site web zoomcorp.com où les différents produits qu’il vend pourraient prétendument être consultés. Il soutient qu’un titulaire de marque ne peut pas étendre la désignation de marques existantes et que, par conséquent, la seule façon de mettre à jour la liste des produits et/ou services est de déposer une nouvelle demande de marque. Il insiste sur le fait que la nature différente des produits protégés par l’IR contestée prouverait que l’IR est une nouvelle marque et non un dépôt répétitif.

Le titulaire soutient en outre que le titulaire d’une marque de l’Union européenne dispose d’un droit exclusif qui lui permet d’interdire à tout tiers l’usage de signes identiques ou similaires et que tout titulaire peut fonder des actions contre des marques concurrentes sur l’une quelconque des marques qu’il possède. L’IR contestée a été déposée en 2018, c’est-à-dire avant toutes les marques du demandeur, et le titulaire ne savait pas à ce moment-là que le demandeur tenterait d’enregistrer ou d’utiliser des signes similaires/identiques.

Le titulaire avance également des arguments visant à montrer pourquoi la jurisprudence invoquée par le demandeur n’est pas applicable à la présente procédure. Il conclut que le demandeur n’a pas prouvé que le titulaire agissait de mauvaise foi lors du dépôt de l’IR contestée et demande le rejet intégral de la demande en nullité.

Pour étayer ses allégations, le titulaire a déposé les preuves suivantes :

Annexes 1 à 4 : Impressions d’EUIPO eSearch ou de Madrid Monitor détaillant les particularités des marques de l’UE 1 et 2, de l’IR originale et de l’IR contestée. Annexes 5 et 6 : Communications de l’EUIPO des 21/06/2021 et 23/06/2021 notifiant au titulaire de l’IR les demandes en déchéance déposées par le demandeur contre les marques de l’UE 1 et 2.

Annexe 7 : Décision du 07/02/2020 de la première Chambre de recours dans l’affaire R 507/2019-1, ZOOM / ZOOM (fig.) et al.

Annexe 8 : Captures du site web du titulaire obtenues en novembre 2021 et fournissant des informations sur ses produits (enregistreurs portables, enregistreurs de terrain, enregistreurs podtrack, enregistreurs vidéo, enregistreurs audio mobiles, interfaces audio, mélangeurs numériques/enregistreurs multipistes, multi-effets, instruments numériques, accessoires).

Annexe 9 : Impressions de sound-service.eu avec une mention de copyright en 2020 et fournissant des informations sur le titulaire et les produits qu’il fabrique.

Annexe 10 : Captures du site web du titulaire montrant le réseau de distribution.

Annexe 11 : Captures de zoomcorp.com récupérées en octobre 2020 et montrant les revendeurs agréés.

Annexe 12 : Impressions de mipa-award.de concernant le 'MIPA Musikmesse International Press Award’ et montrant des produits du titulaire parmi les nominations/lauréats (par exemple, l’enregistreur de terrain 'ZOOM’ H4n en 2010, l’enregistreur de terrain 'ZOOM’ H1 en 2011 ou les effets de guitare 'Zoom’ MS 100BT en 2013).

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Annexe 13 : Impressions de TMview détaillant les particularités des marques du titulaire
'ZOOM'/ dans le monde entier. Annexe 14 : Document interne intitulé « ZOOM GOODS SOLD » et contenant une sélection de captures présentant les produits du titulaire et de nombreux hyperliens vers le site web zoomcorp.com.

Dans sa réplique du 18/03/2022, la requérante soutient que l’IR contestée est un dépôt répétitif. Elle fait valoir qu’après examen, elle a constaté que l’EUTM 2 bénéficie d’une revendication de priorité de la marque japonaise. La marque japonaise est également la base de l’IR contestée. Par conséquent, l’IR contestée et l’EUTM 2 sont interconnectées dans la mesure où elles découlent toutes deux de la même enregistrement japonais (Pièce 5). Cela constituerait une indication supplémentaire que la marque est un dépôt répétitif et que le titulaire agissait de mauvaise foi. Selon la requérante, bien que la désignation de l’IR contestée ait été limitée pour refléter des termes différents de la désignation de l’EUTM 2 ou de l’IR originale, cette désignation ne peut pas étendre la portée de la marque japonaise. Par conséquent, les produits de l’IR contestée sont également les produits de l’EUTM 2, qui partage la même source, à savoir la marque japonaise. Le fait que le titulaire ait défini la portée de l’IR contestée en utilisant une liste de produits avec une terminologie différente ne signifie pas que ces produits ne sont pas identiques à ceux de l’EUTM 2. Si le titulaire avait réellement eu pour objectif d’inclure de nouveaux produits dans la marque contestée qui ne relèvent pas de la portée commune de son enregistrement de base japonais original, alors cette désignation de l’UE serait évidemment invalide au motif que sa portée de protection étend celle de son enregistrement de base japonais.

Ensuite, la requérante convient que le 05/04/2018 est la date pertinente correcte dans la présente procédure. Elle insiste néanmoins sur le fait que le titulaire était conscient de son usage limité des EUTM 1 et 2 bien avant la date de l’arrêt dans l’affaire T-831/16 et se réfère à l’exposé des motifs déposé par le titulaire dans la procédure de recours R 1235/2015-5 (Pièce 6). Elle affirme que dans cette procédure, le titulaire était prêt à concéder (et devait donc savoir) qu’un usage sérieux n’avait été fait qu’en relation avec une gamme restreinte de produits. La connaissance par le titulaire de l’usage limité serait également démontrée par d’autres impressions de la Wayback Machine du site web du titulaire (Pièce 7) ainsi que par le document interne déposé par le titulaire en tant qu’Annexe 14. La requérante se réfère en outre à l’opposition n° B 2 874 850 où le titulaire a été tenu de prouver l’usage sérieux des EUTM 1 et 2. Dans cette procédure, le titulaire n’a pu prouver l’usage de ses marques que pour une portée très limitée de produits (Pièce 8) et cette opposition a été rejetée dans son intégralité.

La requérante poursuit en faisant valoir que les observations et les preuves du titulaire ne démontrent pas la moindre intention de s’étendre au-delà de l’usage commercial passé de la société et de la portée de protection étroite, tels qu’identifiés par les juridictions dans des procédures antérieures. Elle affirme en outre que le titulaire n’a pas abordé un point fondamental dans la présente procédure, à savoir le fait que le titulaire s’est uniquement appuyé sur l’IR contestée pour s’opposer ou invalider les demandes/enregistrements de tiers. Elle présente également ce qu’elle considère être la chronologie pertinente des actions du titulaire et affirme que cette chronologie, associée aux preuves déposées par les deux parties, prouve la mauvaise foi du titulaire.

La requérante nie les allégations du titulaire concernant la prétendue mauvaise foi de la requérante et déclare que sa stratégie de dépôt et ses intentions ne peuvent être remises en question dans le cadre de la présente procédure.

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À l’appui de ses allégations, la requérante a produit les preuves suivantes:

Pièce 5 : Impressions de J-Plat Pat⁴, de l’EUIPO et de l’OMPI détaillant les particularités de la marque japonaise, de l’EUTM 2, de l’enregistrement international original et de l’enregistrement international contesté.

Pièce 6 : Le mémoire en réponse de la titulaire du 28/08/2015 dans le recours nº R 1235/2015-5, ZOOM / ZOOM et autres.

Pièce 7 : Impressions obtenues via la WayBack Machine et montrant le site web zoom.co.jp le 07/03/2018. La preuve montre en substance les mêmes informations que la pièce 2 de la requérante précédemment produite.

Pièce 8 : Arrêt du 30/06/2021, T-204/20, ZOOM / ZOOM (fig.) et autres, EU:T:2021:391.

La titulaire de l’enregistrement international a présenté ses observations le 22/07/2022. Elle conteste une par une les allégations de la requérante. Elle répète que, à l’exception des cellules, des métronomes et des instruments de musique, les produits de l’enregistrement international contesté sont différents de ceux de l’EUTM 2. Elle affirme que le simple fait que l’EUTM 2 et l’enregistrement international contesté proviendraient de la marque japonaise ne peut servir à la requérante pour conclure que les marques sont identiques. Elle se réfère à l’article 34, paragraphe 1, du RMCUE concernant le droit de priorité et affirme que la condition selon laquelle la nouvelle marque doit contenir, au moins, les produits couverts par la demande initiale, implique que plusieurs marques peuvent revendiquer la même priorité, de sorte qu’il est possible de déposer autant de marques que de produits désignés par la marque antérieure. Concernant les allégations de la requérante sur l’usage limité de la marque, la titulaire donne une liste de produits et insère dans ses observations des liens directs vers le site web zoom.co.jp qui montrerait le site web en 2016, 2017 ou 2018. Elle explique que ses produits sont des produits complexes qui comprennent différents et plusieurs composants matériels et logiciels qui sont protégés dans la liste de l’enregistrement international contesté. La titulaire se réfère également à l’opposition nº B 2 874 850, à la décision de la Chambre de recours dans l’affaire R 507/2019-1 et à l’arrêt dans l’affaire T-204/20 et fait valoir que, contrairement aux allégations de la requérante, elle a été en mesure de se conformer à l’obligation d’usage de ses marques. Elle donne des exemples d’autres oppositions ou invalidités qu’elle a déposées et qui n’étaient pas fondées sur le seul enregistrement international contesté. Elle se réfère à nouveau à la stratégie de dépôt de la requérante (8 marques déposées depuis 2018), à l’acquisition par cette dernière de marques «ZOOM» auprès de tiers et au dépôt respectif de demandes de déchéance contre les EUTM 1 et 2. Elle demande que la demande en nullité soit rejetée.

Par lettre du 01/08/2022, l’Office a communiqué les observations de la titulaire à la requérante, a clos la phase contradictoire de la procédure et a informé les parties que, à moins qu’un examen plus approfondi du dossier ne révèle la nécessité de présenter des observations ou des preuves supplémentaires, l’Office statuera sur la demande sur la base des preuves dont il dispose.

La requérante a écrit le 22/08/2022. Elle affirme qu’il y a une quantité significative de nouveaux arguments et de nouvelles preuves de la part de la titulaire et qu’une nouvelle série d’observations serait donc nécessaire. Elle se réfère à son droit d’être entendue tel qu’énoncé aux articles 94 à 97 et 109 du RMCUE et demande à l’Office d’inviter les parties à présenter des observations supplémentaires conformément à l’article 64, paragraphe 1, du RMCUE.

Par lettre du 02/11/2022, l’Office a transmis la lettre de la requérante à la titulaire et l’a invitée à présenter des observations en réponse.

⁴ Plateforme japonaise d’informations sur les brevets.

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Le titulaire de l’IR a répondu le 06/03/2023. Il conteste les allégations du demandeur concernant de nouveaux arguments/éléments de preuve. Il fait valoir que ses observations ont été déposées pendant la phase contradictoire de la procédure et qu’il ne comprend donc pas l’allégation du demandeur. Il déclare que, puisque l’Office a autorisé la demande du demandeur de rouvrir la procédure, le demandeur doit alors considérer que les observations du titulaire sont déposées dans le cadre de la phase contradictoire. Il donne des exemples d’oppositions/actions en annulation récentes qu’il a déposées contre les marques du demandeur sur la base de marques antérieures soumises à preuve d’usage (entre autres, les MUE 1 et 2). Il insiste sur le fait que le demandeur a l’intention d’enregistrer et d’utiliser des marques identiques aux marques antérieures 'ZOOM’ du titulaire, même s’il connaît l’existence des marques du titulaire. La mauvaise foi du demandeur résulterait en outre de l’acquisition auprès de tiers de deux autres marques 'ZOOM'. En outre, le demandeur a déposé des demandes en déchéance contre les MUE 1 et 2 du titulaire. Il a également déposé des actions en annulation pour non-usage contre des marques nationales du titulaire en France, en Espagne et au Benelux. Le titulaire souligne que le 10/11/2022, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a rejeté l’action en déchéance du demandeur et a conclu que la marque française du titulaire avait été sérieusement utilisée en France. Le titulaire dépose une copie de la décision de l’INPI en tant que Pièce jointe 15. Il réitère et développe ses arguments précédents et insiste sur le fait que le demandeur n’a pas démontré que la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi.

Dans sa réponse du 12/07/2023, le demandeur fait valoir que le titulaire a saisi l’occasion d’inclure un nouvel ensemble d’arguments et d’éléments de preuve. Cela créerait des déséquilibres procéduraux et une iniquité dans la procédure, car le titulaire aurait étayé sa position deux fois sur une période de 8 mois, alors que le demandeur n’a pas été en mesure d’exprimer sa position à aucun moment pendant cette période. Il soutient que, après examen des observations du demandeur, l’Office peut être convaincu que les parties ont eu suffisamment d’occasions d’exprimer leur position en la matière et peut clore la phase contradictoire de la procédure en conséquence. Le demandeur rappelle ensuite sa position dans la présente procédure. Il résume et développe ses arguments précédents et insiste sur le fait que l’IR contestée est une arme juridique, redéposée artificiellement, dans le seul but d’intimider des tiers, tout en évitant commodément d’avoir à fournir une preuve d’usage en relation avec des produits pour lesquels aucune intention commerciale n’existe. Il soutient qu’aucune logique commerciale honnête ou intention commerciale n’existe derrière le dépôt répété de l’IR contestée en relation avec des catégories de produits très larges. Il souligne que les véritables intentions commerciales du titulaire ont toujours été étroites et visaient des gammes de produits de niche pour des consommateurs spécialisés dans les industries musicales et artistiques (par exemple, des enregistreurs portables pour musiciens, des dispositifs d’effets de guitare, des enregistreurs multipistes, des pédales de guitare et des accessoires connexes). Rien dans les éléments de preuve fournis par les parties ne permet de conclure que le titulaire s’est écarté ou avait l’intention de s’écarter de ce domaine de niche de manière significative (sans parler de l’élaboration de plans commerciaux pour commencer à commercialiser des produits complètement sans rapport couverts par la désignation contestée, tels que des smartphones ou tout type de logiciel ou d’ordinateurs). Il énumère les affaires citées par le titulaire où l’IR contestée n’a pas été invoquée ou a été invoquée conjointement avec d’autres marques et affirme que sur ces 7 affaires, 6 ont été déposées après que le titulaire a été informé de la présente demande en nullité. Il fait valoir que cela montrerait que le titulaire est pleinement conscient des graves répercussions de l’utilisation de l’IR contestée comme arme juridique contre le demandeur. Quant à la seule affaire qui a été déposée avant que le titulaire n’ait connaissance de la nullité, à savoir l’opposition nº B 3 080 141, le demandeur affirme qu’en tout état de cause, le titulaire a concentré la comparaison des produits/services uniquement sur les produits de l’IR (Pièce 9).

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À l’appui de ses allégations, la requérante a produit les preuves suivantes:

Pièce 9 : Acte d’opposition du 12/04/2019 dans l’affaire nº B 3 080 141 et exposé des motifs. L’opposition était fondée sur les MUE 1 et 2 et l’enregistrement international contesté.

Dans sa réponse du 17/11/2023, le titulaire de l’enregistrement international maintient pour l’essentiel sa position antérieure et réitère sa demande de rejet de la demande en nullité comme non fondée.

Par lettre du 11/01/2024, l’Office a communiqué les observations du titulaire à la requérante, a clos la phase contradictoire de la procédure et a informé les parties que, à moins qu’un examen plus approfondi du dossier ne révèle la nécessité de présenter des observations ou des preuves supplémentaires, l’Office statuera sur la demande sur la base des preuves dont il dispose.

Le 07/05/2024, les parties ont été invitées à envisager d’entamer des négociations en vue de parvenir à un règlement amiable et la procédure a été suspendue d’office jusqu’au 12/06/2024.

Le 12/07/2024, le titulaire de l’enregistrement international a produit une copie de l’arrêt rendu le 05/07/2024 par la cour d’appel de Paris confirmant la décision de l’INPI du 10/11/2022 et rejetant l’action de la requérante contre la marque française 'ZOOM’ du titulaire. Le titulaire souligne la pertinence de cet arrêt dans la mesure où il a établi que la marque nationale respective a été utilisée en France pour tous les produits des classes 9 et 15, à savoir les instruments de musique électroniques, les instruments de sonorisation, à savoir les transmetteurs de fréquences vocales; les appareils d’enregistrement du son; les systèmes de sonorisation extérieurs; les amplificateurs; les systèmes de création et d’édition d’infographie; les magnétophones et les instruments de musique. Il fait valoir que ces produits sont similaires à ceux de l’enregistrement international contesté et que l’arrêt servirait à réfuter l’argument de la requérante selon lequel l’intention du titulaire de l’enregistrement international est de tirer parti du système de l’UE et d’éviter de prouver l’usage sérieux de sa marque.

Le 18/07/2024 l’Office a informé les deux parties de la reprise de la procédure. À la même date, il a communiqué les observations et les preuves du titulaire du 12/07/2024 à la requérante et lui a imparti un délai pour présenter d’éventuelles observations.

La requérante a répondu le 25/11/2024. Elle affirme que le titulaire de l’enregistrement international n’a pas motivé la raison pour laquelle les preuves supplémentaires devraient être admises à ce stade tardif de la procédure. Elle insiste sur le fait que les observations du titulaire ne satisfont toujours pas à aucune norme de présentation admissible. Elle se réfère à l’article 55, paragraphe 2, EUTMDR et fait valoir que les preuves ne devraient pas être prises en compte. Elle souligne que le titulaire savait que l’arrêt n’est pas définitif et a commis une erreur en produisant prématurément le document. Elle affirme que le 15/11/2024, elle a formé un pourvoi en cassation devant la Cour de cassation française et produit sous Pièce A1 une copie de la déclaration de pourvoi. En outre, l’arrêt de la cour d’appel de Paris n’a pas traité des motifs de mauvaise foi et la présente procédure ne devrait pas et ne doit pas être interprétée comme une procédure impliquant une preuve d’usage. La présente demande en nullité concerne le comportement du titulaire de l’enregistrement international en ce qui concerne l’enregistrement international contesté.

Ensuite, la requérante demande que la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire SkyKick UK Ltd et autre c. Sky Ltd et autres soit admise et prise en compte dans

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la présente procédure (jointe en tant que pièce A2). Elle énumère les raisons de l’admission de ces preuves tardives et soutient que la décision britannique est certainement plus pertinente pour la présente affaire, car elle présente un certain nombre d’analogies avec la question actuelle et corrobore la position de la requérante selon laquelle l’IR contestée a été déposée de mauvaise foi.

La requérante poursuit en avançant des arguments à l’appui de ses allégations selon lesquelles la titulaire utilise l’IR contestée comme une « arme juridique ». Elle explique qu’une telle notion découle de la considération que, lorsque la demande a été faite, non pas dans l’intention de s’engager loyalement dans la concurrence, mais dans l’intention de nuire, d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers, cela constitue alors une indication notable qu’une demande a été faite de mauvaise foi (12/07/2019, C-104/18 P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, § 46, 54, 56 ; 29/01/2020, C-371/18, SkyKick, EU:C:2020:45, § 74-75). La requérante insiste sur le fait que la titulaire de l’IR s’est largement appuyée uniquement sur l’IR contestée pour nuire aux intérêts de la requérante. Cependant, une fois la présente demande en nullité déposée, la titulaire a commencé à s’appuyer de manière aléatoire sur d’autres marques, comme ce serait le cas dans les oppositions n° B 3 145 549, B 3 157 409, B 3 155 833, B 3 183 949 ou les demandes en annulation n° C 56 409 ou C 56 427. Cela constituerait une indication claire que la titulaire était pleinement consciente des graves répercussions de l’utilisation de l’IR contestée comme seule arme juridique contre les marques de la requérante. La titulaire savait qu’elle avait désigné et obtenu une protection pour une vaste gamme de produits qu’elle n’avait jamais eu l’intention de vendre ou de fournir, et pourtant elle était prête à déployer tout l’arsenal présenté par son IR contestée contre un opérateur dont les activités n’étaient pas susceptibles de créer de confusion. La titulaire a démontré dans la présente procédure que ses intérêts commerciaux sont et ont toujours été très étroits (par exemple, enregistreurs portables pour musiciens, dispositifs d’effets de guitare, enregistreurs multipistes, pédales de guitare et accessoires connexes). Cependant, la titulaire a ensuite formulé des allégations d’identité ou de similitude de son IR en relation avec des produits (par exemple, des logiciels généraux) pour lesquels elle savait parfaitement qu’elle n’avait aucune intention de vendre, à l’encontre des logiciels et services de téléconférence fournis par la requérante. Cette conduite contestable, qui est encore exacerbée par le fait que la marque contestée est un dépôt répétitif, constitue une mauvaise foi. La titulaire de l’IR a à la fois cherché à abuser du système des marques en redéposant la marque contestée pendant une période où elle était régulièrement soumise à une preuve d’usage, et il semble également clair que ses actions ne visaient pas à s’engager loyalement sur le marché, mais à nuire aux intérêts de tiers avec cette stratégie d’arme juridique. De plus, les nombreuses actions intentées par la titulaire après la présente action en nullité ont été faites dans une tentative de sauver la face une fois que la conduite de la titulaire (c’est-à-dire le fait de s’appuyer uniquement sur l’IR contestée comme arme juridique) a été examinée par la requérante.

Dans ses observations finales du 02/04/2025, la titulaire de l’IR conteste les allégations de la requérante concernant l’irrecevabilité et l’impertinence de l’arrêt de la Cour d’appel de Paris. Elle soutient que l’IR contestée n’est pas un dépôt répétitif de l’EUTM 2 et souligne que la marque reflète une portée plus étroite adaptée aux produits qu’elle commercialise réellement et une mise à jour nécessaire en raison d’importants développements du marché et technologiques depuis le dépôt de l’EUTM 2. Elle insiste sur le fait que la mauvaise foi ne peut être présumée mais requiert des preuves objectives et subjectives qui font défaut en l’espèce et qu’elle a prouvé à plusieurs reprises l’usage sérieux de ses marques pour de multiples produits. De plus, sa stratégie de défense est légitime puisqu’elle est en droit de choisir la marque la plus appropriée pour les oppositions ou d’utiliser à la fois des EUTM plus anciennes et l’IR contestée selon ses intérêts commerciaux. Elle soutient que la requérante a déposé de multiples demandes liées à « ZOOM » qui sont postérieures

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l’IR, suggérant une intention de monopoliser ce terme, malgré les droits de longue date du titulaire. Elle demande à l’Office de rendre une décision sur le fond.

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
1) Sur la prétendue mauvaise foi du demandeur
Le titulaire de l’IR conteste l’intérêt du demandeur à déposer la demande en nullité et fait valoir que le demandeur agit de mauvaise foi. Les arguments du titulaire ont été exposés en détail ci-dessus dans la section relative aux observations des parties et ne seront donc pas répétés ici, bien qu’ils aient tous été dûment pris en considération.

La division d’annulation rappelle d’emblée que, conformément à l’article 63, paragraphe 1, sous a), du RMC, toute personne physique ou morale qui, selon la loi qui la régit, a la capacité d’ester en justice en son propre nom peut déposer une demande en déclaration de nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMC. Par conséquent, l’article 63, paragraphe 1, sous a), du RMC n’exige pas du demandeur qu’il justifie d’un intérêt à agir (25/02/2010, C-408/08 P, Color Edition, EU:C:2010:92, point 36 et suiv.).

La raison de l’absence de cette exigence s’explique par l’intérêt public qui sous-tend les articles 58 et 59 du RMC. En particulier, l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMC répond à l’objectif d’intérêt général de prévenir les enregistrements de marques qui sont abusifs ou contraires aux pratiques commerciales et d’affaires honnêtes. Ainsi, et compte tenu de l’intérêt public qui sous-tend la présente procédure administrative, les motifs et le comportement antérieur du demandeur n’affectent pas la portée de l’examen à effectuer par l’Office et ne sont en principe pas pertinents (voir, par analogie, T-396/11, ultrafilter international, ECLI:EU:T:2013:284, point 21).

Toutefois, cela ne saurait raisonnablement être interprété comme un principe absolu qui obligerait l’Office à fermer les yeux sur tout type de circonstances entourant une affaire particulière, en particulier lorsqu’il existe des indications claires qu’une des parties se livre à des pratiques abusives. Le RMC, le RMDUE et le RMEUE ne contiennent aucune disposition générale sur les pratiques abusives dans les procédures administratives devant l’Office. Toutefois, en l’absence de telles dispositions procédurales, l’article 107 du RMC permet à l’Office de prendre en considération les principes du droit procédural généralement reconnus dans les États membres. L’un de ces principes généralement reconnus est celui de ne pas autoriser les actions administratives ou judiciaires qui peuvent être considérées comme constituant un abus de droit manifeste ou un abus de procédure. Ce principe a été constamment reconnu et appliqué par la Cour de justice dans de nombreux domaines différents en jugeant que le droit de l’Union ne saurait être invoqué à des fins abusives ou frauduleuses (voir, notamment, C-423/15, Kratzer, ECLI:EU:C:2016:604, point 37, et C-155/03, SICES and Others, C-155/13, ECLI:EU:C:2014:145, point 29 et la jurisprudence citée).

En l’espèce, le titulaire de l’IR n’a pas fourni de preuves, et encore moins de preuves convaincantes, d’un abus de droit de la part du demandeur. Il n’est bien sûr pas contesté que les parties sont impliquées dans diverses procédures relatives au signe « ZOOM », tant devant l’EUIPO que devant les autorités nationales d’autres États membres. Toutefois, le dépôt de la demande en nullité ne saurait être qualifié d’abusif, sans preuve supplémentaire, car il existe clairement une logique économique sous-jacente, à savoir la défense d’une entreprise attaquée en affaiblissant la position de son

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adversaire dans le litige parallèle, au cas où la marque du titulaire serait déclarée nulle pour avoir été déposée de mauvaise foi.

En outre, la stratégie de dépôt du requérant, le fait qu’il ait acquis des marques «ZOOM» auprès de tiers ou qu’il ait déposé des demandes en déchéance contre les MUE 1 et 2 du titulaire ne saurait être imputée, en l’absence d’autres preuves concluantes et convaincantes, à un comportement abusif du requérant et à une preuve manifeste de sa mauvaise foi. Ces faits constituent, en eux-mêmes, une preuve suffisante que, en l’espèce, le requérant tentait de se fonder sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE à des fins abusives qui n’étaient pas liées à l’intérêt public sous-jacent à cette disposition.

Dans ce contexte, les moyens du titulaire sont rejetés comme non fondés.

2) Sur les prétendus déséquilibres procéduraux et l’iniquité de la procédure
Le requérant fait valoir que la procédure était déséquilibrée et inéquitable dans la mesure où le titulaire de l’IR a eu la possibilité de défendre sa position à deux reprises sur une période de 8 mois, alors que le requérant n’aurait pas bénéficié d’une telle possibilité.

La division d’annulation ne saurait toutefois partager l’avis du requérant. Ainsi qu’il ressort du dossier, jusqu’à la date du 01/08/2022 à laquelle l’Office a informé les parties qu’il considérait la phase contradictoire de la procédure comme close, les parties ont eu des possibilités égales de présenter leurs arguments. La procédure a suivi son cours ordinaire et s’est déroulée de la manière habituelle conformément à la pratique de l’Office (voir DIRECTIVES POUR L’EXAMEN DES MARQUES DE L’UNION EUROPÉENNE OFFICE DE L’UNION EUROPÉENNE POUR LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE (EUIPO), Partie D Annulation, Section 1 Procédures d’annulation, point 1 Introduction – Aperçu général des procédures d’annulation).

Il est en outre relevé que, contrairement aux allégations du requérant, les observations du titulaire du 22/07/2022 n’étaient accompagnées d’aucun document. Par conséquent, aucune «nouvelle preuve» n’a été soumise, et encore moins une «quantité significative» comme le soutient le requérant. En outre, à l’exception de quelques exemples d’oppositions et de demandes en nullité qui n’étaient pas fondées uniquement sur l’IR contestée, les observations du titulaire se sont bornées à répondre aux allégations du requérant ou à développer les arguments précédemment présentés. De plus, la demande du requérant pour une nouvelle série d’observations a été accordée par l’Office.

En somme, la division d’annulation estime que la procédure a été menée de manière impartiale et équitable et que les deux parties ont bénéficié d’un traitement juste et égal. Elles ont toutes deux eu des possibilités abondantes et égales d’exposer leurs arguments et de fournir des preuves à l’appui de leurs prétentions et le droit du requérant d’être entendu n’a été violé d’aucune manière.

Dans ce contexte, les moyens du requérant sont rejetés.

3) Sur les hyperliens en tant que moyens de preuve

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Comme déjà indiqué, le titulaire inclut dans ses observations de nombreux liens hypertextes vers des sites internet. Des liens hypertextes sont également contenus dans l’inventaire des preuves ou dans les preuves elles-mêmes (par exemple, dans les annexes 8 ou 14).

La division d’annulation ne peut se fonder que sur les preuves soumises par les parties, et une simple indication d’un site internet par le biais d’un lien hypertexte ne constitue pas une preuve. Il est clair que, de par sa nature même, un lien hypertexte vers un site internet ne permet pas de copier et de transmettre sous forme de document le contenu et les données auxquels il est censé faire référence, de sorte que l’autre partie puisse accéder à ces informations. En outre, les sites internet sont facilement mis à jour, et la plupart ne fournissent pas d’archives des documents précédemment affichés ni d’enregistrements permettant au public d’établir avec précision la date de publication d’un contenu particulier. Par conséquent, l’authenticité, la fiabilité et la stabilité des preuves ne peuvent être suffisamment garanties par la simple soumission d’un lien hypertexte vers un site internet.

Les preuves en ligne ne sont recevables que dans un nombre limité de cas, comme prévu à l’article 7, paragraphe 3, EUTMDR, et en particulier en ce qui concerne la justification de droits nationaux antérieurs et la preuve du contenu du droit national conformément à l’article 8, paragraphe 4, EUTMR. Dans tous les autres cas, comme en l’espèce, les preuves, même si elles sont disponibles en ligne, doivent être fournies à l’Office sous forme de documents tels que des impressions/captures d’écran, enregistrées sur un support numérique ou sous une autre forme appropriée.

Par conséquent, la soumission de liens directs vers des sites internet ne peut être considérée comme une preuve valable et ne peut être prise en compte.

4) Sur les preuves déposées par le titulaire le 12/07/2024
Comme indiqué ci-dessus, le 12/07/2024, le titulaire a déposé l’arrêt rendu le 05/07/2024 par la Cour d’appel de Paris. Le demandeur soutient que le titulaire de l’enregistrement international n’a pas motivé les raisons pour lesquelles la preuve supplémentaire devrait être admise à ce stade tardif de la procédure et que le document ne devrait pas être pris en compte.

Il est cependant clair que l’arrêt en question a été rendu quelques mois après que l’Office a clos (pour la deuxième fois) la phase contradictoire de la procédure le 11/01/2024. Par conséquent, le fait que la preuve n’était pas disponible avant l’expiration du délai imparti au titulaire et la clôture de la phase contradictoire justifie le dépôt tardif de cette preuve. Il est également noté que l’Office a rouvert la procédure, a communiqué au demandeur la preuve en question et lui a imparti un délai pour présenter ses observations en réponse. Les allégations du demandeur sont donc rejetées.

5) Sur l’étendue de la protection de l’enregistrement international contesté
L’enregistrement de base pour l’enregistrement international original et implicitement aussi pour l’enregistrement international contesté est la marque japonaise. Cette marque couvre des produits des classes 9 et 15 (voir la liste à l’annexe 3 de la décision).

L’enregistrement international original a été enregistré le 25/05/2015 pour les produits suivants : Machines et instruments de mesure ou d’essai ; batteries et piles ; fils et câbles électriques ; appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments cinématographiques ; machines et appareils optiques ; machines et instruments de communication électrique ; enregistreurs multipistes ; enregistreurs à circuit intégré ; enregistreurs de terrain ;

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appareils d’enregistrement et de reproduction du son; appareils d’enregistrement vidéo; cartes, feuilles, bandes et disques compacts magnétiques enregistrés avec du son; disques phonographiques; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés avec des programmes d’exécution automatique pour instruments de musique électroniques; métronomes; unités d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique; disques magnétiques, bandes magnétiques et supports d’enregistrement enregistrés avec des programmes informatiques; logiciels informatiques; machines électroniques, appareils et leurs pièces; cartes mémoire IC; publications électroniques; disques et bandes vidéo enregistrés; interrupteurs électriques; convertisseurs électriques; processeurs d’effets pour instruments de musique; appareils d’enregistrement, de transmission ou de reproduction du son pour DJ de la classe 9 et appareils d’accordage pour instruments de musique; instruments de musique; boîtes à rythmes; auxiliaires de performance musicale de la classe 15.

L’UE a été désignée par la suite le 05/04/2018 pour une liste de produits limitée et quelque peu plus spécifique des classes 9 et 15 (voir le libellé dans la section «Motifs» ci-dessus).

La division d’annulation constate à cet égard que ni l’enregistrement international original (ni la marque japonaise d’ailleurs) ne couvraient les accessoires pour appareils de traitement numérique du son, qui étaient cependant inclus dans le libellé de l’enregistrement international contesté (voir les produits bonnette anti-vent (accessoires d’appareils de traitement numérique du son); trépied (accessoires d’appareils de traitement numérique du son); étui de transport (accessoires d’appareils de traitement numérique du son); adaptateurs de pince micro (accessoires d’appareils de traitement numérique du son) de la classe 9).

Néanmoins, l’enregistrement international contesté est une marque enregistrée et la limitation a été acceptée par l’autorité compétente (OMPI) qui a notifié la marque à la partie contractante désignée (l’UE) le 05/07/2018. La division d’annulation procédera donc à son examen ultérieur de la nullité sur la base du libellé de l’enregistrement international contesté tel qu’enregistré.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise du terme «mauvaise foi», qui est susceptible de diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur au moment du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions en elles-mêmes ne sont pas soumises à des conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, une action du titulaire de la MUE qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective par rapport à laquelle une telle action peut être mesurée et qualifiée par la suite comme constituant de la mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de chaque cas par rapport aux normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, point 60).

Ainsi, l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMCUE répond à l’objectif d’intérêt général de prévenir les enregistrements de marques qui sont abusifs ou contraires aux pratiques commerciales honnêtes et

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pratiques commerciales (03/06/2010, C-569/08, &R&E&I&F&E&N&, EU:C:2010:311,
§ 36 et 37). De tels enregistrements sont contraires au principe selon lequel l’application du droit de l’Union ne saurait être étendue de manière à couvrir des pratiques abusives de la part d’un opérateur qui ne permettent pas d’atteindre l’objectif de la réglementation en cause (14/12/2000, Emsland-Stärke, C-110/99, EU:C:2000:695, § 51 et 52, et 07/07/2016, T-82/14, LUCEO, EU:T:2016:396, § 52).

À cet égard, si, dans la mesure où elle caractérise l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, la notion de mauvaise foi, au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, constitue un élément subjectif, elle doit être déterminée au regard des circonstances objectives du cas d’espèce (11/06/2009, Lindt Goldhase, C-529/07, EU:C:2009:361, § 42).

La question de savoir si un titulaire de marque de l’Union européenne a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en compte tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

Il incombe au demandeur en nullité qui entend se prévaloir de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE d’établir les circonstances qui permettent de conclure qu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du demandeur étant présumée jusqu’à preuve du contraire (08/03/2017, T-23/16, Formata (fig.), EU:T:2017:149, § 45).

Cela étant, lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont de nature à renverser la présomption de bonne foi qui s’attache à la demande d’enregistrement de la marque en cause, il incombe au titulaire de celle-ci de fournir des explications plausibles sur les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de cette marque (23/05/2019, T-3/18, ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36).

Le titulaire de la marque est le mieux placé pour fournir à l’EUIPO des informations sur ses intentions au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui apporter des éléments de preuve de nature à le convaincre que, malgré l’existence de circonstances objectives suggérant des intentions malhonnêtes, ces intentions étaient légitimes (09/11/2016, T-579/14, DEVICE OF A PATTERN (fig.), EU:T:2016:650,
§ 136, et 05/05/2017, T-132/16, VENMO, EU:T:2017:316, § 51 à 59).

En vertu de l’article 198 du RMUE, les considérations qui précèdent sont également applicables en ce qui concerne la nullité des effets d’un enregistrement international désignant l’Union européenne.

Appréciation de la mauvaise foi
La mauvaise foi peut revêtir des formes diverses.

En l’espèce, la requérante allègue que la mauvaise foi du titulaire consiste à redéposer le signe pour une portée de protection indûment large afin d’utiliser la marque comme une « arme juridique » et de prolonger de manière indue et frauduleuse le délai de grâce de cinq ans et de contourner l’obligation de prouver l’usage de ses marques antérieures.

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Bien que les dépôts répétés d’une marque ne soient pas interdits, il n’en demeure pas moins qu’un tel dépôt effectué afin d’éviter les conséquences entraînées par le non-usage de marques antérieures peut constituer un élément pertinent susceptible d’établir la mauvaise foi de la personne qui a déposé cette marque (13/12/2012, Pelikan (fig.), T136/11, EU:T:2012:689, § 27; 21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 57).

Un comportement répétitif peut être une indication de mauvaise foi s’il révèle une intention contraire à un comportement commercial acceptable, par exemple, l’intention de contourner le système d’enregistrement. Lorsque le titulaire dépose des demandes répétées pour la même marque dans l’intention d’éviter les conséquences de la déchéance pour non-usage de la marque de l’UE antérieure, en tout ou en partie, il agit de mauvaise foi (13/12/2012, T-136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 27).

La mauvaise foi peut être retenue s’il apparaît que le titulaire de l’IR n’a jamais eu l’intention d’utiliser l’IR contestée, par exemple si le titulaire de l’IR a déposé des demandes répétitives pour éviter les conséquences de la déchéance pour non-usage de ses enregistrements de MUE antérieurs, en tout ou en partie (03/06/2010, C-569/08,
&R&E&I&F&E&N&, EU:C:2010:311, § 51; 13/12/2012, T-136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 27). Il convient de distinguer ce cas de la situation dans laquelle le titulaire d’une IR désignant l’UE, conformément aux pratiques commerciales normales, cherche à protéger des variations de son signe, par exemple, lorsqu’un logo a évolué (13/12/2012, T-136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 36 et suiv.). Il est fort probable qu’un titulaire d’IR enregistre une version « mise à jour » d’une marque antérieurement enregistrée, non pas parce que son seul objectif est d’empêcher un tiers d’entrer sur le marché mais, par exemple, pour répondre aux exigences évolutives du marché. Il s’agit d’une pratique commerciale tout à fait normale et particulièrement courante pour les logos figuratifs qui ont une longue durée de vie (13/12/2012, T-136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 36 et suiv.).

L’IR contestée est . L’Union européenne a ensuite été désignée dans l’IR originale le 05/04/2018 pour des produits des classes 9 et 15 (voir la liste dans la section « Motifs » ci-dessus).

Le titulaire de l’IR est également propriétaire des marques suivantes :

- La MUE 1 pour la marque verbale 'ZOOM', déposée le 01/04/1996 et enregistrée le 22/12/1999 pour des produits des classes 9 et 15 (voir la liste à l'annexe 1 de la présente décision).

- La MUE 2 pour la marque figurative , déposée le 06/02/2006 et enregistrée le 28/04/2008 pour des produits des classes 9 et 15 (voir la liste à l'annexe 2 de la présente décision). La MUE 2 a revendiqué la priorité de la marque japonaise.

Les arguments du demandeur peuvent être essentiellement réduits aux points suivants : (i) L’IR contestée est identique à la MUE 2 et elle couvre des produits identiques ou hautement similaires à ceux des MUE 1 et 2 ; (ii) La portée de la protection de l’IR contestée est indûment large bien que le titulaire de l’IR ait eu, à la date de désignation pertinente de l’UE, une connaissance claire qu’il n’utilisait les MUE 1 et 2 que pour une gamme très limitée de produits et (iii) Il n’y a aucune logique commerciale à déposer la marque. Le titulaire de l’IR a déposé des oppositions et des demandes en nullité contre des marques du demandeur en se fondant uniquement sur l’IR contestée. La marque est, par conséquent, une « arme juridique », redéposée artificiellement, dans le seul but d’intimider des tiers, tous

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tout en évitant commodément d’avoir à fournir la preuve de l’usage en relation avec des produits pour lesquels il n’existe aucune intention commerciale. En outre, le titulaire de l’IR n’a renoncé à aucune de ses marques antérieures.

Aucun de ces arguments ne saurait prospérer.

S’agissant des marques, il est certes vrai que l’IR contestée et l’EUTM 2 portent sur le signe figuratif identique. Toutefois, aucune disposition de la législation relative aux marques de l’Union européenne n’interdit le nouveau dépôt d’une demande d’enregistrement de marque et, par conséquent, un tel dépôt ne saurait, en soi, établir l’existence d’une mauvaise foi de la part du demandeur de la marque, à moins qu’il ne soit assorti d’autres éléments de preuve pertinents qui sont avancés par le demandeur en nullité (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211, § 70). Le demandeur n’a pas produit de tels éléments de preuve.

S’agissant des produits, il convient de souligner que limiter l’examen des produits et/ou services des marques en cause uniquement aux situations où ils sont strictement identiques rendrait l’ensemble du scénario de nouveau dépôt largement inefficace et, par conséquent, un demandeur malhonnête pourrait très facilement contourner la règle en déposant simplement une nouvelle demande de marque avec quelques modifications de l’énoncé des produits et/ou services de la ou des marques antérieures enregistrées. Dans cette optique, l’examen des produits ou services devrait également être étendu aux produits et/ou services similaires et/ou étroitement liés. En l’espèce, il ne peut bien sûr pas être nié que les produits de l’IR contestée, d’une part, et ceux des EUTM 1 et 2, d’autre part, sont soit identiques, soit similaires, soit, en tout état de cause, étroitement liés. L’IR contestée a été demandée pour un énoncé plus large que celui de l’EUTM 1, mais qui englobe les produits de cette marque. S’il est vrai que l’IR a été demandée pour une liste de produits quelque peu plus étroite et beaucoup plus spécifique que celle pour laquelle l’EUTM 2 a été enregistrée, néanmoins, et contrairement aux allégations du titulaire, les produits couverts par l’IR correspondent, dans leur grande majorité, à ceux de l’EUTM 2. Lorsque la formulation diffère, les produits sont en substance soit des reformulations, soit en tout état de cause des produits similaires et/ou étroitement liés. Toutefois, ce fait ne saurait non plus être interprété comme un indicateur automatique de mauvaise foi. Le titulaire a expliqué le dépôt de la marque par la croissance et le succès de son activité et par la nécessité d’adapter l’énoncé de la marque à la technologie actuelle. En outre, il convient de rappeler que la charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe toujours au demandeur en annulation. Ce n’est que lorsqu’il démontre, par des preuves concrètes et convaincantes, que le titulaire de l’IR a agi de mauvaise foi lors du dépôt de l’IR contestée, que la charge de la preuve est inversée. Sans aucune autre indication que le titulaire avait un plan sinistre en tête lors du dépôt de la marque contestée, les arguments du demandeur concernant l’identité/le lien étroit des produits ne sont pas suffisants pour établir la mauvaise foi de la part du titulaire.

Un autre facteur qui fait pencher la balance en faveur du titulaire de l’IR est le moment de la désignation de l’UE dans l’IR. L’UE a été désignée le 05/04/2018, soit quelque 13 ans après l’expiration du délai de grâce pour l’EUTM 1 et près de 5 ans après la fin du délai de grâce pour l’EUTM 2. Il ne s’agit pas d’un comportement typique d’un contournement intentionnel de l’obligation d’usage. Si le titulaire avait demandé l’IR contestée afin d’éviter l’obligation d’usage et/ou de prolonger artificiellement le délai de grâce, comme le soutient le demandeur, alors il aurait certainement été plus judicieux pour le titulaire de déposer l’IR contestée avant la fin du délai de grâce, au moins, de l’EUTM 2 et non après qu’il ait pris fin et

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la marque était soumise à des obligations de preuve d’usage depuis un certain temps déjà. À titre subsidiaire, il est également relevé que la demande d’EU TM 2 a été déposée environ 1 an et 1 mois après l’expiration du délai de grâce pour l’EU TM 1. En somme, et en l’absence de toute indication convaincante quant aux intentions potentiellement suspectes du titulaire de l’IR, il n’y a rien d’extraordinaire à déposer d’abord une marque pour certains produits, puis, après des années, à déposer la même marque pour une liste de produits plus spécifique. Il est naturel pour les entreprises de se développer avec le temps et il est une pratique normale et légitime de déposer de nouvelles marques qui refléteront la nouvelle réalité du marché du titulaire. En outre, le titulaire de l’IR fournit des explications plausibles concernant le dépôt de la marque contestée en ce sens.

Le demandeur ne conteste pas que le titulaire a fait usage de ses marques de l’UE antérieures. Ce qui est au cœur de son argumentation est cependant le fait que le titulaire de l’IR n’a fait qu’un usage très limité des marques de l’UE 1 et 2, qu’il en avait clairement connaissance et que, néanmoins, il a désigné l’UE dans l’IR pour une spécification indûment large. Pour étayer de telles allégations, le demandeur se réfère à des procédures antérieures où l’usage sérieux des marques de l’UE 1 et/ou 2 a été évalué et où il a été conclu que l’usage de la (des) marque(s) ne pouvait être établi que pour une partie des produits enregistrés. La division d’annulation ne conteste pas que, dans ces procédures, le titulaire a démontré l’usage des marques de l’UE 1 et/ou 2 pour certains des produits pour lesquels ces marques étaient enregistrées. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que le titulaire n’a pas besoin d’avoir l’intention d’utiliser la marque pour tous les produits pour lesquels il la dépose. En outre, la demande pour une grande variété de produits est une pratique assez courante pour les entreprises qui cherchent à obtenir un enregistrement de marque (de l’Union européenne) et ne s’écarte pas des principes acceptés de comportement éthique ou de pratiques commerciales et d’affaires honnêtes. Ce n’est pas une indication en soi qu’il n’y a pas d’intention d’utiliser l’IR contestée pour tous les produits concernés ou pour certains produits spécifiquement (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, § 54). En règle générale, il est légitime pour une entreprise de demander l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits qu’elle commercialise au moment du dépôt de la demande, mais aussi pour d’autres catégories de produits qu’elle a l’intention de commercialiser à l’avenir (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 25 ; 07/06/2011, T-507/08, 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Il n’est pas non plus une condition pour l’enregistrement d’une marque que le domaine d’activité du demandeur de la marque coïncide avec la liste des produits (04/05/2011, R 1354/2010-1, yello, § 17).

Le demandeur souligne également qu’il a introduit des actions en déchéance contre les marques de l’UE 1 et 2. À cet égard, il est noté que, dans ces procédures, le titulaire de l’IR a bien soumis des preuves pour démontrer l’usage des marques. Bien qu’à la date à laquelle la présente décision est rendue, des décisions aient été prononcées dans ces procédures en déchéance, elles ne sont pas définitives. En tant que tel, il reste incertain si ces preuves sont suffisantes pour prouver l’usage sérieux des marques de l’UE 1 et 2 ou dans quelle mesure. Néanmoins, l’issue de ces procédures en déchéance n’a pas une pertinence excessive pour la présente affaire. Même si les marques de l’UE 1 et/ou 2 étaient finalement déchues, en tout ou en partie, cela ne serait pas, en soi, suffisant pour tirer des conclusions pertinentes quant aux intentions du titulaire de l’IR au moment de la désignation de l’UE dans l’IR contestée (13/12/2012, T-136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 45).

En ce qui concerne l’argument du demandeur selon lequel l’IR a été déposée afin que le titulaire évite commodément de fournir une preuve d’usage pour des produits pour lesquels aucune intention commerciale n’existe, la division d’annulation rappelle que, lors de l’examen d’une demande en nullité fondée sur la mauvaise foi, il ne s’agit pas d’examiner la

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l’usage qui a été fait d’un enregistrement international contesté, mais plutôt d’évaluer si, au moment du dépôt de la marque, le titulaire avait l’intention de faire usage de l’enregistrement international. En l’espèce, la requérante n’a produit aucune preuve démontrant que le titulaire de l’enregistrement international n’avait pas l’intention d’utiliser l’enregistrement international contesté ; la requérante n’a pas non plus démontré⁵ que la seule intention du titulaire de l’enregistrement international était d’empêcher un tiers d’entrer sur le marché (13/12/2012, T-136/11 'Pelikan', ECLI:EU:T:2012:689, § 57-60). Un titulaire d’enregistrement international qui désigne l’UE n’est pas tenu d’utiliser immédiatement les produits enregistrés et peut inclure une spécification plus large qu’il estime pouvoir nécessiter à l’avenir en raison d’une expansion. Il peut également demander une liste de produits mise à jour et/ou plus étroite ou plus spécifique. En outre, le titulaire n’est pas limité au dépôt de produits qu’il utilise effectivement au moment du dépôt ou qu’il a l’intention d’utiliser. La mauvaise foi ne peut être constatée que si une intention malhonnête est démontrée, à savoir que le titulaire de l’enregistrement international a demandé la marque non pas avec l’intention de l’utiliser, mais dans le seul but d’empêcher des tiers de l’utiliser ou de les bloquer sur le marché. Cependant, la requérante n’a pas réussi à le démontrer en l’espèce.

Il ressort des procédures mêmes invoquées par la requérante que le titulaire a tenté de se tailler une part de marché pour au moins certains des produits enregistrés dans l’enregistrement international, par opposition au simple dépôt de demandes de marques fantômes pour maintenir le droit de marque sur le signe. Cela dissipe tout doute potentiel quant au caractère fallacieux de la marque contestée. Certes, même si la marque contestée est utilisée, la simple tentative d’éviter la charge administrative de devoir démontrer l’usage dans différentes procédures en déposant de nouvelles marques serait également considérée comme de la mauvaise foi. Cependant, rien n’indique que telle était l’intention du titulaire. La requérante n’a produit aucune preuve démontrant que la demande de marque contestée pour les produits des classes 9 et 15 était fictive et n’avait aucun sens commercial pour le titulaire de l’enregistrement international. S’agissant de l’enregistrement international étant une 'arme juridique' parce que le titulaire a déposé des oppositions et des demandes en nullité contre des marques de la requérante uniquement sur la base de l’enregistrement international contesté, il convient de noter que le dépôt d’oppositions ou d’actions en nullité contre des marques identiques ou similaires constitue l’exercice légitime du droit exclusif du titulaire, attaché à l’enregistrement de l’enregistrement international contesté, et ne peut en soi prouver une intention malhonnête de sa part (13/12/2012, T- 136/11 'Pelikan’ (fig.), ECLI:EU:T:2012:689, § 66). En outre, certaines de ces procédures (y compris une opposition datant d’avant le dépôt de la présente demande en nullité) étaient également fondées sur d’autres marques. Cette ligne de conduite suggère plutôt que le titulaire protège ses droits sur les marchés d’intérêt, plutôt que de se livrer à des pratiques frauduleuses pour bloquer de nouveaux entrants sur le marché. La requérante affirme que dans certaines de ces procédures, le titulaire aurait pu se fonder (également) sur la MUE 1 puisque cette marque couvrait un large éventail de produits de la classe 9. En outre, la MUE 1 portait sur le mot 'ZOOM’ et était donc plus proche des marques de la requérante. Elle soutient également que dans l’opposition déposée avant le dépôt de la présente demande en nullité, le titulaire a concentré la comparaison des produits uniquement sur les produits de l’enregistrement international contesté, même si l’opposition respective était également fondée sur d’autres marques. Aucun de ces faits n’est concluant ou persuasif pour la présente évaluation. La division d’annulation ne voit pas comment la comparaison des seuls produits de l’enregistrement international contesté peut être une indication de mauvaise foi. En outre, et contrairement aux allégations de la requérante, la spécification de la MUE 1 est assez étroite et spécifique (voir liste à l’annexe 1).

Enfin, le fait que le titulaire de l’enregistrement international n’ait pas renoncé aux MUE 1 et 2 ne peut prouver aucune intention malhonnête de sa part, ni seul ni combiné avec
⁵ L’allégation de la requérante concernant les oppositions/demandes en nullité déposées par le titulaire est examinée plus loin.

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l’identité de l’IR et de l’EUTM 2 et/ou des produits. Il n’existe aucune obligation légale de renoncer à des EUTM antérieures. En outre, il ne s’agit pas d’une pratique courante parmi les titulaires de marques lors de la gestion d’un portefeuille de marques et aucun titulaire ne peut honnêtement être censé adopter une telle position.

Ayant examiné tous les documents versés au dossier, la division d’annulation considère que le demandeur n’a présenté aucune preuve pertinente au-delà des simples faits que le titulaire de l’IR a déposé l’IR pour le même signe figuratif que l’EUTM 2, pour des produits identiques, similaires ou étroitement liés, et qu’il a exercé ses droits de marque en déposant des oppositions ou des demandes en nullité contre les marques du demandeur. Cela n’est pas, en soi, suffisant pour conclure que la marque a été déposée de mauvaise foi. Les allégations du demandeur contiennent principalement des spéculations hypothétiques et restent non étayées. D’autre part, la division d’annulation constate que le titulaire de l’IR a fourni des explications quant aux raisons qui ont conduit au dépôt de la marque contestée, lesquelles n’apparaissent pas, du moins à première vue, comme invraisemblables. En outre, la chronologie des événements plaide en faveur du titulaire puisque l’IR contestée a été déposée près de 5 ans après l’expiration du délai de grâce pour l’EUTM 2 (et quelque 13 ans après la fin du délai de grâce pour l’EUTM 1) pour des produits présentant un intérêt réel pour le titulaire et correspondant à son activité réelle et/ou étroitement liés à celle-ci. Le titulaire de l’IR n’a pas d’antécédents d’attaques d’autres marques fondées sur des marques «jeunes» pour éviter d’être obligé de prouver l’usage, et la liste des produits de l’IR contestée n’est pas non plus irréalistement diverse ou large, bien au contraire. La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe toujours au demandeur en annulation. Ce n’est que lorsqu’il démontre, par des preuves concrètes et convaincantes, que le titulaire a agi de mauvaise foi lors du dépôt de l’IR contestée, que la charge de la preuve est inversée. Cependant, le demandeur n’y est pas parvenu.

Comme illustré ci-dessus, le demandeur n’a pas avancé de faits, d’indications objectives et de preuves suffisants qui permettraient de conclure positivement à la mauvaise foi, autrement qu’en recourant à des hypothèses et des suppositions. Sans aucune autre indication que le titulaire de l’IR avait des intentions malhonnêtes lors du dépôt de la marque contestée, les arguments du demandeur ne sont pas suffisants pour conclure à la mauvaise foi de la part du titulaire. En outre, il existe une présomption de bonne foi de la part du titulaire, à moins que le demandeur ne puisse la réfuter. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, le demandeur n’a pas étayé ses allégations par des preuves spécifiques concluantes ou persuasives qui permettraient à la division d’annulation de tirer une conclusion sur les intentions du titulaire de l’IR au moment de la désignation UE.

Conclusion
Au vu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.

Cette conclusion n’est pas remise en cause par les références du demandeur à la jurisprudence à l’appui de ses allégations selon lesquelles le titulaire de l’IR a agi de mauvaise foi. Aucune analogie ne peut être établie entre les affaires respectives et la présente procédure. Bien que les principes généraux de la jurisprudence soient respectés, comme ils l’ont été dans l’appréciation ci-dessus, lors de l’application de ces principes au cas spécifique de la marque contestée, il a été conclu que les preuves sont clairement insuffisantes pour démontrer la mauvaise foi du titulaire.

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En ce qui concerne plus particulièrement la décision de la Cour suprême du Royaume-Uni dans l’affaire SkyKick UK Ltd and another v Sky Ltd and others, il est rappelé que les décisions des juridictions nationales et des offices nationaux concernant les conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national n’ont pas d’effet contraignant sur l’Office étant donné que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399). La division d’annulation a dûment pris en considération la décision en question, toutefois, elle ne considère pas que l’affaire soit analogue à la présente procédure. Les marques « SKY » en cause dans ces procédures (4 marques de l’Union européenne et une marque du Royaume-Uni) ont demandé l’enregistrement pour une gamme énorme de produits et services (par exemple, la marque du Royaume-Uni et l’une des marques de l’Union européenne de SKY ont demandé et obtenu l’enregistrement pour tous les produits et services de 22 classes). Il a également été établi que ces libellés incluaient des produits et/ou services pour lesquels SKY n’avait aucune justification commerciale raisonnable pour demander l’enregistrement (tels que, par exemple, les préparations de blanchiment de la classe 3) et que, par conséquent, la raison d’inclure de tels produits ou services était que SKY avait pour stratégie de rechercher une protection très large des marques, qu’elle soit commercialement justifiée ou non. En l’espèce, il est clair qu’au moment de la désignation de l’UE, le titulaire utilisait les marques de l’Union européenne 1 et 2 pour certains produits et aurait pu avoir l’intention d’élargir la portée de ses produits sous le signe figuratif à l’avenir. Comme indiqué précédemment, le libellé de l’enregistrement international contesté n’est pas indûment large. Il ne couvre pas non plus de produits pour lesquels aucune justification commerciale raisonnable n’a pu être trouvée. La mauvaise foi ne peut être établie que s’il existe des indices objectifs, pertinents et concordants tendant à démontrer que, lors du dépôt de la demande de marque, le demandeur de la marque avait l’intention soit de nuire, d’une manière incompatible avec les pratiques honnêtes, aux intérêts de tiers, soit d’obtenir, sans même viser un tiers spécifique, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque. La mauvaise foi du demandeur de la marque ne saurait, par conséquent, être présumée sur la base de la seule constatation que, au moment du dépôt de sa demande, ce demandeur n’exerçait aucune activité économique correspondant aux produits visés par cette demande (29/01/2020, C 371/18, SKY, EU:C:2020:45, § 77-78). Le demandeur en nullité n’a pas prouvé l’existence d’indices d’une intention malhonnête ou de mauvaise foi du titulaire de l’enregistrement international au moment du dépôt, et sans cela, la demande en déclaration de nullité ne peut aboutir.

Les circonstances de l’affaire Monopoly (21/04/2021, T-663/19, MONOPOLY, EU:T:2021:211), également invoquées par le demandeur, diffèrent significativement de celles de la présente affaire. Dans l’affaire Monopoly, le titulaire lui-même a admis que l’une des raisons pour lesquelles il déposait périodiquement de nouveaux enregistrements était de disposer d’une marque récente prête à être opposée sans avoir à prouver l’usage de la marque. Il avait également l’habitude de déposer de telles oppositions. En l’espèce, comme expliqué ci-dessus, rien n’indique que cette intention, ou toute autre raison incompatible avec les fonctions normales du système de marques, était celle du titulaire de l’enregistrement international.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Le demandeur étant la partie perdante, il doit supporter les dépens exposés par le titulaire de l’enregistrement international au cours de la présente procédure.

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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au titulaire de l’enregistrement international sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation
Richard BIANCHI Oana-Alina STURZA Saida CRABBE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Annexes:

Annexe 1 – Spécification de la marque de l’UE 1 Annexe 2 – Spécification de la marque de l’UE 2 Annexe 3 – Spécification de la marque japonaise

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Annexe 1
Description de la MUE 1 (enregistrement de la MUE nº 227 157)
Classe 9 : Appareils pour la reproduction et l’enregistrement du son, à savoir appareils de transmission de fréquences vocales, appareils de communication portables, appareils d’enregistrement du son, systèmes de sonorisation, amplificateurs ; systèmes de synchronisation et de localisation automatique pour magnétoscopes (VTR), magnétophones (ATR) et instruments de musique ; appareils d’enseignement audiovisuel, à savoir appareils pour le développement, l’impression, l’agrandissement et la finition de photographies, à l’exception de ceux ayant la capacité d’agrandir ou de grossir des images statiques ou en mouvement ; ordinateurs et circuits LSI (circuits intégrés à grande échelle).

Classe 15 : Instruments de musique électroniques.

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Annexe 2
Description de la MUE 2 (enregistrement de la MUE nº 4 888 749)
Classe 9 : Disques magnétiques porteurs de données programmées, logiciels téléchargeables ; disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, CD-ROM, DVD-ROM, bandes magnétiques contenant des informations d’images et/ou des données textuelles de magazines, livres, journaux, cartes et images photographiques ; tous les produits précités étant destinés à être utilisés en relation avec des instruments de musique et des appareils d’enregistrement sonore, et ne concernant pas la téléphonie ; appareils et instruments de laboratoire ; machines et instruments de mesure ou d’essai ; machines et appareils de distribution ou de commande de l’énergie ; convertisseurs rotatifs ; phases ; batteries et piles ; compteurs et testeurs électriques ou magnétiques ; fils et câbles électriques ; machines et appareils photographiques ; machines et appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; lunettes (lunettes de vue et lunettes de protection) ; appareils et équipements de sauvetage ; cartes magnétiques codées, feuilles magnétiques, bandes, disques compacts magnétiques, disques ; métronomes ; circuits électroniques et CD-ROM enregistrés de programmes d’exécution automatique pour instruments de musique électroniques ; tapis de souris pour ordinateurs électroniques ; bandes magnétiques ; machines et appareils électroniques, à savoir enregistreurs multipistes, enregistreurs à disque dur, boîtes à rythmes, boîtes à percussions ; et processeurs de son, processeurs d’effets, et leurs pièces ; publications électroniques ; ozoniseurs (ozonateurs) ; électrolyseurs (cellules électrolytiques) ; circuits électroniques porteurs de données programmées, bandes magnétiques pour ordinateurs pour appareils de jeux vidéo à usage commercial ; simulateurs d’entraînement sportif ; simulateurs d’entraînement à la conduite de véhicules ; fers à repasser électriques ; fers à friser électriques ; avertisseurs sonores électriques ; triangles de signalisation de panne de véhicules ; panneaux de signalisation routière lumineux ou mécaniques ; bateaux-pompes ; alarmes incendie ; alarmes à gaz ; antivol

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appareils d’avertissement ; gants de protection contre les accidents ; extincteurs ; bouches d’incendie ; lances d’incendie ; systèmes d’extinction automatique à eau ; camions de pompiers ; allume-cigares pour automobiles ; casques de protection ; vêtements ignifugés ; masques anti-poussière ; masques à gaz ; masques de soudage ; noyaux magnétiques ; fils de résistance ; électrodes ; films cinématographiques exposés ; films diapositives exposés ; cadres pour diapositives ; disques vidéo enregistrés et bandes vidéo ; distributeurs automatiques ; barrières automatiques à monnayeur pour parkings ; caisses enregistreuses ; machines à compter ou trier les pièces de monnaie ; photocopieuses ; appareils de calcul à commande manuelle ; ceintures de lest (pour la plongée sous-marine) ; combinaisons de plongée (pour la plongée sous-marine) ; flotteurs de natation gonflables ; casques de protection pour le sport ; bouteilles d’air (pour la plongée sous-marine) ; planches de natation ; détendeurs (pour la plongée sous-marine) ; machines et appareils de plongée (non pour le sport) ; machines de soudage à l’arc électrique ; appareils de soudage électriques ; circuits électroniques porteurs de données programmées, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, CD-ROMs, DVD-ROMs, bandes magnétiques pour ordinateurs pour appareils de jeux vidéo à usage personnel ; cartes mémoire à usage personnel ; jeux vidéo grand public ; circuits électroniques et CD-ROMs avec programmes enregistrés pour caméras portables à écrans à cristaux liquides ; ouvre-portes électriques ; aimants ; aimants permanents ; signaux ferroviaires ; bouées de signalisation ; allume-cigares pour motocycles ; bouchons d’oreille.

Classe 15 : Appareils de tournage pour instruments de musique ; instruments de musique ; auxiliaires de performance musicale, à savoir, enregistreurs multipistes, appareils multi-effets, boîtes à rythmes, consoles et pédales d’effets pour guitare, pédales d’effets pour basse, pédales d’effets acoustiques, processeurs d’effets pour guitare, diapasons.

Annexe 3 – Spécification de la marque japonaise (enregistrement de marque japonaise nº 4 940 899)

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