DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 31/10/2025

FISH & RICHARDSON P.C. Highlight Business Towers Mies-van-der-Rohe-Str. 8 D-80807 München ALLEMAGNE
Votre référence: 38363-0004EU1
Numéro d’enregistrement international: 1866378
Marque: SHOP CATALOG
Nom du titulaire: THE THOUGHT & EXPRESSION COMPANY INC. 115 MYRTLE AVENUE, 7TH FLOOR BROOKLYN NY 11201 États-Unis
I. Résumé des faits
Le 27/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient:

Classe 35 Mise à disposition d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et de services.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:

• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une liste de produits et de services disponibles à l’achat dans un magasin.

• La signification susmentionnée des mots 'SHOP CATALOG', dont la marque est composée, était étayée par les références de dictionnaire suivantes, consultées le 27/08/2025: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/shop et https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/catalog. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.

Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu

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• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services de la classe 35 se rapportent à une place de marché en ligne qui propose des listes de produits et services disponibles à l’achat auprès de magasins. Par conséquent, le signe décrit la nature et la destination des services.

• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.

II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 24/10/2025, qui peuvent être résumées comme suit :

1. La marque n’est pas facilement perçue par le public pertinent comme descriptive. Le public pertinent n’a pas tendance à assembler des définitions de dictionnaire pour comprendre immédiatement une marque à plusieurs éléments. « SHOP CATALOG » n’est pas une expression couramment utilisée par les entreprises pour décrire leurs services. La combinaison « SHOP CATALOG » n’est pas une expression courante ou générique en anglais. Bien que les deux éléments soient des mots ordinaires, leur juxtaposition est inhabituelle. Elle manque également de précision grammaticale et sa structure est linguistiquement distinctive. Plutôt que de trouver le sens proposé par l’Office, le public pertinent est beaucoup plus susceptible, en raison de la structure de la marque, de lire le signe comme « catalogue de magasins ». La marque du titulaire est, au mieux, suggestive, ce qui lui confère une distinctivité suffisante pour constituer un indicateur d’origine aux yeux du public pertinent.

2. L’enregistrabilité est étayée par la pratique antérieure de l’Office et les enregistrements antérieurs. L’Office doit, lors de l’examen d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, tenir compte des décisions déjà prises concernant des demandes similaires et examiner avec une attention particulière s’il doit statuer de la même manière ou non.

III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.

Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.

Remarques générales – Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.

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En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.

(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).

« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE] sont ceux qui, dans le langage courant, du point de vue du public cible, peuvent servir à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).

Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).

Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).

Réponse aux arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que le signe « SHOP CATALOG » est inhabituel, frappant, mémorable, imaginatif et nécessite une interprétation pour les consommateurs pertinents en relation avec les services revendiqués. Pour ces raisons, le titulaire affirme que le public pertinent ne percevra pas facilement la marque en question comme un simple message descriptif.

Toutefois, l’Office constate que « SHOP CATALOG » est un nom composé grammaticalement correct en langue anglaise, où le mot « SHOP » modifie et clarifie le second nom « CATALOG ». Contrairement à l’affirmation du titulaire, l’Office estime que la signification qu’il a fournie dans le refus provisoire (« une liste de biens et services disponibles à l’achat dans un magasin ») sera comprise spontanément et sans autre réflexion par les consommateurs anglophones. Comme expliqué dans la notification de refus provisoire d’office de protection, « SHOP CATALOG » fait également référence à des caractéristiques pertinentes des services en question, car un opérateur d’une place de marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de biens et services peut tout à fait fournir des listes des produits et services disponibles à l’achat via la place de marché.

En outre, même si l’affirmation du titulaire selon laquelle « SHOP CATALOG » n’est pas une expression courante ou usuelle en relation avec les services pertinents était vraie, cela ne conduit pas nécessairement à la conclusion qu’il est intrinsèquement distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.

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L’intérêt général qui sous-tend l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est que des droits exclusifs ne devraient pas exister pour des termes purement descriptifs que d’autres opérateurs pourraient également souhaiter utiliser. Cependant, l’Office n’a pas besoin de prouver qu’il existe déjà un usage descriptif par le titulaire ou ses concurrents.

Par conséquent, si un mot est descriptif dans son sens ordinaire et simple, ce motif de refus ne peut être surmonté, par exemple, en montrant que le titulaire est la seule personne à offrir les services en question. L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE s’applique indépendamment de l’existence d’un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).

En outre, il est également indifférent qu’il existe d’autres signes ou indications plus usuels pour désigner les mêmes caractéristiques des services visés dans la demande que ceux dont est composée la marque concernée (tels que «SHOPPING CATALOG», comme suggéré par le titulaire). Bien que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que, pour que le motif de refus qui y est énoncé s’applique, la marque doit être exclusivement composée de signes ou d’indications pouvant servir à désigner des caractéristiques des produits ou des services concernés, il n’exige pas que ces signes ou indications soient la seule manière de désigner de telles caractéristiques (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 57).

Compte tenu de ce qui précède, l’Office ne peut pas convenir avec le titulaire que la combinaison de «SHOP» et de «CATALOG» est plus que la somme de ses parties de telle sorte qu’il y aurait une différence perceptible entre le mot et ses éléments constitutifs. En raison du message direct qu’il transmet aux consommateurs en relation avec les services pertinents, il ne peut être considéré comme inhabituel, vague, frappant, mémorable ou imaginatif.

Bien que l’Office reconnaisse que le mot «CATALOG» a plusieurs significations et qu’il existe d’autres interprétations possibles du signe dans son ensemble, il convient de rappeler que pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque qui sont visés à cet article soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition elle-même, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné ajouté.)
En conclusion, l’Office maintient que le signe «SHOP CATALOG» est immédiatement perçu par le public pertinent comme fournissant des informations descriptives directement liées aux services pertinents, et il est donc inéligible à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Il est, de ce fait, également nécessairement dépourvu de caractère distinctif pour les mêmes services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).

2. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires dans la classe 35, à savoir :

Marque de l’UE n° 18284972 «SHOPPING SPACE» Marque de l’UE n° 18284977 «SHOPPING IMPERIUM» Marque de l’UE n° 18027187 «MEDIASHOP»

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MUE n° 6824395 « SHOPSTYLE »
MUE n° 18380292 « SHOPIFY »
MUE n° 17948339 « FAIRSHOPPER »
MUE n° 18239384 « TRUST-SHOP »
MUE n° 18284436 « SHOP TEAM »
MUE n° 18304634 « SHOPWARE »
MUE n° 18775312 « SHOP CIRCLE »
Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35). En outre, « il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

L’argument du titulaire est également erroné car les enregistrements antérieurs ne sont comparables au cas d’espèce que dans la mesure où ils contiennent le mot « SHOP » ou des mots apparentés (« SHOPPER », « SHOPPING »). En effet, plusieurs signes contenant ces mots ont été rejetés par l’Office par le passé et confirmés par les Chambres de recours (par exemple, 18/12/2023, R 1451/2023-4, OMNISHOP ; 12/11/2019, R 1593/2019-2, shopping guide euregio (fig.) ; 21/11/2017, R 0870/2017-4, RUGBY SHOP (fig.) ; 23/03/2022, R 2215/2021-4, Grocery shop (fig.)). Par conséquent, la simple présence du mot « SHOP » dans les enregistrements cités par le titulaire ne saurait modifier l’appréciation de l’Office dans le cas d’espèce.

IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1866378 est refusée pour l’Union européenne.

Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Lasse JUHOLA