DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 225 556
Reworld Media Italia S.r.l, Via Bianca di Savoia, 20122 Milano, Italie (opposante), représentée par Novagraaf France, 2, rue Sarah Bernhardt – CS 90017, 92665 Asnières-sur-Seine, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Institute for Service- and Leadership Excellence AG, Seestraße 25, 8267 Berlingen, Suisse (demanderesse), représentée par Ellmer Stratmann Becker Rechtsanwälte, Burgmauer 4, 50667 Köln, Allemagne (mandataire professionnel). Le 18/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 225 556 est accueillie pour tous les produits et services contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 828 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 14/10/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 030 828 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 18 093 046 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la

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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants :

Classe 16 : Magazines [périodiques] ; ex-libris ; journaux ; livres ; manuels à des fins d’enseignement ; revues ; publications imprimées ; publications éducatives ; périodiques ; publications promotionnelles ; publicités imprimées ; quotidiens ; manuels scolaires ; livres d’images ; brochures ; romans ; aucun des produits précités n’étant lié au secteur des technologies de l’information. Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; aucun des services précités n’étant lié au secteur des technologies de l’information. Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 16 : Magazines d’intérêt général ; livres d’activités ; livres ; magazines professionnels ; livres d’or ; livres, magazines, journaux et autres supports imprimés à base de papier ; journaux d’entreprise imprimés ; communiqués de presse imprimés ; périodiques imprimés ; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme ; livres de table basse ; livres d’information ; annuaires [publications imprimées] ; suppléments de magazines pour journaux ; livres de référence ; guides ; magazines de voyage ; publications promotionnelles ; périodiques ; magazines [périodiques]. Classe 35 : Conseils en relations publiques ; conseils en stratégies de communication de relations publiques ; services de relations avec les médias ; services de communication d’entreprise ; présentation de produits sur des supports de communication, à des fins de vente au détail ; présentation de produits et services ; organisation et conduite de présentations de produits ; organisation et conduite de démonstrations à des fins publicitaires ; organisation et conduite d’expositions à des fins publicitaires ; préparation et présentation d’affichages audiovisuels à des fins publicitaires ; services d’étalage de marchandises ; diffusion de matériel publicitaire en ligne ; distribution de matériel promotionnel imprimé par la poste ; distribution d’annonces publicitaires et commerciales ; diffusion d’annonces publicitaires via l’internet ; diffusion de matériel publicitaire ; diffusion de matériel publicitaire et promotionnel ; diffusion de matériel publicitaire, de marketing et de promotion ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de publicité pour des tiers ; fourniture et location d’espaces publicitaires ; fourniture d’espaces publicitaires ; fourniture de services publicitaires informatisés ; fourniture d’espaces sur des sites web pour la publicité de produits et services ; location de panneaux d’affichage numériques ; location d’espaces publicitaires sur l’internet ; location d’espaces publicitaires en ligne ; location de tout matériel de présentation publicitaire et marketing ; fourniture d’espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et magazines ; fourniture d’espaces publicitaires par des moyens électroniques et des réseaux d’information mondiaux ; location d’espaces publicitaires sur des brochures. Produits contestés de la Classe 16
Livres ; publications promotionnelles ; périodiques ; magazines [périodiques] sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.

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Les produits contestés restants de cette classe sont inclus dans, ou chevauchent, les publications imprimées de l’opposant ; aucun des produits susmentionnés ne relevant du secteur des TI. Par conséquent, ils sont identiques.

Services contestés de la classe 35 Les services contestés de cette classe sont divers services de publicité, de marketing et de promotion. Ils sont inclus dans, ou chevauchent, les services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposant ; aucun des services susmentionnés ne relevant du secteur des TI. Par conséquent, ils sont identiques.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).

En l’espèce, les produits et services jugés identiques visent le grand public (les produits de la classe 16) et une clientèle professionnelle dotée de connaissances ou d’une expertise spécifiques (les services de la classe 35).

Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.

c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P,

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ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Les éléments verbaux des signes sont significatifs en anglais. Par conséquent, pour des raisons d’économie de procédure et afin de ne pas envisager de multiples scénarios selon que les éléments/composants verbaux des signes sont compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur le public anglophone.

Malgré la capitalisation irrégulière du signe contesté, celui-ci sera perçu comme le mot « icon ». Il signifie, entre autres, « an image, picture, representation; a person or thing regarded as a symbol of a belief, nation, community, or cultural movement; a pictorial representation of a facility available on a computer system, that enables the facility to be activated by means of a screen cursor rather than by a textual instruction » (informations extraites du Collins Dictionary le 16/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/icon). Étant donné que ces significations ne sont pas descriptives, allusives ou autrement faibles par rapport aux services pertinents, le caractère distinctif de l’élément verbal coïncidant « ICON » est normal.

L’élément verbal de la marque antérieure « wheels » signifie, entre autres, « an informal word for car » (informations extraites du Collins Dictionary le 16/07/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/wheels). Étant donné que cette signification suggère le sujet possible des publications imprimées pertinentes de la classe 16, elle est considérée comme non distinctive pour tous les produits pertinents de la classe 16. Cependant, cet élément verbal est distinctif à un degré normal par rapport aux services pertinents de publicité, de marketing et de promotion de la classe 35, car il n’a pas de signification directe ou allusive par rapport à ceux-ci.

Le point d’exclamation dans le signe contesté sera perçu comme un simple signe de ponctuation sans aucune signification de marque.

Les aspects figuratifs des signes se limitent à leur stylisation, à la structure (de la marque antérieure) et à la capitalisation irrégulière et aux couleurs du signe contesté. Cependant, ceux-ci sont simplement décoratifs et ne détourneront pas l’attention des consommateurs des éléments verbaux en tant que tels.

L’élément verbal « ICON » dans la marque antérieure est l’élément dominant car il est le plus accrocheur.

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, point 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.

Visuellement et auditivement, les signes coïncident par l’élément verbal « ICON » et sa prononciation. Ils diffèrent par leurs aspects figuratifs, le point d’exclamation dans le signe contesté – sans signification de marque – et l’élément verbal clairement secondaire et subordonné « WHEELS » dans la marque antérieure.

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En ce qui concerne l’élément verbal de la marque antérieure «WHEELS», compte tenu de sa très petite taille et de sa position secondaire au sein du signe, il est peu probable qu’il soit prononcé. La jurisprudence confirme que les consommateurs se réfèrent généralement aux éléments dominants tandis que les éléments moins proéminents ne sont pas prononcés (03/07/2013, T-206/12, LIBERTE american blend (fig.) / La LIBERTAD et al., EU:T:2013:342, § 43-44) et, en tout état de cause, les consommateurs ont tendance à raccourcir les marques contenant plusieurs mots. En outre, les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE© Sports Equipment, EU:T:2011:707, § 55; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré supérieur à la moyenne et auditivement très similaires, voire identiques. Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept d'«icône» et diffèrent par le concept de «roues», lequel est non distinctif pour une partie des produits et services pertinents, présent uniquement dans l’un des signes, les signes sont conceptuellement très similaires.

Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.

L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif (pour une partie des produits et services pertinents) dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Pour déterminer l’existence d’un risque de confusion, les marques doivent être comparées en procédant à une appréciation globale des similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les marques. La comparaison «doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants» (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23). Le risque de confusion doit être apprécié globalement, en tenant compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Les produits et services sont identiques et ils s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.

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La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne, une similitude phonétique élevée, voire une identité, et une similitude conceptuelle élevée. En particulier, ils coïncident dans l’élément verbal distinctif « ICON » qui est le seul élément verbal du signe contesté et est entièrement reproduit dans la marque antérieure en tant qu’élément dominant. Les différences entre les signes se limitent à leurs aspects figuratifs, à l’élément verbal « WHEELS » de la marque antérieure et au point d’exclamation du signe contesté. Toutes ces différences ont un impact moindre en raison de leur manque de caractère distinctif ou de leur position clairement secondaire et subordonnée. Par conséquent, ces différences ne peuvent l’emporter sur les similitudes entre les signes, et elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même celui qui fait preuve d’un degré d’attention élevé, perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, point 49).

Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 093 046 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y afférent.

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La division d’opposition
Sofía Tzvetelina MILANOVA IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.