DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 220 350
Laboratorios Farmaceuticos Rovi, S.A., C/ Julián Camarillo, n°35, 28037 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de la Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Oviline sp. z o.o., ul. Lirowa 13, 02-387 Varsovie, Pologne (demanderesse), représentée par Brandpat Kancelaria Rzeczników Patentowych Chlebicka Czyż Ziolkowski sp.p., Żurawia 47 Lok. 310, 00-680 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 14/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 220 350 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 987 727 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 16/07/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 18 987 727 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants :

1. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 250 617 (marque figurative) ;

2. l’enregistrement international de marque n° 1 006 010 « ROVI » (marque verbale), désignant l’Union européenne ;

3. l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 24 810 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec les trois marques antérieures. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition estime approprié

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d’examiner en premier lieu l’opposition relativement à l’enregistrement international de marque n° 1 006 010 «ROVI» (marque verbale) de l’opposant, désignant l’Union européenne. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque demandée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque demandée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque demandée a été déposée le 19/02/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette

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date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la décision sur l’opposition, toute perte de renommée ultérieure doit être invoquée et prouvée par le demandeur.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée, à savoir, pour tous les produits de la classe 5. Après deux limitations affectant la classe 5 (du 05/11/2009 et du 17/11/2016) et la déclaration de l’Office selon laquelle la limitation du 17/11/2016 n’a aucun effet en ce qui concerne certains produits de la classe 5 (publiée par l’OMPI le 31/08/2017, 2017/33 Gaz), les produits pour lesquels l’opposant doit démontrer la renommée sont :

Classe 5 : Produits pharmaceutiques (y compris antibiotiques, analgésiques, anesthésiques, acides aminés à usage médical, antiseptiques, tranquillisants, collyres, digestifs à usage pharmaceutique, laxatifs, narcotiques, produits chimiques à usage médical, produits chimico-pharmaceutiques, toniques (médicaments), sédatifs, soporifiques, sérums, suppositoires, vaccins, cartouches et flacons à usage médical contenant des produits pharmaceutiques, préparations oncologiques, préparations pour le traitement des maladies du système nerveux central, pour le traitement de la peau, pour le traitement de la thrombose, des troubles de la coagulation, des infections, de la grippe, de la douleur et de l’inflammation) à l’exclusion des spécialités pharmaceutiques publicitaires et vétérinaires, produits sanitaires à usage médical ; substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés ; pansements, matériel pour pansements ; désinfectants ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides.

L’opposition est dirigée contre les produits suivants :

Classe 3 : Cosmétiques et préparations cosmétiques ; cosmétiques naturels ; cosmétiques biologiques ; maquillage ; cosmétiques fonctionnels ; cosmétiques pour les cheveux ; articles de toilette ; parfumerie ; essences et huiles éthérées ; huiles à usage cosmétique ; crèmes pour le visage et le corps ; lotions pour le corps ; préparations cosmétiques pour le bain et la douche ; gels à usage cosmétique ; shampooings ; préparations cosmétiques pour les soins du corps ; préparations pour les soins du visage ; préparations cosmétiques pour les soins de la bouche et des dents ; hydratants cosmétiques.

Classe 5 : Compléments alimentaires ; préparations diététiques et nutritionnelles ; compléments nutritionnels minéraux ; compléments à base de plantes ; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires ; collagène à usage médical ; sels pour bains d’eaux minérales ; préparations et articles sanitaires ; aucun des produits précités n’étant destiné aux animaux ou à des fins vétérinaires ; tous les produits précités sont uniquement destinés à l’usage humain.

Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 25/07/2024, l’opposant a soumis les preuves destinées à démontrer la renommée. L’opposant a indiqué que certaines de ses pièces étaient « confidentielles », exprimant ainsi un intérêt particulier à maintenir la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Par conséquent, la division d’opposition décrira les preuves dans

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termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.

Rapports annuels de la société de l’opposante de 2019 et 2020, rapport intégré de 2023, et ses rapports de résultats financiers de 2021 à 2023 inclus. Les rapports contiennent des informations en anglais sur, entre autres, les chiffres financiers et non financiers (depuis 2018), le modèle de gouvernance d’entreprise, les informations boursières, les investissements, les actifs, les ventes nettes et les bénéfices, les produits pharmaceutiques fournis par l’opposante et ses activités de recherche et développement, les projets sociaux et le travail bénévole, ainsi que l’examen des événements, annonces et communiqués de presse les plus importants de l’opposante. Il est relevé que la société dispose d’un portefeuille diversifié comprenant un certain nombre de produits, tels que les médicaments sur ordonnance, les agents de contraste pour l’imagerie et d’autres produits hospitaliers, les produits en vente libre, les vitamines et les minéraux. La marque « ROVI » est affichée de manière proéminente dans tous les documents, y compris sous forme de logotype, par exemple comme et (Document 1).

Une large sélection d’articles concernant ou liés à la marque « ROVI », publiés dans des médias en ligne et des journaux espagnols entre 2017 et 2019 inclus. Bien que l’opposante n’ait fourni que des traductions des titres de certains de ces articles, il peut être établi que les articles datés de 2017 contiennent des informations (qui sont répétées dans plusieurs sources médiatiques) sur des produits pharmaceutiques spécifiques (certains des tirages contiennent des images de produits pharmaceutiques sous leur forme emballée, portant toujours la marque « ROVI » comme marque de maison à côté du nom spécifique du produit), ainsi que les bénéfices et les données financières de l’opposante. Par exemple, un article intitulé « ROVI obtains a record profit of 26,1 million in 2016 » d’europa press, daté du 16/02/2017 ou un autre intitulé « ROVI obtains a 6% increase in operating incomes » d’EUROPASUR, daté du 11/11/2017. En outre, un article intitulé « Análisis Fundamental Sector 'growth’ » d’ESTRATEGIAS DE INVERSION, daté du 22/08/2017, indique « ROVI » en troisième position. De plus, « ROVI » est classée parmi neuf entreprises jugées « Excellentes » en 2016 par le ministère espagnol de l’Économie, de l’Industrie et de la Compétitivité selon, par exemple, l’article intitulé « Nine companies repeat as “Excellent” in Plan Profarma 2016 » d’El Global.net, daté du 02/03/2017. Un autre article, intitulé « Profarma 2016 valora a 56 empresas, sin cambios en los principales grupos » de df diariofarma, publié le 02/03/2017, bien que non traduit, se rapporte au même sujet et contient le tableau explicatif suivant :

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Les mêmes informations ont également été reprises dans plusieurs autres articles publiés en 2017, tels que [im] Farmacias, acta sanitaria et DIARIO MEDICO. Les articles datés de 2018 se réfèrent principalement à l’augmentation de capital et à la valeur boursière (par exemple, les articles intitulés « Rovi annonce une augmentation de capital et pourrait suspendre le dividende » de CincoDias, daté du 24/09/2018, et « Rovi augmente de 4,5 % en bourse après avoir révélé son augmentation » de CincoDias, daté du 05/10/2018) ainsi qu’à l’expansion de « ROVI » vers d’autres pays. Des exemples incluent les articles intitulés « L’énoxaparine biosimilaire de Rovi sera distribuée par Sandoz dans 14 pays » de diariofarma, daté du 13/06/2018, et « Rovi veut être une multinationale » de EL PAÍS, daté du 12/10/2018.

Les articles de 2019 se concentrent sur l’augmentation des ventes, des bénéfices et du résultat d’exploitation de « ROVI ». Par exemple, les articles incluent « Rovi double son bénéfice, jusqu’à 30,7 millions d’euros, et augmente ses revenus de 24 % » de ABC.es, daté du 07/11/2019 ; « Rovi augmente ses ventes de 10 % en 2019 et devient une référence mondiale en héparines » de CincoDias, daté du 12/06/2019 et « Rovi gagne 30,7 millions d’euros jusqu’en septembre, 96 % de plus » de LA VANGUARDIA, daté du 07/11/2019.

En outre, les articles mentionnent la construction d’une nouvelle usine à Grenade (par exemple, « Rovi investira 24 millions d’euros dans la construction d’une nouvelle usine à Grenade pour les héparines » de europapress, daté du 05/09/2019) et les produits pharmaceutiques spécifiques fabriqués par l’opposante. Des exemples incluent « Rovi progresse avec des résultats positifs avec Doria chez les patients atteints de schizophrénie » de redacción médica, daté du 19/03/2019, et « « Doria » (Rovi) montre des résultats positifs dans le contrôle des symptômes de la schizophrénie » de infosalus, daté du 19/03/2019. Enfin, les articles se réfèrent également à la position de l’opposante dans le secteur de marché pertinent, comme dans l’article intitulé « Rovi est une bonne option pour les épargnants, les clients de la banque privée ou les investisseurs individuels premium » de estrategiasdeinversion.com, daté du 23/09/2019 (Document 2).

Quatre des communiqués de presse de l’opposante, datés du 31/01/2020, 02/04/2020, 14/04/2020 et 09/07/2020, ainsi que quatre rapports – « Full Year 2019 Financial Results », daté du 26/02/2020 ; « First Quarter 2020 Financial Results », daté du 13/05/2020 ; « EXECUTIVE SUMMARY, Full Year 2021 » ; et « EXECUTIVE

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RÉSUMÉ, Neuf premiers mois 2022' (tous soumis en anglais) – contiennent des informations financières détaillées, des données sur l’opposante et ses produits 'ROVI', son activité en Espagne, la construction d’une nouvelle usine à Grenade, et son expansion dans d’autres pays de l’UE. Les documents fournissent également des informations sur son portefeuille commercial de plus de 40 produits, les nouveaux développements et les essais cliniques, y compris son accord avec Moderna Inc. pour la fabrication et la fourniture du vaccin COVID-19 en dehors des États-Unis. En outre, une large sélection d’articles (en anglais), datés de 2020 à 2022, concerne principalement la collaboration de l’opposante avec Moderna Inc. pour la fabrication et la fourniture du vaccin COVID-19, la croissance du chiffre d’affaires et les perspectives financières de 'ROVI', sa présence dans 70 pays, la disponibilité internationale des produits 'ROVI', et d’autres informations pertinentes. Des articles (en espagnol avec traduction partielle en anglais), datés de 2023, concernent une collaboration supplémentaire avec Moderna, le développement clinique d’une nouvelle formulation trimestrielle, l’adhésion de Rovi à l’Association espagnole des médicaments biosimilaires (BioSim), et le fait qu’elle a stimulé ses résultats et ses dividendes depuis 2019 et qu’elle est en tête de l’Ibex 35 avec un potentiel de 37 %. (Document 2).

Une capture d’écran du site web de l’opposante, datée de 2019, montrant les domaines d’activité de l’opposante (en espagnol). Comme traduit dans les observations de l’opposante, les activités de l’opposante comprennent la production, la commercialisation et la vente de produits pharmaceutiques, de soins de santé et médicinaux. Il s’agit d’une entreprise pharmaceutique espagnole intégrée et spécialisée, dédiée à la recherche, au développement, à la fabrication et à la commercialisation de petites molécules et de spécialités médicales biologiques (Document 3).

Des photos des produits de l’opposante et/ou de leurs emballages, portant les marques figuratives 'ROVI', et des copies de notices contenant des informations sur certains de ces produits (Document 5).

Une sélection de vidéos institutionnelles et promotionnelles fournissant des informations sur la société de l’opposante et ses activités commerciales (Document 4).

L’opposante a également fait référence aux décisions de l’Office (04/09/2020, B 3 093 610 ; 29/08/2019 B 3 068 207 ; 29/08/2019, B 2 667 734 ; 17/05/2019, B 3 057 357), dans lesquelles la renommée de sa marque 'ROVI’ a été reconnue.

Certaines preuves ont été soumises par l’opposante en espagnol. Cependant, l’opposante n’est pas tenue de traduire les preuves déposées en vue de démontrer la renommée de la marque antérieure, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 7, paragraphe 4, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 24 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne). En outre, il appartient à l’opposante de décider si une traduction complète de toutes les preuves est nécessaire. Compte tenu du fait que certaines preuves sont explicites, et que l’objet et le contenu des preuves non traduites restantes ont été brièvement expliqués dans les observations de l’opposante, la division d’opposition considère qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction.

Les preuves indiquent que la marque 'ROVI', en tant que marque verbale ou figurative, a été utilisée pendant une période substantielle. La société a été fondée en 1945 et depuis lors, la marque 'ROVI’ a fait l’objet d’une utilisation intensive dans le domaine pharmaceutique, ce qui a permis à la marque de jouir d’une position reconnue parmi les marques concurrentes sur le marché pertinent en Espagne. Cela a été attesté par diverses sources indépendantes, en particulier les articles de presse. Pour

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exemple, en 2016, le ministère espagnol de l’Économie, de l’Industrie et de la Compétitivité a reconnu l’opposante comme l’une des neuf entreprises pharmaceutiques « excellentes » (document 2). En outre, « ROVI » a été classée troisième dans une analyse technique indépendante de la croissance du secteur en 2017, et l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a recommandé trois produits « ROVI » comme médicaments essentiels pour les personnes hospitalisées en unités de soins intensifs en raison de la Covid-19 (document 2).

Comme il ressort des rapports annuels, et comme cela a été corroboré par les articles provenant de sources indépendantes, l’exposition de la marque « ROVI » au public a augmenté au fil des ans en termes géographiques, parallèlement à l’expansion du portefeuille de produits de l’opposante. Certains des produits « ROVI » sont exportés vers de nombreux pays de l’Union européenne, et l’opposante a conclu des accords de distribution avec d’importants acteurs mondiaux de l’industrie pharmaceutique. En outre, les chiffres de ventes substantiels réalisés sous la marque « ROVI », tels que démontrés dans les rapports annuels et financiers, ne peuvent être automatiquement écartés au seul motif qu’il s’agit de preuves émanant de la partie intéressée elle-même. Cela est d’autant plus vrai que ces publications sont normalement diffusées auprès des clients et d’autres milieux intéressés et contiennent des informations et des données objectivement vérifiables, qui peuvent avoir été compilées ou révisées par des auditeurs indépendants, et qu’elles sont, au moins dans une certaine mesure, étayées par de nombreux articles de tiers soumis par l’opposante.

Les preuves concernant les efforts de marketing, bien que non particulièrement exhaustives, atteignent le seuil minimal nécessaire pour établir que le public a été exposé à la marque « ROVI » dans une mesure suffisante pour conclure que la marque est connue d’une partie significative du public pertinent en Espagne. Une partie significative des revenus sous la marque « ROVI » est générée par les produits pharmaceutiques sur ordonnance, les agents de contraste pour l’imagerie diagnostique et d’autres produits hospitaliers, ainsi que la fabrication sous contrat, tandis que les produits pharmaceutiques sans ordonnance représentent une part plus faible des ventes. Dans ce secteur de marché, les activités promotionnelles ciblent les clients professionnels qui sont approchés à l’aide de techniques de marketing spécialisées et sur mesure, plutôt que par des canaux de communication de masse, comme ce serait le cas pour les produits de consommation courants. En l’espèce, les communiqués de presse et les publications dans les médias, y compris le secteur spécialisé, qui mettent en évidence les réalisations de l’opposante en matière de recherche et développement, son succès commercial et les contrats de fabrication avec les principaux acteurs de l’industrie, ainsi que le fait qu’elle est cotée à l’indice boursier espagnol « IBEX 35 », qui comprend les 35 plus grandes sociétés cotées en bourse en Espagne, démontrent que la marque « ROVI » a été effectivement promue d’une manière compatible avec les circonstances habituelles du marché pertinent.

Le territoire pertinent pour établir la renommée/le caractère distinctif accru de la marque antérieure est le territoire de protection : le territoire où elle est enregistrée. Par conséquent, pour l’enregistrement international désignant l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne. Toutefois, la Cour de justice a précisé qu’une renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. La Cour de justice a indiqué qu’une marque doit être connue dans une partie substantielle de l’Union européenne par une partie significative du public pertinent pour les produits couverts par cette marque. Lors de l’évaluation du caractère substantiel de la partie du territoire en question, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, étant donné que ces deux critères peuvent affecter l’importance globale du territoire spécifique (06/10/2009, C-301/07, PAGO, EU:C:2009:611).

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La division d’opposition constate que, pris dans leur ensemble, les éléments de preuve démontrent que la marque 'ROVI’ jouit d’un certain degré de reconnaissance et de renommée auprès du public pertinent dans toute l’Espagne, ce qui constitue une partie substantielle de la population de l’Union européenne. Bien que, dans certains des éléments de preuve, la marque soit présentée sous une forme figurative, l’élément verbal 'ROVI', avec ou sans les éléments figuratifs, reste le principal indicateur de l’origine commerciale des produits de l’opposante. Par conséquent, il est considéré que les éléments de preuve montrant le signe 'ROVI’ sous la forme d’une marque verbale et sous la forme d’une marque figurative avec un seul élément verbal 'ROVI’ sont suffisants pour prouver la renommée de l’enregistrement de marque internationale n° 1 006 010 'ROVI’ (marque verbale), désignant l’Union européenne, sur le territoire pertinent.

Cependant, les éléments de preuve ne parviennent pas à établir que la marque a une renommée pour les substances diététiques à usage médical, les aliments pour bébés ; les pansements, les matières pour pansements ; les désinfectants ; les produits pour la destruction des animaux nuisibles ; les fongicides de la classe 5. Les éléments de preuve concernent principalement divers produits pharmaceutiques, alors qu’il n’y a pas ou peu de référence aux produits restants. Par conséquent, la division d’opposition conclut que la renommée de la marque antérieure n’a été prouvée qu’en relation avec les produits suivants :

Classe 5 : Produits pharmaceutiques (y compris antibiotiques, analgésiques, anesthésiques, acides aminés à usage médical, antiseptiques, tranquillisants, collyres, digestifs à usage pharmaceutique, laxatifs, narcotiques, produits chimiques à usage médical, produits chimico-pharmaceutiques, toniques (médicaments), sédatifs, soporifiques, sérums, suppositoires, vaccins, cartouches et flacons à usage médical contenant des produits pharmaceutiques, préparations oncologiques, préparations pour le traitement des maladies du système nerveux central, pour le traitement de la peau, pour le traitement de la thrombose, des troubles de la coagulation, des infections, de la grippe, de la douleur et de l’inflammation) à l’exclusion des spécialités pharmaceutiques publicitaires et vétérinaires, des produits sanitaires à usage médical.

La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que, par exemple, le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits en cause, les consommateurs pertinents, etc.

b) Les signes
ROVI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

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Toutefois, la comparaison des signes doit prendre en considération la partie du public sur la base de laquelle la renommée dans l’Union européenne a été établie, étant donné qu’un « lien » et un « risque de préjudice » ne peuvent exister que pour cette partie du public (03/09/2015, C-125/14, Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de préjudice, pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Étant donné que la renommée dans l’Union européenne a été démontrée principalement sur la base des preuves concernant l’exposition du public espagnol à la marque antérieure, l’analyse ci-dessous se concentre sur le public espagnol.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

L’élément verbal de la marque antérieure « ROVI » et le signe contesté « OVI » sont dépourvus de signification pour le public hispanophone pertinent et, par conséquent, présentent un degré de caractère distinctif moyen. La stylisation du signe contesté est minimale et sera perçue comme un élément purement décoratif par les consommateurs pertinents.

Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres/sons « *OVI », qui constituent l’intégralité du signe contesté et trois des quatre lettres de la marque antérieure. Les signes diffèrent par la lettre/le son initial « R » de la marque antérieure. Les signes diffèrent également visuellement par la stylisation décorative du signe contesté.

Étant donné que les signes sont plutôt courts, la première lettre supplémentaire de la marque antérieure sera remarquée par les consommateurs pertinents. Cependant, cela ne contrebalancera pas les similitudes découlant du fait que le signe contesté reproduit entièrement les trois lettres restantes de la marque antérieure. De plus, malgré une différence d’un son, les deux marques seront prononcées en deux syllabes et, par conséquent, auront le même rythme et la même intonation. Par conséquent, les signes sont considérés comme visuellement et phonétiquement similaires à un degré au moins inférieur à la moyenne.

Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.

Compte tenu de tout ce qui précède, les signes sont similaires dans une certaine mesure. Les types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré de similitude moindre entre les marques en cause, à condition qu’il soit suffisant pour que la partie pertinente du public établisse un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire un lien entre elles (23/10/2003, C-408/01 Adidas, EU:C:2003:582, § 27, 29, 31; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66). Par conséquent, il reste nécessaire d’examiner les autres conditions stipulées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, à savoir si le public pertinent

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établir un lien entre la marque antérieure et le signe contesté et si, eu égard au lien que le public établirait entre les marques, il existe un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice.

c) Le « lien » entre les signes
Comme il a été vu ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure pour le public pertinent en Espagne. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. L’opposant a fait valoir qu’en raison de la renommée de la marque « ROVI », le signe contesté « OVI » évoquera la marque renommée de l’opposant dans l’esprit du consommateur. Comme indiqué précédemment, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée pour les produits pharmaceutiques (y compris […]) à l’exclusion de la publicité et des spécialités pharmaceutiques vétérinaires, des produits sanitaires à usage médical de la classe 5. Les produits contestés contre lesquels l’opposition est dirigée sont les suivants : Classe 3 : Cosmétiques et préparations cosmétiques ; cosmétiques naturels ; cosmétiques biologiques ; maquillage ; cosmétiques fonctionnels ; cosmétiques pour les cheveux ; articles de toilette ; parfumerie ; essences et huiles éthérées ; huiles pour

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fins cosmétiques ; crèmes pour le visage et le corps ; lotions pour le corps ; préparations cosmétiques pour le bain et la douche ; gels à usage cosmétique ; shampooings ; préparations cosmétiques pour les soins corporels ; préparations pour les soins du visage ; préparations cosmétiques pour les soins buccaux et dentaires ; hydratants cosmétiques.

Classe 5 : Compléments alimentaires ; préparations diététiques et nutritionnelles ; compléments nutritionnels minéraux ; compléments à base de plantes ; préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires ; collagène à usage médical ; sels pour bains d’eau minérale ; préparations et articles sanitaires ; aucun des produits précités n’étant destiné aux animaux ou à des fins vétérinaires ; tous les produits précités étant uniquement à usage humain.

Plus le signe évoque immédiatement et fortement la marque, plus le risque est grand que l’usage actuel ou futur du signe contesté tire ou tirera indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou lui porte ou lui portera préjudice (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 67-69 ; 18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378, § 44).

En l’espèce, la marque antérieure est intrinsèquement distinctive. Les signes sont similaires car le signe contesté reproduit la majorité des lettres de la marque antérieure. Comme il ressort de l’appréciation des preuves de renommée, la marque antérieure est utilisée depuis de nombreuses années et jouit d’une certaine renommée auprès du public pertinent.

Par conséquent, un lien sera inévitablement établi lorsque le signe contesté sera utilisé en relation avec les compléments alimentaires contestés ; les préparations diététiques et nutritionnelles ; les compléments nutritionnels minéraux ; les compléments à base de plantes ; les préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires ; le collagène à usage médical ; les sels pour bains d’eau minérale ; les préparations et articles sanitaires ; aucun des produits précités n’étant destiné aux animaux ou à des fins vétérinaires ; tous les produits précités étant uniquement à usage humain de la classe 5, étant donné que tous ces produits et les produits renommés de l’opposant appartiennent au même secteur de marché, à savoir le secteur médical, et que certains d’entre eux sont même identiques. En outre, ils ont un objectif similaire de traitement ou de prévention des maladies, car ils sont tous utilisés pour améliorer la santé. Leur public pertinent coïncide également et les produits en question partagent généralement les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, étant donné que le signe contesté reproduit la majorité des lettres de la marque antérieure, la renommée de la marque de l’opposant, les consommateurs achetant les produits contestés sont susceptibles d’établir un lien avec la marque antérieure renommée en voyant le signe contesté sur des produits susceptibles d’être achetés, ainsi qu’utilisés et vus, dans le même environnement.

De même, le lien avec les produits renommés de l’opposant sera établi lorsque le signe contesté sera utilisé en relation avec les cosmétiques et préparations cosmétiques contestés ; les cosmétiques naturels ; les cosmétiques biologiques ; le maquillage ; les cosmétiques fonctionnels ; les cosmétiques pour les cheveux ; les articles de toilette ; la parfumerie ; les essences et huiles éthérées ; les huiles à usage cosmétique ; les crèmes pour le visage et le corps ; les lotions pour le corps ; les préparations cosmétiques pour le bain et la douche ; les gels à usage cosmétique ; les shampooings ; les préparations cosmétiques pour les soins corporels ; les préparations pour les soins du visage ; les préparations cosmétiques pour les soins buccaux et dentaires ; les hydratants cosmétiques de la classe 3, qui sont conçus pour améliorer ou protéger l’apparence, ainsi que pour neutraliser les odeurs désagréables du corps. Les produits renommés de l’opposant peuvent également inclure des préparations médicales pour les soins de la peau et des préparations médicales pour le soin des odeurs qui, en plus de traiter ou de gérer des affections médicales, améliorent également l’apparence ou

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masquer les odeurs. Par conséquent, les produits en question peuvent être utilisés par le même public pertinent en combinaison les uns avec les autres. De plus, ils peuvent être distribués par les mêmes canaux (pharmacies), cibler les mêmes consommateurs, et des lignes spécifiques de cosmétiques peuvent être fabriquées par des sociétés pharmaceutiques. Par conséquent, considérant que le signe contesté reproduit la majorité des lettres de la marque antérieure et la renommée de la marque de l’opposant, le signe contesté « OVI », lorsqu’il sera vu sur ces produits, évoquera la marque renommée « ROVI » de l’opposant dans l’esprit des consommateurs pertinents. Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, il doit être conclu que, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté, les consommateurs pertinents en Espagne seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Cependant, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de tirer un avantage indu ou de subir un préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

En substance, l’opposant a fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)

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L’avantage indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMC vise les cas où il y a une exploitation manifeste et un « parasitisme » de la marque renommée ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

L’opposante fonde sa demande sur les éléments suivants :

il existe un lien clair entre les produits contestés des classes 3 et 5 et les produits renommés de l’opposante de la classe 5 ;

les produits contestés sont axés sur l’idée qu’une alimentation équilibrée et des compléments nutritionnels peuvent avoir un impact significatif sur la santé et la beauté ;

les personnes souffrant de divers problèmes de santé et symptômes se voient prescrire des régimes alimentaires spécifiques et des compléments alimentaires pour améliorer leur santé ;

les produits contestés et les produits renommés de l’opposante appartiennent à des secteurs de marché connexes de la santé et du bien-être ;

le signe contesté, « OVI », tirerait un avantage indu de la réputation de la marque antérieure.

Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire un avantage indu du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il y a lieu de procéder à une appréciation globale, qui tient compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce.

Comme déjà établi ci-dessus, le public pertinent en Espagne établira une association entre la marque de l’opposante, qui jouit d’un certain degré de renommée pour les produits pharmaceutiques de la classe 5, et le signe contesté en relation avec tous les produits contestés des classes 3 et 5. Il existe un lien entre les produits en cause, qui appartiennent aux mêmes secteurs de marché ou à des secteurs connexes des produits de soins médicaux et de beauté, peuvent servir à des fins similaires et être utilisés ensemble lors du traitement d’affections médicales. Cette association entre les marques permettra le transfert de l’attrait de la marque antérieure au signe contesté. La « bonne » et « spéciale » réputation de la marque antérieure pourrait influencer positivement le choix des consommateurs en ce qui concerne les produits d’autres fournisseurs. L’usage du signe contesté en relation avec des produits liés aux produits renommés de l’opposante peut conduire à une situation où les consommateurs préfèrent les produits de la requérante à ceux d’autres concurrents sur le marché précisément en raison de l’association avec la marque renommée de l’opposante. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’image de marque spéciale, le pouvoir d’attraction et la valeur publicitaire de la marque de l’opposante peuvent être détournés. Cela peut stimuler les ventes des produits de la requérante dans une mesure qui peut être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de son propre investissement promotionnel et, par conséquent, conduire à la situation inacceptable où la requérante est autorisée à « parasiter » l’investissement de l’opposante dans la promotion et la valorisation de sa marque.

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Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que, compte tenu de l’exposition des milieux pertinents du public en Espagne à la marque antérieure renommée de l’opposant pour les produits pour lesquels une renommée a été constatée, et dans la mesure où l’existence d’un «lien» avec les produits contestés a été établie, il existe une probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté puisse acquérir un avantage indu et conduire à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Comme indiqué ci-dessus à la section b) de la présente décision, un risque de préjudice, pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne, est suffisant pour rejeter la demande contestée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’évaluer un risque de préjudice en ce qui concerne la partie restante du public dans l’Union européenne. Comme vu ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté.

e) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur la base de l’enregistrement international de marque n° 1 006 010 «ROVI» (marque verbale), désignant l’Union européenne. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, invoqué par l’opposant, ainsi que les droits antérieurs restants sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition

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Christian STEUDTNER Rasa BARAKAUSKIENĖ Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.