OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 222 316
Electro Scientific Industries, Inc., 13500 NW Science Park Drive, 97229 Portland, États-Unis (opposante), représentée par Pitch BV, Gretrystraat 54, 2018 Antwerpen, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen Yisu Innovation Technology Co., Ltd, Room 201, Building 14, Pingshan Dayuan Industrial Zone, Taoyuan Street, Nanshan District, 518000 Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par Ipside, 6 Impasse Michel Labrousse, 31100 Toulouse, France (mandataire professionnel).
Le 24/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 316 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 7: Machines à graver; machines portables de gravure au laser; machines à couper; machines à travailler le bois; machines à travailler les métaux; capots [parties de machines]; robots industriels; machines à souder électriques; machines à souder au laser; machines-outils.
Classe 9: Programmes d’ordinateur téléchargeables; applications logicielles d’ordinateur téléchargeables; logiciels d’application téléchargeables pour téléphones intelligents; lasers, non à usage médical; fiches électriques; adaptateurs électriques; appareils de mesure; photomètres; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; alarmes; accumulateurs électriques; tableaux d’affichage électroniques.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 028 548 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 23/08/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 028 548 «esimaker» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 063 353 «ESI» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises

---

Décision sur opposition n° B 3 222 316 Page 2 sur 8
entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 063 353 de l’opposant.

a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Classe 7 : Forets ; mèches de forage ; perceuses ; têtes de forage ; mandrins de perceuses ; appareils de forage ; pièces et accessoires pour tous les produits précités.
Classe 9 : Machines et leurs composants utilisés pour la fabrication de produits électroniques, à savoir des semi-conducteurs, des boîtiers de semi-conducteurs, des cartes de circuits imprimés et des composants électroniques ; matériel informatique ; systèmes de vision industrielle composés de matériel informatique et de logiciels utilisés pour la fabrication et l’automatisation industrielle ; logiciels informatiques à utiliser dans le domaine de l’automatisation industrielle ; appareils et leurs composants pour l’alimentation et/ou la mesure de caractéristiques électriques, à savoir la résistance, la capacitance, l’inductance, la réactance, le facteur de dissipation et leurs réciproques, la tension, l’angle de phase du courant, la fréquence, la puissance, le facteur de puissance ; systèmes laser comprenant des micro-ordinateurs, des moniteurs de télévision, des instruments de mesure, de test et de contrôle électriques ; logiciels informatiques.
Les produits contestés sont les suivants :

Classe 7 : Machines à graver ; machines de gravure laser portables ; machines à découper ; machines à travailler le bois ; machines à travailler les métaux ; hottes [parties de machines] ; robots industriels ; machines à souder électriques ; machines de soudage laser ; machines-outils.
Classe 9 : Programmes d’ordinateur téléchargeables ; applications logicielles téléchargeables ; logiciels d’application téléchargeables pour téléphones intelligents ; dispositifs de protection individuelle contre les accidents ; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu ; lunettes de sécurité ; lasers, non à usage médical ; fiches électriques ; adaptateurs électriques ; appareils de mesure ; photomètres ; circuits intégrés ; puces [circuits intégrés] ; alarmes ; accumulateurs électriques ; enseignes lumineuses ; panneaux d’affichage électroniques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.

Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et a., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).

---

Décision sur l’opposition n° B 3 222 316 Page 3 sur 8
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.

Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

Produits contestés de la classe 7

Les capots [pièces de machines] contestés sont inclus dans les pièces et accessoires pour tous les produits précités [perceuses] de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les machines-outils contestées incluent, en tant que catégorie plus large, les perceuses de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la ou les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.

Les perceuses de l’opposant sont des outils utilisés pour créer des trous ou des ouvertures cylindriques dans divers matériaux, tels que le métal, le bois ou le plastique. Elles sont au moins similaires aux machines à graver; machines à graver au laser portables; machines à découper; machines à travailler le bois; machines à travailler les métaux; machines à souder électriques; machines à souder au laser contestées, car elles ont le même but ou un but similaire de traiter/travailler le métal ou d’autres matériaux et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.

Les robots industriels contestés sont essentiellement des machines conçues pour automatiser divers processus dans les usines, les entrepôts et d’autres environnements industriels. Par conséquent, ils sont au moins similaires aux perceuses de l’opposant, car ils peuvent avoir une nature et un but similaires. En outre, ils peuvent coïncider en termes d’origine commerciale, de public pertinent et de canaux de distribution.

Produits contestés de la classe 9
Les programmes d’ordinateur téléchargeables; applications logicielles d’ordinateur téléchargeables; logiciels d’application téléchargeables pour téléphones intelligents contestés sont inclus dans, ou chevauchent, les logiciels d’ordinateur de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les fiches électriques; adaptateurs électriques; circuits intégrés; puces [circuits intégrés]; accumulateurs électriques contestés sont inclus dans les machines et leurs composants utilisés pour la fabrication de produits électroniques, à savoir les composants électroniques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les lasers, non à usage médical contestés sont inclus dans ou chevauchent les systèmes laser comprenant des micro-ordinateurs, des moniteurs de télévision, des instruments de mesure, de test et de contrôle électriques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.

Les appareils de mesure contestés comprennent des produits tels que les « traqueurs d’activité portables ». Par conséquent, les produits contestés couvrent des produits dont le but est de collecter des données qui seront ensuite traitées et élaborées par des appareils de traitement de données (et des ordinateurs). Ces produits peuvent être fabriqués par la même entreprise, sont destinés aux mêmes consommateurs et vendus par les mêmes canaux. Ils peuvent également coïncider en termes de mode d’utilisation (par exemple, par l’utilisation d’un écran tactile) et peuvent être complémentaires, car l’utilisateur a besoin d’une tablette ou d’un autre type d’appareil de traitement de données pour explorer et exploiter les

---

Décision sur opposition n° B 3 222 316 Page 4 sur 8
fonctionnalités fournies par le traqueur d’activité portable. Par conséquent, les appareils de mesure contestés sont hautement similaires au matériel informatique de l’opposant.

Les alarmes contestées sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposant car ils peuvent avoir le même but (ils font partie du même système de sécurité), par conséquent, ils visent tous deux le même public et sont produits par les mêmes entreprises ou des entreprises liées. En outre, ils ont les mêmes canaux de distribution et l’utilisation de l’un est indispensable à l’utilisation de l’autre.

Les panneaux d’affichage électroniques contestés sont au moins faiblement similaires aux logiciels informatiques de l’opposant car ils peuvent au moins coïncider en termes de producteurs et d’utilisateurs finaux.

Les photomètres contestés sont des appareils utilisés pour mesurer l’intensité de la lumière. Ces produits sont faiblement similaires aux systèmes laser comprenant des micro-ordinateurs, des moniteurs de télévision, des instruments de mesure, de test et de contrôle électriques de l’opposant puisqu’ils peuvent coïncider en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.

Les dispositifs de protection individuelle contre les accidents; vêtements de protection contre les accidents, l’irradiation et le feu; lunettes de sécurité contestés désignent des vêtements et des dispositifs spécialisés conçus pour protéger le corps du porteur contre des dangers spécifiques tels que le feu, la chaleur et diverses formes de rayonnement. Les enseignes lumineuses contestées sont des appareils de signalisation qui émettent de la lumière, les rendant visibles et attirant l’attention, en particulier dans des conditions de faible luminosité ou la nuit. Ces produits sont dissimilaires des produits de l’opposant de la classe 9 qui sont principalement des logiciels et du matériel informatique, des composants électriques et électroniques ainsi que des appareils et des composants pour l’alimentation et la mesure des caractéristiques électriques. Ces produits ont une nature et un but différents et ne coïncident pas en termes de canaux de distribution et de producteurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.

Ces produits contestés n’ont aucun point commun pertinent avec les produits de l’opposant de la classe 7 (principalement, forets, perceuses et leurs pièces). Par conséquent, ils sont également dissimilaires.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).

En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.

Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.

c) Les signes


esimaker

---

Décision sur opposition n° B 3 222 316 Page 5 sur 8
ESI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).

Les deux signes sont des marques verbales. La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Il est donc indifférent que les signes soient écrits en minuscules ou uniquement en majuscules, étant donné qu’ils sont écrits d’une manière qui ne s’écarte pas de la façon habituelle de capitaliser les mots. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront tous deux désignés en lettres majuscules.

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

En ce qui concerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposent en éléments qui suggèrent un sens concret ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, point 58). En outre, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer un signe verbal même si un seul des éléments composant ce signe lui est familier (27/09/2018, T-70/17, NorthSeaGrid (fig.) / nationalgrid (fig.) et al, EU: T:2018:611, point 138). Par conséquent, il est probable qu’au moins la partie anglophone du public percevra le composant « MAKER » dans le signe contesté comme désignant une personne ou une chose qui fabrique, crée ou produit quelque chose. Dans le contexte des produits pertinents de la classe 7, ce composant suggère un dispositif ou un appareil qui crée ou produit quelque chose et, par conséquent, il est considéré comme faible en relation avec ces produits. Pour les produits restants de la classe 9, il est distinctif.

Pour cette partie du public, le sens perçu dans le second composant du signe contesté réduit le caractère distinctif de l’élément/composant différenciateur, ce qui aura donc moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public.

Le mot composant la marque antérieure et le premier composant du signe contesté, « ESI », est dépourvu de signification pour le public en cause et est donc distinctif.

---

Décision sur opposition n° B 3 222 316 Page 6 sur 8
Sur le plan visuel et phonétique, les signes coïncident dans la suite de lettres « ESI » qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté. Ils diffèrent par le second élément du signe contesté, « MAKER », qui est faible pour une partie des produits pertinents.

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.

Par conséquent, les signes sont visuellement similaires dans une mesure moyenne.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de « MAKER » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un sens faible (pour les produits pertinents de la classe 7).

Étant donné que les signes ne coïncident phonétiquement dans aucun élément, il est conclu que les signes ne sont pas phonétiquement similaires.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être examinées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits et services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).

Les produits sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.

Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne et conceptuellement non similaires, bien que cette différence conceptuelle ait un impact limité (pour les produits pertinents de la classe 7).

---

Décision sur l’opposition n° B 3 222 316 Page 7 sur 8
La marque antérieure est reproduite en totalité au début du signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté et y joue un rôle distinctif, cela constitue une indication que les deux signes sont similaires (24/01/2012, T 260/08, VISUAL MAP / VISUAL, EU:T:2012:23, § 32 ; 22/05/2012, T 179/11, SEVEN SUMMITS (fig.)
/ Seven (fig.), EU:T:2012:254, § 26). La seule différence entre les signes réside dans le second élément verbal du signe contesté, « MAKER », qui est faible pour une partie des produits pertinents.

En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 1 063 353 de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.

Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques et similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.

En ce qui concerne les produits qui ne sont similaires qu’à un faible degré (au moins), il convient de garder à l’esprit que l’évaluation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et vice versa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, la similitude visuelle et phonétique moyenne entre les signes est clairement suffisante pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits, nonobstant la grande attention portée à certains d’entre eux.

Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir.

Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa réputation d’usage étendu, tel que revendiqué par l’opposant, et en relation avec des produits identiques et similaires. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

De même, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif revendiqué pour la marque de l’opposant en relation avec des produits dissimilaires, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il y ait un risque de confusion. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.

L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 1 080 191 (marque figurative).

---

Décision sur opposition n° B 3 222 316 Page 8 sur 8
Étant donné que cette marque couvre la même étendue de produits, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie obtient gain de cause sur certains chefs et succombe sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.

Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Fernando CÁRDENAS Carolina MOLINA Nina MANEVA CHÁVEZ
BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.