DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 65 736 (NULLITÉ)
Gager Sport, Cerignola, 9 Bj 1, 08022 Barcelona, Espagne (requérante), représentée par Delvy Law, S.L, Passeig de Gracia 50 5 planta, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Marcin Golec, Windsor Avenue, 60, SW192RR Wimbledon, Londres, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représenté par Schieber Farago Patentanwälte, Steinsdorfstraße 14, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 03/10/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est accueillie.

2. La marque de l’Union européenne n° 18 030 571 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. Le titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les dépens, fixés à 1 080 EUR.

MOTIFS
Le 16/04/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 18 030 571 «GRAPHENLUBE» (marque verbale) (ci-après la MUE), déposée le 02/03/2019 et enregistrée le 18/07/2019. La demande vise l’ensemble des produits couverts par la MUE, à savoir :

Classe 4 : Huiles et graisses industrielles, lubrifiants ; lubrifiants synthétiques ; lubrifiants à base d’huile ; lubrifiants à base de cire ; lubrifiants contenant des additifs à faible frottement ; huiles et graisses minérales à usage industriel (non combustibles) ; huiles et graisses lubrifiantes ; lubrifiants pour bicyclettes ; lubrifiants pour chaînes de bicyclettes ; lubrifiants à base de cire pour chaînes de bicyclettes ; huile pour chaînes ; graisse pour chaînes ; graisse pour châssis ; graisse pour plaquettes de frein ; graisse pour sabots de frein ; graisses à usage technique ; graisses pour la lubrification des joints ; graisses pour roulements à billes ; cire (matière première). La requérante a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
La requérante fait valoir que le graphène est un matériau composé de carbone pur et qu’il fonctionne comme un modificateur de frottement haute performance, améliorant le pouvoir lubrifiant de l’huile et réduisant l’usure des systèmes mécaniques. Elle avance que le graphène est un acteur clé dans l’amélioration de l’efficacité des systèmes de lubrification et qu’il a des applications dans de nombreux domaines, y compris l’industrie du cyclisme. Elle soutient que les produits mondiaux à base de graphène

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l’industrie des lubrifiants était évaluée à 623 millions USD en 2022. Selon la requérante, la titulaire de la MUE monopolise des termes indispensables pour décrire un type de produits largement utilisés sur le marché. Elle affirme que la titulaire de la MUE envoie inlassablement des lettres de mise en demeure à la requérante et à ses distributeurs et exige des sommes d’argent indécentes pour l’utilisation des termes descriptifs 'graph’ et 'lube'. La requérante explique que 'graphen’ est l’équivalent allemand du terme anglais 'graphene’ et que 'lube’ fait référence à un terme informel pour 'lubricant’ en anglais. Elle conclut que la signification littérale de la marque contestée est donc 'lubrifiant à base de graphène'. Elle avance que cette signification sera comprise par la majorité du public de l’UE, car la racine des mots est identique dans de nombreuses langues de l’UE. La requérante soutient également que la signification susmentionnée sera saisie immédiatement et sans aucun effort par les consommateurs pertinents et qu’elle décrit directement la nature des produits contestés (qui sont tous des lubrifiants, graisses et cires), à savoir le type de produit offert et le matériau dont il est composé. Elle se réfère à la jurisprudence où les mots 'graphene’ ou 'lube’ ont été considérés comme descriptifs. Elle conclut que la marque devrait être déclarée nulle au motif qu’elle est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.

La requérante a soumis les documents suivants à l’appui de ses arguments :

Annexe 1 : une étude intitulée 'the Graphene-Based Lubricants Market Size (2023-2030)', selon laquelle les lubrifiants à base de graphène sont devenus des solutions prometteuses pour diverses industries, la valeur du marché mondial en 2022 est indiquée à 623 millions USD et il est prévu qu’elle atteigne 2,3 milliards USD en 2030.

Annexes 2, 3, 5, 6, 7, 8 et 17 : captures d’écran non datées de différentes boutiques en ligne, présentant des produits qui utilisent, dans leurs descriptions, les mots 'graphene’ et/ou 'lube'. Par exemple, des produits sous la marque 'Catek’ sont décrits comme 'graphene biowax lube’ ou 'graphene pro fork lube’ etc., un produit sous la marque 'El Bicho’ est décrit comme 'graphen oil', un produit sous la marque 'Z’ décrit comme 'Graphen Waxlube', des produits sous la marque 'Navali’ sont décrits comme 'graphene oil lubricant', 'graphene wax lubricant’ ou 'bike graphene grease', un produit sous la marque 'Klinpig Pata Negra’ est décrit comme 'lubricante grafeno'. Les prix de ces produits sont indiqués en euros.

Annexe 4 : un article promotionnel publié en 2023 dans le magazine en ligne espagnol 'BIKEzona’ intitulé 'Graphene to power your bicycles with Klein lubricants', présentant une gamme de lubrifiants à base de graphène pour vélos.

Annexe 9 : un article de https://cordis.europa.eu, dernière mise à jour indiquée en avril 2021, présentant une huile lubrifiante à base de graphène pour voitures et motos développée par une entreprise soutenue par l’UE.

Annexe 10 : ce qui semble être une liste de résultats de recherche pour des sites web qui incluent les mots 'lubricants’ et 'graphene'.

Annexe 11 : un article scientifique non daté concernant les lubrifiants avec des nanoparticules.

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Annexe 12 : un article intitulé « Les lubrifiants au graphène pourraient-ils remplacer le pétrole ? », apparemment publié le 16/10/2019. L’article explique les avantages des lubrifiants à base de graphène.

Annexe 13 : un article publié le 26/02/2020 intitulé « Améliorer la résistance des lubrifiants à l’aide du graphène ».

Annexe 14 : un article publié le 20/05/2016 intitulé « Les nanolubrifiants à base de graphène pourraient graisser l’avenir de l’industrie automobile ».

Annexe 15 : un article publié le 14/10/2014 dans PHYS ORG intitulé « Le graphène s’avère être un lubrifiant longue durée ».

Annexe 16 : un article d’une publication « Tercer Milenio », mis à jour le 01/06/2019, intitulé « Le graphène arrive sur le marché… en secret ». Cet article explique les applications commerciales du graphène.

Annexe 18 : un article publié le 02/09/2020 sur www.cmdsport.com faisant la promotion des lubrifiants pour vélos Klein, intitulé « Klein devient le premier fabricant espagnol de lubrifiants et de cires au graphène ».

Annexe 19 : captures d’écran des sites web du titulaire de la marque de l’UE présentant les produits « GRAPHENLUBE » comme des lubrifiants contenant du graphène.

Annexe 20 : capture d’écran des résultats de recherche Google pour les termes « graphene lube » montrant des lubrifiants de diverses marques.

Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que seuls deux des documents déposés par le demandeur sont antérieurs à la date de dépôt de la marque contestée. Il soutient que le demandeur n’a pas prouvé que la marque contestée était descriptive au moment de son dépôt. Il affirme que la marque n’est pas compréhensible immédiatement et sans effort et qu’elle est distinctive. Il se réfère à la décision de la division d’opposition nº B 3 186 514 où la marque contestée a été invoquée comme base de l’opposition et dans laquelle cette marque a été considérée comme distinctive à un degré normal. Il souligne que la marque est composée de mots dans deux langues différentes. En outre, il soutient que même si les deux mots pris séparément étaient descriptifs, en combinaison avec d’autres éléments, ils peuvent créer une impression unique et pourraient être considérés comme distinctifs. Il avance que la combinaison des deux éléments de la marque contestée devrait être considérée comme une combinaison distinctive unique et que le consommateur ne comprendra pas le sens de tous ses éléments immédiatement et sans effort supplémentaire. Il fait valoir que les consommateurs germanophones ne comprendront pas le terme anglais « LUBE » et que les consommateurs anglophones ne saisiront pas facilement le sens de « GRAPHEN » car ils le considéreraient comme une faute d’orthographe, de sorte qu’ils ne comprendront pas facilement le sens de la marque dans son ensemble. Il soutient que la faute d’orthographe modifie suffisamment la perception immédiate pour ne pas considérer la marque comme descriptive. Le titulaire de la marque de l’UE souligne également qu’il est possible de trouver d’autres mots pour décrire les produits pertinents. Il analyse les documents déposés par le demandeur, souligne que la plupart d’entre eux ne sont pas datés ou se réfèrent à des dates postérieures au dépôt de la marque contestée et que les deux qui sont antérieurs à son dépôt ne mentionnent pas la combinaison « graphenlube ». Il soumet des résultats de recherche Google pour le terme « graphenlube » et fait valoir que les seuls résultats se réfèrent à ses produits, ce qui démontre qu’il n’y a pas d’utilisation générique de la formulation de la marque contestée sur le marché. Il conclut que la demande devrait être rejetée.

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Le titulaire de la marque de l’UE a présenté les documents suivants à l’appui de ses arguments:

Annexe 21: décision d’opposition du 24/11/2023 dans l’affaire B 3 186 514
Annexe 22: recherche Google du terme 'graphenlube’ effectuée le 11/09/2024
Annexe 23: recherche Google du terme 'graphenlube’ avec des résultats limités à la période du 01/01/2000 au 19/03/2019
Le requérant se réfère aux arguments du titulaire de la marque de l’UE concernant la précédente décision d’opposition et fait valoir que les procédures d’opposition ne sont pas destinées à évaluer si une marque est descriptive ou non. Il conclut que les affirmations faites dans la décision d’opposition ne sont ni pertinentes ni contraignantes pour la présente affaire. Il réfute les arguments du titulaire de la marque de l’UE et les considère soit non pertinents, soit non étayés. Il souligne que le fait important est que la marque contestée 'GRAPHENLUBE’ est destinée à désigner des lubrifiants à base de graphène. Il réitère ses arguments précédents et soutient que le sens de la marque sera saisi immédiatement et sans aucun effort. Il fournit des captures d’écran de sites web pour montrer que le mot 'lube’ est la norme dans l’industrie du cycle pour décrire les produits de lubrification. Concernant le résultat de recherche présenté par le titulaire de la marque de l’UE, le requérant fait valoir que les liens sont soit postérieurs à la date de dépôt de la marque contestée et, en tant que tels, selon les propres arguments du titulaire de la marque de l’UE, ne devraient pas être pris en compte, soit, une fois ouverts, ne contiennent aucune référence à la marque contestée. Il conclut que ces documents ne peuvent servir de preuve du caractère distinctif acquis de la marque contestée. Il maintient sa position antérieure selon laquelle la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.

Le requérant a présenté les documents suivants:

Annexe 24: un article publié en 2015 sur www.todomountainbike.net concernant un lubrifiant à base de cire X-Sauce Eco-Lube.

Annexe 25: captures d’écran non datées montrant des produits lubrifiants pour vélos, dont certains incluent les mots 'graphen(e)' et/ou 'lube’ dans leur description ou leurs marques.

Le titulaire de la marque de l’UE répète et réitère ses arguments précédents et il insiste particulièrement sur le fait que la combinaison des deux éléments crée un nouveau terme unique qui n’est pas compréhensible sans efforts. Il se réfère à nouveau à la précédente décision d’opposition et à ses conclusions. Il affirme qu’au moment du dépôt de la marque contestée, il y avait très peu de connaissances sur le graphène en soi, sans parler de son utilisation comme additif pour les lubrifiants, dans l’industrie du cycle. Il affirme que le titulaire de la marque de l’UE a été le premier à forger le terme et qu’il a également été celui qui a inventé le produit et qui détient plusieurs brevets. Quant aux autres produits utilisant ces mots, le titulaire de la marque de l’UE affirme qu’ils ne sont rien d’autre que des copies de ses propres produits. Il soutient que la marque n’est pas descriptive et qu’elle est distinctive.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 7 DU RÈGLEMENT SUR LA MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

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Conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 3, du RMCUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsqu’elle a été enregistrée en violation des dispositions de l’article 7 du RMCUE. Lorsque les motifs de nullité n’existent que pour une partie des produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, celle-ci n’est déclarée nulle que pour ces produits ou services.

En outre, il ressort de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE que l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE s’applique même si les motifs de non-enregistrement n’existent que dans une partie de l’Union.

S’agissant de l’appréciation des motifs absolus de refus au titre de l’article 7 du RMCUE, qui ont fait l’objet de l’examen d’office préalable à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne, la division d’annulation, en principe, ne procède pas à ses propres recherches, mais se limite à analyser les faits et arguments soumis par les parties à la procédure de nullité.

Toutefois, le fait de limiter la division d’annulation à l’examen des faits expressément soumis ne l’empêche pas de prendre également en considération des faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris de sources généralement accessibles.

Bien que ces faits et arguments doivent dater de la période du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, des faits relatifs à une période ultérieure peuvent également permettre de tirer des conclusions quant à la situation au moment du dépôt (23/04/2010, C-332/09 P, Flugbörse, EU:C:2010:225, points 41 et 43).

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMCUE est indépendant et doit faire l’objet d’un examen distinct. En outre, il convient d’interpréter ces motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’eux. L’intérêt général à prendre en considération doit refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, point 25).

CARACTÈRE DESCRIPTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, SOUS C), DU RMCUE
L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE interdit l’enregistrement des « marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».

En interdisant l’enregistrement, en tant que marques de l’Union européenne, des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).

Selon une jurisprudence constante, les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue d’un consommateur, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles

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caractéristiques, des produits et des services tels que ceux pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 24).

Selon la jurisprudence, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et/ou services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et/ou services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, PAPERLAB, EU:T:2005:247, § 25). En outre, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive, mais il suffit que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés. Il suffit qu’au moins l’une des significations possibles d’un signe verbal désigne une caractéristique des produits concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

L’existence du rapport susmentionné doit être appréciée, premièrement, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, deuxièmement, par rapport à la perception de la partie du public visée, qui est composée des consommateurs de ces produits ou services (27/11/2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

En l’espèce, les produits contestés sont des huiles, graisses, cires et lubrifiants de la classe 4. Ces produits ciblent principalement les consommateurs professionnels et commerciaux, certains d’entre eux étant spécifiquement des professionnels du cyclisme, mais il ne peut être exclu que certains d’entre eux, en particulier les lubrifiants pour vélos, visent également le grand public.

En ce qui concerne les langues, la requérante affirme que la marque est formée par une combinaison d’un mot allemand et d’un mot anglais et qu’elle sera comprise dans toute l’Union européenne en raison de la proximité des équivalents linguistiques des deux mots. Bien que les produits ciblent principalement un public professionnel et que la connaissance de l’anglais dans leur domaine particulier soit plus susceptible d’être attendue, la requérante n’a fourni aucun document spécifique pour étayer l’affirmation selon laquelle le public pertinent dans toute l’UE comprendra les mots, en particulier le terme anglais « lube ». Le fait que ce terme partage trois lettres initiales avec les équivalents de ce terme dans d’autres langues de l’UE n’est pas suffisant pour conclure que le public de l’ensemble de l’UE sera en mesure de disséquer ce terme d’un élément verbal plus long et d’en comprendre le sens. Par conséquent, et étant donné que l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est applicable nonobstant le fait que les motifs de non-enregistrabilité n’existent que dans une partie de l’Union (article 7, paragraphe 2, du RMUE), la division d’annulation concentrera son évaluation sur la partie anglophone du public pertinent. Il peut être laissé en suspens si la signification du signe contesté est également comprise par le public pertinent dans d’autres États membres.

Il ressort de la jurisprudence que les consommateurs anglophones sont ceux des États membres dans lesquels l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et la République de Malte, ainsi que des États membres dans lesquels la connaissance de l’anglais est considérée comme un fait notoire, à savoir le Royaume du Danemark, la République de Chypre, le Royaume des Pays-Bas, la République de Finlande et la

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Royaume de Suède (29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59 ; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26, 53).

La marque contestée est composée d’un seul élément verbal, à savoir « GRAPHENLUBE ». S’il est vrai que la marque est formée d’un seul élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent un sens concret, ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En l’espèce, la marque contient deux mots, « GRAPHEN » et « LUBE », qui sont simplement mis ensemble en omettant un espace entre eux.

Selon l’Oxford English dictionary en ligne (www.oed.com)
GRAPHENE est une forme allotropique du carbone constituée de feuilles d’un atome d’épaisseur, avec des atomes arrangés en un réseau hexagonal bidimensionnel. Des feuilles individuelles de graphène ont été isolées pour la première fois de manière démontrable par Andre Geim et Kostya Novoselov en 2004, en détachant à plusieurs reprises des couches de graphite. Le graphène est un matériau très résistant et un bon conducteur d’électricité et de chaleur.

LUBE est une forme abrégée familière de lubrifiant.

Certes, la marque contestée contient le mot « GRAPHEN », qui est le terme allemand pour graphène. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, l’orthographe correcte de ce mot en anglais est « GRAPHENE », c’est-à-dire que la seule différence entre le terme allemand et le terme anglais est la lettre « E » à la fin du mot. L’omission de la dernière lettre « E » dans un mot très spécifique et unique d’usage peu fréquent dans le langage courant tel que « graphene » ne constitue pas un obstacle à la compréhension immédiate du sens du mot. Le public pertinent familier avec le mot n’aura pas besoin d’étapes mentales particulières pour reconnaître ce mot au sein de la marque contestée, même avec la lettre « e » manquante. L’omission de la dernière lettre ne modifie en rien le sens du mot, elle n’altère pas le mot suffisamment pour jeter un doute sur son sens, le cœur du mot reste intact et reconnaissable. Ce public ne remarquera pas du tout le « E » manquant ou le remarquera mais le considérera comme une faute d’orthographe courante. Par conséquent, bien que la marque contestée puisse en effet être considérée comme une combinaison d’un terme allemand et d’un terme anglais, par le public anglophone, il est plus probable qu’elle soit perçue comme une combinaison de deux termes anglais, dont l’un est très légèrement mal orthographié.

En ce qui concerne le sens de ces termes et leur perception par le public pertinent, les définitions ci-dessus proviennent d’un dictionnaire renommé. L’entrée de mots dans les dictionnaires en tant que mots intégrant un certain lexique est conditionnée par l’usage répété des mots en question dans un certain contexte jusqu’à ce qu’ils acquièrent un sens reconnu. L’usage répété d’un mot implique nécessairement des considérations en termes de durée (25/11/2015, T-223/14, VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39). Par conséquent, à moins qu’il n’y ait des indications d’un développement rapide de l’usage linguistique du terme en question, il est possible d’extrapoler le sens actuel d’un mot également aux périodes passées, car le mot n’a été inscrit dans les dictionnaires qu’après un usage établi et à long terme dans la langue. En l’espèce, il existe des exemples d’utilisation des deux termes dans le dictionnaire lui-même. Les exemples d’utilisation du terme « lube » s’étendent de 1934 à nos jours, de sorte qu’il peut être conclu en toute sécurité que ce terme n’est pas le résultat d’un développement récent et rapide dans la langue. En ce qui concerne le « graphene », la première mention de la substance dans le dictionnaire Oxford date de 1985 et elle est également

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a déclaré que les feuilles de graphène ont été isolées de manière démontrable en 2004. Il est également de notoriété publique que les deux scientifiques qui ont isolé le graphène ont reçu le prix Nobel de physique pour leurs expériences sur le graphène en 2010. Dès lors, on ne saurait soutenir que le mot / sa signification / le matériau n’était pas connu au moment du dépôt de la marque contestée (en 2019).

Le titulaire de la marque de l’UE affirme qu’il y avait très peu de connaissances sur le graphène en soi, sans parler de son utilisation comme additif pour lubrifiants dans l’industrie du cycle, au moment du dépôt de la marque contestée, et que les documents soumis par le demandeur ne sont pour la plupart pas datés d’avant le dépôt de la marque contestée. Bien qu’il soit vrai que la majorité des documents soumis par le demandeur ne sont pas datés ou sont datés après le dépôt de la marque contestée, il existe des preuves que les propriétés lubrifiantes du graphène étaient déjà connues bien avant cette date. Par exemple, l’article soumis en annexe 14 a été publié en 2016 et décrit en détail comment l’ajout de nanoflocons de graphène améliore considérablement les propriétés d’un lubrifiant. Cet article est intitulé « Les nanolubrifiants à base de graphène pourraient graisser l’avenir de l’industrie automobile ». Un autre article, publié en 2014, intitulé « Le graphène s’avère être un lubrifiant durable » (annexe 15), est un autre exemple que les propriétés lubrifiantes du graphène étaient connues bien avant le dépôt de la marque contestée. En outre, un certain nombre de documents datés peu après le dépôt de la marque contestée suggèrent que le matériau était non seulement connu à cette époque pour ses propriétés lubrifiantes, mais aussi utilisé sur le marché. Par exemple, un article publié le 01/06/2019 (seulement trois mois après le dépôt de la marque contestée), intitulé « Le graphène arrive sur le marché… en secret » (annexe 16), présente une entreprise espagnole qui produit du graphène depuis 2010. Il y est raconté, entre autres histoires, comment l’entreprise a collaboré avec l’équipe de ski espagnole en leur fournissant une cire contenant du graphène, ce qui a permis aux skieurs de dévaler la pente.

Il ressort de ces documents que même si le graphène n’était pas largement utilisé et connu du grand public pour ses propriétés lubrifiantes au moment du dépôt de la marque contestée, il est probable qu’au moins le public professionnel (le public auquel les produits contestés sont principalement destinés) avait une certaine connaissance de l’utilisation possible du graphène dans ce domaine.

En outre, comme indiqué ci-dessus, pour refuser l’enregistrement d’une marque en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque soient effectivement utilisés au moment de la demande d’enregistrement d’une manière descriptive des produits ou services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé de cette disposition (article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE), que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 32).

Compte tenu de ce qui précède, il est évident que les termes « graphene » et « lube » avaient au moins le potentiel d’être utilisés de manière descriptive pour les produits pertinents (lubrifiants et catégories plus larges contenant des lubrifiants) déjà au moment du dépôt de la marque contestée, comme en témoignent des faits notoires accessibles à partir de dictionnaires et d’articles soumis par le demandeur qui sont antérieurs à 2019. En outre, les documents restants, non datés ou datés après la date pertinente, peuvent être pris en compte et ils suggèrent que les documents datés avant la date de dépôt n’étaient pas des exemples isolés d’utilisation aléatoire ou de recherches sans issue, mais qu’ils

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ont marqué le début, à mesure que la technologie se répandait, d’une utilisation plutôt intensive et systématique du graphène dans les lubrifiants.

Après tout, il ne semble pas y avoir de véritable litige entre les parties quant au caractère descriptif des termes individuels «graphene» et «lube», en relation avec les produits contestés. Comme il a été précédemment jugé dans les décisions citées par le demandeur, ces deux mots sont individuellement descriptifs car ils indiquent simplement la nature des produits, à savoir qu’il s’agit de lubrifiants et qu’ils contiennent du graphène. Le titulaire de la marque de l’UE l’admet également, mais il soutient que la combinaison des mots et l’orthographe erronée de «graphene» confèrent à la marque contestée dans son ensemble un certain degré de caractère distinctif.

Comme expliqué ci-dessus, l’absence du «e» final dans «graphen» est insignifiante, car elle ne constitue aucun obstacle pour les consommateurs pertinents familiers avec le mot à en saisir le sens. En particulier, le public professionnel qui est conscient des propriétés souhaitables du graphène dans le domaine des lubrifiants, identifiera immédiatement ce terme dans la marque contestée et en comprendra le sens sans aucun effort. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas présenté de raisons spécifiques pour lesquelles cette légère faute d’orthographe devrait être suffisamment significative pour obscurcir le sens du mot ou pour constituer un obstacle majeur à sa compréhension immédiate par les consommateurs.

De même, bien que le titulaire de la marque de l’UE soutienne que la combinaison des deux mots est unique, il ne fournit pas d’arguments plus concrets et spécifiques à cet égard. Les marques composées exclusivement d’éléments descriptifs sont normalement descriptives dans leur ensemble. Une telle conclusion ne peut être écartée que si des éléments concrets, tels que, par exemple, la manière dont les différents éléments sont combinés, indiquent que la marque complexe, considérée dans son ensemble, est supérieure à la somme de ses parties. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, la marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui la composent, de sorte que la marque est plus que la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, BIOMILD, ECLI:EU:C:2004:87; 20/11/2002, affaires jointes T-79/01 et T-86/01, Kit Pro et Kit Super Pro, ECLI:EU:T:2002:279, § 29). Il ressort, en substance, de la jurisprudence que l’existence d’une telle différence suppose que la combinaison résultant du rapprochement des éléments est suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition de ces éléments (13/11/2008, T-346/07, EASYCOVER, ECLI:EU:T:2008:496, § 43).

En l’espèce, la marque «GRAPHENLUBE» est composée de deux mots qui sont immédiatement compris individuellement comme désignant un matériau spécifique et un lubrifiant, et ils sont assemblés selon les règles grammaticales standard formant une expression qui sera immédiatement perçue comme «un lubrifiant contenant du graphène». Rien dans la combinaison des éléments ne ferait en sorte que l’impression créée par la marque dans son ensemble soit différente de celle créée par la somme de ses parties. La combinaison des deux mots crée un sens englobant les deux mots qui ne va pas au-delà du sens lexical standard de cette combinaison de mots. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas avancé d’arguments susceptibles de jeter un doute sur cette conclusion ou qui expliqueraient quel est le facteur qui fait que l’expression «GRAPHENLUBE» est plus que la somme de ses parties.

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Il résulte de ce qui précède que la marque dans son ensemble sera immédiatement perçue comme «lubrifiant contenant du graphène». Considérant que les produits en cause sont spécifiquement des lubrifiants ainsi que, plus généralement, des huiles, des graisses et des cires, catégories qui englobent toutes les lubrifiants, la marque contestée décrit directement la nature de ces produits et le matériau qu’ils contiennent. Le lien entre l’expression dont la marque est formée et les produits est suffisamment direct et spécifique, le terme indiquant directement ce que sont les produits (lubrifiants) et de quoi ils sont faits (graphène). La marque relève clairement du champ d’application de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.

Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir qu’il existe d’autres manières de désigner les produits pertinents et que ses concurrents ne sont pas empêchés par son utilisation du mot «GRAPHENLUBE». Bien qu’il existe un intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE selon lequel les termes descriptifs ne devraient pas être enregistrés comme marques afin de rester librement disponibles pour tous les concurrents, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, de la part de tiers, un besoin actuel ou futur d’utiliser, ou un intérêt concret à utiliser, le terme descriptif demandé (4 mai 1999, C-108/97 et C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, point 35 ; 12 février 2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, point 61). Le fait qu’il existe des synonymes ou d’autres manières, même plus usuelles, d’exprimer le sens descriptif est donc sans pertinence (12 février 2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, point 42).

Le titulaire de la marque de l’UE fait également valoir que c’est lui qui a forgé le terme et que c’est également lui qui a inventé le produit et qui détient plusieurs brevets. La détention par le titulaire de la marque de l’UE de brevets pour certains produits est sans pertinence pour l’appréciation de la question de savoir si la marque contestée décrit ou non le produit. Le titulaire de la marque de l’UE a peut-être été celui qui a forgé le terme «GRAPHENLUBE», mais cela ne signifie pas automatiquement que le terme n’est pas descriptif. Lorsque cette «création» consiste en une simple omission d’espace entre deux mots descriptifs, tout en incluant une faute d’orthographe à peine perceptible dans l’un d’eux, cela ne sort pas le «nouveau» terme de la sphère de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, même si aucune autre entité n’utilise à ce moment-là exactement la même expression pour décrire ses produits. Comme expliqué ci-dessus, pour déclarer une marque descriptive, il n’est pas nécessaire que la marque ait été utilisée de manière descriptive en relation avec les produits ou services en cause au moment du dépôt. En l’espèce, la constatation du caractère descriptif de la marque repose principalement sur les définitions de dictionnaire des mots qu’elle contient. Les documents fournis par le demandeur corroborent en outre la conclusion selon laquelle l’expression composant la marque était comprise dans le sens exposé ci-dessus au moment du dépôt. La marque est descriptive parce que le sens de l’expression dont elle est composée est descriptif des produits en cause, comme expliqué précédemment, de sorte qu’elle a le potentiel d’être utilisée de manière descriptive en relation avec ceux-ci. Il est sans pertinence de savoir si une entité quelconque a effectivement employé l’expression de cette manière en relation avec les produits en question. Aucune preuve supplémentaire n’est requise pour confirmer que la marque est descriptive.

Enfin, le titulaire de la marque de l’UE s’appuie fortement sur une décision d’opposition antérieure (24 novembre 2023, B 3 186 514, GRAPH LUBE), dans laquelle l’opposition était fondée sur la marque contestée dans la présente procédure. La division d’opposition dans cette décision a déclaré que la marque possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Toutefois, dans cette décision, la division d’opposition évaluait s’il existait ou non un risque de confusion dans l’esprit d’au moins une partie du public de l’UE entre deux marques. Pour des raisons d’économie de procédure, elle n’a tenu compte que de la perspective de la partie du public tchécophone et slovaquophone pour

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constater l’existence d’un risque de confusion. Elle a estimé que l’élément verbal de la marque contestée en l’espèce est dépourvu de signification pour les consommateurs tchèques et slovaques. C’est donc uniquement la perspective de ces consommateurs qui a été prise en compte lors de l’évaluation du caractère distinctif de la marque dans le cadre de cette procédure. En revanche, en l’espèce, c’est la perspective des consommateurs anglophones qui est évaluée. Comme expliqué en détail ci-dessus, ces consommateurs percevront clairement une signification très spécifique et descriptive dans la marque. Par conséquent, une conclusion différente est justifiée.

ABSENCE DE CARACTÈRE DISTINCTIF – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Selon la jurisprudence, les signes visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont des signes considérés comme étant inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque individuelle, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de répéter l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26).

Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou des services d’une manière immédiatement perceptible est, de ce fait, nécessairement également dépourvue de tout caractère distinctif (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19). Par conséquent, la marque contestée ayant été jugée descriptive, elle est également dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE en ce qui concerne les produits contestés.

Caractère distinctif acquis – Article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du RMCUE
En vertu de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du RMCUE ne font pas obstacle à l’enregistrement d’une marque si, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé, cette marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. En outre, en ce qui concerne les procédures d’annulation, l’article 59, paragraphe 2, du RMCUE dispose que, lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), c) ou d), du RMCUE, elle ne peut néanmoins pas être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis, après l’enregistrement, un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

Il incombe au titulaire de la MUE de démontrer que sa marque a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne où le motif absolu de refus est apparu, soit avant la date de dépôt de la marque contestée (02/03/2019), soit avant la date de dépôt de la demande en déclaration de nullité (16/04/2024).

L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une proportion significative du public pertinent identifie les produits ou les services comme provenant d’une entreprise particulière en raison de la marque. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par son usage, la division d’annulation doit évaluer globalement les preuves que la marque est venue à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises. Dans ce contexte, il est nécessaire de prendre en considération, entre autres, la part de marché détenue par la marque ; l’intensité,

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l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque; l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promotion de la marque; et la proportion de la catégorie pertinente de personnes qui, en raison de la marque, identifient les produits comme provenant d’une entreprise déterminée (06/03/2007, T-230/05, GOLF USA, EU:T:2007:76, § 79 et la jurisprudence citée). Il n’est pas entièrement clair si le titulaire de la MUE a effectivement invoqué un caractère distinctif acquis. Il a fourni deux résultats de recherche Google en vue de montrer qu’il n’y a pas d’usage générique de l’expression 'graphenlube’ mais que seuls apparaissent des résultats se référant à ses propres produits. En outre, il affirme qu’il a produit un produit bien meilleur qui est devenu incroyablement populaire lorsque des coureurs professionnels ont remporté plusieurs courses du Tour de France en utilisant le produit du titulaire de la MUE. Il soutient que le produit est devenu incroyablement désirable et qu’à présent le public spécialisé sait comment il fonctionne. Même si ces allégations devaient être interprétées comme une revendication de caractère distinctif acquis, le titulaire de la MUE n’est pas parvenu à le démontrer. Les résultats de recherche Google peuvent montrer la stratégie efficace d’optimisation des moteurs de recherche du titulaire de la MUE mais ils ne démontrent pas comment le public pertinent perçoit l’expression. En l’absence de toute autre preuve à l’appui des allégations du titulaire de la MUE, il est évident qu’il n’a pas démontré que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif par l’usage. Conclusion
Il découle de ce qui précède que la marque contestée était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE pour tous les produits contestés au moment de son dépôt. Le titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif soit avant sa date de dépôt, soit avant la date de dépôt de la demande en nullité.

Au vu de ce qui précède, la demande est entièrement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le titulaire de la MUE est la partie perdante, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’annulation

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Janja FELC Michaela SIMANDLOVA Martin LENZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.