DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 143 808
Dekra Automotive Solutions France, SAS, 210, rue du Jardin Public, 33300 Bordeaux, France (opposante), représentée par Ipsilon, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Unitel France, SAS, 60 avenue André Roussin, 13016 Marseille, France (demanderesse), représentée par Océane Phan-Tan-Luu, 232 AVenue du Prado, 13008 Marseille, France (représentant professionnel). Le 06/10/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 143 808 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants : Classe 9 : Tous les produits dans cette classe. Classe 35 : Tous les services dans cette classe. Classe 42 : Tous les services dans cette classe.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 352 988 est rejetée pour tous les produits et services précités. Elle peut être admise pour les autres produits et services.

3. Chaque partie supporte ses propres frais.

MOTIFS
Le 07/04/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 18 352 988 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque suivants :

- marque de l’Union européenne n° 6 400 501 « STARFLEET » (marque verbale),
- marque française n° 98 719 780 « STAR FLEET » (marque verbale)
- marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Espagne, la Lettonie, la Finlande, la Grèce, la Lituanie, la Pologne, l’Italie, la Hongrie, l’Irlande, le Portugal et la Slovaquie n°872 768 « STAR FLEET » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.

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REMARQUE PRELIMINAIRE
S’agissant de la marque de l’Union européenne et de la marque française antérieures, toutes deux ont fait l’objet d’une action en déchéance.
Suite à ces actions devant les juridictions compétentes, l’opposante, titulaire de ces deux marques a été partiellement déchue de ces droits, et les marques sont désormais enregistrées uniquement pour les produits et services suivants :

- Marque de l’Union européenne n° 6 400 501, partiellement déchue par la décision de la division d’annulation C 49 921 du 16/07/2024, devenue finale :

Classe 9 : Logiciels à l’exclusion des logiciels de jeux, à savoir progiciels destinés à la gestion de flottes de véhicules automobiles; logiciels pour l’administration, l’organisation et la gestion de la vente et de la location de véhicules automobiles; logiciels de collecte, d’indexation, de classement, de stockage et d’archivage de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles; logiciels de gestion administrative, financière commerciale et technique de véhicules automobile; logiciels de gestion de flottes ou de stocks de véhicules automobiles; logiciels d’aide à l’administration, à l’organisation et à la gestion de flottes ou de stocks de véhicule automobiles; logiciels de gestion documentaire de véhicules automobiles (cartes grises, garanties constructeurs, contrôles techniques); tous les produits précités étant limités au domaine des véhicules terrestres à moteur.

Classe 35 : Gestions de fichiers informatiques concernant des véhicules automobiles et des réseaux de distribution de véhicules automobiles; recueil et systématisation dans un fichier central de données concernant des véhicules automobiles; collecte, indexation et classement informatisés de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles; archivage informatisé de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles.

- Marque française n° 98 719 780, partiellement déchue par la décision de l’INPI n° 883 058 du 20/04/2023, devenue finale :

Classe 35 : Conseils en organisation et direction des affaires et publicité dans le domaine automobile auprès des professionnels de l’automobile. – courtage commercial. – gestion de fichiers informatiques.

Classe 42 : Services d’expertises de véhicules automobiles et d’administration des ventes pour le compte de constructeurs automobiles.

PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve qu’au cours des cinq années qui précèdent la date du dépôt, ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque

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contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où elle est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.

En vertu de cette même disposition, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.

La demanderesse a demandé à l’opposante de fournir la preuve de l’usage de l’ensemble des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir la marque de l’Union européenne n° 6 400 501 « STARFLEET », la marque française n° 98 719 780 « STAR FLEET » et la marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, Chypre, la République tchèque, le Danemark, l’Estonie, l’Espagne, la Lettonie, la Finlande, la Grèce, la Lituanie, la Pologne, l’Italie, la Hongrie, l’Irlande, le Portugal et la Slovaquie n°872 768 « STAR FLEET » (marque verbale).

La demande a été présentée en temps utile et est recevable dans la mesure où il s’agit d’une requête inconditionnelle présentées dans un document distinct et les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente
La date de dépôt de la demande contestée est le 11/12/2020 L’opposante était par conséquent tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne, en France ou en Autriche, au Benelux, à Chypre, en République tchèque, au Danemark, en Estonie, en Espagne, en Lettonie, en Finlande, en Grèce, en Lituanie, en Pologne, en Italie, en Hongrie, en Irlande, au Portugal et Slovaquie du 11/12/2015 au 10/12/2020 inclus.

Ces éléments de preuve doivent en outre démontrer l’usage des marques en relation avec les produits et services sur le fondement desquels l’opposition a été formée, à savoir ceux qui suivent :

- Marque de l’Union européenne n° 6 400 501 (à la suite de la déchéance partielle) :

Classe 9 : Logiciels à l’exclusion des logiciels de jeux, à savoir progiciels destinés à la gestion de flottes de véhicules automobiles; logiciels pour l’administration, l’organisation et la gestion de la vente et de la location de véhicules automobiles; logiciels de collecte, d’indexation, de classement, de stockage et d’archivage de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles; logiciels de gestion administrative, financière commerciale et technique de véhicules automobile; logiciels de gestion de flottes ou de stocks de véhicules automobiles; logiciels d’aide à l’administration, à l’organisation et à la gestion de flottes ou de stocks de véhicule automobiles; logiciels de gestion documentaire de véhicules automobiles (cartes grises, garanties constructeurs, contrôles techniques); tous les produits précités étant limités au domaine des véhicules terrestres à moteur.

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Classe 35 : Gestions de fichiers informatiques concernant des véhicules automobiles et des réseaux de distribution de véhicules automobiles; recueil et systématisation dans un fichier central de données concernant des véhicules automobiles; collecte, indexation et classement informatisés de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles; archivage informatisé de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles.

- Marque française n° 98 719 780 (à la suite de la déchéance partielle) :

Classe 35 : Conseils en organisation et direction des affaires et publicité dans le domaine automobile auprès des professionnels de l’automobile. – courtage commercial. – gestion de fichiers informatiques.

Classe 42 : Services d’expertises de véhicules automobiles et d’administration des ventes pour le compte de constructeurs automobiles.

- Marque internationale désignant l’Autriche, Benelux, Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Espagne, Lettonie, Finlande, Grèce, Lituanie, Pologne, Italie, Hongrie, Irlande, Portugal et Slovaquie n° 872 768 « STAR FLEET » (marque verbale) :

Classe 12 : Véhicules automobiles.

Classe 35 : Conseils en organisation et direction des affaires et publicité dans le domaine automobile auprès des professionnels de l’automobile; courtage commercial; gestion de fichiers informatiques; services d’administration des ventes pour le compte de constructeurs automobiles
Classe 42 : Services d’expertises de véhicules automobiles.

Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, la preuve de l’usage comprend des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.

Les 15/02/2022 et 22/03/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante un délai de deux mois pour fournir des preuves de l’usage des marques antérieures. Sur demande de l’opposante, ces délais ont été prorogés jusqu’au 27/07/2022. L’opposante a produit des preuves de l’usage le 27/07/2022 (dans le délai imparti).

Comme l’opposante a sollicité de garder confidentielles vis-à-vis des tiers certaines données commerciales contenues dans les preuves, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en des termes généraux sans divulguer de telles informations.

Avant d’examiner les preuves d’usage soumises, la division d’opposition note que la demanderesse, dans ses observations du 26/09/2024, demande « à l’Office de ne pas analyser les preuves d’usage transmises par la société DEKRA AUTOMOTIVE SOLUTIONS FRANCE puisqu’il y a désormais absence de nécessité

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d’examiner les preuves d’usage transmises ». Cela étant, une telle requête n’est pas suffisamment explicite en ce sens que la demanderesse ne demande pas le retrait exprès de sa demande de preuve d’usage pour les marques de l’Union européenne et française. Par conséquent, et sans que cela ne porte préjudice aux parties, la division d’opposition examinera les preuves d’usage de l’ensemble des marques pour lesquelles une telle demande a été présentée.
Les éléments de preuve qui seront pris en considération se composent des documents suivants :

Annexe 1 : réponse appel d’offres Renault Allemagne du 21/09/2020. Le logiciel « STARFLEET » est décrit comme l’épine dorsale de la gestion des rachats et des véhicules d’occasion. « STARFLEET » est construit autour de 8 modules correspondant à des métiers de remarketing (re- commercialisation), 71 contrats utilisent « STARFLEET » à travers l’Europe avec 25 marques (concessionnaires, entreprises de leasing, location, etc.). Le document précise que « STARFLEET » a été conçu autour du cycle de vie d’un véhicule d’occasion, depuis son entrée sur le parc, sa reprise/rachat jusqu’à sa revente B2B. « STARFLEET » gère à la fois les aspects en amont (gestion des reprises et mise en vente) et en aval (vente et administration des ventes). C’est un système ouvert, interfacé avec les systèmes du client et les prestataires de services tiers et auquel sont connectés d’autres systèmes (EXTAB, LINEOS, FLEETBOX, etc.). Les signes représentés sont les suivants :
, ou .

Annexe 2 : réponse à l’appel d’offres du 03/11/2020.

Annexe 3 : proposition commerciale pour Renault SAS du 09/03/2021.

Annexe 4 : réponse à un appel d’offres BMW Group Europe du Nord du 05/06/2019 mentionnant l’octroi d’une licence « STARFLEET ».

Annexe 5 : proposition de développement pour Opel Portugal du 25/07/2019.

Annexe 6 : proposition commerciale pour Fiat Chrysler Europe du 29/01/2021. Il est indiqué que « STARFLEET » permet la gestion des contrats de flotte et de location, l’intégration de l’analyse dans le système, la prévision et la gestion du calendrier des retours, le plan de prévision des stocks et des ventes, l’inspection des dommages et l’évaluation des coûts de réparation, la gestion administrative des sorties de parc, l’administration après-vente, le suivi des indicateurs clés de performance. « STARFLEET » permet également de gérer toutes les fonctions nécessaires à la gestion du système de re-commercialisation et notamment la gestion de bases de données. « STARFLEET » est une solution informatique intégrée conçue pour gérer l’ensemble de la chaîne de gestion des véhicules d’occasion, toutes les opérations de sortie du parc et les activités de re-commercialisation, de la vente de voitures neuves (aux sociétés de location) à la vente et la livraison de véhicules d’occasion (aux concessionnaires). « STARFLEET » combine de nombreuses fonctions en un seul outil : outil de gestion des processus et des opérations, outil de vente, bases de données, outil de suivi et de

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rapport (notamment gestion des contrats, gestion de la chaîne logistique, gestion technique, gestion administrative et documentaire, administration des ventes).
Annexe 7 : document de présentation réunion Nissan Automotive Europe du 25/11/2019.

Annexe 8 : échange de courriels du 25/05/2020 entre Scania Belgique et Scania Suède.

Annexe 9 : présentation Dekra de septembre 2020. Il est mentionné qu’en Europe, plus d’un million de véhicules sont publiés dans les systèmes « STARFLEET » et « LINEOS » et 550.000 véhicules sont vendus par an par le biais de ces plateformes numériques. Il est également indiqué que « STARFLEET » est une plateforme ouverte qui peut être interfacée avec les systèmes du client et d’autres plateformes tierces.

Annexe 10 : courriel du client Groupe Renault France du 23/06/2020 à Dekra.

Annexe 11 : échange de courriels d’avril 2021 entre Dekra et Scania France.

Annexe 12 : courriel du 16/03/2018 de Dekra pour envoyer à PSA un document joint de présentation daté de 2017. Il est indiqué que 23 marques utilisent « STARFLEET » dans 11 pays différents de l’UE et que ce progiciel couvre toutes les fonctions logistiques liées à une activité de re- commercialisation de véhicules d’occasion.
Annexe 13 : courriel du 21/04/2021 de Dekra pour envoyer à Scania Germany une traduction de l’analyse des écarts entre « STARFLEET » et une solution locale allemande.

Annexe 14 : annonce parue dans le cadre de l’événement ENG remarketing Forum, Amsterdam 2016.

Annexe 15 : annonce parue dans le cadre de l’événement ENG remarketing Summit, Frankfurt 2015 concernant la société Dekra et ses systèmes dont « STARFLEET ».

Annexe 16 : courriel du 29/01/2021 de Ernst & Young à Dekra et annexe.

Annexe 17 : courriel du 29/01/2021 de Dekra à Ernst & Young.

Annexe 18 : échange de mail du 06/06/2019 entre Dekra et Daimler/Mercedes Benz France.

Annexe 19 : accord tarifaire entre Dekra et PSA France du 01/09/2016. Il mentionne la migration vers « STARFLEET 4 ».

Annexe 20 : échange de courriels d’octobre 2018 entre Dekra et Groupe Renault France.

Annexe 21 : échange de courriels entre Dekra et Groupe PSA d’août à octobre 2019 qui mentionne l’usage de la solution « STARFLEET » en Italie, France, Portugal, Autriche et Allemagne.

Annexe 22 : échange de courriels de juillet 2019 avec Groupe Renault France.

Annexe 23 : facture émise par Dekra à Mercedes France du 31/03/2021 relative à « STARFLEET » hébergement, maintenance, licence pour plusieurs milliers d’euros.

Annexe 24 : facture émise par Dekra à Toyota France du 31/03/2021 (« STARFLEET » forfait mensuel).

Annexe 25 : 9 factures émises par Dekra à Volkswagen France relatives à l’année 2020 pour des montants significatifs de plusieurs milliers d’euros et mentionnant « STARFLEET ».

Annexe 26 : annexe au contrat de sous-traitance de données à caractère personnel signé entre Dekra et BMW France le 14/10/2019. La nature des prestations est « mise à disposition et gestion de l’outil informatique

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STARFLEET ». Il est indiqué que Dekra met à disposition du client des progiciels ainsi que des prestations associées à ces progiciels. Les fonctionnalités de « STARFLEET » pour permettre la gestion et le suivi des véhicules d’occasion durant toutes les phases du remarketing sont décrites (gestion des données, consultation, gestion administrative, logistique, technique, marketing, gestion ventes, location longue durée, controlling et reporting). Il est indiqué que cet outil permet d’héberger la base de données du client.

Annexe 27 : réponse à un appel d’offre Volkswagen Allemagne daté du 12/02/2020.

Annexe 28 : réponse à un appel d’offre Nissan Allemagne du 11/09/2020.

Annexe 29 : échange de courriels entre Dekra et Volvo Allemagne du 20/05/2021.

Annexe 30 : échange de courriels entre Dekra et Hyundai Allemagne datés entre le 15/03/2021 et le 31/05/2021 concernant une formation « STARFLEET ».

Annexe 31 : échange de courriels avec Kia Allemagne du 11/01/2021.

Annexe 32 : impression d’écran d’un article du 17/11/2018 paru sur le site allemand firmeauto.de.

Annexe 33 : facture émise par Dekra à Hyundai Allemagne du 28/02/2019.

Annexe 34 : 2 factures émises par Dekra à Citroën Allemagne du 30/06/2018 et du 28/02/2017 pour plusieurs milliers d’euros.

Annexe 35 : 2 factures émises par Dekra à Peugeot Allemagne du 30/06/2018 et du 28/02/2017 pour plusieurs milliers d’euros.

Annexe 36 : proposition commerciale à Fiat Chrysler Automobiles Autriche du 17/11/2017.

Annexe 37 : proposition commerciale à Volvo Cars Autriche du 27/03/2018.

Annexe 38 : proposition commerciale à Fiat Chrysler Automobiles Autriche du 25/09/2017.
Annexe 39 Bus NV du 13/03/2020 mentionnant « STARFLEET Trucks » pour les camions.

Annexe 40 : proposition de Dekra Belgium à Ald Automotive du 15/05/2017.

Annexe 41 : facture émise par Dekra à Ford Chrysler Automobiles Belgique du 30/11/2019 mentionnant une licence « STARFLEET ».

Annexe 42 : facture émise par Dekra à Europcar Belgique du 30/04/2021 pour une licence « STARFLEET ».

Annexe 43 : courriel de PSA du 08/07/2020 et l’une de ses annexes « cahier des charges implémentation SF4 » du 15/01/2020 concernant l’implémentation de « STARFLEET 4 » pour la gestion des véhicules d’occasion en Belgique.

Annexe 44 : contrat de prestations de services entre Dekra Belgium et la société d’Ieteren Lease (DIL) en Belgique du 09/12/2014, conclu pour 3 ans à compter du 01/03/2015 et renouvelable, portant sur une licence d’utilisation du progiciel « STARFLEET ». L’annexe 1 décrivant les prestations de services est manquante mais il est mentionné que le client désire sous-traiter à Dekra l’expertise des véhicules en leasing (relevé de dommages) lors de leur restitution au terme des contrats de location et l’implantation d’un centre d’appel en Belgique.

Annexes 45 et 46 : offres commerciales de Dekra à Volkswagen Group Italia du 26/03/2021 et du 28/01/2021.

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Annexe 47 : facture émise par Dekra à Volkswagen Group Italia du 14/12/2020.

Annexe 48 : facture émise par Dekra à Kia Italia du 31/01/2021.

Annexe 49 : courriel de Volkswagen Group Italia à Dekra du 13/08/2020 mentionnant la re-commercialisation sur « STARFLEET ».

Annexe 50 : courriel de Stellantis Italie à Dekra du 03/02/2021 concernant « STARFLEET 3 ».

Annexe 51 : échange de mails de mars 2021 entre BMW Italie et Alphabet Italie concernant l’accès à « STARFLEET ».

Annexe 52 : mail de BMW Italie à Dekra du 14/07/2020.

Annexe 53 : contrat entre ALD Automotive Italie et Dekra du 30/05/2018.

Annexe 54 : contrat de services gestion et remarketing de véhicules d’occasion entre Toyota Italie et Dekra Italie du 15/04/2020 (contrat en vigueur jusqu’au 31/03/2021, renouvelable). Il est indiqué que Dekra met à disposition de Toyota notamment le logiciel « STARFLEET » par le biais d’un accès à distance et qu’il mettra à jour une base de données sur le logiciel « STARFLEET » en utilisant les données fournies par Toyota ainsi que les données obtenues lors de l’exécution des services. Dekra est responsable du développement et de la mise en œuvre du système « STARFLEET » et de ses interfaces et de sa maintenance.

Annexe 55 : présentation de Dekra à Leaseplan, datée de 2020, aux Pays-Bas.

Annexe 56 : extrait de contrat d’achat entre Mercedes Portugal et Dekra du 18/08/2017.

Annexe 57 : réponse Dekra à l’appel d’offre Nissan Portugal du
14/09/2020. Les fonctionnalités de sont décrites (gestion administrative et logistique, gestion technique, processus de facturation, recherche de véhicules, extraction d’informations, rapport standard d’activité).

Annexe 58 : ordre d’achat de Seat Espagne à Dekra du 25/01/2018 pour plusieurs milliers d’euros relatif à l’application « STARFLEET ».

Annexe 59 : proposition commerciale de Dekra à Toyota Espagne du 05/04/2018. Il est indiqué que l’outil « STARFLEET » gère la flotte et les contrats de location, gère les prévisions et le programme de retour, inspecte les dommages et évalue les coûts de réparation, effectue la gestion administrative du processus de sortie du parc automobile, l’administration après-vente et le suivi des indicateurs clés de performance. Une activité de conseil en matière de contrats de location est également mentionnée. Il est indiqué que « STARFLEET » a été développé afin de suivre le cycle de vie du véhicule quel que soit le type de véhicules (location courte ou longue durée, voitures de société) et
permet de suivre le stock. Le signe représenté est .

Annexe 60 : proposition commerciale de Dekra à Mercedes Benz Espagne du 10/12/2018.

Annexe 61 : proposition commerciale de Dekra à Volkswagen Espagne du 18/01/2019.

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Annexe 62 : échange de courriels entre Banco de Santander Espagne et Dekra de juillet 2019.

Annexe 63 : échange de courriels entre Dekra et Daimler Mercedes Benz Espagne entre octobre et décembre 2020 et une annexe.

Annexe 64 : courriel du 01/12/2020 de Dekra à Volkswagen Group España Distribución (VGED) contenant deux propositions commerciales.

Annexes 65 et 66 : annonces de Dekra parues dans la revue espagnole FENEVAL n° 192 et 196 d’octobre/décembre 2016 et 2017.

Annexe 67 : 4 factures émises par Dekra à Volkswagen Espagne datées entre le 31/10/2017 et le 31/03/2020 pour plusieurs milliers d’euros.

Annexe 68 : 2 factures émises par Dekra à Seat Espagne du 04/05/2018 et du 30/11/2020 pour plusieurs milliers d’euros.

Annexe 69 : facture émise par Dekra à Mercedes Benz Espagne du 28/02/2018 pour plusieurs milliers d’euros relative à une licence « STARFLEET ».

Annexe 70 : facture émise par Dekra à Banco de Santander Espagne du 30/06/2019 relative à une licence d’utilisation de « STARFLEET ».

Annexe 71 : échange de courriels entre Dekra et Toyota Espagne de juillet 2016 une trapperelatif aux codes d’accès à « STARFLEET ».

Annexe 72 : échange de courriels entre Dekra et Seat Espagne entre le 04/04/2016 et le 15/06/2016.

Annexe 73 : réponse de Dekra à l’appel d’offre de Mercedes Benz du 27/03/2019.

Annexe 74 : attestation du directeur financier de Dekra du 25/08/2021 mentionnant le chiffre d’affaires résultant de l’exploitation du logiciel « STARFLEET » entre 2016 et 2020 (plusieurs millions d’euros).

Annexes 75 à 81 : nombreuses factures émises par Dekra à destination notamment de différents constructeurs automobiles dans l’Union européenne (Hyundai Allemagne; Citroën Autriche; Peugeot Autriche; Ford Chrysler Automobiles, Europcar et PSA Belgique; Volkswagen, Seat, Mercedes et Banco Santander Espagne; Toyota, Mercedes, BMW, Renault et Volkswagen France; Alphabet Italia (Groupe BMW); Nissan Portugal) concernant l’exploitation du progiciel « STARFLEET » durant la période pertinente (hébergement, maintenance, licence).

Annexes 82 à 88 : 7 attestations émanant de plusieurs clients (Volkswagen Group France, Mercedes Benz France, Ford Lusitana, Banco Santander, Hyundai Motor Deutschland, Kia Deutschland et Volvo Car Germany) concernant l’usage du progiciel « STARFLEET » pendant la période concernée en France, au Portugal, en Espagne et en Allemagne, mis à disposition par l’opposante dans le cadre de services de re- commercialisation automobile.

Annexe 89 : bon de commande et factures de Dekra à PSA en France pour des montants significatifs relatifs à « STARFLEET ».

Annexe 90 : contrat de prestation de services (inspections techniques de véhicules de particuliers d’occasion) entre Dekra (prestataire) et Mercedes Benz France (client) du 07/12/2016. Il mentionne que l’ensemble des informations (relevés, chiffrage, photos, etc.) devront être transmises quotidiennement dans le système « STARFLEET ».

Annexe 91 : contrat de prestation de services entre Dekra et PSA Automobiles SA entré en vigueur en avril 2021 concernant l’inspection/expertise de véhicules. Le contrat mentionne également une concession de licence sur « STARFLEET ».

Annexe 92 : contrat de prestation de services entre Dekra et Mercedes Benz France daté de février 2015 et conclu pour 3 ans à partir du

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01/04/2012, renouvelable au maximum jusqu’au 31/03/2017. L’objet du contrat réside dans les prestations du traitement des véhicules d’occasion par Dekra (traitement administratif, technique, marketing, opérationnel, administration des ventes et support informatique via notamment l’utilisation de « STARFLEET », nécessaires pour assurer la gestion des véhicules d’occasion). Pour l’exécution des prestations, Dekra accorde au client le droit d’utiliser le progiciel « STARFLEET » ainsi que les prestations associées et d’accéder à la base de données « STARFLEET ». Le terme progiciel est défini comme « un programme exécutable documenté conçu pour être fourni à plusieurs utilisateurs en vue d’une même application ou d’une même fonction et destiné, dans le cadre du contrat, à permettre l’accès à distance à la base de données ». Dekra se charge de constituer et d’alimenter la base de données permettant au client de disposer d’un outil fiable et actualisé de supervision de la gestion de sa flotte de véhicules d’occasion. En annexe, les fonctionnalités du progiciel « STARFLEET » sont décrites en détail. « STARFLEET » est un progiciel de type client/serveur, destiné à gérer le cycle de vie complet d’un véhicule, de la livraison d’un véhicule neuf à l’utilisateur à la livraison d’un véhicule d’occasion au client. Afin d’assurer les prestations intervenant dans le cadre de la gestion et de la commercialisation de flottes de véhicules d’occasion, Dekra utilisera le progiciel de gestion de flottes « STARFLEET » lui appartenant et s’engage à le mettre à jour (insertion de bases de données, développement de modules). Cet outil assure l’ensemble des étapes de gestion du process global de remarketing véhicules d’occasion et représente à la fois une base de données et un instrument de pilotage pour chaque fonction (administrative, technique, financière et commerciale). L’outil est paramétrable par les utilisateurs.
Annexe 93 : traduction des annexes 84-88.

Annexe 94 : traduction de l’annexe 32.

Annexe 95 : décision de l’INPI n° DC21-0167 du 20/07/2022 reconnaissant l’usage de la marque française « STARFLEET » pour une partie des services en classes 35 et 42, à savoir conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine automobile auprès des professionnels de l’automobile; courtage commercial; gestion de fichiers informatiques; services d’expertises de véhicules automobiles et d’administration des ventes pour le compte de constructeurs automobiles.

Sur la valeur des attestations solennelles
En ce qui concerne l’attestation fournie en Annexe 74, l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE mentionne expressément les déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE parmi les moyens de preuve recevables pour démontrer l’usage. L’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE cite des moyens de preuve, parmi lesquels figurent « les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites ». Pour ce qui est de la valeur probante de ce type d’éléments, l’on accorde généralement moins de poids aux déclarations établies par les parties intéressées elles-mêmes ou par leurs employés, qu’à des éléments de preuve indépendants. En effet, la perception de la partie impliquée dans le litige risque d’être plus ou moins faussée en raison de ses intérêts personnels dans l’affaire.

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Néanmoins, cela ne signifie pas que ces déclarations n’ont aucune valeur probante.
Le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans le cas particulier concerné. La valeur probante de telles déclarations varie selon qu’elles sont confirmées ou non par d’autres types de preuves (étiquettes, emballages, etc.) ou par des preuves émanant de sources indépendantes.
Au vu de ce qui précède, les preuves restantes peuvent être évaluées afin de déterminer si le contenu de la déclaration est confirmé par les autres éléments de preuve.

Les attestations fournies en annexes 82-88 émanent de plusieurs clients et leur valeur probante est donc plus élevée.
Lieu de l’usage
Selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point b), du RMUE, « [s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: l’apposition de la marque de l’Union européenne sur les produits ou sur leur conditionnement dans l’Union dans le seul but de l’exportation. ».

Les documents, tels que les factures, les contrats, les courriels et les attestations fournies en annexes 82-88 témoignent d’une activité dans plusieurs pays de l’Union européenne, à savoir en France, en Allemagne, en Belgique, en Italie, en Autriche, en Espagne et au Portugal.

Par conséquent, et conformément à l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point b), du RMUE, la preuve de l’usage produite par l’opposante contient des indications suffisantes sur le lieu de l’usage pour la marque de l’Union européenne, la marque française et la marque internationale désignant l’Autriche, Benelux, Espagne, Italie et Portugal.

En revanche, s’agissant de la marque internationale désignant Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Lettonie, Finlande, Grèce, Lituanie, Pologne, Hongrie, Irlande et Slovaquie l’usage n’est pas prouvé concernant ces territoires. Or, les facteurs relatifs à la durée, au lieu, à l’importance et à la nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Autrement dit, les éléments de preuve doivent fournir des indications suffisantes concernant tous ces facteurs pour attester l’usage sérieux. Étant donné que les preuves soumises ne concernent pas les territoires énumérés, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres conditions s’agissant de la marque internationale désignant Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Lettonie, Finlande, Grèce, Lituanie, Pologne, Hongrie, Irlande et Slovaquie. La division d’opposition conclut que la preuve produite par l’opposante n’est pas suffisante pour démontrer que la marque internationale désignant Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Lettonie, Finlande, Grèce, Lituanie, Pologne, Hongrie, Irlande et Slovaquie a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires pertinents pendant la période pertinente. Il s’ensuit que l’opposition en ce qu’elle est basée sur l’enregistrement de marque internationale susmentionné désignant Chypre, République tchèque, Danemark, Estonie, Lettonie, Finlande, Grèce, Lituanie, Pologne, Hongrie, Irlande et Slovaquie doit être rejetée au titre de l’article 47, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE. L’examen de la preuve de l’usage

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continuera uniquement pour les marques pour lesquelles il existe suffisamment d’indications par rapport au lieu de l’usage.

Durée de l’usage
La plupart des éléments de preuve de l’usage sont datés pendant la période pertinente. Par conséquent, les éléments de preuve présentés par l’opposante des marques antérieures contiennent suffisamment d’indications concernant la durée de l’usage.

Etendue de l’usage
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits et services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.

L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, la portée territoriale de l’usage est seulement un des nombreux facteurs à prendre en compte, ainsi la portée territoriale limitée de l’usage peut être contrebalancée par un volume ou une durée de l’usage plus importante.

Selon la Cour, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux, car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant » (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39).
Il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, le seuil quantitatif à retenir pour déterminer si l’usage revêt ou non un caractère sérieux. Une règle de minimis ne peut, dès lors, être fixée. Aussi, lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime de la marque peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 25, 27).

La condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68, § 39).

L’attestation fournie en Annexe 74 est corroborée par de très nombreuses factures (notamment Annexes 75-81) faisant état de montants importants (plusieurs milliers d’euros) ainsi que par des contrats (Annexes 44, 54, 91, 92) se référant au progiciel « STARFLEET » et destinés à différents clients professionnels dans l’Union européenne dans le domaine de l’automobile (notamment constructeurs automobiles et sociétés de location de véhicules). Les documents, de nature très diverse et datés de 2016 à 2021, montrent un usage constant et régulier des marques de l’opposante pour désigner une offre globale de gestion de flottes de véhicules fournie au moyen du progiciel « STARFLEET ».

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Par conséquent, l’importance de l’usage a été prouvée pour une partie des produits et services contestés, tel qu’analysé ci-dessous dans la section nature de l’usage, usage pour les produits et services enregistrés.
Nature de l’usage
Le facteur de la nature de l’usage exige, entre autres, que les marques antérieures soient utilisées en tant que marque, c’est-à-dire pour identifier l’origine et permettre au public pertinent de faire la distinction entre les produits et services de sources différentes.

Dans le cadre de l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, l’expression « nature de l’usage » inclut les éléments de preuve de l’usage du signe conformément à sa fonction, de l’usage de la marque telle qu’enregistrée ou d’une variation de celle-ci conformément à l’article 18, paragraphe 1, second alinéa, point a), du RMUE ainsi que de son usage pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.

Selon l’article 18, paragraphe 1, 2ème alinéa, point a), du RMUE, « [s]ont également considérés comme usage au sens du paragraphe 1: a) l’emploi de la marque de l’Union européenne sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée, que la marque soit ou non aussi enregistrée sous la forme utilisée au nom du titulaire ». Lors de l’examen de l’usage d’un enregistrement antérieur aux fins de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, l’article 18 du RMUE peut être appliqué, par analogie, afin de vérifier si l’usage du signe constitue ou non un usage sérieux de la marque antérieure en ce qui concerne sa nature.

Il convient de se demander si la forme sous laquelle les marques de l’opposante sont utilisées présente des différences qui affectent leur caractère distinctif ou si, malgré ces différences, les signes utilisés et les marques antérieures possèdent le même caractère distinctif.
L’appréciation du caractère distinctif ou dominant d’une ou de plusieurs composants d’une marque complexe doit être fondée sur les qualités intrinsèques de chacun de ces composants, ainsi que sur la position relative des différents composants dans la configuration de la marque (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36).

Les marques antérieures sont les marques verbales « STARFLEET ».

Il ressort des documents fournis que les marques ont été utilisées dans leur forme verbale (par exemple sur les factures) mais également sous les formes figuratives suivantes:

 ; ; .
La stylisation de l’élément verbal n’affecte pas son caractère distinctif dans la mesure où le signe distinctif « STARFLEET » est clairement perceptible et sa

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stylisation est essentiellement décorative. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les éléments figuratifs consistant en des formes géométriques banales (cadre rectangulaire, triangle) ainsi que les couleurs utilisées n’altèrent pas le caractère distinctif des marques enregistrées.

En outre, les documents indiquent que le signe « STARFLEET », tel qu’enregistré ou sous une forme essentiellement identique à la forme enregistrée, est présent dans les échanges de courriels entre l’opposante et ses clients, dans les présentations de son offre transmises à ses clients et dans les contrats et factures, lesquels ont pour objet une licence d’utilisation du progiciel « STARFLEET » et l’hébergement, la maintenance et la licence « STARFLEET ». Par conséquent, le signe est bien utilisé à titre de marque.

Compte tenu des éléments de preuve dans leur intégralité, les documents fournis par l’opposante sont suffisants pour prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne n°6 400 501 pendant la période pertinente sur le territoire pertinent. Une telle conclusion n’est pas contestée par la demanderesse, bien au contraire elle admet que la marque antérieure de l’Union européenne est utilisée pour l’ensemble des produits et services pour lesquels elle est enregistrée en classes 9 et 35.
En revanche, s’agissant des marques française et internationale, la division d’opposition est d’avis que les preuves présentées par l’opposante ne démontrent pas un usage sérieux des marques pour tous les produits et services pour lesquels elles sont enregistrées.

Conformément à la jurisprudence en la matière, il convient de tenir compte des éléments suivants lors de l’application de la disposition susvisée :

«… si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou services n’emporte protection, dans une procédure d’opposition, que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie aux fins de l’opposition.

En effet, si la notion d’usage partiel a pour fonction de ne pas rendre indisponibles des marques dont il n’a pas été fait usage pour une catégorie de produits donnée, elle ne doit néanmoins pas avoir pour effet de priver la titulaire de la marque antérieure de toute protection pour des produits qui, sans être rigoureusement identiques à ceux pour lesquels il a pu prouver un usage sérieux, ne sont pas essentiellement différents de ceux-ci et relèvent d’un même groupe qui ne peut être divisé autrement que de façon arbitraire. Il convient à cet égard d’observer qu’il est en

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pratique impossible au titulaire d’une marque d’apporter la preuve de l’usage de celle-ci pour toutes les variantes imaginables des produits concernés par l’enregistrement. Par conséquent, la notion de «partie des produits ou services» ne peut s’entendre de toutes les déclinaisons commerciales de produits ou de services analogues, mais seulement de produits ou de services suffisamment différenciés pour pouvoir constituer des catégories ou sous-catégories cohérentes.»
(14/07/2005, T-126/03, ALADIN / ALADDIN, EU:T:2005:288, § 45-46.)
Marque française n° 98 719 780
En l’espèce, les éléments de preuve prouvent uniquement un usage pour les services de gestion de fichiers informatiques concernant des véhicules automobiles et des réseaux de distribution de véhicules automobiles. Dès lors, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque que pour les services de gestion de fichiers informatiques.

La division d’opposition est d’avis que l’opposante n’apporte pas de preuve s’agissant des autres services en classe 35, à savoir les services de conseils en organisation et direction des affaires et publicité dans le domaine automobile auprès des professionnels de l’automobile et de courtage commercial.
Par ailleurs, il n’existe aucune preuve faisant état de fourniture des services en classe 42 sous la marque antérieure, à savoir services d’expertises de véhicules automobiles et d’administration des ventes pour le compte de constructeurs automobiles. En effet, s’il peut apparaître dans les preuves soumises que de tels services peuvent être offerts à la vente par l’opposante, ils le sont sous le signe de « DEKRA » et non sous le signe dans lequel consiste la marque antérieure. Dès lors, un tel usage ne saurait valoir usage de la marque antérieure française telle qu’enregistrée.
À ce titre, l’opposante invoque une décision de l’INPI du 20/07/2022 qui a reconnu l’usage en France de la marque française « STARFLEET » pour des services de conseils en organisation et direction des affaires dans le domaine automobile auprès des professionnels de l’automobile; courtage commercial; gestion de fichiers informatiques; services d’expertises de véhicules automobiles et d’administration des ventes pour le compte de constructeurs automobiles en classes 35 et 42.
Cependant, les décisions des tribunaux et offices nationaux concernant des conflits entre marques identiques ou similaires au niveau national ne sont pas contraignantes pour l’Office, puisque le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome qui s’applique indépendamment de tout système national (13/09/2010, T-292/08, OFTEN / OLTEN et al., EU:T:2010:399).

L’Office a dûment pris note de cette décision mais considère cependant qu’elle n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions précédentes. En outre, la division d’opposition n’a pas connaissance des preuves qui ont été déposées dans cette procédure nationale, et dès lors il ne peut être exclu que ces preuves sont différentes et appellent à une décision elle également différentes.

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Par conséquent, seuls les services de gestion de fichiers informatiques de la marque française antérieure seront pris en compte dans l’examen de l’existence d’un risque de confusion.
Marque internationale désignant l’Autriche, le Benelux, l’Espagne, l’Italie et le Portugal n° 872 768
Au même titre que la marque française, au regard des produits et services pour lesquels la marque internationale est enregistrée, la division d’opposition est d’avis que les éléments de preuve prouvent uniquement un usage pour les services de gestion de fichiers informatiques concernant des véhicules automobiles et des réseaux de distribution de véhicules automobiles. Dès lors, la division d’opposition considère que les éléments de preuve ne montrent l’usage sérieux de la marque que pour les services de gestion de fichiers informatiques.

En effet, l’opposante n’apporte pas de preuve s’agissant des autres services en classe 35, à savoir les services de conseils en organisation et direction des affaires et publicité dans le domaine automobile auprès des professionnels de l’automobile et de courtage commercial.
Par ailleurs, il n’existe aucune preuve faisant état de vente de véhicules automobiles en classe 12 ni d’aucun des services en classe 42 sous la marque antérieure, à savoir services d’expertises de véhicules automobiles et d’administration des ventes pour le compte de constructeurs automobiles. En effet, s’il peut apparaître dans les preuves soumises que les services de la classe 42 peuvent être offerts à la vente par l’opposante, ils le sont sous le signe de « DEKRA » et non sous le signe de la marque antérieure. Dès lors, un tel usage ne saurait valoir usage de la marque antérieure française telle qu’enregistrée.
Par conséquent, en l’espèce, les preuves présentées par l’opposante démontrent un usage sérieux des marques antérieures pour les produits et services suivants :

Marque de l’Union européenne n° 6 400 501
Classe 9 : Logiciels à l’exclusion des logiciels de jeux, à savoir progiciels destinés à la gestion de flottes de véhicules automobiles; logiciels pour l’administration, l’organisation et la gestion de la vente et de la location de véhicules automobiles; logiciels de collecte, d’indexation, de classement, de stockage et d’archivage de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles; logiciels de gestion administrative, financière commerciale et technique de véhicules automobile; logiciels de gestion de flottes ou de stocks de véhicules automobiles; logiciels d’aide à l’administration, à l’organisation et à la gestion de flottes ou de stocks de véhicule automobiles; logiciels de gestion documentaire de véhicules automobiles (cartes grises, garanties constructeurs, contrôles techniques); tous les produits précités étant limités au domaine des véhicules terrestres à moteur..

Classe 35 : Gestions de fichiers informatiques concernant des véhicules automobiles et des réseaux de distribution de véhicules automobiles; recueil et systématisation dans un fichier central de données concernant des véhicules automobiles; collecte, indexation et

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classement informatisés de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles; archivage informatisé de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles.

Marque française n° 98 719 780 et Marque internationale désignant l’Autriche, Benelux, Espagne, Italie et Portugal n° 872 768 Classe 35 : Gestion de fichiers informatiques.

Par conséquent, lors de l’examen de l’opposition, la division d’opposition ne prendra en considération que les produits et services précités.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 400 501.

a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :

Classe 9 : Logiciels à l’exclusion des logiciels de jeux, à savoir progiciels destinés à la gestion de flottes de véhicules automobiles; logiciels pour l’administration, l’organisation et la gestion de la vente et de la location de véhicules automobiles; logiciels de collecte, d’indexation, de classement, de stockage et d’archivage de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles; logiciels de gestion administrative, financière commerciale et technique de véhicules automobile; logiciels de gestion de flottes ou de stocks de véhicules automobiles; logiciels d’aide à l’administration, à l’organisation et à la gestion de flottes ou de stocks de véhicule automobiles; logiciels de gestion documentaire de véhicules automobiles (cartes grises, garanties constructeurs, contrôles techniques); tous les produits précités étant limités au domaine des véhicules terrestres à moteur. Classe 35 : Gestions de fichiers informatiques concernant des véhicules automobiles et des réseaux de distribution de véhicules automobiles; recueil et systématisation dans un fichier central de données concernant des véhicules automobiles; collecte, indexation et classement informatisés de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles; archivage informatisé de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles.

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Les produits et services contestés sont les suivants :

Classe 9 : Logiciels d’analyse en matière de transport; Logiciels permettant d’identifier les failles des modes de transports urbains afin d’y remédier et de proposer aux personnes des modes de transports alternatifs; logiciels d’organisation, de mise à disposition, de demande, de gestion et de réservation en matière de transport à destination des entreprises; logiciels pour recevoir et répondre à des demandes en matière de transport; logiciels de mise à disposition de moyens de transport terrestre pour entreprises; logiciels permettant l’accès à des services liés à des véhicules à destination des entreprises; logiciels permettant d’accéder à des services de covoiturage; logiciels pour la détection de retards de parcours, emplacements de véhicules et anomalies de parcours; logiciels pour la sécurité et la détection d’incidents; logiciels de consultation et d’affichage d’informations, d’horaires, d’itinéraires et de tarifs de transit; logiciels de comparaison de coûts de transport; logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules; logiciels de comptabilisation, d’analyse et de communication de données liées à la mobilité; logiciels de programmation et de coordination de services de transport; logiciels de mise à disposition de moyens de transport notamment de voitures, de motos, de scooters, bicyclettes, de bicyclettes électriques, de bicyclettes à assistance électrique, de bicyclette à pédalage assisté, de trottinettes à moteur, de hoverboards, de skate à roulette électrique, de planches gyroscopiques électriques, de rollers électriques; logiciels informatiques téléchargeables destinés à la localisation, la réservation et la location de moyens de transport notamment d’automobiles, de scooters motorisés, de véhicules électriques, bicyclettes, de bicyclettes électriques, de bicyclettes à assistance électrique, de bicyclette à pédalage assisté, de trottinettes à moteur, de hoverboards, de skate à roulette électrique, de planches gyroscopiques électriques, de rollers électriques; logiciels téléchargeables proposant la collecte et la gestion de données pendant l’utilisation des moyens de transport terrestres.

Classe 12 : Véhicules terrestre à moteur; appareils de locomotion par terre; bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes à assistance électrique; bicyclettes à pédalage assisté; moyens de transport; trottinettes [véhicules]; vélomoteurs; smartboards; hoverboards; véhicules électriques; moyens de transport électriques; bicyclettes au pédalage électriquement assisté; trottinettes électriques; cyclomoteurs électriques; skate à roulette électrique; planches gyroscopiques électriques; hoverboard électriques; bicyclettes électroniques; rollers électriques.

Classe 35 : Service de gestion commerciale d’une flotte de véhicules destinée à la location par les entreprises; Service de gestion de flotte de transports privée pour entreprise.

Classe 39 : Services de logistique en matière de transport pour entreprise; location de véhicules à moteur et de véhicules électriques; réservation pour la location de véhicules à moteur ou de véhicules électriques; services d’une agence de réservation pour la location de voitures; mise à disposition d’informations en matière de services de location de voitures; services d’organisation de transport; services de réservation de transport; services d’information, de conseil et de réservation relatifs aux transports; organisation, mise au point, réservation de places et réservation de déplacements; services de positionnement et définition de trajectoires; audit en matière de mobilité; mise à

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disposition d’un site web proposant des informations en matière de services mobilités; mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations concernant l’optimisation de la mobilité et du transport; mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations en matière de services de gestion de transport; mise à disposition d’informations via un site web d’information et de partage de données en matière de planification, de coordination et de suivi du transport de personnes et de moyens de transport.

Classe 42 : Service de plateforme de mobilité intelligente (plateforme en tant que service [paas]); conception et développement de logiciels de logistique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion et de réservation en matière de transport; surveillance et compte rendu électroniques de données de transport par le biais d’ordinateurs ou de capteurs; logiciel- service [saas]; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la comparaison de coûts de transport; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et de suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la réalisation de contrôles de sécurité de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules et de personnes; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant l’accès à un espace de vente de véhicules.

Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.

Le terme « à savoir », utilisé dans la liste de produits et services de l’opposante pour montrer le lien existant entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594,
§ 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47,
§ 43).

À titre de remarque préliminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).

Produits contestés dans la classe 9
Les logiciels d’analyse en matière de transport; logiciels permettant d’identifier les failles des modes de transports urbains afin d’y remédier et de proposer aux personnes des modes de transports alternatifs; logiciels d’organisation, de mise

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à disposition, de demande, de gestion et de réservation en matière de transport à destination des entreprises; logiciels pour recevoir et répondre à des demandes en matière de transport; logiciels de mise à disposition de moyens de transport terrestre pour entreprises; logiciels permettant l’accès à des services liés à des véhicules à destination des entreprises; logiciels permettant d’accéder à des services de covoiturage; logiciels pour la détection de retards de parcours, emplacements de véhicules et anomalies de parcours; logiciels pour la sécurité et la détection d’incidents; logiciels de consultation et d’affichage d’informations, d’horaires, d’itinéraires et de tarifs de transit; logiciels de comparaison de coûts de transport; logiciels de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules; logiciels de comptabilisation, d’analyse et de communication de données liées à la mobilité; logiciels de programmation et de coordination de services de transport; logiciels de mise à disposition de moyens de transport notamment de voitures, de motos, de scooters, bicyclettes, de bicyclettes électriques, de bicyclettes à assistance électrique, de bicyclette à pédalage assisté, de trottinettes à moteur, de hoverboards, de skate à roulette électrique, de planches gyroscopiques électriques, de rollers électriques; logiciels informatiques téléchargeables destinés à la localisation, la réservation et la location de moyens de transport notamment d’automobiles, de scooters motorisés, de véhicules électriques, bicyclettes, de bicyclettes électriques, de bicyclettes à assistance électrique, de bicyclette à pédalage assisté, de trottinettes à moteur, de hoverboards, de skate à roulette électrique, de planches gyroscopiques électriques, de rollers électriques; logiciels téléchargeables proposant la collecte et la gestion de données pendant l’utilisation des moyens de transport terrestres contestés sont tous des logiciels plus ou moins étroitement lié à la mobilité tout comme le sont les logiciels d’aide à l’administration, à l’organisation et à la gestion de flottes ou de stocks de véhicule automobiles de l’opposante. De tels produits en plus d’avoir la même nature ont ainsi également la même finalité globale et visent potentiellement les mêmes consommateurs à travers les mêmes points de vente. Par ailleurs lesdits produits sont habituellement produits par les mêmes entreprises. Dès lors les produits litigieux sont à tout le moins similaires.

Produits contestés dans la classe 12
Les véhicules terrestre à moteur; appareils de locomotion par terre; bicyclettes; bicyclettes électriques; bicyclettes à assistance électrique; bicyclettes à pédalage assisté; moyens de transport; trottinettes [véhicules]; vélomoteurs; smartboards; hoverboards; véhicules électriques; moyens de transport électriques; bicyclettes au pédalage électriquement assisté; trottinettes électriques; cyclomoteurs électriques; skate à roulette électrique; planches gyroscopiques électriques; hoverboard électriques; bicyclettes électroniques; rollers électriques contestés et les produits et services de l’opposante en classes 9 et 35 sont différents. En effet, ces produits et services n’ont pas les mêmes natures ni les mêmes finalités, en outre, leurs méthodes d’utilisation sont très différentes. Par ailleurs, ils satisfont des besoins différents des consommateurs et proviennent d’entreprises différentes. Ils sont également habituellement distribués via des points de vente différents. Enfin, de tels produits et services ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Services contestés dans la classe 35
Les service de gestion commerciale d’une flotte de véhicules destinée à la location par les entreprises; service de gestion de flotte de transports privée

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pour entreprise contestés sont à tout le moins similaires à un faible degré aux services gestions de fichiers informatiques concernant des véhicules automobiles et des réseaux de distribution de véhicules automobiles de l’opposante. En effet, de tels services visent les mêmes consommateurs et proviennent généralement des mêmes entreprises.
Services contestés dans la classe 39
Les services de logistique en matière de transport pour entreprise; location de véhicules à moteur et de véhicules électriques; réservation pour la location de véhicules à moteur ou de véhicules électriques; services d’une agence de réservation pour la location de voitures; mise à disposition d’informations en matière de services de location de voitures; services d’organisation de transport; services de réservation de transport; services d’information, de conseil et de réservation relatifs aux transports; organisation, mise au point, réservation de places et réservation de déplacements; services de positionnement et définition de trajectoires; audit en matière de mobilité; mise à disposition d’un site web proposant des informations en matière de services mobilités; mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations concernant l’optimisation de la mobilité et du transport; mise à disposition d’informations via un site web, à savoir d’informations en matière de services de gestion de transport; mise à disposition d’informations via un site web d’information et de partage de données en matière de planification, de coordination et de suivi du transport de personnes et de moyens de transport contestés sont des services liés au transport qui n’ont donc aucun lien avec les produits et services de l’opposante en classes 9 et 35. Leurs natures, finalités et méthodes d’utilisation sont différentes. Par ailleurs, mêmes s’ils peuvent viser les mêmes consommateurs, lesdits produits et services satisfont des besoins différents, ils ne proviennent habituellement pas des mêmes entreprises et ne sont pas distribués via les mêmes points de vente. Enfin, de tels produits et services ne sont ni complémentaire ni en concurrence. Dès lors, ils sont différents.

Services contestés dans la classe 42
Les service de plateforme de mobilité intelligente (Plateforme en tant que service [PaaS]); conception et développement de logiciels de logistique; mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables de gestion et de réservation en matière de transport; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de gestion et de suivi de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules contestés sont similaires aux logiciels d’aide à l’administration, à l’organisation et à la gestion de flottes ou de stocks de véhicule automobiles de l’opposante dans la classe 9 dès lors qu’il existe un lien étroit entre eux. Ainsi, les produits et services en cause, en plus de viser le même public et de provenir des mêmes entreprises, ils sont complémentaires, en ce sens que l’un est essentiel, indispensable à l’autre.

Les services de surveillance et compte rendu électroniques de données de transport par le biais d’ordinateurs ou de capteurs; logiciel-service [SaaS]; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la comparaison de coûts de transport; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant la réalisation de contrôles de sécurité de véhicules, de flottes de véhicules et de conducteurs de véhicules; mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables de cartographie en temps réel pour le suivi de véhicules et de personnes contestés sont

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similaires aux logiciels de collecte, d’indexation, de classement, de stockage et d’archivage de données et d’informations relatives à des véhicules automobiles de l’opposante. En effet, les produits de l’opposante sont nécessaires au fonctionnement des services contestés, de sorte qu’ils sont complémentaires, ils visent également le même consommateur et sont généralement fournis par les mêmes entreprises.

Les services de mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant l’accès à un espace de vente de véhicules contestés sont similaires aux logiciels pour l’administration, l’organisation et la gestion de la vente et de la location de véhicules automobiles de l’opposante dans la classe 9. En effet, lesdits produits et services sont complémentaires, étant donné qu’ils sont indispensables l’un à l’autre, en plus de viser le même public et de provenir des mêmes entreprises.

b) Les signes
STARFLEET
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

En l’espèce, les signes coïncident pleinement par leur élément verbal unique « STARFLEET », qui semble n’avoir pas de signification dans son ensemble. Néanmoins, même dans l’hypothèse où un sens descriptif, ou non distinctif, serait attribué à ce mot, cela n’aurait aucun impact dans le cas présent. À cet égard, le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes n’est pas pertinent dès lors qu’ils sont identiques dans les deux marques et que les signes se différencient uniquement par la stylisation de l’élément verbal du signe contesté, qui ne détournera pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal en tant que tel.
Il s’ensuit que les signes sont visuellement quasi-identiques, phonétiquement identiques et conceptuellement également identiques, si une signification est véhiculée par l’élément commun « STARFLEET » ou, si ce n’est pas le cas, l’aspect conceptuel n’aura pas d’influence sur cette appréciation.

c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de

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similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits et services sont en partie à tout le moins similaires à un faible degré et en partie différents. Les signes sont quasiment identiques sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Cette quasi-identité entre les signes implique que les consommateurs, indépendamment de la question de savoir si l’élément verbal identique « STARFLEET » sera perçu comme véhiculant un concept, ne seront pas en mesure de les distinguer. Cette conclusion resterait valable même si le caractère distinctif de l’élément commun (et de la marque antérieure dans son ensemble) était très faible et indépendamment du degré d’attention du public pertinent lors de l’achat des produits concernés.

Par conséquent, à la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire pertinent et que l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 6 400 501. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.

Les autres produits et services contestés sont différents. Étant donné que la similitude des produits et services est une condition nécessaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne peut être accueillie. L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :

marque française n° 98 719 780 « STAR FLEET » (marque verbale)
marque internationale désignant l’Autriche, Benelux, Espagne, Italie, et Portugal n° 872 768 « STAR FLEET » (marque verbale)
Étant donné que ces marques sont soumises à usage et que, à la suite de l’examen des preuves soumises par l’opposante, l’usage a été prouvé pour une gamme plus étroite de services, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En effet, la limitation des services de gestion de fichiers informatiques de la marque de l’Union européenne aux services de gestion de fichiers informatiques concernant des véhicules automobiles et des réseaux de distribution de véhicules automobiles n’a pas d’effet sur la comparaison et notamment sur le fait que les produits et services restants sont différents. Il n’existe dès lors pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits et services.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

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Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.

L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’opposition
Marine DARTEYRE Cindy BAREL Martina GALLE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.