EUIPO, 8 septembre 2025, n° 000065059

EUIPO 8 septembre 2025

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 8 sept. 2025, n° 000065059
Numéro(s) :	000065059
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR, Article 60(1)(a) EUTMR, Article 8(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	Annulation rejetée
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Texte intégral

Ce texte a été traduit à l'aide de l'intelligence artificielle et peut contenir des erreurs.

DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 65 059 (NULLITÉ)
Desa Unicum, ul. Piękna 1A, 00-477 Varsovie, Pologne (requérante), représentée par Dominika Strupiechowska, ul. Tamka 16/56, 03-984 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Desa Dziela Sztuki I Antykisp. Z O.O., ul. Floriánska 13, 31-019 Cracovie, Pologne (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Kancelaria Patentowa D^r W. Tabor Sp.J., Ul. Mazowiecka 28a/8-9, 30-019 Cracovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 08/09/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est rejetée dans son intégralité.

2. La requérante supporte les dépens, fixés à 450 EUR.

MOTIFS
Le 15/03/2024, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne n° 3 609 005 DESA (marque verbale) (la marque de l’UE), déposée le 14/01/2004 et enregistrée le 07/07/2005. La demande vise tous les services couverts par la marque de l’UE, à savoir:

Classe 35: Regroupement, pour le compte de tiers, d’œuvres d’art, d’antiquités, de peintures, d’œuvres d’art graphique, de sculptures, de pièces de monnaie, de médailles, de distinctions, d’objets d’artisanat, d’art moderne, d’objets de ventes aux enchères d’œuvres d’art, de tapis, de bijoux, d’horloges, d’armes anciennes, permettant aux clients de visualiser et d’acheter commodément ces produits; assistance et évaluation d’opinions dans les services d’établissements pour magasins dédiés à l’art, aux ventes aux enchères d’œuvres d’art et aux antiquités; promotion des ventes pour des tiers. Classe 41: Organisation d’expositions à des fins culturelles, organisation et conduite de symposiums, de conventions, de conférences, de discussions liées à l’art et aux antiquités. La demande est fondée sur la marque figurative polonaise R. 195131
et la marque figurative polonaise R.196153

Décision d’annulation n° C 65 059 Page 2 sur 26
Le demandeur a invoqué l’article 59, paragraphe 1, sous b), EUTMR et l’article 60, paragraphe 1, sous a), EUTMR en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’argumentation du demandeur
Mauvaise foi
Contexte du litige
Dans sa première série d’observations, le demandeur commence par exposer l’historique de la marque originale DESA. Une entreprise d’État dénommée «DESA – Œuvres d’art et antiquités» («SE DESA») a été créée le 03/04/1950 sur ordre du ministre de la Culture et de l’Art de la République populaire de Pologne, comme il ressort de la pièce 1. L’activité de SE DESA a prospéré dans les années 1970, lorsque la société possédait 60 galeries et magasins d’antiquités dans tout le pays et que son monopole sur le commerce de l’art a duré jusqu’en 1974, date à laquelle la loi sur le commerce et certains autres types d’activités des unités de l’économie non socialisée a été introduite en Pologne. Cette loi a entraîné l’ouverture des premières galeries d’art privées et commerciales en Pologne.

La forme juridique et la structure de SE DESA ont fait l’objet de plusieurs modifications au cours de la transformation politique qui a eu lieu en Pologne au début des années quatre-vingt-dix. SE DESA a été divisée en une branche centrale, «Desa Warszawska», et des unités municipales, «Desa Krajowa».
Par la suite, Desa Warszawska a conclu le 22/08/1991 un accord avec DESA SA qui réglementait les aspects financiers de la division ainsi que les conditions d’utilisation de la désignation «DESA» par Desa Warszawska. En vertu de cet accord, il a été convenu (article 4) que Desa Warszawska, après sa séparation, serait autorisée à utiliser la marque verbale «DESA – Dzieła Sztuki i Antyki» conjointement avec la désignation de sa zone d’activité. Le 31/08/1991, l’ordonnance du ministre de la Culture et de l’Art relative à la division de SE Desa en «Desa Warszawska» et «Desa Krajowa» a été publiée et SE DESA a officiellement cessé d’exister. L’ordonnance n’indiquait pas le successeur légal des actifs de SE DESA liquidée.

Le 05/06/1992, l’Office polonais de la propriété intellectuelle a rendu la décision d’enregistrement de la marque originale DESA R.069438. La décision désignait SE DESA comme titulaire de la marque, laquelle n’existait cependant plus à cette date.

En 1997, Desa Warszawska et Desa Krajowa (désormais des sociétés privées) ont toutes deux déposé des demandes analogues auprès de l’office polonais afin de modifier la titularité de la marque originale DESA, accordant la propriété aux deux sociétés susmentionnées.

DESA Warszawska sp. z o.o., a été privatisée en 1998 et a ensuite fusionné avec une maison de ventes aux enchères appelée «Unicum», qui a été créée à Varsovie en 1988. La maison de ventes aux enchères Unicum a été la première société privée à organiser systématiquement des ventes aux enchères publiques d’œuvres d’art dans la Pologne d’après-guerre. À la suite de cette fusion, DESA Unicum sp. z o.o., basée à Varsovie, a été créée.

Décision d’annulation nº C 65 059 Page 3 sur 26
Le 02/04/1998, l’office polonais a refusé les modifications à l’enregistrement de la marque DESA originale demandées par les deux sociétés susmentionnées. Les deux sociétés ont fait appel.

Le 15/04/1998, les deux sociétés se sont réunies afin de décider conjointement de la suite des procédures concernant la marque DESA originale et de discuter des solutions possibles qui étaient disponibles en droit polonais à cette époque, notamment en ce qui concerne la copropriété de la marque DESA originale et son usage parallèle. Le résultat de cette réunion peut être résumé comme suit :

les deux sociétés étaient conscientes que l’expiration de la protection de la marque DESA originale pouvait constituer une menace pour leur activité ;

les deux sociétés étaient intéressées par le réenregistrement de la marque « DESA » pour elles-mêmes ;

les deux sociétés ont reconnu les droits de l’une et de l’autre d’utiliser la marque « DESA ».

Les sociétés ont décidé qu’une tentative d’enregistrement de la marque « DESA » originale au profit des deux sociétés en tant que copropriétaires serait trop risquée, et que la meilleure solution serait que l’une des parties se retire de la demande de réenregistrement de la marque pour son propre compte, en échange de la réception des droits les plus étendus d’utilisation concurrente de la marque « DESA ».

En conséquence, Desa Unicum sp. z o.o. et le titulaire de la marque de l’UE ont décidé que Desa Unicum sp. z o.o. se retirerait de la demande de réenregistrement de la marque DESA originale pour elle-même. Il est important de noter que le droit polonais de l’époque n’autorisait pas la copropriété d’une marque.

En 1999, les sociétés ont conclu un premier accord selon lequel le droit à la marque DESA originale devait être transféré au titulaire de la marque de l’UE. Cependant, la réalité était qu’aucune des parties n’était légalement titulaire de cette marque. Néanmoins, l’accord a confirmé au paragraphe 1 l’intérêt des deux parties à empêcher l’expiration de la marque DESA originale et l’utilisation ininterrompue du signe « DESA » dans les activités des deux sociétés. L’accord comprenait également une obligation pour le titulaire de la marque de l’UE d’accorder une licence au demandeur pour utiliser la marque DESA avec l’ajout distinctif « UNICUM ». En fin de compte, l’accord n’a pas eu l’effet escompté étant donné que l’office polonais a refusé d’enregistrer le titulaire de la marque de l’UE comme propriétaire de la marque DESA originale.

Le 21/08/2001, les sociétés ont conclu un deuxième accord sur les conditions de protection et d’utilisation de la marque verbale « DESA R.69438 ». La conclusion de l’accord a eu lieu avant que l’Office polonais des brevets ne rende sa décision finale de refuser d’enregistrer le titulaire de la marque de l’UE comme entité titulaire de la marque DESA originale. L’accord a reconnu que les deux parties avaient le droit d’utiliser la désignation DESA dans leurs activités et que les deux parties étaient intéressées à empêcher l’expiration de la marque DESA originale. L’accord a également confirmé l’intention du titulaire de la marque de l’UE d’accorder à « Desa Unicum » une licence pour utiliser le signe DESA avec l’ajout de « UNICUM ».

Par la suite, l’Office polonais des brevets a conclu qu’aucun des accords susmentionnés n’avait d’effet juridique étant donné qu’aucune des sociétés ne détenait le droit à la marque DESA originale. Par conséquent, aucune des sociétés n’était habilitée à transférer le droit à la marque DESA originale. En outre, le

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Le PPO a déclaré que le droit sur la marque DESA originale avait expiré le 02/07/2000.

Ultérieurement, chacune des parties a déposé et enregistré ses propres demandes de marque concernant le signe DESA auprès du PPO.

Le demandeur a déposé:

Marque figurative R. 195131 pour une large gamme de produits et services.

Marque figurative R.196153 pour une variété de services.

Le titulaire de la MUE a déposé:

Marque figurative R. 191961 pour une gamme de produits et services.

Marque figurative R. 193002 pour une gamme de produits et services.

Au moment où le titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée le 14/01/2004, les deux parties exerçaient leurs activités en Pologne, liées à la vente d’antiquités et d’œuvres d’art, en utilisant l’élément DESA dans leurs dénominations sociales et pour désigner des produits et services, et ce depuis plus de 10 ans.

En 2016, DESA Unicum sp. z o.o. a été transformée en DESA S.A. avec le transfert simultané des activités de vente aux enchères à DESA Unicum – Dom Aukcyjny sp. z o. o. suite à la transaction de transfert d’une partie organisée de l’entreprise («OPE»).

Par la suite, DESA Unicum – Dom Aukcyjny sp. z o. o. a changé de nom pour devenir DESA Unicum sp. z o. o. en 2017, et un an plus tard, elle a été transformée en société anonyme – DESA Unicum S.A. (le demandeur).

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Suite à l’accord conclu en 2016 et au transfert des activités de vente aux enchères et de commerce d’œuvres d’art à DESA Unicum – Dom Auction sp. z o. o. (ci-après : Desa Unicum sp. z o.o. et DESA Unicum S.A.), la requérante est devenue le successeur légal d’une partie de l’entreprise DESA S.A., notamment en ce qui concerne les marques :

(a) la marque figurative « desa » – R.195131 (b) la marque figurative « desa UNICUM » R.196153.

Mauvaise foi de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne
La requérante fait valoir que les conditions pour constater la mauvaise foi sont remplies.

Identité ou similitude des signes
La marque de l’Union européenne contestée et les deux marques susmentionnées détenues par la requérante sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires.

Connaissance de l’usage d’un signe identique ou similaire
Au moment du dépôt de la marque de l’Union européenne contestée, le titulaire de la marque de l’Union européenne avait clairement connaissance de l’usage par la requérante de la marque « DESA ». Cette connaissance est due à la fois aux liens historiques entre les parties et au fait que la requérante exerçait ses activités en utilisant le domaine www.desa.pl. La marque « DESA Unicum » était clairement visible sur ce site web pendant au moins trois ans avant le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée. La requérante organisait également des expositions et des ventes aux enchères qui étaient annoncées publiquement. Ces événements étaient également promus sur des sites web de tiers.

Intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’Union européenne
La requérante fait valoir que le titulaire de la marque de l’Union européenne a utilisé la marque de l’Union européenne contestée (dont l’enregistrement n’a pas été consulté avec Desa Unicum sp. z o.o.) pour mener des activités préjudiciables visant à nuire à la réputation des sociétés du groupe DESA, y compris la société DESA S.A. (opérant précédemment sous les noms : Desa Warszawska sp. z o.o., Desa Unicum sp. z o.o.), en signalant dans les médias publics l’utilisation prétendument illégale des marques DESA par ces sociétés malgré le fait que les sociétés du groupe DESA possèdent des marques enregistrées contenant l’élément verbal « DESA » (dont deux ont été déposées auprès du PPO avant la demande de marque contestée et enregistrées avec succès).

De l’avis de la requérante, la demande de marque de l’Union européenne contestée en 2004 a été faite délibérément et avec une intention malhonnête, en raison de la possibilité limitée pour Desa Unicum sp. z o.o. de prendre connaissance de l’enregistrement, étant donné qu’à cette époque, les enregistrements de marques communautaires n’étaient pas populaires parmi les entrepreneurs polonais puisque l’adhésion de la Pologne à l’UE n’a eu lieu que le 01/05/2004.

Selon la requérante, il existait un accord de coexistence tacite entre les parties et la seule solution équitable aurait été une demande conjointe pour la marque verbale « DESA ». À défaut, le titulaire de la marque de l’Union européenne aurait dû conclure un accord de coexistence avec la requérante étant donné que les deux parties avaient droit à la marque. La monopolisation secrète de la marque verbale « DESA » au seul bénéfice d’une seule entreprise doit être considérée comme de la mauvaise foi.

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Actuellement, à titre de preuve supplémentaire de son intention malhonnête, le titulaire de la marque de l’UE entreprend un certain nombre d’actions visant le demandeur et d’autres entités appartenant au groupe de capital du demandeur, notamment :

Dépôt d’une action en justice datée du 28/09/2023 devant le Tribunal arbitral pour les noms de domaine internet de la Chambre polonaise des technologies de l’information et des télécommunications en relation avec l’utilisation par le demandeur du nom de domaine desa.pl. Pendant une période de 25 ans, le titulaire de la marque de l’UE n’a soulevé aucune objection concernant l’utilisation du nom de domaine desa.pl par des entités du groupe DESA. En fait, le nom de domaine « desa.pl » a été enregistré le 22/12/1998 par DESA Unicum sp. z o. o. et a été utilisé par cette société jusqu’en 2016, date à laquelle ce nom de domaine a été transféré au demandeur.

Dépôt le 02/06/2023 d’une demande en déclaration de nullité de la marque « Desa Unicum » R.311060 enregistrée auprès de l’Office polonais des brevets
- en tant que fondement de la nullité de la marque « Desa Unicum » appartenant au demandeur.

Dépôt en 2021 d’une demande en déclaration de nullité de la marque « Desa MODERN » R.307278 enregistrée auprès du PPO par une société affiliée du demandeur – Desa Modern S.A.

Dépôt le 31/05/2023 d’une demande en déclaration de nullité de la marque de l’UE « Desa Unicum » nº 018124207 enregistrée auprès de l’EUIPO par le demandeur.

Actions déloyales visant à nuire à la réputation de la société affiliée du demandeur – DESA S.A. dans le contexte des informations sur une offre publique initiale (IPO) prévue afin de décourager les investisseurs potentiels, ce qui aurait pu causer un préjudice financier important à DESA S.A. Un exemple frappant de cette action a été les déclarations de la Présidente du Conseil d’administration du titulaire de la marque de l’UE, M^me Małgorzata Lalowicz, présentées dans l’article intitulé « Desa divise Cracovie et Varsovie » publié dans l’édition papier du magazine « Parkiet – Dziennik Giełdy i Inwestorów » le 29/11/2021 et dans l’onglet « Commerce et consommation » du site web www.arkiet.com le même jour.

Le titulaire de la marque de l’UE a envoyé des demandes aux sociétés du groupe DESA pour le paiement de créances monétaires infondées. Le 10/03/2022, le titulaire de la marque de l’UE a envoyé à la société affiliée du demandeur, Desa S.A., une mise en demeure de paiement et de cessation des violations dans laquelle il a ouvertement exigé le paiement d’un montant de 1 000 000 PLN (sic !) pour le préjudice allégué (et non divulgué dans la demande). En outre, le titulaire de la marque de l’UE a formulé des demandes similaires à l’égard d’un certain nombre de sociétés appartenant au groupe de capital dans lequel la société holding DESA S.A. détient des participations (y compris le demandeur), leur réclamant le paiement de montants qui dépassent de loin tout calcul rationnel.

Nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
Le demandeur est titulaire de deux marques polonaises antérieures, à savoir :

Décision en matière de nullité nº C 65 059 Page 7 sur 26
Marque figurative R. 195131 pour une large gamme de produits et services.

Marque figurative R.196153 pour une variété de services.

Compte tenu de la similitude entre ces marques et la MUE contestée, il existera un risque de confusion et la MUE contestée, « DESA », devrait être déclarée nulle.

La requérante a déposé les pièces suivantes à l’appui de ses arguments. Il convient de noter que la requérante a demandé que les données commerciales soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation décrira ces preuves uniquement en termes très généraux sans divulguer de telles données :

Pièce 1 : Arrêté du ministre de la Culture et de l’Art du 03/04/1950
Pièce 2 : Extrait du registre des marques du PPO pour la marque originale DESA
Pièce 3 : Accord de division de SE Desa daté du 22/08/1991
Pièce 4 : Ordonnance du ministre de la Culture du 31/08/1991
Pièce 5 : Décision d’enregistrement de « DESA » R.069438
Pièce 6a : Demande de DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o. de modification du registre des marques
Pièce 6b : Demande de DESA Warszawska sp. z o.o. de modification du registre des marques
Pièce 7 : Décisions du PPO refusant d’apporter les modifications à l’inscription au registre des marques pour la marque originale DESA
Pièce 8 : Rapport de mission du 15/04/1998 à « DESA » – Réunion à Cracovie concernant la marque « desa » préparé par le conseil en brevets Elżbieta Szcześniak-Tymińska
Pièce 9 : L’accord daté du 21/07/1999
Pièce 10 : L’accord du 21/08/2001 « sur les conditions de protection et d’utilisation de la marque verbale “DESA” R.69438 »
Pièce 11 : Extrait du registre des marques du PPO pour « DESA » R. 195131 et extrait de la base de données TMView
Pièce 12 : Extrait du registre des marques du PPO pour « DESA Unicum » R. 196153 et extrait de la base de données TMView
Pièce 13 : Extrait du registre des marques du PPO pour « DESA » R. 191961 et extrait de la base de données TMView
Pièce 14 : Extrait du registre des marques du PPO pour « DESA Dzieła Sztuki i Antyki » R. 193002 et extrait de la base de données TMView
Pièce 15 : L’accord de transfert d’une partie organisée de l’entreprise du 01/12/2016
Pièce 15a : Annexe à l’accord de transfert d’une partie organisée de l’entreprise du 01/12/2016 – liste des marques

Décision d’annulation n° C 65 059 Page 8 sur 26
Pièce 16: Capture d’écran du résultat desa.pl sur le site web WHOIS https://www.dns.pl/whois
Pièce 17: Captures d’écran et liens vers les résultats de Waybackmachine pour desa.pl
Pièce 18: Captures d’écran et liens vers les résultats de Waybackmachine pour desa.pl – onglet: «Auctions and exhibitions» (PL: Aukcje i wystawy»)
Pièce 19: Captures d’écran et liens vers les résultats de Waybackmachine pour artinfo.pl
Pièce 20: Demande auprès de la Cour d’arbitrage pour les noms de domaine internet de la Chambre polonaise des technologies de l’information et des télécommunications du 28/09/2023
Pièce 21: Demande en déclaration de nullité de la marque «Desa Unicum» R.311060
Pièce 22: Demande en déclaration de nullité de la marque «Desa Modern» R.307278
Pièce 23: Demande en déclaration de nullité de la marque de l’Union européenne «Desa Unicum» n° 18 124 207
Pièce 24: Photocopie de l’article «Desa divise Cracovie et Varsovie» publié le 29/11/2021 dans le magazine «Parkiet – Dziennik Giełdy i Inwestorów»
Pièce 25: Impression du site web contenant l’article publié le 29/11/2021 à l’adresse https://www.parkiet.com/Handel-i-konsumpcja/311299983- Desa-dzieli-Krakow-i-Warszawe.hłml du 22/04/2022
Pièce 26: La mise en demeure de cesser les violations du 07/09/2021
Pièce 27: Demandes de paiement et lettres de mise en demeure du 10/03/2022 adressées à DESA S.A. (27 a), DESA Unicum S.A. (27 b) et demandes de paiement et lettres de mise en demeure du 14/03/2022 adressées à DESA Modern S.A. (27 c), DESA Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i ASI S.K.A. (27 d), DESA Investment sp. z o.o. (27 e), DESA Finance sp. z o.o. (27 f), DU5 Sp. z o. o. (27 g)
Pièce 28: Confirmation du paiement de la taxe de la demande en déclaration de nullité de la marque de l’Union européenne
Pièce 29: Copie de la procuration
Dans sa deuxième série d’observations, la requérante réitère en grande partie tous ses arguments précédents.

En outre, la requérante rejette les allégations de la titulaire de la marque de l’Union européenne selon lesquelles le droit sur la marque originale DESA aurait été transféré à la titulaire de la marque de l’Union européenne en tant que successeur légal. Selon la requérante, la titulaire de la marque de l’Union européenne fait erronément référence à un fragment du «Rapport de transfert et de reprise de l’entreprise d’État liquidée «Desa krajowa» à Cracovie» se référant à la «dénomination sociale, aux signes et autres marques qui individualisent l’entreprise» qui ne sont pas les mêmes que les marques qui, en fait, sont utilisées pour désigner les produits et services utilisés par les entrepreneurs. Cela a été confirmé en outre par le PPO qui a conclu que les accords de 1999 et 2001 n’avaient aucun effet juridique étant donné qu’aucune des sociétés ne détenait les droits sur la marque originale DESA et, par conséquent, aucune société ne pouvait céder le droit sur la marque originale DESA à l’autre société.

Concernant les accords de 1999 et 2001, la requérante souligne que ceux-ci ont été conclus uniquement dans le but de préserver les droits exclusifs sur la marque antérieure. Les accords n’avaient pas pour but de réglementer les principes généraux d’utilisation de la désignation «DESA». Les allégations selon lesquelles la requérante aurait utilisé les marques «Desa Unicum» parce qu’elle adhérait aux accords sont également fausses. L’utilisation du mot «Unicum» dans les marques de la requérante résultait de

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la fusion avec une autre société qui incluait « Unicum » dans sa dénomination. En outre, la requérante et les sociétés du groupe de la requérante utilisent le domaine « www.desa.pl » depuis le 22/11/1998 et il était donc déjà évident que la requérante et ses sociétés affiliées utilisaient des désignations « Desa » et pas seulement « Desa Unicum ».

La requérante fait largement référence à un jugement rendu par la Cour d’arbitrage pour les litiges relatifs aux noms de domaine Internet auprès de la Chambre polonaise des technologies de l’information et des télécommunications en date du 23/10/2024. Selon la requérante, les principales conclusions du jugement sont les suivantes :

- La désignation « DESA » a été historiquement utilisée par les deux parties pour signifier un patrimoine commun dans le domaine du commerce de l’art et de la préservation culturelle ;

- Les deux parties ont, pendant des décennies, opéré en vertu de l’entente implicite selon laquelle « DESA » représente un héritage collectif, profondément enraciné dans le contexte historique et culturel du marché de l’art polonais ;

- Le nom « DESA » n’est pas seulement une marque commerciale mais un terme historique profondément ancré dans le paysage culturel et artistique polonais, les deux parties contribuant à sa réputation et à sa reconnaissance ;

- Les deux accords datés de 1999 et 2001 concernaient uniquement la marque R.069438 et le but de la conclusion de l’accord de 1999 était d’entreprendre des actions conjointes pour empêcher l’expiration du droit de protection de la marque R.069438 (voir § 1 de l’accord de 1999 et § 1 du règlement de 2001) ;

- Le transfert du droit de protection de la marque Desa R.069438 constituait l’élément fondamental de l’accord conclu et cette hypothèse s’est également reflétée dans les actions ultérieures des parties et de leurs prédécesseurs, car les deux parties (ainsi que les entités qui leur sont affiliées) ont utilisé et continuent d’utiliser la désignation « Desa » sous diverses formes depuis de nombreuses années.

Par conséquent, le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée par le titulaire de la marque de l’Union européenne constituait une tentative délibérée de s’approprier un actif partagé, contrairement aux principes énoncés dans des affaires telles que Gruppo Salini (11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372) et Simca (08/05/2014, T-327/12, Simca, EU:T:2014:240). Les actions du titulaire de la marque de l’Union européenne manquaient de justification commerciale, car le dépôt de la marque de l’Union européenne contestée n’était accompagné d’aucun investissement substantiel, développement ou innovation qui justifierait des droits exclusifs. Cela reflète les conclusions de l’arrêt de la Cour de justice, à savoir TARGET VENTURES (28/10/2020, T-273/19, TARGET VENTURES, ECLI:EU:T:2020:510) et MONOPOLY (21/04/2021, T-663/19, Monopoly, EU:T:2021:211, §43)), où les demandes respectives qui avaient été déposées uniquement pour bloquer des concurrents ou affirmer un contrôle sur des actifs communs ont été considérées comme des actes de mauvaise foi.

La requérante a déposé les pièces suivantes à l’appui de ses arguments :

- 1A. Jugement de la Cour d’arbitrage pour les litiges relatifs aux noms de domaine Internet auprès de la Chambre polonaise des technologies de l’information et des télécommunications en date du 23/10/2024 (version originale en polonais)
- 1B. traduction en anglais du jugement de la Cour d’arbitrage pour les litiges relatifs aux noms de domaine Internet auprès de la Chambre polonaise des technologies de l’information et des télécommunications en date du 23/10/2024.

L’affaire pour le titulaire de la marque de l’Union européenne

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Antécédents du litige
Dans sa première série d’observations, le titulaire de la marque de l’UE fait valoir que l’historique des deux sociétés présenté par la requérante est inexact. Bien que le titulaire de la marque de l’UE et la requérante proviennent de la même entreprise d’État, seul le titulaire de la marque de l’UE en est le successeur légal.

Par décision du ministre de la Culture et de l’Art, en date du 31/08/1991, l’entreprise d’État DESA Dzieła Sztuki i Antyki a été scindée en deux entités distinctes:

1) DESA KRAJOWA ayant son siège social à Cracovie (DESA Nationale/Centrale)
2) DESA Warszawska ayant son siège social à Varsovie (DESA Varsovie).

«Desa Warszawska» n’a repris que la succursale de Varsovie ainsi que ses ressources financières, tandis que «Desa Krajowa» a repris tous les actifs restants, c’est-à-dire le département de Silésie, le département de Sopot, le département de Cracovie et le Bureau du commerce extérieur. La succursale centrale n’a pas été attribuée à DESA Warszawska (comme la requérante l’a indiqué à tort) mais à DESA KRAJOWA – qui est l’ancienne entité du titulaire de la marque de l’UE. Les pièces nºs 3 et 4 soumises par la requérante le prouvent clairement.

Le 01/05/1997, par décision du voïvode de Cracovie aux fins de privatisation, «DESA KRAJOWA» a été liquidée. Le 08/05/1997, un accord sur le transfert de biens du Trésor public pour usage onéreux a été signé, ce qui a conduit au transfert de l’entreprise au sens de l’article 55¹ du code civil polonais à Desa Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o. o. (le titulaire de la marque de l’UE), en septembre 2005.

Par l’accord sur le transfert de biens du Trésor public pour usage onéreux du 8/05/1997, il y a eu un transfert d’entreprise au sens de l’article 55¹ du code civil polonais pour usage onéreux à l’entité dénommée DESA Dzieła Sztuki i Antyki Desa Sp. z o. o. basée à Cracovie (le titulaire de la marque de l’UE). Conformément au point 3 du protocole de transfert – acceptation d’une entreprise liquidée, «le cédant transfère et le cessionnaire accepte un ensemble d’actifs corporels et incorporels au sens de l’article 55¹ du code civil, tout ce qui faisait partie de l’entreprise d’État liquidée «Desa Krakowa» au 30 avril 1997, en particulier: la dénomination sociale, les enseignes et autres signes individualisants (…)». L’accord de mise à disposition du Trésor public pour usage onéreux a été conclu pour une période de 10 ans et prévoyait que «la propriété de l’entreprise d’État liquidée peut être transférée avant l’expiration de la période susmentionnée, à condition que le montant dû pour l’utilisation de l’entreprise soit payé à l’avance». Par l’accord de transfert de propriété de l’entreprise du 28/09/2005, Desa Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o. o. (le titulaire de la marque de l’UE) est devenue propriétaire de l’entreprise liquidée au sens de l’article 55¹ du code civil. Puis, en septembre 2005, DESA KRAJOWA a été transférée à Desa Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o. o. (le titulaire). En résumé, Desa Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.

o. à Cracovie était et est la continuation légale de l’ancienne entreprise d’État. Il est clair que les marques font partie des biens acceptés d’une entreprise liquidée. Par conséquent, malgré les allégations contraires de la requérante, la marque verbale R.069438 «DESA» a également été transférée au titulaire de la marque de l’UE.

Le titulaire de la marque de l’UE souligne ensuite que l’entreprise d’État «Desa Warszawska» a fonctionné entre 1991 et 1999 et a été créée à partir de la

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Succursale de Varsovie de l’entreprise d’État « DESA » Dzieła Sztuki I Antyki, puis a fusionné avec Dom Aukcyjny « Unicum ». Depuis 1999, elle a opéré sous le nom de DESA Unicum Sp. z o. o. avec son siège à Varsovie, puis sous le nom de DESA Unicum S.A. (la requérante).

Dans l’accord conclu entre les parties en 2001, où l’utilisation de la marque verbale polonaise R.069438 'DESA’ était réglementée, il est confirmé que la requérante n’a pas droit à l’élément verbal 'DESA'. En outre, les parties ont coexisté pacifiquement pendant plus de 20 ans en utilisant des signes différents – la requérante utilisant 'DESA Unicum’ et le titulaire de la marque de l’UE utilisant 'DESA'. Ce n’est qu’après 20 ans que la requérante a décidé de contester cet accord.

Il convient de mentionner qu’au moment de la signature de l’accord en 2001 avec la requérante, le titulaire de la marque de l’UE avait déjà conclu l’accord du 08/05/1997 concernant le transfert d’entreprise et avec la connaissance des deux parties qu’après quelques années, le titulaire de la marque de l’UE reprendrait la société liquidée avec tous les droits de propriété industrielle, ce qui a finalement eu lieu en 2005. Ces circonstances étaient déjà connues en mai 1997. En outre, comme le stipulait le protocole de transfert, le transfert concernait tous les bénéficiaires et actifs à compter du 30/04/1997.

Alors que la requérante invoque l’accord susmentionné, elle en conteste en même temps la validité. Cependant, la validité de l’accord de 2001 a été récemment confirmée par le jugement du tribunal de district de Varsovie, Division de la propriété intellectuelle, du 08/02/2024, réf. dossier : XXII GW 537/22, joint en annexe 5. Un extrait de ce jugement se lit comme suit :

« Il a également été établi que DESA Dzieła Sztuki i Antyki spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ayant son siège social à Cracovie, ne s’oppose pas à l’utilisation par DESA UNICUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ayant son siège social à Varsovie, de la marque verbale DESA avec l’ajout « UNICUM » et qu’après le transfert du droit exclusif y afférent, elle lui accordera une licence exclusive temporaire illimitée pour utiliser la marque en question dans les activités de la société avec l’ajout UNICUM et dans les marques avec le même ajout (§ 4). »
À partir de 2016, la requérante a entrepris une série de démarches qui conduiraient à la dilution de la marque DESA du titulaire de la marque de l’UE, à savoir :

1. En février 2016, la requérante a déposé la marque figurative DESA Unicum Z.452531 auprès de l’Office polonais des brevets.

2. En décembre 2016, la requérante a envoyé au titulaire de la marque de l’UE une lettre lui demandant de cesser d’utiliser le logo DESA. Cela était surprenant étant donné que l’accord de 2001 avait été respecté pendant tant d’années.

3. En 2017, la requérante a changé le nom de la société de DESA Unicum S.A. en DESA S.A.

4. La requérante a déposé des demandes ultérieures de marques contenant l’élément 'DESA’ avec diverses caractéristiques distinctives, comme suit :

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- R.345423 déposée le 25/01/2021
.. – - R.359271 déposée le
18/07/2017 .

- marque verbale 'DESA Living’ déposée le 23/05/2016.

- MUE 018124207, déposée le 12/09/2019 au nom de DESA Unicum.

En outre, le titulaire de la MUE souligne qu’il est titulaire de la marque 'DESA’ avec la priorité la plus ancienne, à savoir R.191961 déposée le 15/04/1998. La requérante possède une marque – qui a été déposée quelques mois plus tard. Le paragraphe 3 de l’accord susmentionné précise également qu’après le transfert de l’entreprise en 2005, le titulaire de la MUE déposerait une demande de changement de propriétaire de la marque verbale polonaise 'DESA'. Le titulaire de la MUE n’a jamais contesté l’usage fait par la requérante du signe 'DESA’ avec l’élément 'UNICUM'.

Mauvaise foi
Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle le titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée de mauvaise foi, cela est inexact. Le titulaire de la MUE a déposé la MUE à une époque où la Pologne n’appartenait pas encore à l’UE et compte tenu du fait qu’une priorité polonaise ne serait pas suffisante pour empêcher d’autres entreprises de demander 'DESA’ dans l’UE. Le dépôt a été effectué pour protéger le droit du titulaire de la MUE sur le signe 'DESA'.

Quant à l’allégation de la requérante selon laquelle la relation antérieure entre les parties signifiait que la demande de MUE constituait une violation des pratiques commerciales et des affaires honnêtes, le titulaire de la MUE n’est pas d’accord. Le seul fait d’une relation antérieure entre les parties n’est pas suffisant pour alléguer la mauvaise foi. La demande de marque de l’Union européenne relève de la stratégie commerciale normale d’une entreprise au sens de l’arrêt du 14 février 2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77 ou de l’arrêt du 1er février 2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39.

En effet, à partir de 2016, la requérante a commencé à déposer un certain nombre de demandes inappropriées (y compris la marque polonaise 'DESA Modern’ qui a été invalidée par la décision de l’Office polonais des brevets en 2021 suite à la demande d’invalidation déposée par le titulaire) et la requérante a envoyé une lettre surprenante au titulaire de la MUE exigeant la cessation de la contrefaçon de ses marques contenant l’élément 'DESA'. Un tel comportement est une manifestation de la mauvaise foi de la requérante et non de celle du titulaire de la MUE. En 2004, le titulaire de la MUE a simplement déposé une demande de protection plus large et conformément à des arrangements antérieurs entre les parties. Il est également inexact d’affirmer que le titulaire de la MUE

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la demande de MUE était secrète. Même si le dépôt de MUE n’était pas si populaire à l’époque, il est faux de dire que le dépôt était secret et qu’il aurait été découvert après 20 ans malgré la publication et la possibilité d’accéder aux bases de données de l’EUIPO pendant de nombreuses années.

En conclusion, le demandeur n’a pas prouvé la mauvaise foi du titulaire de la MUE et les demandes doivent être rejetées.

Nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), en liaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Il convient de noter que la marque contestée a été déposée avant l’élargissement de l’UE en 2004. La Pologne est un État membre de l’Union européenne depuis le 01/05/2004, le traité d’adhésion de 2003, signé le 16 avril 2003 à Athènes, constituant la base juridique de l’adhésion de la Pologne à l’UE. La demande de marque contestée a été déposée le 14/01/2004, c’est-à-dire avant l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne. Conformément à la règle du
« Grandfathering des MUE » et aux articles 110 et 142, sous a), du RMC, une MUE déposée avant l’élargissement ne fera pas l’objet d’une procédure d’opposition ou d’une procédure de nullité si elle est en conflit avec un droit national antérieur enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant la date d’extension.

Par conséquent, la marque polonaise antérieure ne peut être invoquée pour l’invalidation de la marque contestée qui a été déposée avant l’élargissement de l’UE et avant que la Pologne ne soit membre de l’UE.

Le titulaire de la MUE a déposé les annexes suivantes à l’appui de ses arguments. Il convient de noter que, le titulaire de la MUE ayant demandé que les données commerciales contenues dans certaines pièces jointes soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’annulation ne décrira ces preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer de telles données.

Annexe n° 1 – Arrêté n° 40 du ministre de la Culture et de l’Art
Annexe n° 2 – Traduction en anglais de l’annexe n° 1
Annexe n° 3 – Décision du Voïvode de Cracovie du 5 mai 1997, Protocole de remise du 8 mai 1997, Acte notarié du 28 septembre 2005.

Annexe n° 4 – Traduction en anglais de l’annexe n° 3
Annexe n° 5 – jugement du tribunal de district de Varsovie, division de la propriété intellectuelle, du 8 février 2024. réf. dossier : XXII GW 537/22
Annexe n° 6 – Traduction en anglais de l’annexe n° 5
Annexe n° 7 – Lettre envoyée par le demandeur en date du 17/12/2016
Annexe n° 8 – Traduction en anglais de l’annexe n° 7
Annexe n° 9 – Extrait du registre national des tribunaux
Annexe n° 10 – Traduction en anglais de l’annexe n° 9.

Dans sa deuxième série d’observations, le titulaire de la MUE réitère en grande partie tous ses arguments précédents. En outre, le titulaire de la MUE a demandé de garder confidentielles les informations commerciales vis-à-vis des tiers. La division d’annulation ne décrira ces preuves que dans les termes les plus généraux, sans divulguer de telles données.

Le titulaire de la MUE souligne que, pendant plus de 20 ans, les parties ont, conformément à la loi et aux dispositions de l’accord susmentionné, utilisé pacifiquement des signes différents – le titulaire de la MUE a utilisé « DESA », tandis que le demandeur a utilisé le terme « DESA Unicum » (et non l’élément DESA seul). Une telle

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une distinction a été établie afin de ne pas induire en erreur le public pertinent et d’établir une distinction claire entre les sociétés. Il convient de rappeler que la mauvaise foi alléguée doit exister au moment du dépôt de la MUE contestée, soit le 14/01/2004. À cette date, les deux sociétés étaient en bons termes et opéraient sur le marché conformément aux dispositions de l’accord daté de 2001 – le demandeur utilisait le terme DESA toujours avec le terme UNICUM, et le titulaire de la MUE utilisait uniquement le terme DESA. La décision de protéger la marque DESA en dehors de la Pologne ne peut être perçue comme un dépôt de mauvaise foi.

Le titulaire de la MUE est titulaire de la marque DESA en Pologne car il est devenu propriétaire de l’entreprise liquidée. Même si le demandeur conteste cette circonstance, il convient de rappeler que le titulaire de la MUE était la seule entité à utiliser le nom DESA seul sur le marché polonais. Le demandeur a toujours désigné les services offerts avec l’ajout du terme UNICUM. Cette circonstance est importante et indique clairement la connaissance à la date de dépôt de la marque contestée.

Le titulaire de la MUE se réfère une fois de plus à l’arrêt du tribunal de district de Varsovie, division de la propriété intellectuelle, du 8 février 2024, réf. dossier : XXII GW 537/22, qui dispose au paragraphe 46 :

'Compte tenu de ce qui précède, il peut être conclu que l’action du Demandeur est fondée sur la mauvaise volonté, manifestée notamment par la séparation de filiales de DESA UNICUM, la modification de l’étendue des activités de DESA UNICUM pour des activités sans rapport avec celles du Défendeur, c’est-à-dire notamment en n’incluant pas les activités relevant des numéros 35 et 41 de la classification de Nice, puis en supposant que les dispositions contractuelles du prédécesseur légal de DESA UNICUM ont expiré en raison desdites activités du Demandeur. Par conséquent, il n’a pas échappé à l’attention de la Cour que le Demandeur fonde ses opérations sur la renommée de son prédécesseur légal, qui est également le prédécesseur du Défendeur. Néanmoins, le prédécesseur légal direct du Demandeur a renoncé aux droits sur la marque verbale DESA, et donc au droit de l’utiliser, à la condition qu’il puisse l’utiliser avec l’ajout UNICUM, c’est-à-dire DESA UNICUM. Cependant, le Demandeur tente de contourner ces dispositions et d’utiliser la marque verbale DESA, comme en témoigne le changement de dénomination sociale en 2016'.

Le titulaire de la MUE rappelle que l’intention malhonnête est une exigence essentielle pour constater la mauvaise foi. En l’espèce, le demandeur n’a pas prouvé l’intention malhonnête. Au contraire, la demande de MUE contestée a été faite suivant une logique commerciale, comme expliqué précédemment. Le titulaire de la MUE souligne également que la MUE contestée a été déposée il y a plus de 20 ans et, contrairement aux allégations du demandeur, le titulaire de la MUE n’a entrepris aucune action pour bloquer le demandeur. C’est plutôt le demandeur qui, en 2016, a envoyé une lettre de mise en demeure au titulaire de la MUE avec la demande de cesser d’utiliser le signe DESA.

Concernant les allégations du demandeur selon lesquelles il possède le nom de domaine www.desa.pl, le titulaire de la MUE se réfère aux Directives de l’EUIPO qui énoncent que :

« Les noms de domaine sont enregistrés auprès d’organisations ou d’entités commerciales appelées « bureaux d’enregistrement de noms de domaine ». Bien qu’un nom de domaine soit unique et puisse constituer un actif commercial précieux, un nom de domaine

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l’enregistrement en soi n’est pas un droit de propriété intellectuelle. De tels enregistrements ne créent aucune forme de droit exclusif. Au lieu de cela, l'«enregistrement» dans ce contexte fait référence à un accord contractuel entre un titulaire de nom de domaine et le registraire de noms de domaine».
Le titulaire de la MUE fait observer qu’un nom de domaine n’est pas la même chose qu’une marque. En outre, le titulaire de la MUE ne s’est pas opposé à l’enregistrement du nom de domaine initialement, car le demandeur a toujours respecté les arrangements et utilisé «DESA» avec «UNICUM». Le titulaire de la MUE n’a contesté le nom de domaine du demandeur que parce que le demandeur avait commencé à tenter d’usurper les droits du titulaire de la MUE. En outre, l’arrêt concernant le nom de domaine auquel le demandeur fait référence ne rejette la demande du titulaire de la MUE qu’en raison du fait que le titulaire de la MUE a toléré l’utilisation du domaine par le demandeur pendant de nombreuses années et que les conséquences pour le demandeur de la perte du domaine pourraient être graves. L’arrêt ne devrait avoir aucune incidence sur la présente affaire.

Enfin, même si l’accord de 2001 entre les parties est considéré comme inefficace (ce avec quoi le titulaire n’est pas d’accord), il montre au moins les intentions des parties en 2001, à savoir que le titulaire de la MUE continue d’utiliser «DESA» et le demandeur «DESA UNICUM» afin de distinguer les deux parties.

RECEVABILITÉ – NULLITÉ FONDÉE SUR L’ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS A), LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE
Le demandeur déclare être titulaire de deux marques polonaises antérieures, à savoir:

Marque figurative R. 195131 déposée en 1998 et enregistrée en 2007, pour des produits et services des classes 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42
Marque figurative R.196153 enregistrée en 2001 pour une variété de services des classes 35, 36, 37, 39, 40, 41 et 42.

Le demandeur soutient également que, compte tenu de la similitude entre ces marques et la MUE contestée, il existe un risque de confusion et que la MUE contestée, «DESA», devrait être déclarée nulle.

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Le titulaire de la marque de l’UE, en revanche, fait valoir que la marque contestée a été déposée avant l’élargissement de l’UE en 2004. La Pologne est un État membre de l’Union européenne depuis le 01/05/2004, le traité d’adhésion de 2003, signé le 16/04/2003 à Athènes, constituant la base juridique de l’adhésion de la Pologne à l’UE. La demande d’enregistrement de la marque contestée a été faite le 14/01/2004, à savoir avant l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne. Conformément à la règle du «Grandfathering des marques de l’UE» et aux articles 110 et 142, sous a), du RMCE, une marque de l’UE déposée avant l’élargissement ne fera pas l’objet d’une procédure d’opposition ou d’une procédure de nullité si elle est en conflit avec un droit national antérieur enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant la date d’extension. Par conséquent, les marques polonaises antérieures ne peuvent être invoquées pour l’invalidation de la marque contestée qui a été déposée avant l’élargissement de l’UE et avant que la Pologne ne soit membre de l’UE.

D’emblée, la division d’annulation constate que, selon les preuves déposées
par le demandeur, la marque figurative R.196153 a expiré le 10/07/2011. En outre, les preuves montrent que les titulaires des marques susmentionnées ne correspondent pas à la forme juridique du demandeur dans la présente procédure. Néanmoins, même en supposant qu’il n’y ait pas de problèmes de justification, la demande fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous a), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, serait irrecevable pour les raisons suivantes.

Les dispositions pertinentes régissant l’élargissement de l’Union dans le RMUE se lisent comme suit:

Article 209
Dispositions relatives à l’élargissement de l’Union
1. À compter de la date d’adhésion de la Bulgarie, de la République tchèque, de l’Estonie, de la Croatie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Roumanie, de la Slovénie et de la Slovaquie (ci-après dénommés «nouveaux États membres»), une marque de l’Union européenne enregistrée ou demandée conformément au présent règlement avant leur date d’adhésion respective est étendue au territoire de ces États membres afin d’avoir le même effet dans toute l’Union.

[…]
3. Lorsqu’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne a été déposée au cours des six mois précédant la date d’adhésion, une opposition peut être formée conformément à l’article 46 lorsqu’une marque antérieure ou un autre droit antérieur au sens de l’article 8 a été acquis dans un nouvel État membre avant l’adhésion, à condition qu’il ait été acquis de bonne foi et que la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité ou la date d’acquisition dans le nouvel État membre de la marque antérieure ou de l’autre droit antérieur soit antérieure à la date de dépôt ou, le cas échéant, à la date de priorité de la marque de l’Union européenne demandée.

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4. Une marque de l’Union européenne visée au paragraphe 1 ne peut être déclarée nulle:

(a) en vertu de l’article 59 si les motifs de nullité sont devenus applicables uniquement en raison de l’adhésion d’un nouvel État membre;

(b) en vertu de l’article 60, paragraphes 1 et 2, si le droit national antérieur a été enregistré, demandé ou acquis dans un nouvel État membre avant la date d’adhésion.

[…]
Il découle de ces dispositions que, étant donné que la MUE contestée a été demandée le 14/01/2004, elle ne peut être déclarée nulle sur la base de l’article 59 du RMUE, lorsque ces motifs ne sont applicables qu’en raison de l’adhésion d’un nouvel État membre, et en vertu de l’article 60, paragraphes 1 et 2, du RMUE, lorsqu’ils sont fondés sur des droits antérieurs demandés, enregistrés ou acquis dans un nouvel État membre.

En outre, la règle d’exception énoncée au paragraphe 3 de l’article 209 du RMUE ne s’applique qu’aux motifs relatifs en vertu de l’article 8 du RMUE qui sont invoqués dans le cadre d’une procédure d’opposition en vertu de l’article 46 du RMUE et n’inclut pas le droit de déposer une demande en annulation fondée sur des motifs relatifs. Cela signifie que, une fois que la période de 6 mois susmentionnée a expiré sans qu’une opposition ait été formée, la demande de MUE ne peut plus être contestée par une opposition ou par une demande en déclaration de nullité. Le demandeur n’a pas introduit de procédure d’opposition.

La division d’annulation considère, par conséquent, que même en supposant qu’il n’y ait pas de problèmes de justification, la demande en nullité est irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur les marques polonaises antérieures R. 195131 et R.196153 étant donné que ces marques ont toutes été demandées et enregistrées dans un nouvel État membre avant la date de son adhésion à l’Union européenne.

MOTIFS ABSOLUS DE NULLITÉ – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande de marque.

Il n’existe pas de définition juridique précise du terme « mauvaise foi », qui est susceptible de diverses interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur au moment du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions à elles seules n’entraînent pas de conséquences juridiques. Pour qu’il y ait constatation de mauvaise foi, il doit y avoir, premièrement, un acte du titulaire de la MUE qui reflète clairement une intention malhonnête et, deuxièmement, une norme objective à l’aune de laquelle un tel acte peut être mesuré et qualifié par la suite de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes acceptés de comportement éthique ou des pratiques commerciales et d’affaires honnêtes, ce qui peut être identifié en évaluant les faits objectifs de

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chaque cas au regard des critères (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

La question de savoir si le titulaire d’une marque de l’UE a agi de mauvaise foi lors du dépôt d’une demande de marque doit faire l’objet d’une appréciation globale, prenant en considération tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité ; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire.

Une situation susceptible de caractériser la mauvaise foi est celle où une entité commerciale a obtenu un certain degré de protection juridique en vertu de l’usage d’un signe sur le marché, qu’un concurrent enregistre par la suite dans l’intention de concurrencer déloyalement l’utilisateur initial du signe.

Dans de tels cas, la Cour de justice de l’Union européenne (11/06/2009, C- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48, 53) a précisé que les facteurs suivants, en particulier, devaient être pris en considération :

(a) le fait que le titulaire de la marque de l’UE sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire susceptible d’être confondu avec la marque de l’UE contestée ;

(b) l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ;

(c) le degré de protection juridique dont bénéficient le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé ; et
(d) la question de savoir si le titulaire de la marque de l’UE, en déposant la marque de l’UE contestée, poursuivait un objectif légitime.

Les éléments susmentionnés ne sont que des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en considération afin de déterminer si le demandeur a agi de mauvaise foi lors du dépôt de la demande ; d’autres facteurs peuvent également être pris en compte (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77, § 20-21 ; 21/03/2012, T- 227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36). Pour qu’une déclaration de nullité soit prononcée sur la base de la mauvaise foi, il ne doit cependant y avoir aucun doute quant aux intentions malhonnêtes du titulaire de la marque de l’UE au moment du dépôt. Il incombe au demandeur de prouver la véracité des faits sur lesquels il fonde son allégation, en particulier en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle le titulaire de la marque de l’UE a agi de manière malhonnête lors du dépôt de la marque de l’UE. En effet, le système d’enregistrement des marques de l’Union européenne est fondé sur le principe du « premier déposant » énoncé à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE. L’application de ce principe est tempérée, notamment, par l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, en vertu duquel, à la suite d’une demande présentée à l’EUIPO ou sur la base d’une demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque. En conséquence, lorsque le demandeur en nullité cherche à invoquer ce motif, il incombe à cette partie de prouver les circonstances qui étayent la conclusion selon laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne a agi de mauvaise

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bonne foi lorsqu’elle a déposé la demande d’enregistrement de cette marque (21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, points 31 et 32, et « BIGAB », loc. cit., points 16 et 17). En règle générale, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire et la charge de la preuve à cet égard incombe exclusivement au demandeur en nullité (« Pelikan », loc. cit., point 57).

L’appréciation globale de la mauvaise foi doit tenir compte du principe général selon lequel la propriété d’une marque de l’Union européenne s’acquiert par l’enregistrement et non par une adoption antérieure par son usage effectif. En particulier lorsque le demandeur en nullité revendique des droits sur un signe identique ou similaire à la MUE contestée, il importe de rappeler que l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE modère le principe du « premier déposant », selon lequel un signe ne peut être enregistré en tant que MUE que dans la mesure où cela n’est pas exclu par une marque antérieure ayant effet soit dans l’Union européenne, soit dans un État membre. Sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le simple usage d’une marque non enregistrée n’empêche pas qu’une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que MUE pour des produits ou services identiques ou similaires (14/02/2012, T-33/11, BIGAB, EU:T:2012:77,
points 16 et 17 ; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, points 31 et 32).

Appréciation de la mauvaise foi
Dans le cadre de l’analyse globale effectuée conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il peut être tenu compte, entre autres facteurs, de l’origine du signe contesté et de son utilisation depuis sa création, de la logique commerciale sous-tendant le dépôt de la demande d’enregistrement de ce signe en tant que marque de l’Union européenne, et de la chronologie des événements ayant conduit à ce dépôt (voir 26/02/2015, T-257/11, COLOURBLIND, EU:T:2015:115, point 68 et la jurisprudence citée, et 14/05/2019, T-795/17, NEYMAR, EU:T:2019:329, point 20 et la jurisprudence citée). De même, l’existence d’une relation commerciale entre les parties peut également fournir des indices pour l’appréciation de la mauvaise foi (voir, en ce sens, 11/07/2013, T-321/10, Gruppo Salini, EU:T:2013:372, point 28, et 12/07/2019, T-774/17, C del M (fig.), EU:T:2019:535, point 31). La mauvaise foi pourrait être applicable lorsque les parties impliquées ont ou ont eu une quelconque relation, telle que des relations (pré-/post-) contractuelles, donnant lieu à des obligations mutuelles et à un devoir de loyauté à l’égard des intérêts légitimes et des attentes de l’autre partie (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, point 24).

Les éléments susmentionnés ne sont que des exemples tirés d’un certain nombre de facteurs qui peuvent être pris en compte afin de déterminer si le demandeur agissait ou non de mauvaise foi lors du dépôt de la demande ; il peut également être tenu compte d’autres facteurs (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, points 20 et 21 ; 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, point 36).

Les deux parties à la procédure ont un lien historique l’une avec l’autre étant donné que chacune d’elles est issue d’une seule entreprise publique polonaise. Cette entreprise publique, connue sous le nom de « Desa – Dzieła Sztuki i Antyki », a été créée en 1950 et a fonctionné pendant de nombreuses années en République populaire de Pologne, gérant 60 galeries et magasins d’antiquités dans tout le pays. Comme l’a expliqué la requérante, le monopole de l’entreprise publique sur le commerce de l’art a duré jusqu’en 1974, lorsque la loi sur le commerce et certains autres types d’activités par les unités de l’économie non socialisée a été introduite en Pologne. Cette loi a entraîné l’ouverture des premières galeries d’art privées et commerciales en Pologne.

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En 1991, en raison des réformes systémiques en cours dans le pays, l’entité publique, «Desa – Dzieła Sztuki i Antyki», a été divisée en deux sociétés indépendantes : DESA KRAJOWA, dont le siège social est à Cracovie (DESA nationale/centrale) et DESA Warszawska, dont le siège social est à Varsovie (DESA Varsovie). Le décret ministériel qui a décidé de cette division ne mentionnait pas la marque «DESA», enregistrée et détenue par l’entité publique d’origine. Toutefois, l’article 4 du décret dispose que :

«Conformément à la résolution nº 29 du conseil des employés de l’entreprise d’État «DESA» du 4 juillet 1991, l’entreprise municipale séparée sur la base de la succursale de Varsovie et l’entreprise issue d’autres succursales auront le droit d’utiliser le nom et le mot «DESA» – Œuvres d’art et antiquités [DESA – Dzieła Sztuki i Antyki], avec l’ajout d’adjectifs définissant leur domaine d’activité conformément aux dispositions de : […]»
L’entreprise d’État a ensuite cessé d’exister et aucun successeur légal pour ses actifs n’a été désigné.

Les parties à la présente procédure ont ensuite poursuivi leurs activités, chacune étant finalement privatisée. DESA KRAJOWA est devenue Desa Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o, titulaire de la marque de l’UE, tandis qu’après des transformations successives, DESA Warszawska est devenue Desa Unicum S.A., la requérante dans la présente procédure.

En ce qui concerne la privatisation de DESA KRAJOWA, il existe un certain désaccord entre les parties concernant les effets de la liquidation de cette entité. Il semble que certains actifs de la société publique d’origine aient été transférés à DESA Dzieła Sztuki i Antyki Desa Sp. z o. o. basée à Cracovie (actuellement titulaire de la marque de l’UE). En effet, la titulaire de la marque de l’UE affirme que la marque DESA originale lui a été transférée en se référant au point 3 du protocole de transfert ;

«le cédant transfère et le cessionnaire accepte un ensemble d’actifs corporels et incorporels au sens de l’article 55¹ du Code civil tout ce qui faisait partie de l’entreprise publique liquidée «Desa Krakowa» au 30 avril 1997, en particulier : la dénomination sociale, les signes et autres marques individualisantes (…)».

Toutefois, la requérante soutient que ce transfert n’incluait aucune marque. En effet, les allégations de la requérante selon lesquelles le transfert n’incluait pas la marque «DESA» semblent être étayées par les conclusions de l’Office polonais des brevets, comme on le verra ci-après. En outre, la requérante produit en tant que pièce 5 un certificat de l’Office polonais des brevets daté du 05/06/1992 montrant l’entreprise d’État, connue sous le nom de «Desa – Dzieła Sztuki i Antyki», comme titulaire de la marque nº 69438, la marque DESA originale.

Malgré l’affirmation de la titulaire de la marque de l’UE selon laquelle la marque DESA originale lui a déjà été transférée, les deux parties soulignent qu’elles avaient intérêt à obtenir la propriété de la marque «DESA» originale détenue par l’entité publique d’origine. Toutefois, comme déjà mentionné ci-dessus, lorsque l’entité publique a été divisée, aucune disposition spécifique n’a été prise concernant le transfert de cette marque. Par conséquent, en 1997, afin de garantir leurs intérêts commerciaux, chacune des parties a déposé des demandes distinctes auprès de l’Office polonais des brevets, demandant que la propriété de la marque «DESA» originale leur soit transférée (voir pièces

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6a-6b déposées par la requérante). Toutefois, en avril 1998, l’Office polonais des brevets a rejeté la demande de chacune des parties (voir pièce 7 déposée par la requérante), en motivant chaque refus de la même manière :

« Lors de la division des droits et des actifs, il n’a pas été indiqué quelle entreprise serait autorisée à utiliser la marque DESA (par voie de décision administrative ou de cession). Le point 4 de l'« Accord sur la division de P.P. DESA – Dzieła Sztuki i Antyki » concerne la marque. Selon ce point, les entreprises issues de la division exerceront les droits d’utilisation de la marque DESA […] En l’absence de l’ordonnance concernant le droit d’enregistrer la marque DESA, il n’y a pas de motifs pour transférer le droit d’utiliser la marque à l’une ou l’autre des deux entreprises ».

Les deux parties ont fait appel de ce refus. Toutefois, dans l’attente d’une décision finale de l’Office polonais des brevets, le 15/04/1998, les deux sociétés se sont réunies afin de décider conjointement de la suite à donner à la procédure concernant la marque DESA originale et de discuter des solutions possibles qui étaient disponibles en droit polonais à l’époque, notamment en ce qui concerne la copropriété de la marque DESA originale et son utilisation parallèle. Les sociétés ont décidé qu’une tentative d’enregistrement de la marque originale « DESA » au profit des deux sociétés en tant que copropriétaires serait trop risquée, et que la meilleure solution serait que l’une des parties renonce à demander le réenregistrement de la marque pour son propre compte, en échange de la réception des droits les plus étendus d’utilisation concurrente de la marque « DESA ».

En 1999, un premier accord a été conclu entre les parties (voir pièce 9 déposée par la requérante). L’accord a confirmé au paragraphe 1 l’intérêt des deux parties à empêcher l’expiration de la marque DESA originale et l’utilisation ininterrompue du signe « DESA » dans les activités des deux sociétés. Il a également exprimé l’intention de transférer le droit à la marque DESA originale (décision sur cette marque encore en attente à ce stade devant l’Office polonais des brevets) au titulaire de la marque de l’UE, compte tenu de l’impossibilité légale de demander une copropriété. L’accord comprenait également l’obligation pour le titulaire de la marque de l’UE d’accorder une licence à la requérante pour utiliser la marque DESA avec l’ajout distinctif « UNICUM ».

En 2001, un deuxième accord a été conclu entre les parties sur les conditions de protection et d’utilisation de la marque verbale « DESA R.69438 ». La conclusion de l’accord est intervenue avant que l’Office polonais des brevets ne rende sa décision finale de refuser d’enregistrer le titulaire de la marque de l’UE comme entité ayant droit à la marque DESA originale. L’accord reconnaissait que les deux parties avaient le droit d’utiliser la désignation DESA dans leurs activités et que les deux parties étaient intéressées à empêcher l’expiration de la marque DESA originale. L’accord a également confirmé l’intention du titulaire de la marque de l’UE d’accorder à « Desa Unicum » une licence pour utiliser le signe DESA avec l’ajout de « UNICUM » et de ne pas s’opposer à l’utilisation de cette combinaison.

Les parties sont en désaccord quant à la validité du deuxième accord. Selon la requérante, étant donné que l’Office polonais des brevets a confirmé ultérieurement dans une décision finale qu’aucune des parties n’avait droit au transfert de la marque DESA originale, et étant donné que l’accord visait à réglementer l’utilisation de cette marque, l’accord n’a eu aucun effet juridique. Selon le titulaire de la marque de l’UE, étant donné que certains des actifs de la société d’État originale lui ont été transférés, comme indiqué dans le protocole de transfert mentionné

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ci-dessus, cela incluait des droits de propriété industrielle tels que la marque 'DESA'. Par conséquent, un accord réglementant l’usage de cette marque ne pouvait être que valable.

Il convient également de noter que, pendant que les événements susmentionnés se déroulaient, les deux parties ont enregistré leurs propres marques contenant le terme 'DESA’ auprès de l’Office polonais des brevets.

Le demandeur a déposé:

Le titulaire de la MUE a déposé:

Marque figurative R. 191961 enregistrée en 1998 pour une gamme de produits et services des classes 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 35, 36, 37, 41 et 42.

Marque figurative R. 193002 enregistrée en 1998 pour une gamme de produits et services des classes 8, 9, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 27, 35, 36, 37, 41 et 42.

Des observations déposées par les deux parties, il ressortirait qu’à partir d’environ 2001, les parties sont entrées dans une période de coexistence relativement pacifique au cours de laquelle chacune d’elles a exercé ses activités dans le domaine culturel et artistique en Pologne. En effet, c’est au cours de cette période que le titulaire de la MUE a pris la décision de déposer la demande de MUE contestée le 14/01/2004. De toute évidence, ce n’est qu’en 2016 que des litiges en matière de marques ont commencé à surgir entre les parties, dont les détails sont décrits ci-dessus dans le

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des résumés des arguments. L’un de ces litiges fait l’objet de la présente décision.

Après avoir examiné attentivement les arguments avancés, la division d’annulation estime que les faits et les preuves soumis par la requérante sont insuffisants pour démontrer que la demande d’EU TM contestée était de mauvaise foi et portait atteinte aux droits de la requérante.

Selon la requérante, il existait un accord de coexistence non écrit entre les parties et la seule solution équitable aurait été une demande conjointe pour la marque verbale « DESA ». À défaut, le titulaire de l’EU TM aurait dû conclure un accord de coexistence avec la requérante, les deux parties ayant droit à la marque. La monopolisation secrète de la marque verbale « DESA » au seul bénéfice d’une entreprise doit être considérée comme de mauvaise foi.

En ce qui concerne la question de la coexistence, il est un fait que chaque partie détient des marques valablement enregistrées en Pologne (et au-delà) qui contiennent l’élément « DESA ». La division d’annulation convient que les observations déposées par les deux parties indiquent des périodes de coexistence relativement longues, chaque entreprise exerçant ses activités en utilisant ces signes. Cependant, cette coexistence n’est régie par aucun accord spécifique. Elle semble plutôt découler de l’histoire commune des parties, qui ont été créées après la division d’une seule entreprise, et d’un certain degré de bonne volonté.

Il n’existe pas d’accords écrits régissant cette coexistence. Cependant, les premier et deuxième accords de 1999 et 2001 (voir ci-dessus) abordent le désir des parties, du moins à cette époque il y a plus de 20 ans, de coexister. Les accords donnent des indications sur les intentions des parties après la division de l’entreprise publique d’origine. Il est particulièrement pertinent que les parties aient convenu que le titulaire de l’EU TM utiliserait le mot « DESA » tandis que la requérante utiliserait « DESA » avec « UNICUM ». C’est un fait qui a été récemment confirmé dans l’arrêt du Tribunal arbitral des litiges relatifs aux noms de domaine Internet de la Chambre polonaise des technologies de l’information et des télécommunications en date du 23/10/2024 (voir pièces 1A-1B déposées par la requérante). Cependant, il n’est mentionné nulle part dans ces accords, comme le prétend la requérante, que le titulaire de l’EU TM devrait consulter la requérante pour toute demande d’enregistrement de marque contenant « DESA ». De même, la requérante n’est pas tenue de consulter le titulaire de l’EU TM concernant ses propres demandes contenant « DESA » et « UNICUM ». Il convient également de noter que les voies de recours légales normales sont et ont toujours été ouvertes aux deux parties si elles estiment que les droits qu’elles détiennent ont été violés. En fait, c’est ce qui s’est produit au cours des années suivantes, lorsque la coexistence pacifique a cessé et que les deux parties ont commencé à présenter des réclamations l’une contre l’autre au niveau national et européen.

Après toutes les tentatives faites par les parties et leurs prédécesseurs pour obtenir la propriété de la marque DESA originale et pour s’entendre sur la manière de coexister, la réalité de la situation à partir de 2001 est que chaque partie a continué à obtenir des marques contenant DESA et que chaque partie a exercé ses propres activités commerciales sous ces signes. Bien qu’il existe un lien historique entre les entreprises en termes de leur genèse, les parties n’ont jamais été associées commercialement. Il n’existe pas d’accords formels entre elles, tels que des accords de distribution ou de licence. Aucune des parties n’a été employée ou actionnaire de l’entreprise de l’autre partie.

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De l’avis de la division d’annulation, le demandeur n’a pas prouvé un élément essentiel pour la constatation de la mauvaise foi, à savoir, une intention malhonnête de la part du titulaire de la marque de l’UE lors du dépôt de la marque de l’UE contestée. Il convient de rappeler que l'«intention malhonnête» est un facteur subjectif qui doit être déterminé par référence à des circonstances objectives (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361,
§ 42).
Une jurisprudence constante a établi que le dépôt ou l’enregistrement de la marque contestée au nom propre du titulaire de la marque de l’UE peut, selon les circonstances d’un cas particulier, être considéré comme une violation des pratiques commerciales et des affaires loyales. Par conséquent, il peut y avoir mauvaise foi lorsqu’un titulaire, par l’enregistrement, tente de s’approprier le droit antérieur d’un tiers avec lequel il entretenait une relation contractuelle ou précontractuelle ou tout autre type de relation où la bonne foi s’applique et impose au titulaire le devoir de loyauté à l’égard des intérêts légitimes et des attentes de l’autre partie concernant le droit en cause. Ce n’est pas ce qui s’est produit en l’espèce. Le titulaire de la marque de l’UE n’a pas tenté de s’approprier un droit antérieur appartenant au demandeur. Au lieu de cela, le titulaire de la marque de l’UE a enregistré le mot «DESA», conformément à ses propres demandes polonaises. Il n’y a pas de motif malhonnête ou sinistre derrière la recherche d’une protection plus large pour un signe déjà enregistré au niveau national, bien que sous une forme figurative plutôt que verbale. En effet, comme l’a fait valoir le titulaire de la marque de l’UE, l’extension de la protection d’une marque nationale par son enregistrement en tant que marque de l’UE relève de la stratégie commerciale normale d’une entreprise (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, T-291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58). Le demandeur allègue que les actions du titulaire de la marque de l’UE manquaient de justification commerciale, étant donné que le dépôt de la marque de l’UE contestée n’était pas accompagné d’aucun investissement substantiel, développement ou innovation qui justifierait des droits exclusifs. Cependant, cela est manifestement faux car les deux parties reconnaissent à divers moments qu’elles exercent des activités commerciales depuis des années en utilisant des signes contenant «DESA».
La division d’annulation reconnaît que la manière dont les parties sont nées, à savoir, résultant de la division d’une entreprise publique unique, a entraîné certaines complications. Cela a été récemment confirmé par l’arrêt du Tribunal arbitral des litiges relatifs aux noms de domaine Internet auprès de la Chambre polonaise des technologies de l’information et des télécommunications du 23/10/2024:

«Depuis 1950, l’entreprise publique «Desa – Dzieła Sztuki i Antyki» opérait en Pologne. À la suite de réformes systémiques en 1991, cette entité a été divisée en deux sociétés indépendantes: «Desa Warszawska» à Varsovie et «Desa Krajowa» à Cracovie. Le décret concernant cette division ne précisait pas comment le nom «Desa» ou les marques associées devaient être utilisés par les entités résultantes. Par la suite, des accords entre les successeurs ont partiellement réglementé ces questions mais ont laissé certaines ambiguïtés non résolues [nous soulignons]».

Cependant, il n’en demeure pas moins que les parties ont tenté de coexister, sans aucune réglementation formelle, chacune d’elles détenant des droits valides sur des marques contenant le mot «DESA». Le fait que le titulaire de la marque de l’UE ait engagé diverses procédures contre le demandeur et d’autres entités de son groupe de capital n’est pas un indicateur de mauvaise foi, contrairement aux allégations du demandeur. Il s’agit plutôt d’un indicateur que chaque fois que cette coexistence n’a pas bien fonctionné, le titulaire de la marque de l’UE a eu recours aux voies de droit qui lui étaient ouvertes au niveau national et européen. De même, le demandeur a fait de même en ce qui concerne la marque de l’UE

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titulaire. C’est d’ailleurs ce qu’a fait la requérante à présent, en déposant la présente demande en nullité, bien que plus de 20 ans après que le titulaire de la MUE a demandé l’enregistrement de la MUE contestée. S’il est clair qu’il existe des désaccords entre les parties, rien n’a été allégué ou produit comme preuve qui prouve que l’intention du titulaire de la MUE en déposant la MUE contestée était autre que de préserver ses droits. Le titulaire de la MUE n’usurpe pas un droit appartenant à la requérante étant donné que les deux parties détiennent des droits valables sur le signe «DESA» sous une forme ou une autre et que les deux parties ont toujours été conscientes de ce fait. En outre, les accords mentionnés ci-dessus ont reconnu le droit du titulaire de la MUE d’utiliser «DESA» et le droit de la requérante d’utiliser «DESA» avec «UNICUM». Bien que la requérante aurait peut-être préféré que le titulaire de la MUE l’ait consultée au préalable concernant la demande d’enregistrement de la MUE contestée, il n’était certainement pas tenu de le faire. À ce stade, il convient de rappeler une fois de plus que c’est à la requérante qu’il incombe de prouver la mauvaise foi et dans les circonstances de la présente affaire, telles qu’expliquées ci-dessus, il est encore plus important que la requérante démontre, par des preuves concrètes et convaincantes, que le titulaire de la MUE a agi de mauvaise foi lorsqu’il a demandé l’enregistrement de la MUE contestée. Si les preuves soulèvent des doutes quant à l’appréciation de la mauvaise foi, l’incertitude doit être résolue en faveur du titulaire de la MUE, car dans le système de la marque de l’Union européenne, la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire (13/12/2012, T-136/11, Pelikan, EU:T:2012:689, point 57). Comme illustré ci-dessus, la requérante n’a pas présenté de faits et de preuves suffisants qui permettraient de conclure à l’existence de la mauvaise foi. Les documents déposés ne sont pas concluants pour démontrer une intention malhonnête de la part du titulaire de la MUE lorsqu’il a demandé l’enregistrement de la MUE contestée. En outre, le titulaire de la MUE a avancé des raisons commerciales valables pour le dépôt de la MUE et a démontré son usage à long terme de la marque et qu’il détient des signes pour «DESA».

Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure de nullité doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par le titulaire de la MUE au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RRMUE, les dépens à payer au titulaire de la MUE sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

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La division d’annulation
Nicole CLARKE Lucinda CARNEY Christophe DU JARDIN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.