EUIPO, 11 février 2026, n° 000066156

EUIPO 11 février 2026

Arguments

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Accepté
Mauvaise foi lors du dépôt de la MUE
La cour a estimé que le dépôt de la MUE contestée était en effet un dépôt réitéré de la marque antérieure, effectué dans l'intention de contourner le système d'enregistrement et d'éviter les conséquences d'un éventuel non-usage de la marque antérieure.

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Sur la décision

Référence :	EUIPO, 11 févr. 2026, n° 000066156
Numéro(s) :	000066156
Textes appliqués :	Article 59(1)(b) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle :	Marque
Dispositif :	MUE annulée
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Texte intégral

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DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 66 156 (INVALIDITY)
The Normal Company, S.L., C/Cuartel, 91, 07300 Inca (Illers Balears), Espagne (partie requérante), représentée par Abril Abogados, C/Zurbano 76, 7o Dcha., 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
a g a i n s t
New Fashion Brands, Immeuble Emerson — 33 rue des Vanesses, 93420 Villepinte, France (titulaire de la MUE), représentée par Mark & Law, Les Terrasses des Bruyères, Bâtiment C 314 C Allée des Noisetiers, 69760 to est, France (mandataire agréé).

Le 11/02/2026, la division d’annulation prend les éléments suivants:

DÉCISION
1. La demande en nullité a été confirmée.

2. La marque de l’Union européenne no 18 408 315 est déclarée nulle dans son intégralité.

3. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.

RAISONS
Le 17/05/2024, la requérante a déposé une demande en nullité contre la
marque de l’Union européenne no 18 408 315 (marque figurative) (ci-après la «MUE»), déposée le 26/02/2021 et enregistrée le 15/06/2021. La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:

Classe 18: Peaux d’animaux; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies et parasols; cannes; fouets; sellerie; portefeuilles de poche; porte-billets; étuis pour cartes de crédit [portefeuilles]; sacs; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; colliers pour animaux; vêtements pour animaux de compagnie; ceintures d’épaule [courroies] en cuir; bâtons de randonnée; boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; sacs à roulettes; malles de voyage; écharpes pour porter les nourrissons; filets à provisions; imitations de cuir; valises; sacoches pour porter les bébés; étuis pour cartes de visite; sacs à dos; sacs à dos pour porter les nourrissons; sacs à main; sacs à provisions; sacs d’alpinistes; sacs de campeurs; sacs de plage; sacs de sport; sacs de voyage; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage; sacs-housses pour vêtements pour le voyage; porte-bébés à porter autour de la

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poitrine; cartables; porte-documents; valises; valises à roues; valises motorisées.

Classe 25: Vêtements; articles de chaussures; chapellerie; chemises; robes en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements); gants [habillement]; foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; pantoufles; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures de sport; sous-vêtements; chapellerie; bandanas [foulards]; bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bavoirs non en papier; bérets; blouses; bodies en peluche [vêtements de dessous]; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottes de sport; bottines de cheville; fixe-chaussettes; shorts Boxer; caleçons de bain; bonnets de skulle; écharpes; ceintures à monnaie (vêtements); chapeaux; chaussures; chaussures de gymnastique; chemises à manches courtes; collants; colliers [vêtements]; combinaisons de ski nautique; combinaisons [vêtements]; glissières [sous-vêtements]; combinaisons; costumes de plage; culottes pour l’habillement; culottes [sous-vêtements] pour bébés; culottes [culottes]; maillots de sport; espare-chaussures ou sandales; gants de ski; habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; jupes; skorts; petticoats; porte-greffes; kimonos; leggins [pantalons]; maillots de bain; maillots de sport; protège-cordes; Coats; masques pour dormir; gants sans épingle; gants sans épingle; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas; peignoirs; peignoirs de bain; pochettes [habillement]; chandails; pyjamas; robes; sandales; sandales de bain; caleçons; soutiens- gorge; tabliers [vêtements]; tee-shirts; togaz; tricots (vêtements); uniformes; vestes [vêtements]; vêtements brodés; vêtements confectionnés; vêtements d’extérieur; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements imperméables.

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d’air pour piscines; citations; gants en ligne pour la natation; flippers pour la plongée; tondeuses pour la natation; patins à roulettes en ligne; tableaux d’affichage; planches à roulettes; planches à natation; plaques tournantes de roulette; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; protège coudes (articles de sport); protège genoux (articles de sport); protège-tibias (articles de sport); sacs de frappe; quilles de billard; pelles [jeux]; sacs de golf, avec ou sans roues; laisses en carton; skis imperméables; supports sportifs pour hommes (articles de sport); planches à neige; tables pour tennis de table; tentes de jeu; trampolines; shuttlecocks.

La demanderesse a invoqué l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

EXPOSÉ SOMMAIRE DE L’ARGUMENTATION DES PARTIES
La demanderesse fait valoir que la MUE a été déposée de mauvaise foi. La MUE a été utilisée par la titulaire de la MUE comme fondement d’une opposition et d’une demande en nullité contre les MUE de la demanderesse. La MUE est identique à l’enregistrement antérieur de la MUE no 320 507 de la titulaire de la MUE, désignant des produits identiques et similaires compris dans les classes 18 et 25, la seule différence résidant dans les produits compris dans la classe 24 (dans la MUE antérieure) et dans la classe 28 (dans la MUE contestée). La MUE antérieure no 320 507 a été déposée le 29/07/1996 au nom de Dorotennis, S.A. Le 29/07/2019, elle a été cédée à la titulaire de la MUE, qui a ensuite déposé la MUE contestée le 26/02/2021. La demanderesse fait valoir que la titulaire de la MUE a déposé cette nouvelle MUE dans le seul but d’éviter de se conformer à l’obligation de prouver l’usage des produits protégés par la MUE antérieure no 320 507 en cas de demande de tiers dans le cadre de la procédure introduite auprès de l’Office. En fait, la titulaire de la MUE a formé deux oppositions auprès de l’Office sur la base de la MUE no 320 507. En outre, l’ancienne titulaire de la MUE contestée a formé une opposition contre une demande de marque espagnole déposée par un tiers sur la base de la marque de l’Union européenne no 320 507 devant l’Office espagnol des brevets et des marques. Le 19/02/2021, l’Office espagnol a demandé à la titulaire précédente de produire la preuve de l’usage de sa marque antérieure (MUE no 320 507), demande qui a été publiée le 26/02/2021. L’opposition a ensuite été rejetée en raison de l’absence de preuve de l’usage. À la même date que la demande de preuve de l’usage a été publiée (26/02/2021), la MUE contestée a été déposée. À partir de cette date, et une fois que la MUE contestée a été enregistrée, la titulaire de la MUE a formé des oppositions et des demandes en nullité sur la base de la MUE contestée plutôt que de la MUE antérieure no 320 507. Selon la demanderesse, la seule raison de déposer la présente procédure sur la base de la MUE contestée était d’éviter l’obligation de produire la preuve de l’usage de la marque de l’Union européenne antérieure no 320 507. La demanderesse affirme que cela a été confirmé par les observations de la titulaire de la MUE déposées dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle (C 55 727) contre la précédente MUE no 320 507, dans laquelle la titulaire de la MUE énumère une série de mesures prises pour défendre sa marque.

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La demanderesse renvoie à la décision (22/07/2019, R 1849/2017- 2, MONOPOLY), dans laquelle il est indiqué que «l’enregistrement d’une marque, puis l’enregistrement périodique d’une marque identique peut servir à prolonger de manière abusive et frauduleuse le délai de grâce de cinq ans pour se soustraire indéfiniment à l’obligation légale d’usage sérieux et aux sanctions correspondantes […] Ces nouveaux dépôts sont effectués en fraudem legis (en violation de la loi) […]». La demanderesse produit également un extrait de TMView montrant toutes les marques détenues par la titulaire de la MUE et fait valoir que cette dernière a de nouveau déposé plusieurs anciennes marques afin d’éviter le dépôt de la preuve de l’usage, non seulement devant l’Office, mais aussi devant d’autres offices nationaux. La demanderesse affirme que, conformément à la jurisprudence en la matière, lorsque la titulaire de la MUE présente des demandes répétées pour la même marque dans l’intention d’éviter les conséquences de la déchéance pour non-usage de la MUE antérieure, que ce soit en tout ou en partie, elle agit de mauvaise foi. Elle affirme également qu’aucun élément supplémentaire n’a été ajouté au signe pour le moderniser et qu’il n’existe aucune stratégie commerciale pour le dépôt réitéré de cette marque identique, étant donné qu’il n’ajoute rien de nouveau aux droits de la titulaire de la MUE.

La demanderesse souligne en outre qu’à la suite des observations de la titulaire de la MUE dans l’affaire parallèle de déchéance (C 55 727), l’ancienne titulaire de la marque de l’Union européenne no 320 507 (Dorotennis S.A.) a rencontré des difficultés financières depuis 2011 et a été placée sous le statut de liquidation judiciaire le 27/05/2014. Après l’acquisition des marques de Dorotennis S.A., la titulaire de la MUE a déposé
à nouveau non seulement la marque, mais également une autre marque, «DOROTENNIS» (nouvelle MUE no 18 402 757, précédemment MUE no 320 523). La titulaire de la MUE a également de nouveau déposé la
marque en France (nouvel enregistrement no 4 724 268, enregistrement antérieur no 95 563 378).

À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:

Annexe 1: un extrait de l’Office espagnol des brevets et des marques
concernant la marque espagnole no 4 069 356;
Annexe 2: une copie de la notification de l’office espagnol des brevets du 19/02/2021 demandant à Dorotennis de produire la preuve de l’usage de son droit antérieur, marque de l’Union européenne no 320 507;

Annexe 3: une copie de la décision de l’Office espagnol des brevets et des marques du 15/09/2021 rejetant l’opposition formée contre la marque espagnole no 4 069 356 au motif que l’opposante n’a pas produit de preuves suffisantes de l’usage de la marque antérieure (marque de l’Union européenne no 320 507);

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Annexe 4: résultats d’une recherche à partir de TMView montrant toutes les marques en vigueur de la titulaire de la MUE;

Annexe 5: un extrait de TMView montrant le statut actuel des enregistrements des marques françaises no 4 724 268 et no 95 563 378.

En réponse, la titulaire de la MUE conteste l’allégation de mauvaise foi de la demanderesse. La titulaire de la MUE admet que la MUE antérieure no 320 507 et la MUE contestée sont identiques, mais fait valoir qu’il existe des différences dans les listes de produits. Les deux enregistrements diffèrent totalement en ce qui concerne la classe 24 par rapport à la classe 28, et les listes des classes 18 et 25 ne couvrent pas exactement les mêmes produits. L’objectif de la titulaire de la MUE était de préciser les produits couverts par la marque et d’étendre la protection de la marque, d’inclure de nouveaux produits, qui n’étaient pas protégés jusqu’alors et qui sont vendus sous la marque contestée ou qui étaient sur le point de l’être dans les années à venir. Il s’agit d’un choix stratégique laissé à la discrétion de tout titulaire de marque et est plus fréquent et plus normal lorsque, comme en l’espèce, la titulaire de la MUE a acquis la marque qui a été déposée à nouveau auprès d’un autre titulaire. En effet, dans de tels cas, le nouveau propriétaire souhaite généralement établir sa propre stratégie commerciale et développer des produits différents et/ou nouveaux. La MUE antérieure ne couvrait qu’une liste limitée de produits compris dans les classes 18, 24 et 25, qui ne correspondait pas à la stratégie commerciale de la titulaire de la MUE. C’est la raison pour laquelle la titulaire de la MUE a déposé une nouvelle demande en 2021 couvrant de plus en différents produits compris dans les classes 18 et 25 et une nouvelle classe 28. Il ne saurait être considéré que la titulaire de la MUE n’avait pas l’intention d’utiliser la marque contestée. Au contraire, elle souhaitait étendre l’étendue de la protection afin de la faire correspondre à l’usage fait au moment du dépôt et aux développements attendus de la marque. La titulaire de la MUE souligne en outre que, dans le cadre de la procédure de déchéance parallèle (C 55 727), elle a produit un grand nombre d’éléments de preuve de l’usage de la marque, montrant, entre autres, que la marque était utilisée à la date de dépôt de la MUE contestée. La titulaire de la MUE affirme que, dans d’autres procédures parallèles entre les parties concernant l’enregistrement de la marque française no 95 563 378, la titulaire de la MUE a produit la même série d’éléments de preuve et que l’office français (INPI) a rendu une décision confirmant l’existence d’un usage sérieux pour les vêtements, chaussures, chapellerie compris dans la classe 25 et rejetant la demande en déchéance.

La titulaire de la MUE nie en outre que le dépôt de la MUE représente une prolongation artificielle du délai de grâce pour non-usage. La marque était utilisée à la date de dépôt de la MUE contestée, ce qui est également confirmé par la décision de l’INPI. La MUE a été déposée dans l’intention d’étendre l’étendue de la protection de la marque et d’inclure de nouveaux produits. La titulaire de la MUE n’a pas déposé plusieurs demandes répétées pour la marque parce qu’elle ne détient que deux MUE, la première (MUE no 18 408 315) contestée et la précédente (MUE no 320 507). La MUE contestée a été déposée dans le but d’étendre l’étendue de la protection de la marque et non dans le but d’étendre le délai de grâce pour le non-usage.

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Si tel avait été le cas, la nouvelle demande aurait été déposée immédiatement en 2019 et non deux ans plus tard. Le fait que la marque ait été déposée en 2021 montre au contraire que ce dépôt correspond à une stratégie d’extension de l’étendue de la protection, étant donné que la titulaire de la MUE avait besoin de cette période après l’acquisition de la MUE no 320 507 pour déterminer avec précision les produits à ajouter conformément aux projets de développement de la marque. En ce qui concerne le prétendu dépôt réitéré de la marque «DOROTENNIS» (nouvelle MUE no 18 402 757, précédemment MUE no 320 523), la titulaire de la MUE fait valoir qu’une nouvelle demande pour cette marque a été déposée conformément à la même stratégie commerciale, à savoir l’extension de l’étendue de la protection de la marque (qui couvre la même liste de produits que la MUE contestée).

En ce qui concerne les mesures prises par la titulaire de la MUE pour défendre sa marque, la titulaire de la MUE fait valoir que, dans deux oppositions formées avant le 26/02/2021 (la date de dépôt de la MUE contestée), la titulaire de la MUE n’a pas hésité à les fonder, entre autres, sur la MUE antérieure no 320 507, qui était alors soumise à des exigences en matière d’usage. Dans les oppositions ou les demandes en nullité déposées le 26/02/2021 ou après cette date, la MUE a été utilisée comme base parce qu’elle bénéficiait d’une protection plus étendue. En ce qui concerne l’opposition devant l’Office espagnol des brevets et des marques, la titulaire de la MUE fait valoir qu’elle a été déposée le 13/08/2020, soit un an seulement après l’acquisition de la marque et pendant la pandémie de Covid-19, de sorte que la titulaire de la MUE n’avait pas eu suffisamment de temps pour reprendre entièrement l’usage de la marque et pour être en mesure de présenter un grand nombre de preuves de la reprise de l’usage sérieux.

À l’appui de ses arguments, la titulaire de la MUE a produit les éléments de preuve suivants.

Annexe 1: Acte de cession et de licence
o1.1.: DOROTENNIS (Assignor) et NEW FASHION BRANDS (cessionnaire);

o1.2.: New FASHION BRANDS (donneur de licence) et la société STOKOMANI (preneur de licence).

Annexe 2: usage de la marque avant 2021
o2.1.: communication de janvier 2013 sur le site web www.ventes – privees-sport.net concernant une vente de vestes, de pantalons et de t-shirts revêtus de la marque ;

o2.2.: vente de sacs de sport et fourre-tout portant la marque sur le site Internet inviptus.com le 13/04/2015;

o2.3.: vente de chaussures de marque sur le site web spartoo.com entre 2015 et 2020;

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o2.4.: des publicités pour STOKOMANI datant de 2016 et de 2017 montrant que cette dernière commercialisait des produits (chaussures,- sweat-shirts) portant la marque à la suite de l’acquisition par son titulaire à l’époque (DOROTENNIS);

o2.5.: des bons de commande de STOKOMANI, émis en 2016, montrant qu’elle avait acquis auprès de SHOWROOMPRIVEE.COM des produits (vêtements, chaussures et sacs) portant la marque en vue de leur revente dans ses magasins de détail;

o 2.6.: un extrait du registre des sociétés montrant que DOROTENNIS a rencontré des difficultés financières depuis 2011.

Annexe 3: usage de la marque depuis 2021
o3.1.: des plaques de dessin des produits des collections pour «-automne-hiver 2020», «-printemps été 2021», «-automne-hiver 2021»,-«printemps été 2022» et «-automne-hiver- 2022»;

o3.2.: une estimation des coûts d’avril 2021 et une facture d’août 2021, émise par Soumeia Lefebvre Styliste Designer, pour la réalisation d’une collection de vêtements prêt-à-porter pour la marque «DOROTENNIS»;

o3.3.: un certificat délivré par le directeur financier de STOKOMANI attestant du chiffre d’affaires réalisé par la marque «NN» pour 2021 et 2022;

o3.4.: des publicités montrant l’usage de la marque «NN» en mars 2021 en rapport avec les produits revendiqués;

o3.5.: des publicités montrant l’usage de la marque «NN» en mars 2022 en rapport avec les produits revendiqués;

o3.6.: bons de commande émis entre le 11/09/2020 et le 15/12/2020 pour la fabrication et la livraison de produits portant la marque ;

o3.7.: bons de commande émis entre le 01/02/2021 et le 01/12/2021 pour la fabrication et la livraison de produits portant la marque ;

o3.8.: bons de commande émis le 13/01/2022 pour la fabrication et la livraison de produits portant la marque ;

o3.9.: définition de «ETD».

Annexe 4: présentation de STOKOMANI
o4.1.: les documents de présentation du groupe STOKOMANI;

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o4.2.: un extrait de «PAPPERS», une base de données d’entreprises françaises, indiquant le chiffre d’affaires de STOKOMANI pour les années 2018 à 2021.

Annexe 5:
o5.1.: des publicités montrant l’usage de la marque «NN» en relation avec une robe, un sweat à capuche, une course à capuche et des chaussures, datées de février- 2023, et d’autres montrant l’usage de la marque «NN» pour une veste flottante, datées d’octobre 2023;

o5.2.: des factures pour la marque «NN» apposée sur la marque «NN» de 2019 à 2023, ainsi que des copies d’oppositions et de demandes en nullité introduites contre d’autres marques «NN»;

o5.3.: Ordonnance du 14 mars 2020 sur diverses mesures de lutte contre la propagation du virus Covid- 19; Décret no 2020- 1310 du 29 octobre 2020 prévoyant les mesures générales requises pour traiter l’épidémie de Covid- 19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire; Ordonnance du 25 juin 1980 approuvant les dispositions générales de la réglementation de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements ouverts au public (ERP), précisant les catégories d’établissements ouverts au public;

o5.4.: des extraits de publications datant de 2021 à 2023 concernant la marque «NN» sur les pages Facebook et Instagram de STOKOMANI, montrant que les marques «NN» et «DOROTENNIS» sont toujours associées aux produits et que la marque «NN» est utilisée de manière continue depuis 2021, ainsi qu’un article du site web fashionnetwork.com présentant les marques associées «NN» et «DOROTENNIS»;

o5.5.: un extrait du site internet de STOKOMANI, daté du 20/09/2023;

o5.6.: un exemple de réception d’une caisse STOKOMANI;

o5.7.: un certificat des experts-comptables de STOKOMANI certifiant le chiffre d’affaires réalisé par la marque «NN» du 01/01/2021 au 31/08/2023.

Annexe 6:
o6.1: une copie de la décision du 10/06/2024 de la division d’annulation de l’INPI concernant la marque française no 95 563 378;

La demanderesse fait valoir que les produits désignés par la marque de l’Union européenne contestée compris dans les classes 18 et 25 sont tous couverts par la marque de l’Union européenne antérieure. Les produits ne sont que plus spécifiques, mais aucun nouveau produit n’a été inclus dans la liste. En ce qui concerne les produits compris dans les classes 24 et 28, les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE ne

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démontrent aucun usage pour eux. La demanderesse critique ensuite les éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE et affirme que cette dernière a admis dans ses observations que la marque n’avait pas été utilisée entre novembre 2016 et juillet 2019. En ce qui concerne la décision de l’INPI, la demanderesse note qu’un recours a été formé. La requérante réitère également certains de ses arguments relatifs à la prolongation artificielle du délai de grâce et affirme qu’il n’y a pratiquement eu aucun usage de la marque jusqu’en 2021. La demanderesse répète en outre que la marque «DOROTENNIS» a également été déposée à nouveau par la titulaire de la MUE (nouvelle MUE no 18 402 757, précédemment MUE no 320 523). La demanderesse formule également des observations sur les actions déposées par la titulaire de la MUE en défense de sa marque et répète qu’à compter de la date de dépôt/d’enregistrement de la MUE contestée, les recours étaient fondés sur cette MUE et non sur la MUE antérieure.

À l’appui de ses arguments, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:

Annexe 1: une copie de la requête déposée devant l’INPI le 06/09/2024 informant que la demanderesse a l’intention de former un recours contre la décision no- DC22 0140 du 10/06/2024;

Annexe 2: un extrait de la base de données officielle de l’INPI indiquant le statut actuel de la marque française no 95 563 378 confirmant qu’un recours a été formé;

En réponse, la titulaire de la MUE répète et développe, en substance, ses arguments précédents. En plus de la classe 28 nouvellement introduite, certains nouveaux produits auraient été inclus dans les classes 18 et 25. L’objectif du dépôt de la MUE était de renforcer la protection pour les produits liés au sport. La titulaire de la MUE renvoie à nouveau à la décision de l’INPI et affirme que la marque a été utilisée; par conséquent, il ne saurait être affirmé qu’il n’y avait aucune intention d’utiliser la marque. La titulaire de la MUE nie également une prolongation artificielle du délai de grâce et répète que la MUE, ainsi que la marque «DOROTENNIS», ont été déposées pour étendre l’étendue de la protection. Les actions en défense de la marque de la titulaire de la MUE étaient également fondées sur les marques de l’Union européenne et nationales antérieures.

Causes de nullité absolue — article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE
Principes généraux
L’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

Il n’existe aucune définition juridique précise du concept de «mauvaise foi», qui est ouvert à différentes interprétations. La mauvaise foi est un état subjectif fondé sur les intentions du demandeur lors du dépôt d’une marque de l’Union européenne. En règle générale, les intentions en elles-mêmes

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n’ont pas de conséquences juridiques. Pour qu’il y ait mauvaise foi, il faut, d’abord, que le titulaire de la marque de l’Union européenne ait agi d’une manière qui reflète manifestement une intention malhonnête et, ensuite, qu’il existe une norme objective permettant de mesurer cette action et de la qualifier ensuite de mauvaise foi. Il y a mauvaise foi lorsque le comportement du demandeur d’une marque de l’Union européenne s’écarte des principes reconnus d’un comportement éthique ou des usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale, pouvant être identifié en examinant les faits objectifs de chaque cas d’espèce par référence à ces normes (conclusions de l’avocat général Sharpston du 12/03/2009-, 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

L’existence de la mauvaise foi du titulaire d’une MUE lors du dépôt d’une demande de marque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/06/2009,- 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37).

La charge de la preuve de l’existence de la mauvaise foi incombe au demandeur en nullité; la bonne foi est présumée jusqu’à preuve du contraire;

Exposé des faits pertinents
Premièrement, la MUE antérieure no 320 507 (déposée le 29/07/1996 et enregistrée le 07/08/1998, avec comme date d’expiration actuelle le
29/07/2026) protège la marque pour les produits suivants:

Classe 18: Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; anneaux de parapluies; baleines de parapluies ou de parasol; porte- monnaie; bâtons de parapluies; châssis de parapluies ou de parasols; carnassières; cartables; cartables; porte-cartes
[portefeuilles]; sacoches pour porter les bébés; housses de parapluies; sacs à dos; poignées de cannes; porte-monnaie non en métaux précieux; cadres pour sacs à main; poignées de parapluies; portefeuilles; sacs à roulettes; sacs à provisions; attachés-cases; sacs de plage; sacs à main; porte-documents; poignées de valises; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»; ceintures en cuir; havresacs; filets à provisions.

Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes; couvertures de lit et de table; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; antidérapants pour chaussures; bouts de chaussures; châssis (chapeaux); visières
[chapellerie]; semelles intérieures; façades de chemises; ferrures

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de chaussures; empeignes de chaussures; doublures confectionnées [parties de vêtements]; empiècements de chemises; poches de vêtements; talonnettes pour chaussures; talonnettes pour chaussures; trépointes de chaussures; semelles de chaussures; talons; crampons de chaussures de football.

Ainsi qu’il ressort des arguments et des éléments de preuve présentés par la titulaire de la MUE et des registres officiels de l’Office, cette marque a été acquise par la titulaire de la MUE auprès de la société Dorotennis S.A.S. par un acte de cession signé le 15/07/2019, et le transfert a été enregistré auprès de l’Office le 29/07/2019.

La MUE contestée no 18 408 315 (déposée par la titulaire de la MUE le 26/02/2021 et enregistrée le 15/06/2021, avec comme date d’expiration
actuelle le 26/02/2031) protège la marque pour les produits suivants:

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bébés; culottes [culottes]; maillots de sport; espare-chaussures ou sandales; gants de ski; habillement pour automobilistes; habillement pour cyclistes; jupes; skorts; petticoats; porte-greffes; kimonos; leggins [pantalons]; maillots de bain; maillots de sport; protège-cordes; Coats; masques pour dormir; gants sans épingle; gants sans épingle; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas; peignoirs; peignoirs de bain; pochettes [habillement]; chandails; pyjamas; robes; sandales; sandales de bain; caleçons; soutiens- gorge; tabliers [vêtements]; tee-shirts; togaz; tricots (vêtements); uniformes; vestes [vêtements]; vêtements brodés; vêtements confectionnés; vêtements d’extérieur; vêtements de gymnastique; vêtements en imitations du cuir; vêtements imperméables.

Classe 28: Jeux; jouets; jouets pour animaux de compagnie; salles de gymnastique pour bébés; commandes pour consoles de jeux; décorations festives et arbres de Noël artificiels; appareils de culture physique; appareils de culture physique; attirail de pêche; balles d’aires de jeux; tables de billard; gobelets de snooker; billes de billard; jeux de cartes; jeux de table; patins à glace; patins à roulettes; scooters [jouets]; planches à voile; planches à voile; raquettes; raquettes à neige; skis; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport); modèles réduits; figurines de jouet; robots (jouets); balles de jeu; bâtons de ski; harnais d’alpinistes; carrosseries; balles de jeu; ailes d’eau; cartes à collectionner pour jeux; jeux de cartes; ceintures de natation; ceintures pour l’exercice de plaquettes en cire; ceintures d’haltérophilie (articles de sport); kites; cibles; cibles électroniques; coupes de protection pour le sport; clubs de golf; crosses de hockey; dés; disques volants [jouets]; machines pour exercices physiques; filets pour le sport; filets de tennis; fléchettes; gants de jeux; gants de base-ball; gants de boxe; gants de golf; gants d’escrime; gants de batterie [accessoires de jeux]; vestes de natation; haltères; cloches à barbe; sacs spécialement conçus pour planches de surf; sacs spécialement conçus pour les skis; skis de surf; masques d’escrime; flotteurs d’air pour piscines; citations; gants en ligne pour la natation; flippers pour la plongée; tondeuses pour la natation; patins à roulettes en ligne; tableaux d’affichage; planches à roulettes; planches à natation; plaques tournantes de roulette; pompes spécialement conçues pour balles de jeu; protège coudes (articles de sport); protège genoux (articles de sport); protège-tibias (articles de sport); sacs de frappe; quilles de billard; pelles [jeux]; sacs de golf, avec ou sans roues; laisses en carton; skis imperméables; supports sportifs pour hommes (articles de sport); planches à neige; tables pour tennis de table; tentes de jeu; trampolines; shuttlecocks.

Deuxièmement, ainsi qu’il ressort des arguments et des éléments de preuve présentés par les deux parties, la société Dorotennis S.A.S. (qui était titulaire de la MUE antérieure no 320 507 jusqu’en 2019) a été confrontée à des difficultés financières depuis 2011 et a été placée sous le statut de liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27/05/2014. Le 09/11/2016, le tribunal de commerce de Nanterre a

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rendu un jugement prononçant une fermeture pour extinction des passifs. La demanderesse cite également l’acte de cession (annexe 1.1), qui indique (traduit en anglais) que «le 9 novembre 2016, le tribunal de commerce de Nanterre a déclaré la clôture de la liquidation en raison de l’extinction des passifs. Après ladite fermeture, conformément aux dispositions légales applicables, DOROTENNIS a cessé toute activité commerciale, en particulier toute utilisation des marques et des noms de domaine».

Troisièmement, ainsi qu’il ressort des arguments et des éléments de preuve présentés par les deux parties, tant la MUE antérieure que la MUE contestée ont été utilisées par la titulaire de la MUE (ou son prédécesseur) en tant que marques antérieures (parfois conjointement avec d’autres marques de la titulaire de la MUE) dans le cadre de diverses procédures d’opposition et de nullité contre des demandes/enregistrements de marques ultérieurs. La présente procédure comprend des procédures contre les marques de la demanderesse et contre des marques de tiers, telles que:

B 1 948 655, déposée le 19/12/2011, sur la base de la MUE antérieure no 320 507 ainsi que de la MUE no 4 908 513 et de l’enregistrement de la marque française no 1 397 555; opposition contre la demande de marque espagnole no 4 069 356 auprès de l’Office espagnol des brevets et des marques, déposée le 13/08/2020, sur la base de la MUE antérieure no 320 507, rejetée pour absence de preuve de l’usage;

B 3 133 631, déposée le 30/10/2020, sur la base de la précédente MUE no 320 507;

B 3 148 017, déposée le 04/06/2021, sur la base de la MUE contestée no 18 408 315 et de l’enregistrement de la marque française no 4 724 268;

B 3 155 137, déposée le 22/09/2021, sur la base de la MUE contestée no 18 408 315;

B 3 173 906, déposée le 01/07/2022, sur la base de la MUE contestée no 18 408 315;

B 3 191 672, déposée le 09/03/2023 (contre la demanderesse), sur la base de la MUE contestée no 18 408 315 et de l’enregistrement de la marque française no 95 563 378;

C 61 795, déposée le 01/09/2023 (contre la demanderesse), sur la base de la MUE contestée no 18 408 315 et de l’enregistrement de la marque française no 95 563 378.

Quatrièmement, la titulaire de la MUE a produit des éléments de preuve de
l’usage de la marque ou concernant principalement des vêtements (classe 25), mais aussi des chaussures (classe 25) et, dans une certaine mesure, des sacs (classe 18), tant avant qu’après 2021. Les

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éléments de preuve ne démontrent aucun usage pour les produits compris dans les classes 24 ou 28.

Cinquièmement, il existe au moins une autre marque de la titulaire de la MUE qui se trouve, en substance, dans la même situation que la MUE antérieure et contestée, à savoir la marque verbale «DOROTENNIS» précédemment déposée et enregistrée en tant que MUE no 320 523 pour des produits compris dans les classes 18, 24 et 25 (date de la demande: 29/07/1996; date enregistremt: 08/02/1999) et nouvellement déposée et enregistrée en tant que MUE no 18 402 757 pour des produits compris dans les classes 18, 25 et 28 (date de la demande: 19/02/2021; date enregistremt: 09/06/2021).

Appréciation de la mauvaise foi
Un comportement répétitif peut être pris en considération pour apprécier la mauvaise foi (03/06/2010,- 569/08, Internetportal, EU:C:2010:311, § 51; 13/12/2012, 136/11-, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 29).

Un comportement répétitif peut constituer un indice de mauvaise foi s’il révèle une intention contraire à un comportement commercial acceptable, par exemple l’intention de contourner le système d’enregistrement.

Lorsque le titulaire de la MUE présente des demandes répétées pour la même marque dans l’intention d’éviter les conséquences de la déchéance pour non-usage de la MUE antérieure, que ce soit en tout ou en partie, il est de mauvaise foi [13/12/2012-, 136/11, Pelikan (fig.), EU:T:2012:689, § 27].

En l’espèce, plusieurs éléments démontrent que le dépôt de la MUE contestée était en fait un dépôt réitéré de la marque de l’Union européenne antérieure dans l’intention de contourner le système d’enregistrement et d’éviter les conséquences négatives d’un éventuel non-usage de la MUE antérieure.

La marque protégée par l’enregistrement de la MUE antérieure et
l’enregistrement de la MUE contestée sont identiques , un fait qui est également admis par la titulaire de la MUE. Il n’y a eu ni modification ni modernisation de la marque. En outre, outre les différentes classes 24 et 28, la MUE antérieure et la MUE contestée couvrent à peu près des produits identiques ou se chevauchant dans les classes 18 et 25. Cela s’applique en particulier aux produits qui, sur la base des preuves de l’usage, présentaient un intérêt principal pour la titulaire de la MUE, à savoir les vêtements et les chaussures compris dans la classe 25. Tant la MUE antérieure que la MUE contestée couvrent littéralement les mêmes spécifications que les « vêtements, chaussures» compris dans la classe 25, et la MUE contestée couvre en outre une série d’articles plus spécifiques de vêtements et de chaussures, qui relèvent des termes généraux « vêtements, chaussures» de la MUE antérieure et qui sont donc identiques à ceux-ci. Par conséquent, les marques et les produits les plus importants pour la titulaire de la MUE sont les mêmes.

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En outre, la titulaire de la MUE a acquis la MUE antérieure no 320 507 en 2019, tout en sachant que la titulaire précédente avait rencontré des difficultés commerciales pendant plusieurs années, qu’elle a été mise en liquidation en 2014 et qu’elle a finalement été liquidée en novembre 2016. Par conséquent, la titulaire de la MUE savait qu’au moins depuis novembre 2016, l’ancienne titulaire a cessé toute activité commerciale et a cessé
d’utiliser activement la marque (bien qu’il y ait encore une présence résiduelle de la marque sur le marché entre 2016 et 2020, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve). Par conséquent, au moment du dépôt de la MUE contestée, la titulaire de la MUE savait qu’elle éprouverait probablement de sérieuses difficultés à prouver l’usage sérieux de la MUE antérieure no 320 507.

Cela est corroboré par la procédure d’opposition devant l’Office espagnol des brevets et des marques, dans laquelle la titulaire de la MUE a formé une opposition sur la base de la MUE antérieure no 320 507 en tant que marque antérieure, et l’autre partie à cette procédure a demandé la preuve de l’usage de cette marque. L’opposition a été formée le 13/08/2020, la demande de preuve de l’usage a été présentée le 26/01/2021, la demande a été acceptée par l’office espagnol le 19/02/2021 et publiée le 26/02/2021. À la même date, le 26/02/2021, la titulaire de la MUE a déposé la MUE contestée. Par la suite, le 15/09/2021, l’office espagnol a rejeté l’opposition de la titulaire de la MUE pour absence d’usage sérieux de la MUE antérieure no 320 507.

En outre, ainsi qu’il ressort de la liste des procédures d’opposition et de nullité ci-dessus, à compter du dépôt/enregistrement de la MUE contestée, la titulaire de la MUE a commencé à utiliser la MUE contestée en tant que marque antérieure dans le cadre d’oppositions ou de demandes en nullité, au lieu de la MUE antérieure (qui aurait pu être potentiellement vulnérable pour le non-usage).

Outre ce qui précède, il apparaît que la titulaire de la MUE a adopté la même approche de dépôt réitéré, essentiellement dans les mêmes circonstances, également à peu près au même moment dans (au moins) un autre cas, à savoir la marque verbale «DOROTENNIS» précédemment déposée et enregistrée en tant que MUE no 320 523 pour des produits compris dans les classes 18, 24 et 25 (date de la demande: 29/07/1996; date enregistremt: 08/02/1999) et nouvellement déposée et enregistrée en tant que MUE no 18 402 757 pour des produits compris dans les classes 18, 25 et 28 (date de la demande: 19/02/2021; date enregistremt: 09/06/2021).

La titulaire de la MUE fait valoir que la raison du dépôt de la MUE contestée était d’étendre l’étendue de la protection de la marque à la suite d’une nouvelle stratégie commerciale de la nouvelle titulaire de la marque. Selon la titulaire de la MUE, la MUE antérieure ne disposait que d’une liste de produits limitée, tandis que la titulaire de la MUE, en tant que nouvelle titulaire de la marque, avait besoin de protection pour une liste plus large incluant des produits nouveaux ou différents. Toutefois, il est évident qu’à l’exception des produits compris dans les différentes classes 24 et 28, la liste des produits compris dans les classes 18 et 25 est assez large dans les deux marques de l’Union européenne et couvre principalement des produits

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identiques ou comparables, ou qui se chevauchent. En outre, ainsi qu’il ressort des éléments de preuve de l’usage produits par la titulaire de la MUE, les produits présentant un intérêt principal pour la titulaire de la MUE et son prédécesseur ont toujours été des vêtements et des chaussures (et, dans une certaine mesure, des sacs), ce qui n’a pas changé avec la nouvelle propriété de la marque. La titulaire de la MUE n’a produit aucune preuve de l’usage de la marque pour de nouveaux produits qui ne seraient pas déjà protégés par la MUE antérieure no 320 507. En outre, aucun élément de preuve n’a été produit pour montrer quelques exemples d’usage pour les produits compris dans la classe 28 nouvellement introduite. Dans ces circonstances, les arguments de la titulaire de la MUE ne sont pas convaincants.

Pour les mêmes raisons, le nouveau dépôt de la MUE no 18 402 757 «DOROTENNIS» ne semble pas reposer sur la nécessité d’étendre la liste des produits, comme l’affirme la titulaire de la MUE.

La titulaire de la MUE affirme également que si elle avait eu l’intention de déposer à nouveau la MUE dans le but de contourner les exigences en matière d’usage, elle aurait déjà déposé la MUE en 2019, juste après l’acquisition de la MUE antérieure, et non près de deux ans plus tard. Néanmoins, cet argument n’est pas convaincant car la titulaire de la MUE aurait pu se rendre compte de la vulnérabilité de la MUE antérieure et de la «nécessité» de déposer à nouveau la marque seulement progressivement, par exemple dans le cadre de litiges dans lesquels la preuve de l’usage de la MUE antérieure était (potentiellement) en jeu. Par conséquent, la différence de temps entre le moment de l’acquisition de la MUE antérieure (15/07/2019) et la date de dépôt de la MUE contestée (26/02/2021) n’exclut pas automatiquement toute intention malhonnête de la part de la titulaire de la MUE.

La titulaire de la MUE fait valoir que la procédure d’opposition ou de nullité qu’elle a engagée pour défendre sa marque était fondée sur la MUE contestée (et non sur la MUE antérieure) en raison de l’étendue de sa protection plus étendue. Toutefois, la titulaire de la MUE n’a pas développé cet argument plus avant, par exemple en présentant un exemple concret dans lequel l’étendue de la protection de la MUE contestée aurait une incidence par rapport à l’étendue de la protection de la MUE antérieure. En outre, la division d’annulation a connaissance des registres de l’Office que, par exemple, l’opposition dans l’affaire B 3 155 137, déposée le 22/09/2021 sur la base de la MUE contestée no 18 408 315, était dirigée uniquement contre des vêtements compris dans la classe 25, qui sont des produits également couverts à l’identique par la MUE antérieure.

Compte tenu de toutes les conclusions qui précèdent, la division d’annulation considère que les arguments et les éléments de preuve versés au dossier démontrent à suffisance que la MUE contestée est en fait une demande répétée pour la même marque que dans la MUE antérieure no 320 507, déposée dans l’intention malhonnête de contourner le système d’enregistrement et d’éviter les conséquences négatives d’un éventuel non- usage de la MUE antérieure.

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Conclusion
À la lumière de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la demande est accueillie dans son intégralité et que la marque de l’Union européenne doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits contestés.

COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans la procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.

La titulaire de la MUE étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.

La division d’annulation
Liliya YORDANOVA Vít MAHELKA Saida Crabbe
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle cette décision n’a pas fait droit à ses prétentions a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.