DIVISION D’ANNULATION
PROCÉDURE D’ANNULATION n° C 59 008 (NULLITÉ)
G. & G. S.R.L., Via Carlo Alberto Pizzardi 50, 40138 Bologne, Italie (requérante), représentée par Rosalba Palmas, Via Don Bedetti 22, 40129 Bologne (BO), Italie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Geoffroy Lequatre, 5-7 av de Mimosa, 06800 Cagnes sur Mer, France (titulaire de la marque de l’UE), représenté par Gábor Pozsgay, Attila út 31. II. em. 1., 1013 Budapest, Hongrie (mandataire professionnel).

Le 07/01/2026, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déclaration de nullité est partiellement accueillie.

2. La marque de l’Union européenne n° 18 080 840 est déclarée nulle pour certains des produits contestés, à savoir:

Classe 18: Sacs, portefeuilles et autres articles de transport [à l’exception des bagages].

Classe 25: Chaussures; Vêtements.

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits restants, à savoir:

Classe 18: Bagages; Parapluies et parasols.

4. Chaque partie supporte ses propres dépens.

MOTIFS
Le 27/02/2023, la requérante a déposé une demande en déclaration de nullité
contre la marque de l’Union européenne n° 18 080 840 (marque figurative) (la marque de l’UE). La demande vise tous les produits couverts par la marque de l’UE, à savoir tous les produits des classes 18 et 25. La demande est fondée sur la marque non enregistrée «G4» utilisée dans le commerce en Italie. La requérante a invoqué l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

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AFFAIRE RENVOYÉE PAR LES CHAMBRES DE RECOURS
Par décision du 07/05/2024, la division d’annulation a rejeté la demande en déclaration de nullité. La division d’annulation a estimé, sur la base des informations fournies concernant le droit italien, que, selon le droit national pertinent, l’acquisition d’une marque non enregistrée est subordonnée à la renommée de la marque en question. Étant donné que la requérante n’a pas démontré que la marque invoquée jouissait d’une renommée auprès du public italien, la division d’annulation a conclu que la requérante n’avait pas prouvé l’existence de la marque invoquée. En outre, elle a estimé que la requérante n’avait pas démontré qu’elle était habilitée à déposer la demande en nullité.

La décision a fait l’objet d’un recours et la Chambre de recours a statué dans l’affaire R 1192/2024-4 le 11/03/2025. La décision de la Chambre a annulé la décision contestée et a renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour la poursuite de la procédure. La Chambre a estimé que la requérante était habilitée à déposer la demande et que, sur la base de la jurisprudence italienne fournie en complément, la marque non enregistrée peut exister en Italie même si elle ne jouit pas d’une renommée, pour autant qu’il soit démontré un usage continu, effectif et notoire du signe, ainsi que l’étendue territoriale dans laquelle l’usage d’une marque non enregistrée a été réalisé. La Chambre a analysé les preuves soumises par la requérante tant devant la division d’annulation que pendant la procédure de recours et a conclu que la marque invoquée avait été suffisamment utilisée pour garantir l’acquisition d’une marque non enregistrée italienne. La Chambre a renvoyé l’affaire à la division d’annulation pour un examen complet et exhaustif du fond de la demande en nullité.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’argumentation de la requérante
La requérante fait valoir que la marque non enregistrée « G4 » est utilisée en Italie pour des vestes depuis au moins 2012. Elle affirme que les « G4 » et « G9 » sont des vestes emblématiques de la marque « BARACUTA » dont l’origine remonte à 1937 à Manchester. Elle affirme que la requérante est l’actuelle propriétaire de la marque « BARACUTA » et que WP Lavori in Corso S.r.l. est une société affiliée et licenciée des marques « BARACUTA », y compris « G4 ». Elle fait valoir que l’élément dominant de la marque contestée est identique à la marque non enregistrée antérieure et que les produits pour lesquels la marque antérieure est utilisée, à savoir les vestes, sont identiques ou similaires aux produits contestés. Elle soumet des documents pour prouver l’usage de la marque non enregistrée invoquée et fait valoir qu’ils démontrent des ventes des vestes sur la quasi-totalité du territoire italien. Elle fait valoir que les vestes ne sont pas bon marché et que, par conséquent, il est évident que le nombre de pièces vendues n’est pas élevé. Elle décrit les documents individuels soumis et soutient qu’ils ne démontrent pas seulement un usage de la marque d’une portée plus que purement locale, mais aussi que la marque est renommée auprès du public italien, comme l’exige le droit italien pour la protection des marques non enregistrées. Elle souligne que dans certains articles de presse, la « G4 » est qualifiée de veste emblématique. La requérante conclut en répétant les exigences du droit italien pour la protection des marques non enregistrées contre les enregistrements de marques ultérieurs, affirme que toutes les conditions sont remplies et demande que la marque contestée soit annulée dans son intégralité.

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Dans le cadre de la procédure de recours, la requérante a fait valoir qu’une marque non enregistrée n’a pas à être réputée au sens d’être reconnue par une partie significative du public, et a produit plusieurs décisions des juridictions italiennes à l’appui de cette affirmation. Elle a également soutenu que la marque a été utilisée de manière suffisante pour satisfaire à l’exigence du droit italien et que la requérante était habilitée à déposer la demande.

L’argumentation du titulaire de la marque de l’Union européenne
Le titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir qu’il commercialise des vêtements de sport sous la marque « G4 » dans toute l’Europe depuis 2008, date de la création de la société « G4 » en France. Il soumet certains documents à l’appui de cette affirmation. Il avance qu’il a fait enregistrer une marque française entre 2009 et 2019. Il présente des liens vers les sites web des revendeurs de ses produits. Le titulaire de la marque de l’Union européenne conteste l’affirmation selon laquelle la marque non enregistrée de la requérante est largement reconnue et il fait valoir que les preuves soumises par la requérante ne le démontrent pas. Il soutient que la marque qui pourrait éventuellement être reconnue est « BARACUTA » et que la veste « G4 » n’est distinctive que dans le cadre des produits « BARACUTA ». Il conclut que la demande en nullité devrait être rejetée, en particulier parce que l’usage de la marque « G4 » par le titulaire de la marque de l’Union européenne est antérieur à l’usage allégué de la marque non enregistrée par la requérante en Italie.

Le titulaire de la marque de l’Union européenne a soumis les documents suivants à l’appui de ses allégations :

un extrait du registre du commerce et des sociétés français montrant que la société « G4 » a été fondée en 2008 avec le titulaire de la marque de l’Union européenne en tant qu’administrateur ;

des photographies de rapports annuels de 2010, 2012, (vraisemblablement) 2013, 2014 et 2015 de la société G4 ;

des photographies de ce qui semble être des pages de catalogues usés de 2012/2013, 2016 et 2020 pour les marques
et montrant des vêtements de sport pour cyclistes étiquetés avec la marque G4 ;

une impression du site web g4dimension.com montrant le contenu du site web de 2013 ;

des photographies de quatre factures avec G4 comme société émettrice ou réceptrice, pour autant que l’on puisse le discerner, datées de 2009 et 2010.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LE CADRE D’ACTIVITÉS COMMERCIALES – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, SOUS C), DU RÈGLEMENT SUR LA MUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RÈGLEMENT SUR LA MUE
La demande est fondée sur la marque non enregistrée « G4 », prétendument utilisée dans le cadre d’activités commerciales en Italie, en relation avec des vestes.

Conformément à l’article 60, paragraphe 1, sous c), du règlement sur la MUE, une marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande présentée à l’Office, lorsqu’il existe un droit antérieur,

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visé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, et les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies.

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :

a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;

b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux exigences suivantes :

le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires et avoir une portée plus que locale ;

conformément au droit qui le régit, avant la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée, le demandeur doit avoir acquis des droits sur le signe sur lequel l’action en nullité est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;

les conditions selon lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit doivent être remplies à l’égard de la marque contestée.

Les conditions susmentionnées sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’action en nullité fondée sur une marque non enregistrée ou un autre signe utilisé dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.

a) Usage dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. Cette exigence de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE est soumise aux normes juridiques de l’Union et doit être appréciée en conséquence, nonobstant le fait que la législation nationale puisse ne pas exiger un usage effectif dans le cas de certains droits antérieurs spécifiques.

En outre, un tel usage du signe en cause doit avoir eu une portée plus que seulement locale. La raison d’être de cette disposition est de limiter le nombre de conflits entre signes en empêchant qu’un signe antérieur qui n’est pas suffisamment important ou significatif puisse contester l’enregistrement ou la validité d’une marque de l’Union européenne. Un droit d’opposition de ce type doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir empêcher l’enregistrement d’un nouveau signe, le

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signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et son étendue géographique ne doit pas être purement locale. Cela implique que, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Pour déterminer si tel est bien le cas, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. La question de savoir si l’usage d’un signe non enregistré a une portée plus que purement locale sera tranchée en appliquant un
Cloppenburg, EU:T:2013:197, § 19, 47-48). Ceci s’applique mutatis mutandis aux procédures de nullité.

Le Tribunal a jugé que la portée d’un signe utilisé pour identifier des activités commerciales spécifiques doit être établie en relation avec la fonction d’identification de ce signe. Cette considération signifie qu’il convient de prendre en compte, premièrement, la dimension géographique de la portée du signe, c’est-à-dire le territoire sur lequel il est utilisé pour identifier l’activité économique de son titulaire, ainsi qu’il ressort d’une interprétation textuelle de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Deuxièmement, il convient également de prendre en compte la dimension économique de la portée du signe, qui est appréciée au regard de la durée pendant laquelle il a rempli sa fonction dans la vie des affaires et du degré d’utilisation dont il a fait l’objet, du groupe de destinataires au sein duquel le signe en question est devenu connu en tant qu’élément distinctif, à savoir les consommateurs, les concurrents ou même les fournisseurs, ou encore de l’exposition donnée au signe, par exemple, par la publicité ou sur l’internet (24/03/2009, T-318/06 – T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 36-37 et 30/09/2010, T-534/08, Granuflex, EU:T:2010:417, § 19).

Dans une demande en nullité fondée sur l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, le demandeur en nullité doit démontrer l’usage du signe antérieur dans la vie des affaires d’une portée plus que locale à la date de dépôt de la marque de l’Union européenne contestée (ou à la date de priorité, le cas échéant). Dans les procédures de nullité, le demandeur doit également prouver que le signe a été utilisé dans la vie des affaires d’une portée plus que locale à un autre moment, à savoir au moment du dépôt de la demande en nullité. Cette condition découle du libellé de l’article 60, paragraphe 1, sous c), du RMUE, qui dispose qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle « lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées à ce paragraphe sont remplies » (03/08/2011, R 1822/2010-2, Baby Bambolina (fig.), § 15). L’exigence de la « persistance » dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE dans les procédures de nullité est désormais explicitement énoncée à l’article 16, paragraphe 1, sous b), du RMDUE, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, sous d), du RMDUE.

Ce qui précède a été confirmé par le Tribunal dans son arrêt dans l’affaire Baby Bambolina (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553). Le Tribunal a jugé que le droit antérieur invoqué à l’appui d’une opposition doit encore exister au moment du dépôt de l’acte d’opposition. Par analogie, le droit antérieur invoqué à l’appui d’une demande en déclaration de nullité doit encore exister au moment du dépôt de la demande. Cela présuppose normalement que le signe en question doit encore être utilisé au

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moment du dépôt de l’opposition ou de la demande en nullité. En effet, c’est précisément l’usage du signe dans la vie des affaires qui fonde l’existence des droits sur ce signe (23/10/2013, T-581/11, Baby Bambolina, EU:T:2013:553, points 26 et 27).

La marque contestée a été déposée le 11/06/2019. Par conséquent, le demandeur était tenu de prouver que le signe sur lequel la demande est fondée était utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en Italie avant cette date. En outre, la demande en nullité a été déposée le 27/02/2023. Les preuves doivent également montrer que le signe du demandeur était encore utilisé à cette date, et qu’il a été utilisé dans la vie des affaires pour les produits revendiqués par le demandeur, à savoir les vestes.

Le demandeur a déposé, notamment, les preuves suivantes pour prouver l’usage du signe invoqué (dans les deux instances de la procédure) :

Annexes 2 à 7 : plus de 4 200 pages de factures émises par W.P. Lavori in Corso s.r.l., datées de 2017, 2018 et 2019, à divers clients en Italie pour ce qui semble être des vêtements, des chaussures, des portefeuilles, des lunettes et d’autres produits. De nombreux articles détaillés dans les factures ne semblent pas faire référence à une marque, certains font référence à des marques autres que « G4 » et certains font référence à des produits « G4 ».

Annexes 8 et 9 : captures d’écran du site web www.baracuta.com montrant le contenu du site web en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018. Le site web est disponible en versions anglaise et italienne et des vestes « BARACUTA G4 » y sont présentées. Il est indiqué que « Baracuta » est une marque de vêtements britannique historique et que ses vestes « G9 » et « G4 » sont des icônes de style qui ont été portées par des célébrités de la musique et du cinéma.

Annexes 10 à 12 : extraits des sites web de Pitti Immagine s.r.l. (en italien avec traductions anglaises). Selon le demandeur, il s’agit d’une société italienne qui opère dans la promotion de l’industrie de la mode et organise des expositions et des événements culturels. Baracuta est présentée comme l’un des exposants de Pitti Uomo 2021 et ses vestes « G9 », « G4 » et « G10 » sont présentées comme emblématiques. Il est indiqué que « cette orientation saisonnière est une redécouverte des vêtements les plus établis et collectivement appréciés de la marque, tels que la veste G4 ».

Annexes 13 et 14 : articles et publicités parus dans des magazines italiens entre 2012 et 2018. Le demandeur explique que ces documents contiennent des informations sur le pays de publication (Italie), l’agence de publicité, le magazine dans lequel ils ont été publiés et la date. En effet, les articles semblent être des articles de relations publiques ou des publicités directes de la marque Baracuta. Dans ces articles, la veste « G4 » est mentionnée comme le produit emblématique ou classique de la marque. Plusieurs articles de 2012 informent que Baracuta a été rachetée par WP Lavori in Corso et que la collection nouvellement remaniée de la marque britannique sera présentée lors de l’événement Pitti de cette année-là. Les articles de 2017 se limitent à la même petite publicité de la veste « G4 » publiée dans plusieurs magazines. Pour 2018, il y a un article dans la version italienne en ligne d’Esquire, dans lequel la veste « G4 » est mentionnée, aux côtés des « G9 » et « G10 », comme un classique intemporel porté par des célébrités.

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Annexes 17 à 19 : articles concernant « Pitti Uomo ».

Annexes 20 à 22 : extraits de Wikipédia concernant « MF Milano Finanza », « L’Expresson magazine » et « Grazia » magazine.

La Chambre de recours a évalué ces preuves dans le contexte de l’usage du signe au regard des exigences du droit national pour l’acquisition d’une marque non enregistrée. Elle a conclu que les preuves démontrent une vente régulière et continue de vestes étiquetées avec la marque « G4 » sur une période de trois ans (2017 à 2019) et que le nombre relativement modéré de vestes vendues est compensé par le prix élevé des produits. Elle a également conclu que les ventes ont été réalisées dans plusieurs régions italiennes et ont été soutenues par les efforts promotionnels du demandeur étalés sur plusieurs années, qui comprenaient des publicités dans des journaux et magazines nationaux bien connus. La Chambre de recours a conclu qu’il a été démontré que le signe non enregistré n’était pas utilisé de manière purement locale, mais que les produits sous cette marque ont été promus, offerts et vendus dans toute l’Italie. La division d’annulation se réfère aux constatations de la Chambre de recours et à la décision R 1192/2024-4 pour les détails du raisonnement de la Chambre de recours.

Ces conclusions sont également valables en ce qui concerne les critères européens d’usage ayant une portée plus que purement locale, tels que stipulés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, du moins en ce qui concerne l’usage antérieur au dépôt de la marque contestée.

En ce qui concerne la continuité de l’usage, la demande en nullité a été déposée le 27/02/2023. Certes, la plupart des preuves se rapportent à la période allant jusqu’à la mi-2019. D’autre part, les annexes 10 à 12 contiennent un article faisant état de Baracuta comme l’un des exposants du salon Pitti Uomo à Florence en 2021 et ses vestes « G9 », « G4 » et « G10 » y sont présentées comme emblématiques. Il y est indiqué que « cette orientation saisonnière est une redécouverte des vêtements les plus emblématiques et collectivement appréciés de la marque, tels que la veste G4 ». Selon les documents soumis par le demandeur devant la Chambre de recours (annexes 17 à 19), Pitti Uomo est un salon professionnel important dans l’industrie de la mode masculine (comme l’a confirmé la Chambre de recours). Compte tenu de l’usage systématique et régulier de la marque démontré jusqu’à la mi-2019 et d’une présence à un événement de mode renommé en 2021, où des produits pour la saison suivante ont été présentés, il peut être considéré que l’usage de la marque présente une certaine continuité jusqu’à la période de dépôt de la demande en nullité.

Par conséquent, les preuves démontrent que le signe a été utilisé dans le commerce avec une portée plus que locale en Italie avant la date de dépôt de la marque contestée et que l’usage s’est poursuivi au moment du dépôt de la demande en nullité. Il ressort des preuves que la marque a été utilisée en relation avec des vestes, c’est-à-dire tous les produits invoqués par le demandeur.

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Le droit en vertu de la loi applicable
Le demandeur a soumis le Code italien de la propriété industrielle et se réfère spécifiquement à l’article 12, paragraphe 1, sous a), du Code, qui dispose ce qui suit.

12. Nouveauté.

1. Ne peuvent être enregistrés comme marques les signes si, à la date de dépôt de la demande, l’une des conditions suivantes est remplie :

a) ils sont identiques ou similaires à un signe déjà connu comme marque ou signe distinctif de produits ou services fabriqués, mis sur le marché ou fournis par des tiers pour des produits ou services identiques ou similaires, s’il existe, en raison de l’identité ou de la similitude entre les marques et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou services, un risque de confusion dans l’esprit du public, qui peut également consister en un risque d’association entre les deux signes. Une marque est également considérée comme notoirement connue conformément à l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, texte de Stockholm du 14 juillet 1967, ratifiée par la loi n° 424 du 28 avril 1976, si elle est notoirement connue du public pertinent, y compris en raison d’une réputation acquise dans le pays par la promotion de la marque. L’usage antérieur du signe, lorsqu’il n’entraîne pas de réputation, ou une réputation purement locale, n’entraîne pas le défaut de nouveauté, mais un tiers utilisateur antérieur peut continuer à utiliser la marque, également à des fins publicitaires, dans les limites de la circulation locale, malgré l’enregistrement de la marque elle-même. L’usage antérieur du signe par le demandeur ou son cessionnaire ne constitue pas un obstacle à l’enregistrement.

Le demandeur a également cité un arrêt de la Cour de cassation italienne, dans lequel les effets de la disposition susmentionnée sont clarifiés comme suit.

En vertu de l’article 12, paragraphe 1, sous a), du décret législatif n° 30 de 2005 (Code italien de la propriété industrielle), il est clair que l’usage antérieur d’une marque de fait ayant une notoriété nationale entraîne à la fois le droit à l’usage exclusif du signe distinctif par l’utilisateur antérieur, ainsi que l’invalidité de la marque enregistrée ultérieurement par des tiers, car elle est dépourvue (sans préjudice d’hypothèses spécifiques et limitées, prévues par la loi) du caractère de nouveauté, qui constitue une condition pour obtenir valablement l’enregistrement’ (Cour de cassation civile, 13/05/2016, n° 9889 ; 34531/2019 ; 14925/2019 ; 2499/2018 ; 22350/2015).

Il ressort de ce qui précède que, selon la loi régissant le signe en question, pour qu’une marque non enregistrée puisse donner naissance à un droit exclusif susceptible d’interdire l’usage ou l’enregistrement d’une marque postérieure, les conditions suivantes doivent être remplies :

1) la marque antérieure non enregistrée jouit d’une réputation plus que locale auprès du public italien, et

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2) il existe un risque de confusion entre la marque non enregistrée et la marque postérieure, causé par l’identité ou la similitude des signes et de leurs produits ou services respectifs.

La première condition a été évaluée par la Chambre de recours et la division d’annulation se réfère à son raisonnement et à ses conclusions dans la décision R 1192/2024-4 du 11/03/2025. La Chambre de recours a conclu que la condition est remplie.

La division d’annulation poursuivra donc l’examen de la seconde condition, à savoir s’il existe ou non un risque de confusion entre la marque non enregistrée du demandeur, utilisée pour des vestes, et la marque contestée.

Risque de confusion
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les signes en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation d’une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif du signe antérieur, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

Les produits
La demande vise les produits suivants de la marque contestée :

Classe 18 : Bagages, sacs, portefeuilles et autres articles de transport ; Parapluies et parasols.

Classe 25 : Chaussures ; Vêtements.

La marque non enregistrée du demandeur a été utilisée pour des vestes.

Produits contestés de la classe 18
Les accessoires de mode tels que divers types de sacs de la classe 18, d’une part, et les vestes, d’autre part, partagent une fonction esthétique commune en contribuant conjointement au « look » des consommateurs. Une telle coordination dépend du consommateur concerné, du type d’activité pour lequel ce look est composé, en particulier pour le travail ou les loisirs, ou des stratégies de marketing des entreprises du secteur (27/09/2012, T 39/10, Pucci, EU:T:2012:502,
§ 76-77). Il est cependant courant que les clients combinent esthétiquement ces produits lors de leur achat et leur coordination esthétique peut également être prise en compte au stade de la conception. En outre, ces produits coïncident généralement au niveau des producteurs et se trouvent couramment dans les mêmes points de vente au détail. Par conséquent, ces produits sont similaires.

Il est courant que les fabricants de vestes proposent également des sacs et d’autres articles de transport, en particulier des portefeuilles. Ces produits satisfont les besoins du même consommateur pertinent, et ils sont vendus dans les mêmes magasins spécialisés et

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rayons de grands magasins. Ces produits sont similaires. Cela s’applique également aux autres supports contestés, qui peuvent inclure des porte-cartes ou des porte-clés.

Les bagages, en revanche, sont considérés comme dissimilaires aux vestes. La nature et la finalité principale de ces produits sont différentes. La fonction principale des vestes est d’habiller le corps humain, tandis que la finalité principale des bagages est de transporter des objets lors de voyages. Ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution et ne sont ni en concurrence ni complémentaires. Même si, de nos jours, les créateurs vendent également des accessoires de voyage sous leurs marques, ce n’est pas la règle et cela ne s’applique plutôt qu’aux créateurs (économiquement) prospères.

Un parapluie est un dispositif portable de protection contre les précipitations, composé d’un bâton avec une armature pliable recouverte de tissu à une extrémité et généralement une poignée à l’autre. Un parasol est un objet similaire à un parapluie qui fournit de l’ombre contre le soleil. La nature de ces produits est très différente de celle des vêtements, y compris les vestes. Ils servent des objectifs très différents (protection contre la pluie/le soleil versus couvrir/protéger le corps humain). Ils n’ont généralement pas les mêmes points de vente et ne sont généralement pas fabriqués par les mêmes fabricants. Ces produits sont considérés comme dissimilaires.

Produits contestés de la classe 25
Les vêtements contestés incluent les vestes du demandeur. Étant donné que la division d’annulation ne peut pas disséquer, d’office, la catégorie large des produits contestés, ces produits sont considérés comme identiques.

Les chaussures contestées et les vestes du demandeur sont de nature identique ou très similaire. Ils servent le même objectif puisqu’ils sont utilisés pour couvrir et protéger diverses parties du corps humain contre les éléments. Ce sont également des articles de mode et on les trouve souvent dans les mêmes points de vente. Les consommateurs, lorsqu’ils cherchent à acheter des vêtements tels que des vestes, s’attendront à trouver des chaussures dans le même rayon ou magasin et vice versa. De plus, de nombreux fabricants et créateurs concevront et produiront tous les articles susmentionnés. Par conséquent, ces produits sont similaires entre eux.

2. Les signes
G4
Signe antérieur Signe contesté

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Le territoire pertinent est l’Italie.

La marque antérieure est composée d’une combinaison alphanumérique constituée de la lettre « G » et du chiffre « 4 ». Le même élément est présent dans le signe contesté, bien que quelque peu stylisé. Bien qu’il ne puisse être exclu que certains consommateurs perçoivent l’élément le plus grand de la marque contestée comme « GU » ou « GH », la perception la plus probable reste « G4 », étant donné que la stylisation correspond le mieux à la représentation correcte et complète de la lettre « G » et du chiffre « 4 ». « G4 » ne correspond à aucun mot, expression ou concept connu dans la langue italienne et, par conséquent, il sera perçu comme dépourvu de sens et normalement distinctif par les consommateurs italiens moyens.

La marque contestée contient d’autres éléments verbaux. « La » est l’article défini féminin singulier en italien, équivalent à l’anglais « the ». « Performance » sera compris dans son sens anglais car il a été largement utilisé et est entré dans le vocabulaire italien. Enfin, « élégante » sera compris comme « elegant ». Bien que l’équivalent italien soit « elegante », sans les deux accents, la présence des accents est immatérielle et n’empêchera pas les consommateurs de comprendre le sens de ce mot. L’expression entière sera comprise par les consommateurs italiens comme signifiant « la performance élégante » ou « l’exécution élégante ». Ceci, en relation avec les produits pertinents, à savoir les sacs, portefeuilles et autres articles de transport ainsi que les vêtements et les chaussures, sera perçu comme rien de plus qu’une déclaration laudative et promotionnelle banale suggérant des produits qui combinent qualité fonctionnelle et apparence élégante. Par conséquent, cette expression est dépourvue de caractère distinctif.

Les éléments figuratifs sporadiques de la marque contestée, constitués des quatre points, des deux lignes et du fond carré noir, ne sont que des caractéristiques décoratives simples et courantes dépourvues de tout caractère distinctif.

L’élément « G4 » dans la marque contestée est non seulement son élément le plus distinctif, mais aussi son élément visuellement dominant, car en raison de sa taille, de sa position et de sa stylisation (sa police de caractères est beaucoup plus grasse que celle du reste des éléments), il éclipse les éléments verbaux restants.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la combinaison alphanumérique « G4 ». Il s’agit du seul élément de la marque antérieure et de l’élément dominant et unique distinctif de la marque contestée. Les marques ne diffèrent que par les éléments non distinctifs et visuellement secondaires de la marque contestée. Par conséquent, elles sont visuellement similaires au moins dans une mesure moyenne.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans l’élément « G4 ». Elles diffèrent par l’expression « la performance élégante » de la marque contestée. Étant donné que les marques coïncident verbalement dans leurs seuls éléments distinctifs et ne diffèrent que par un slogan promotionnel non distinctif, elles sont similaires dans une mesure élevée.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Alors que l’un des signes est dépourvu de sens, le public pertinent percevra un concept de performance élégante dans l’autre. Dans cette mesure, les signes ne sont pas conceptuellement

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similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.

3. Appréciation globale des conditions au regard du droit applicable
La marque non enregistrée du demandeur est entièrement incluse, en tant qu’élément indépendant et distinctif, dans la marque contestée. L’élément coïncidant est le seul élément distinctif de la marque contestée et également celui qui est visuellement dominant. Les seules différences entre les marques sont une phrase promotionnelle banale et quelques décorations figuratives très simples dans la marque contestée. En raison de la coïncidence de l’élément distinctif, qui est également visuellement prédominant dans la marque contestée, et les différences étant limitées à des éléments dépourvus de caractère distinctif, le public pertinent est susceptible de croire que les marques appartiennent aux mêmes entités ou à des entités économiquement liées, en ce qui concerne les produits identiques et similaires. Une telle association est également considérée comme constituant un risque de confusion, comme le prévoit explicitement l’article 12, paragraphe 1, sous a), du Code italien de la propriété industrielle. Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les marques, en ce qui concerne les produits qui ont été jugés identiques ou similaires. En ce qui concerne les produits contestés qui sont dissimilaires des produits pour lesquels la marque non enregistrée du demandeur a été utilisée, il n’y a pas de risque de confusion, car l’identité ou la similarité des produits est une condition nécessaire à l’application réussie de l’article 12, paragraphe 1, sous a), du Code italien de la propriété industrielle.

c) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la demande est bien fondée sur la base du signe antérieur du demandeur dans la mesure où elle est dirigée contre les produits suivants :

Classe 18 : Sacs, portefeuilles et autres articles de transport [à l’exception des bagages]. Classe 25 : Chaussures ; Vêtements.

Par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour ces produits contestés.

La demande n’est pas accueillie en ce qui concerne les produits restants .

Le titulaire de la marque de l’UE fait valoir qu’il avait utilisé sa marque antérieurement au demandeur. Il fait valoir qu’il utilise la marque en Europe, notamment en France, depuis 2008, et qu’au moment du dépôt de la marque contestée, le nom 'G4' était déjà reconnu comme une marque de sport notoire. Il avance que la marque a été enregistrée en France entre 2009 et 2019.

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Pour une application réussie de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, le demandeur doit démontrer que le signe non enregistré invoqué confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure. Le demandeur a démontré avec succès qu’il est titulaire d’un droit, en Italie, qui lui confère le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure qui crée un risque de confusion avec son droit non enregistré. Le risque de confusion entre les deux signes a été (partiellement) constaté. Par rapport à la marque non enregistrée italienne du demandeur, la marque contestée est postérieure, car elle a été déposée après que le demandeur a acquis le droit à sa marque non enregistrée en Italie. Il convient de rappeler que le droit à une marque de l’Union européenne prend naissance au moment du dépôt (sous réserve d’un enregistrement postérieur) et non avant. Par conséquent, l’usage, par le titulaire de la MUE, de la marque « G4 », qui a été fait avant le dépôt de la marque contestée, est sans pertinence pour la présente procédure.

En outre, bien que le titulaire de la MUE ait soumis plusieurs documents à l’appui de ses arguments, aucun ne démontre l’usage de la marque en Italie ou un quelconque lien avec le marché italien. Même la liste de revendeurs fournie ne contient aucun distributeur situé en Italie. Par conséquent, même si la priorité d’usage était prise en considération, le titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’il détenait des droits antérieurs à ceux du demandeur fondés sur l’usage de la marque dans le territoire pertinent.

Dès lors, ces arguments du titulaire de la MUE doivent être rejetés.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des dépens.

Étant donné que l’annulation n’est prononcée que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.

La division d’annulation
Martin LENZ Michaela SIMANDLOVA Janja FELC
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de

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la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.