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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 févr. 2026, n° 003200488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003200488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 200 488
Free société par actions simplifiée, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Coursin Charlier Avocats, 49 rue Galilée, 75116 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Galactic Sheep, Unipessoal Lda, Alameda do Aqueduto, 31, Belas, 2605- 193 Sintra, Portugal (demanderesse), représentée par Simões, Garcia, Corte- Real & Associados – Consultores, Lda., Av. 5 de Outubro, 16, 2° Esq., 1050-056 Lisboa, Portugal (mandataire professionnel).
Le 05/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 200 488 est accueillie pour tous les produits et services contestés, à savoir:
Classe 9: Programmes pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes téléchargeables ou installables et données additionnelles pour appareils de jeux vidéo grand public; programmes téléchargeables ou installables et données additionnelles pour ordinateurs; programmes téléchargeables ou installables et données additionnelles pour téléphones cellulaires; logiciels; logiciels de jeux; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et cartes mémoire stockant des programmes pour ordinateurs; supports de stockage stockant des programmes pour ordinateurs; programmes pour téléphones cellulaires; programmes de jeux pour téléphones mobiles; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et cartes mémoire stockant des programmes pour téléphones cellulaires; supports de stockage stockant des programmes pour téléphones cellulaires; fichiers d’images téléchargeables; cartes téléchargeables.
Classe 28: Appareils de jeux vidéo grand public; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public; jeux portables à écran à cristaux liquides; machines et appareils de jeux; articles de jeux et jouets.
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: Fourniture de jeux par communication via des dispositifs de jeux portables avec écrans LCD; fourniture de jeux par communication via des appareils de jeux vidéo grand public;
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 2 sur
fourniture de jeux via des communications de téléphonie cellulaire ; fourniture de jeux via des communications ; fourniture de jeux pour appareils de jeux vidéo grand public ; fourniture de jeux pour téléphones cellulaires ; fourniture de jeux via un réseau de télécommunications ; fourniture de jeux utilisant les réseaux de communication.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 853 927 est rejetée pour tous les produits et services contestés. Elle peut suivre son cours pour les services non contestés.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 28/07/2023, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 853 927
(marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits et services des classes 9, 28 et 41 et de certains des services de la classe 35. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque française n° 3 679 804 « FREE » (marque verbale), pour lequel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Remarque préliminaire concernant la preuve d’usage
L’enregistrement de marque française antérieure n° 3 679 804 « FREE » (marque verbale) a été enregistré le 16/03/2018, soit plus de cinq ans avant la date de dépôt de la demande contestée, le 27/03/2023.
La division d’opposition constate que le 20/05/2024, le demandeur a demandé à l’opposant de soumettre une preuve d’usage de la marque antérieure. Elle constate en outre que le 27/09/2024, l’opposant a soumis des éléments de preuve d’usage avant la date limite prolongée du 03/10/2024, et que (comme indiqué dans la communication de la division d’opposition du 14/09/2023, dans le délai qui lui était imparti pour compléter l’opposition, soit le 19/01/2024), le 03/01/2024, il a soumis des faits, des preuves et des arguments supplémentaires. Ces éléments de preuve, bien que soumis dans le but principal de prouver la renommée de la marque antérieure, étaient déjà conformes aux exigences de la demande de preuve d’usage du demandeur.
Puisqu’il ne peut y avoir de preuve de renommée sans preuve d’usage effectif, la division d’opposition examinera si un usage effectif a été fait de cette marque en même temps que l’évaluation de sa renommée.
Décision sur l’opposition n° B 3 200 488 page : 3 sur
RENOMMÉE – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union européenne ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, RMUE (16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41 ; 16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, § 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.
En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.
a) Usage et renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 27/03/2023. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que l’enregistrement de la marque française antérieure n° 3 679 804 « FREE » (marque verbale) avait acquis une renommée en France avant cette date pour les produits et services pour lesquels l’opposant a revendiqué une renommée. En outre, la demande du requérant de
Décision sur l’opposition n° B 3 200 488 page : 4 sur
la preuve d’usage a été soumise en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure pertinente a été enregistrée plus de cinq ans avant le 27/03/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 27/03/2018 au 26/03/2023 inclus.
En outre, les produits et services pour lesquels les preuves doivent démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée, et donc qu’elle a également fait l’objet d’un usage sérieux, sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement du son, des images ou des données ; appareils et instruments de télécommunication et de communication pour la téléphonie, la radio, la télématique.
Classe 38 : Services de télécommunications ; communications téléphoniques ; fourniture d’accès à des réseaux de communication électroniques ; communications par téléphones cellulaires ; diffusion et fourniture de programmes de télévision sur tous supports de communication.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, de l’EUTMDR, la preuve d’usage consistera en des indications relatives au lieu, au moment, à l’étendue et à la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.
Le 29/05/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’EUTMDR, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 03/08/2024 pour soumettre des preuves d’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 03/10/2024. Le 27/09/2024, dans le délai imparti, l’opposant a soumis des preuves d’usage. Le 03/01/2024, aux fins de soumettre des faits, preuves et arguments supplémentaires et de démontrer, entre autres, la renommée de sa marque antérieure, l’opposant a soumis, en particulier, les preuves ci-dessous, qui seront également prises en compte pour prouver l’usage. Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de l’EUTMDR, toute preuve soumise par l’opposant à tout moment de la procédure avant l’expiration du délai de production de la preuve d’usage doit être automatiquement prise en compte lors de l’évaluation de la preuve d’usage. Il s’ensuit que, dans le présent cas, les preuves soumises le 03/01/2024 doivent être prises en compte aux fins d’évaluer si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux et si elle a acquis une renommée. Toutefois, la division d’opposition constate que les preuves soumises le 03/01/2024 sont suffisantes pour démontrer que la marque antérieure a prouvé son usage et a acquis une renommée en raison de son usage ancien et étendu (comme cela sera expliqué plus en détail ci-après). Par conséquent, dans le présent cas, il n’est pas nécessaire d’énumérer et de commenter les preuves soumises le 27/09/2024.
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 5 sur
Le 03/01/2024 (avant la date limite de présentation de faits, preuves et arguments supplémentaires), l’opposant a présenté, entre autres, les preuves suivantes.
Un grand nombre d’extraits de presse publiés, par exemple, dans L’Internaute, Le Figaro, CB News Communication, Le Journal du Net, Science & Vie Micro (SVM), Le Revenu, Presence PC, Management, Internet en Action, L’Ordinateur Individuel, Micro Achat, La Tribune, Satellifax, Libération, Reuters, 01, Net Presence PC, TF1.FR, AFP, L’Internet Agricole, La Depeche du Midi, Les Echos, L’Independant, La Voix du Nord, L’Est Republicain, Le Monde, La Vie, Le Journal des Telecoms, La Correspondance de la Presse, Bourse Plus, Stratégies, Les Echos Entreprises et Marches, Libération, 20 Minutes, ADSL Magazine, AFP, Musique Info Hebdo, Marseilleplus, Le Journal des Telecoms, XP Solutions, Microhebdo, Selection du Readers Digest, Univers Mac, Le Figaro Economie, Le Point, Windows, L’Expansion, La Tribune, Le Nouvel Observateur, Le Point, Telecable Satelite, Le Republicain Lorrain, Capital, France Info, Que Choisir, The Wall Street Journal, Le Nouvel Observateur, Challenge, Aujourd’hui, UFC-Que Choisir, Cite World, Industrie et Technologies, L’Express, Silicon.fr, Phonandroid.com, Meilleurmobile.com, Relaxnews, Le Progrès, Le Figaro, Boursier.com et La Tribune. Tous ces extraits sont datés entre 2000 et 2023 et font référence à la marque « FREE ».
Un article de JDN Journal du Net, daté du 03/06/2013, intitulé « Parts de marché du haut et très haut débit en France », indiquant :
[a]u 31 mars 2013, Orange est le premier opérateur du marché de l’internet haut et très haut débit avec 41,1 % des abonnements (9,9 millions d’abonnés). Suivent ensuite FREE (22,54 %, 5,46 millions d’abonnés), SFR (21,2 %, 5,13 millions d’abonnés) et Bouygues (7,81 %, 1,89 million d’abonnés).
Ces chiffres sont reflétés dans le graphique circulaire suivant :
Un article de humanapp, daté de 2021, intitulé « Rapport de la branche des télécommunications » (traduction : « Rapport de l’industrie des télécommunications »), qui indique :
[f]in 2020, Orange détenait 39 % du marché de détail du haut débit, en très légère baisse d’une année sur l’autre (39,2 % fin 2019). Ses principaux concurrents sont FREE et SFR (21,9 % et 21,2 % de parts de marché pour les deux). Bouygues
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 6 sur
Telecom, qui est entré sur le marché en 2009, a connu une croissance très rapide, attirant 4,2 millions de clients (13,7 % de part de marché fin 2020). Les quatre principaux acteurs détiennent près de 96 % de la base d’abonnés français au haut et au très haut débit.
Le graphique circulaire suivant illustre ces chiffres :
Un autre graphique circulaire dans le même article illustre qu’à la fin de 2020, 'FREE’ était toujours numéro deux du classement, après 'ORANGE’ et avant 'SFR’ et 'BOUYGUES TELECOM', comme suit :
Un article du JDN Journal du Net, daté du 04/04/2019, qui indique « [p]arts de marché des opérateurs internet haut et très haut débit fin 2018 » et que :
[f]in 2018, ORANGE est de loin le premier opérateur sur le marché de l’internet haut et très haut débit, avec 42,1 % des parts de marché (11,71 milliards d’abonnés). Suivent derrière 'FREE’ (23,1 %, 6,43 milliards d’abonnés), SFR (21,5 %, 5,99 milliards d’abonnés) et BOUYGUES TELECOM (13,23 %, 3,67 milliards d’abonnés).
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page: 7 sur
Le graphique circulaire suivant illustre ces chiffres :
Un extrait de 'ILIAD-FREE', daté de 2022, présentant le graphique suivant :
Un extrait de 'Selectra', daté de 2023, présentant le graphique suivant :
Un communiqué de presse de 'Iliad’ (une filiale de 'Free Mobile'), daté du 28/02/2013, intitulé '2012 Free révolutionne la téléphonie mobile. Le Groupe affiche une croissance record', qui indique :
5,2 millions d’abonnés mobiles – près de 8 % du marché mobile français – souscrits en moins d’un an, un gain net de 515 000 abonnés haut débit, soit environ un nouvel abonné sur deux, un chiffre d’affaires du groupe de 3 153 millions d’euros, soit une augmentation de près de 50 %, et la croissance de notre activité fixe a repris : +9 % sur l’ensemble de l’année, et +12 % sur le seul 4e trimestre.
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 8 sur
Un communiqué de presse d’Iliad concernant 'FREE', daté du 10/03/2014, indiquant :
13,7 millions d’abonnés (fixe et mobile), chiffre d’affaires en hausse de près de 19 % à plus de 3,7 milliards d’euros, EBITDA en hausse de 31 %, dépassant 1,2 milliard d’euros, bénéfice pour la période en hausse de 42 % à
265 millions d’euros, 24 % du chiffre d’affaires réinvesti en 2013, représentant le plus important programme d’investissement du secteur.
Un communiqué de presse d’Iliad concernant 'FREE', daté du 12/03/2015, indiquant :
16 millions d’abonnés (fixe et mobile), activité mobile : 15 % de part de marché trois ans seulement après le lancement, chiffre d’affaires de 4,2 milliards d’euros, dépassant pour la première fois de l’histoire du Groupe la barre des 4 milliards d’euros – un an avant son objectif initial, une année record pour le déploiement du réseau avec plus de 1 900 nouveaux sites mis en service, lui conférant un taux de couverture mobile 3G de 75 % de la population française, solide performance financière : EBITDA en hausse de 7 % à 1,3 milliard d’euros, et un Free Cash Flow record de 737 millions d’euros issu des opérations ADSL.
Un communiqué de presse d’Iliad concernant 'FREE', daté du 10/03/2016, indiquant :
[près de] 2 millions de nouveaux abonnés en 2015, activité mobile : 17 % de part de marché quatre ans seulement après le lancement, une augmentation de 7,4 % des revenus des services, une accélération du rythme des déploiements de réseaux ultra-rapides : près de 1,5 million de prises FTTH raccordables et plus de 5 600 sites 4G, un portefeuille de fréquences renforcé, avec 10 MHz supplémentaires dans la bande 700 MHz et 15 MHz dans la bande 1 800 MHz, un modèle de croissance rentable : EBITDA en hausse de 16 % à 1,5 milliard d’euros et bénéfice pour la période en hausse de 20 % à millions.
Un communiqué de presse d’Iliad concernant 'FREE', daté du 07/03/2017, indiquant :
[une] performance commerciale exceptionnelle : Free devient le premier opérateur alternatif Haut Débit et Très Haut Débit devant SFR et reste le premier recruteur d’abonnés mobiles pour le 20ème trimestre consécutif, déploiements de réseaux ultra-rapides record : 4,4 millions de prises FTTH raccordables et 310 000 abonnés fin 2016, plus de 2 400 sites mobiles 3G déployés au cours de l’année, permettant d’atteindre l’engagement de couverture 3G de 90 % de la population avec près d’un an d’avance, chiffre d’affaires et bénéfice en forte hausse, de 7 % et 20 % respectivement, 4ème opérateur mobile : opportunités de croissance prometteuses en Italie, objectifs ambitieux pour le déploiement du Très Haut Débit sur les marchés fixe et mobile et perspectives de forte génération de trésorerie d’ici 2020.
Un communiqué de presse d’Iliad concernant 'FREE', daté du 18/05/2017, intitulé 'Chiffre d’affaires du premier trimestre 2017', indiquant :
chiffre d’affaires du [premier] trimestre en hausse de près de 7 % à 1 224 millions d’euros, 300 000 nouveaux abonnés fixe et mobile au cours du trimestre – premier recruteur d’abonnés mobiles en France pour
Décision sur l’opposition n° B 3 200 488 page: 9 sur
le 21e trimestre consécutif, nouvelle accélération des raccordements FTTH avec quelque 60 000 nouveaux abonnés fibre sur la période – Free est le deuxième opérateur FTTH de France, 6,3 millions d’abonnés 4G avec une consommation moyenne de données de 6 Go par abonné et par mois – Au 31 mars 2017, le réseau 4G du Groupe couvrait plus de 80 % de la population française, trois Français sur quatre pensent que la 4G illimitée va devenir essentielle – Free est le premier opérateur à inclure la 4G illimitée dans son forfait mobile à 15,99 € par mois pour les abonnés Freebox.
Un communiqué de presse 'Iliad’ concernant 'FREE', daté du 13/03/2018, intitulé 'Les abonnés Free dépassent la barre des 20 millions. Transition vers les réseaux Ultra-Rapides fermement engagée', indiquant :
activité [mobile] : une performance commerciale hors pair. Free Mobile est le premier recruteur d’abonnés mobiles en France pour la sixième année consécutive, avec près d’un million de recrutements nets en 2027, activité fixe : Free conforte sa position de premier opérateur alternatif du pays, avec 6,5 millions d’abonnés (dont 556 000 abonnés fibre). Près de 250 000 nouveaux abonnés fibre en 2017, activité mobile : une année record avec près de 3 700 nouveaux sites mobiles. Un réseau 4G qui couvre désormais 86 % de la population française (couverture 3G de 94 %), succès continu de la 4G : 60 % des abonnés utilisent la 4G, avec une consommation moyenne de données mensuelle parmi les plus élevées d’Europe à 8,4 Go, chiffre d’affaires en hausse de près de 6 % sur un an à tout juste 5 milliards d’euros et une croissance à deux chiffres (16 %) du résultat des activités ordinaires, à
862 millions d’euros, des programmes d’investissement majeurs (1 482 millions d’euros) pour assurer une transition rapide vers les réseaux Très Haut Débit et Mobiles.
Un communiqué de presse 'Iliad’ concernant 'FREE', daté du 12/11/2019, intitulé 'Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019. La croissance s’accélère en France. Impacts positifs du plan de transformation initié à l’été 2018', indiquant :
[c]ontinuation de la forte trajectoire de croissance observée au cours des derniers trimestres : chiffre d’affaires en France en hausse de 3,3 % au troisième trimestre et chiffre d’affaires consolidé en hausse de plus de 8 %. Haut débit : retour à des recrutements nets positifs avec 32 000 nouveaux abonnés. Fibre : un record pour le marché avec 210 000 recrutements nets, la meilleure performance jamais réalisée sur le marché, tous opérateurs confondus. Premier recruteur depuis le début de l’année. Mobile : croissance accélérée avec 150 000 nouveaux abonnés pour le Forfait Free Mobile 4G Illimitée et une augmentation de près de 10 % des revenus facturés aux abonnés. Italie : forte dynamique commerciale continue avec 700 000 recrutements nets et déploiement continu du réseau avec 700 nouveaux sites déployés. Nouvelle politique de dividende adoptée : 2,60 € par action.
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 10 sur
Un communiqué de presse d'« Iliad » concernant « FREE », daté du 12/05/2020, intitulé « Le Groupe Iliad maintient sa bonne dynamique de croissance et prépare la relance de ses activités impactées par la crise du Covid-19 », indiquant :
[l]es résultats du Groupe au premier trimestre 2020 sont en ligne avec la dynamique de croissance et les très bonnes performances commerciales et réseau observées depuis plusieurs trimestres. Le Groupe est n°1 sur les recrutements nets Fibre en France pour le quatrième trimestre consécutif. Toutefois, les mesures de confinement imposées début mars en Italie, puis en France, ont naturellement entraîné un ralentissement des déploiements réseau et de l’activité commerciale. Pleinement mobilisées pour assurer la continuité des services ces dernières semaines, nos équipes se concentrent désormais sur la relance post-confinement. La crise a démontré la pertinence des choix stratégiques du Groupe, notamment sa décision d’investir massivement dans le déploiement de ses réseaux sur tous les territoires et de lancer une activité B2B pour accompagner les petites entreprises françaises dans leur transformation numérique… Les revenus ont continué de progresser, avec des augmentations de 4,2 % pour la France et de près de 7 % pour l’ensemble du Groupe en glissement annuel. Dans son activité Fixe, Iliad a réalisé sa meilleure performance en quatre ans en termes de croissance de la base d’abonnés Fixe et Fixe Ultra-Rapide, avec 47 000 nouveaux abonnés. Pour la Fibre, le Groupe a enregistré 215 000 recrutements nets, dont la majorité étaient de nouveaux abonnés.
Un communiqué de presse d'« Iliad » concernant « FREE », daté du 29/08/2024, intitulé « Le Groupe Iliad se classe désormais parmi les cinq premiers opérateurs télécoms européens », indiquant :
[p]orté par le succès commercial de la Freebox Ultra lancée en janvier, et par la promesse tenue de ne pas augmenter les prix de ses deux forfaits Mobile historiques (les forfaits à 2 € et 19,99 €/mois), Free a conservé son leadership en matière de recrutements nets sur les segments Mobile et Fixe, dans un contexte de marché volatil et peu volumineux. Au deuxième trimestre, il a gagné 120 000 nouveaux abonnés Mobile nets (dont 185 000 sur les forfaits 4G/5G), 40 000 nouveaux abonnés Haut Débit et Très Haut Débit nets, et 189 000 nouveaux abonnés Fibre. Grâce aux investissements du Groupe dans ses réseaux de nouvelle génération et à son engagement à offrir la meilleure technologie à un prix juste, fin juin 2024, plus de 75 % des abonnés Free Mobile étaient sur le forfait 4G/5G et plus de 78 % des abonnés Freebox avaient la Fibre Free.
Une enquête GfK, datée de janvier 2012, ciblant 1 000 consommateurs français, contenant la question : « le fournisseur d’accès à internet FREE a décidé de se lancer dans la téléphonie mobile. Avez-vous entendu parler de son offre de téléphonie mobile ? ». 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphonie mobile Free, plus de la moitié (56 %) en connaissaient les détails, et seulement 3 % des personnes interrogées n’avaient pas entendu parler de l’offre.
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 11 de
Un communiqué de presse de l’Agence France Presse Mondiales, daté du 31/10/2000, indiquant que le site internet « FREE » est l’un des plus visités selon Médiamétrie.
Un article de www.journaldunet.com, daté de juillet 2001, intitulé « Audience : classements Nielsen/NetRatings ». Il classe « FREE » en 2ème position avec 2 025 000 visiteurs.
Un article de Nielsen/NetRatings, daté d’octobre 2002. Il indique que « Free gagne 60 % d’audience en seulement 6 mois et dépasse 6 millions de visiteurs ». Il classe « FREE » en 2ème position avec 6 055 000 visiteurs uniques.
Un article de www.01net.com, daté du 16/06/2003, intitulé « Panel Nielsen/NetRatings : les audiences des sites en mai ». Il classe « FREE » en 2ème position avec 7 081 000 visiteurs uniques.
Un article de www.01net.com, daté du 23/03/2004, intitulé « Panel Médiamétrie/NetRatings : les audiences des sites en février ». Il classe « FREE » en 5ème position avec 7 894 000 visiteurs uniques.
Un article de www.01net.com, daté du 23/03/2005, intitulé « Panel Nielsen/NetRatings : les audiences des sites en février ». Il classe « FREE » en 4ème position avec 9 741 000 visiteurs uniques.
Un article de www.01net.com, daté du 21/04/2006, intitulé « Panel Médiamétrie/NetRatings : les audiences des sites en mars ». Il classe « FREE » en 3ème position avec 11 816 000 visiteurs uniques.
Plusieurs extraits de Médiamétrie/NetRatings (société indépendante spécialisée dans la mesure des audiences des principaux médias audiovisuels : télévision, radio et internet). Ceux-ci montrent « FREE » parmi les sites internet les plus visités en France entre 2007 et 2019, comme suit :
o daté du 14/05/2007, relatif à mars 2007, classe le site internet « FREE » en 4ème position avec 14 097 000 visiteurs uniques par mois ;
o daté du 15/08/2008, relatif à juin 2008, classe le site internet « FREE » en 4ème position avec 14 590 000 visiteurs uniques par mois ;
o daté du 01/07/2009, relatif à mai 2009, classe le site internet « FREE » en 4ème position avec 17 476 000 visiteurs uniques par mois ;
o daté du 24/06/2010, relatif à mai 2010, classe le site internet « FREE » en 6ème position avec 17 456 000 visiteurs uniques par mois ;
o daté du 22/04/2011, relatif à mars 2011, classe le site internet « FREE » en 7ème position avec 17 416 000 visiteurs uniques par mois ;
o daté du 25/05/2012, relatif à avril 2012, classe le site internet « FREE » en 8ème position avec 17 921 000 visiteurs uniques par mois ;
o daté du 05/03/2013, relatif à janvier 2013, classe le site internet « FREE » en 8ème position avec 17 768 000 visiteurs uniques par mois ;
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page: 12 de
o daté du 06/01/2015, relatif à novembre 2014, place le site internet 'FREE’ en 10ème position avec 15 625 000 visiteurs uniques par mois;
o daté du 01/07/2015, relatif à mai 2015, place le site internet 'FREE’ en 10ème position avec 15 645 000 visiteurs uniques par mois;
o daté du 30/01/2017, relatif à décembre 2016, place le site internet 'FREE’ en 10ème position avec 13 848 000 visiteurs uniques par mois;
o daté du 27/03/2017, relatif à février 2017, place le site internet 'FREE’ en 10ème position avec 12 733 000 visiteurs uniques par mois;
o daté du 23/05/2018, relatif à mars 2018, place le site internet 'FREE’ en 28ème position avec 15 525 000 visiteurs uniques par mois;
o daté du 29/04/2019, relatif à mars 2019, place le site internet 'FREE’ en 35ème position avec 14 049 000 visiteurs uniques par mois;
o daté du 13/02/2020, relatif à décembre 2019, place le site internet 'FREE’ en 46ème position avec 13 824 000 visiteurs uniques par mois;
o daté du 30/06/2020, relatif à mai 2020, place le site internet 'FREE’ en 42ème position avec 14 432 000 visiteurs uniques par mois.
Quelques chiffres concernant les campagnes publicitaires enregistrés par SECODIP-Taylor Nelson Sofres Media Intelligence-Kantar Media (une société indépendante) entre 1999 et 2023. Ceux-ci indiquent, par exemple, des dépenses de EUR 5 501 624 en 1999, EUR 105 565 000 en 2014, EUR 105 666 000 en 2015, EUR 119 430 000 en 2016, EUR 113 014 000 en 2017, EUR 115 974 000 en 2018, EUR 90 207 000 en 2019, EUR 92 114 000 en 2020, EUR 91 287 000 en 2021, EUR 93 429 000 en 2022 et EUR 88 572 000 en 2023.
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 13 sur
Un extrait d’un rapport annuel de Brand Finance, daté de juin 2019, concernant les marques françaises les plus fortes et les plus valorisées de 2019, montrant ce qui suit :
Il place 'FREE’ en 2ème position, après 'L’OREAL’ et avant 'MICHELIN’ et 'MERCURE HOTELS'.
Un extrait d’un rapport annuel de Brand Finance, daté de mars 2021, concernant les marques françaises les plus fortes et les plus valorisées de 2021, montrant ce qui suit :
Il place 'FREE’ en 4ème position, après 'MONCLER', 'HERMES’ et 'MICHELIN'.
Une enquête de Que Choisir, réalisée en décembre 2017 et publiée le 28/03/2018. Dans cette enquête, 83 % des 19 536 répondants se sont déclarés satisfaits de 'FREE’ en tant que fournisseur d’accès à internet en raison de la qualité de ses services internet et de son service client, ainsi que du rapport qualité-prix.
Décision sur l’opposition n° B 3 200 488 page : 14 sur
Un article de presse de Capital, daté du 01/11/2017, intitulé « Les marques des français … et préférées les moins aimées », contenant une enquête montrant que, dans les domaines des télécommunications et de la haute technologie, « FREE » est la marque française préférée. Elle est en 6e position, juste derrière des marques internationales très célèbres.
Une enquête de 60 millions de consommateurs, datée du 01/11/2016. L’enquête indique que 95 % des personnes interrogées sont globalement satisfaites des services de téléphonie mobile de « FREE » et 92 % de ses services d’accès à internet (le pourcentage le plus élevé de l’enquête, devant Orange, en 2e position, d’au moins 5 points).
Un extrait de COMMUNIQUÉ, daté du 15/09/2016, intitulé « Terre de Sienne ». Cet article indique que 77 % des consommateurs ont jugé « FREE » utile, la classant 19e, et 70 % des consommateurs ont estimé que « FREE » avait une bonne image, la classant 22e parmi 48 autres marques.
Un extrait de www.silicon.fr, daté du 06/09/2015, indiquant, entre autres :
[petite] surprise qui nous permet de pousser un (petit) cocorico, Iliad (Free) rejoint la première moitié du classement, à la 49e place. La société de Xavier Niel est mieux placée que le seul autre Français du classement FORBES, à savoir Dassault Systèmes (76e position) et, surtout, que Orange, élément principal manquant de la liste.
Un extrait de Stratégie, daté du 29/01/2015, indiquant que « FREE » est classée marque préférée des Français dans le secteur des télécommunications, avec 100 %, suivie par « ORANGE » avec 94 % et « SFR » avec 69 %.
Une enquête TNS Sofres, datée de février 2014 (avec un échantillon de 1 004 personnes interrogées) indiquant que la marque « FREE » est connue en relation avec les services internet, de téléphonie fixe et mobile par 96 % des personnes interrogées (même si ce n’est que de nom). Elle indique en outre que « FREE » est particulièrement connue des personnes de moins de 50 ans qui travaillent et des personnes avec enfants.
Une étude comparative des fournisseurs d’accès à internet par l’association de consommateurs Que Choisir, datée du 20/11/2014, indiquant, entre autres, que :
[toutes] les offres des fournisseurs d’accès à internet ne sont pas les mêmes. Selon les technologies qu’ils utilisent (ADSL, fibre optique, câble), de la qualité et de l’étendue du réseau, des services qu’ils proposent sur leur box et leur modem, certains des FAI (Fournisseurs d’Accès à Internet) sont meilleurs que d’autres. À cela, il faut ajouter d’autres éléments tels que la fiabilité des services, la qualité de l’assistance ou l’honnêteté des contrats. C’est sur la base de tous ces éléments que nous avons établi la liste de prix suivante. Elle vous guidera dans vos choix d’un nouveau FAI (fournisseur d’accès à internet). Vous pouvez, pour chacun d’eux, accéder aux détails des offres et trouver le forfait le plus adapté en fonction de vos besoins. Car le choix d’un FAI (fournisseur d’accès à internet) ne se fait pas à la légère.
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 15 sur
'FREE’ est mentionné comme ayant obtenu 15 sur 20 et ayant un jugement global de 'bon'. En outre, cette étude classe 'FREE’ en 1ère position, devant 'SFR', 'Orange', 'Numericable’ et 'Bouygues Télécom'.
Une enquête Stratégies, datée du 06/03/2014, intitulée 'L’innovation au cœur de l’influence’ et 'Marques influentes’ (Top 10 par item), montrant que 'FREE’ était classée 10ème pour 'marque la plus innovante', 5ème pour 'lancement de nouvelle tendance', 6ème pour 'avoir une longueur d’avance', 7ème pour 'un exemple pour les marques concurrentes', 9ème pour 'utile pour évaluer les concurrents’ et 5ème pour 'ayant changé à jamais le paysage du consommateur'.
Une enquête de 'ISP Barometer’ – 'Le suivi des FAI’ – 'UFC Que Choisir', datée du 16/07/2013, indiquant que 89,3 % des internautes ayant répondu au questionnaire étaient satisfaits des services de leur fournisseur d’accès à internet. 'FREE’ était le fournisseur de services qui a le plus satisfait ses abonnés. En outre, seuls 11,5 % des clients de Free ont admis avoir eu un problème avec leur accès à internet. 'FREE’ a atteint le niveau de satisfaction le plus élevé jamais enregistré, satisfaisant 85 % de ses abonnés. Cela le plaçait devant 'Numericable’ et 'Orange'.
Une enquête 01NET, datée du 10/06/2013, ciblant 1 700 internautes, contenant la question : 'parmi les marques suivantes, lesquelles symbolisent le plus internet ?'. Il apparaît que 'FREE’ a obtenu entre 14 % et 15 %. Cela signifie que la marque 'FREE’ a été classée deuxième, après 'Google’ et avant 'Amazon', 'Apple’ et 'Facebook'.
Une enquête de 60 millions de consommateurs, datée d’octobre 2012. L’enquête indique, par exemple, 95 % de satisfaction globale des consommateurs concernant les services de 'FREE’ (le pourcentage le plus élevé de l’enquête, devant 'Orange’ en 2ème position). Ces résultats peuvent s’expliquer par le bon fonctionnement des services et parce qu’ils sont précurseurs, innovants et économiques.
Un extrait de www.channelbiz.fr, daté du 20/09/2012, indiquant :
Apple et Free, les Français sont fidèles à ces marques plus qu’à toute autre… Dans le domaine des opérateurs de télécommunications, internet comme mobile, Free s’impose en 2012 comme la marque la plus puissante. Celle qui est souvent présentée dans les 'grands médias’ comme 'L’APPLE’ à la française… se positionne sur le marché des services internet.
Un article de 60 millions de consommateurs, daté du 27/08/2012, indiquant :
[les] conséquences de Free Mobile sur le marché de la téléphonie doivent être soulignées car il a contribué à rendre aux ménages une moyenne de 7 € par mois et par ménage, rendant le pouvoir d’achat amorti entre juin 2011 et juin 2012.
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 16 sur
Une enquête de Que Choisir, datée du 07/05/2012, indiquant que 89,4 % des consommateurs en 2011 et 92,3 % en 2012 étaient globalement satisfaits de « FREE » en tant que fournisseur d’accès à internet. En outre, en 2012, seuls 13,8 % des clients de Free ont admis avoir eu un problème avec leur accès à internet, tandis que 77,3 % recommanderaient ce fournisseur d’accès à internet à leurs proches.
Un article de Capital, daté du 01/07/2011, intitulé « Marques préférées des Français », contenant une enquête montrant que, dans le domaine des télécommunications et des hautes technologies, « FREE » était la marque française préférée. Elle se classait en 6e position, juste derrière des marques internationales très célèbres, telles que « Microsoft », « Apple », « Samsung », « Sony » et « Blackberry ».
Un article de 60 millions de consommateurs, daté d’octobre 2007, indiquant, entre autres, qu’il y avait 93 % de satisfaction concernant les services fournis par « Free », qui a obtenu la meilleure note dans l’enquête. L’équipement « Freebox » était considéré comme le plus avancé fourni par « Free », avec de nombreuses fonctions, notamment liées à la télévision.
Une enquête du Journal du Net et de Benchmark, datée de 2005, ciblant 13 000 internautes pour déterminer s’ils avaient l’intention de quitter leur fournisseur actuel. Cette enquête indique que 44,1 % de ceux qui envisageaient de changer de fournisseur d’accès ont déclaré qu’ils préféreraient « Free » comme nouveau fournisseur.
Une enquête TNS Direct, datée de novembre 2004, dans laquelle 1 000 personnes ont été interrogées. « FREE » avait un taux de reconnaissance total de 66 % auprès du grand public et de 88 % auprès des internautes.
Une enquête Taylor Nelson Sofres, datée de septembre 2000, dans laquelle 1 005 personnes ont été interrogées. Elle a révélé que 62 % du grand public et 88 % des internautes connaissaient « Free » en tant que fournisseur d’accès à internet.
Un rapport de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), daté du 07/04/2006, intitulé « Groupe de travail sur les politiques des services de télécommunication et d’information – Offres multiples : tendances en matière de prix et de politiques ». Le rapport indique que l’opposante a été la première entreprise en France à introduire des services multi-play (notamment vidéo, voix et données) sur ADSL.
Une enquête IFOP, datée de juillet 2024, dans laquelle 1 052 personnes ont été interrogées parmi le public français âgé de 15 ans et plus, selon laquelle « FREE » était connue par 98 % des personnes interrogées.
Un article de www.ciscoliveawards.com concernant les « Innovation Awards » de Cisco, montrant que « FREE » a remporté le prix « Best service provider IP infrastructure 2005 ».
Plusieurs décisions antérieures de l’Office en matière d’opposition, de nullité et de recours, et plusieurs décisions de justice, toutes concernant la marque « FREE ».
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page: 17 de
Plusieurs décisions de justice françaises confirmant la renommée de « FREE » en France pour les services de télécommunication, par exemple :
o le Tribunal de grande instance de Nanterre, en date du 04/11/2002, 23/02/2004, 17/11/2005 et 07/07/2016 ;
o le Tribunal de grande instance de Paris, en date du 12/11/2002, 29/01/2003, 20/03/2007, 05/03/2008, 25/06/2009, 11/03/2010, 29/10/2010, 14/01/2011, 16/11/2012, 12/02/2015, 28/10/2016, 24/07/2017 et 06/04/2018 ;
o la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 07/07/2004 ;
o la Cour d’appel de Paris, en date du 28/01/2004, 14/03/2014, 09/09/2014 et 16/10/2015.
Appréciation des preuves
Afin de déterminer le degré de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les faits pertinents de l’espèce, y compris, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.
L’opposant a fait valoir que la part de marché détenue par une marque est déterminante pour apprécier sa renommée. Sur le marché du haut débit en mars 2013, « FREE » était le deuxième opérateur français de communications électroniques après « Orange », qui bénéficie de sa position d’opérateur historique. En 2017, « FREE » était en 4e position, et en 2018, en 2e position.
Un résumé de l’augmentation de la part de marché figure dans le tableau suivant soumis par l’opposant.
Période Part de marché
Décembre 2012 8 %
Décembre 2013 12 %
Décembre 2014 15 %
Décembre 2015 17 %
Décembre 2016 18 %
Décembre 2017 19 %
Décision sur l’opposition n° B 3 200 488 page: 18 sur
L’opposant a soumis un autre tableau qui récapitule les taux d’audience mesurés sur www.free.fr depuis 2000, comme suit :
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 19 sur
L’opposant a produit un autre tableau, établi par SECODIP-Taylor Nelson Sofres Media Intelligence-Kantar Media, avec les chiffres suivants (en EUR), et ventilé par période et par chiffres publicitaires, en relation avec les campagnes publicitaires, comme suit :
Les extraits relatifs aux audiences internet (Médiamétrie/NetRatings) montrent que www.free.fr figurait parmi les sites internet les plus visités en France entre 1999 et 2021. L’opposant a également produit un tableau récapitulatif du nombre de visiteurs de www.free.fr à partir d’octobre 2000. De celui-ci, le nombre de visiteurs par mois peut être déduit pour les années précédant la date de dépôt de la marque contestée. Par exemple :
14 097 000 en mars 2007, plaçant le site internet en 4e position ;
Décision d’opposition n° B 3 200 488 page : 20 sur
14 590 000 en juin 2008, plaçant le site web en 4e position ;
17 476 000 en mai 2009, plaçant le site web en 4e position ;
17 456 000 en mai 2010, plaçant le site web en 6e position ;
17 416 000 en mars 2011, plaçant le site web en 7e position ;
17 921 000 en avril 2012, plaçant le site web en 8e position ;
17 768 000 en janvier 2013, plaçant le site web en 8e position ;
15 625 000 en novembre 2014, plaçant le site web en 10e position ;
15 645 000 en mai 2015, plaçant le site web en 10e position ;
13 848 000 en décembre 2016, plaçant le site web en 10e position ;
12 733 000 en février 2017, plaçant le site web en 10e position ;
15 525 000 en mars 2018, plaçant le site web en 28e position ;
14 197 000 en octobre 2019, plaçant le site web en 45e position ;
14 432 000 en mai 2020, plaçant le site web en 42e position.
Selon les enquêtes Taylor Nelson Sofres, datées de 2004, 88 % des internautes connaissaient la marque « FREE » en relation avec la fourniture de services internet. Cette part a augmenté et, en février 2014 (selon l’enquête TNS Sofres), « FREE » était connue en relation avec les services internet, de téléphonie fixe et mobile par pas moins de 96 % des personnes interrogées. L’enquête de 60 millions de consommateurs, datée de 2012, indique 95 % de satisfaction globale des consommateurs en relation avec les services de « FREE », devant « Orange ». L’enquête datée de 2016 classe « FREE » en première position, avec 95 % de satisfaction globale pour les services de téléphonie mobile et 92 % pour les services d’accès à internet.
L’extrait de Stratégie, daté de 2015, classe « FREE » comme la marque française préférée dans le secteur des télécommunications. Selon une enquête Capital, datée de 2017, dans le domaine des télécommunications et de la haute technologie, « FREE » était la marque française préférée, en 6e position, derrière plusieurs marques internationales célèbres. Dans l’enquête Communiqué, datée de 2016, 77 % des consommateurs considéraient les services de « FREE » utiles, et 70 % considéraient que la marque « FREE » avait une bonne image. L’enquête GfK datée de 2012 indique que 97 % des personnes interrogées avaient entendu parler de l’offre de téléphonie mobile de « FREE » et plus de la moitié (56 %) en connaissaient les détails. Les enquêtes Que Choisir, datées de 2012 et 2018, indiquent que 89,4 % des consommateurs en 2011, 92,3 % en 2012 et 83 % en 2018 étaient globalement satisfaits de « FREE » en tant que fournisseur de services internet, notamment en raison de la qualité de ses services internet, de l’efficacité de son service client et du rapport qualité-prix. Enfin, les extraits de Brand Finance, datés de 2019 et 2021, montrent que « FREE » était la deuxième marque française la plus valorisée et la plus forte de 2019, après « L’ORÉAL » et avant « MICHELIN » et « MERCURE HOTELS », et que « FREE » était la quatrième marque française la plus valorisée et la plus forte de 2021, après « MONCLER », « HERMES » et « MICHELIN ». Un graphique circulaire de 2022 montre que « FREE » était en 4e position, après « ORANGE », « SFR », « Bouygues Telecom ».
Du grand nombre de communiqués de presse, d’enquêtes et de références dans la presse, il peut être établi qu’un grand nombre de clients ont souscrit aux services internet, de téléphonie fixe et mobile fournis sous la marque « FREE ». En 2011, « FREE » était la marque française préférée, classée en 6e position, juste derrière plusieurs marques internationales très célèbres (Capital, daté du 01/07/2011). En outre, en mars 2013, « FREE » était le deuxième opérateur français en communications électroniques (JDN Journal du Net, daté du 03/06/2013) ; en 2016, « FREE » détenait 17,29 % du marché mobile avec plus de 12 millions de clients (JDN Journal du Net, daté du
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page: 21 sur
18/05/2016) ; et en 2018, « FREE » s’est classée en 2e position sur le marché de l’internet à haut et très haut débit avec une part de marché de 23,1 % et 6,43 milliards d’abonnés (JDN Journal du Net, du 04/04/2019). En 2014, « FREE » s’est classée en 10e position pour « la marque la plus innovante », en 5e position pour « le lancement de nouvelles tendances » et en 6e position pour « l’avance » (Stratégies, 06/03/2014).
Les dépenses annuelles de publicité concernant la marque « FREE » entre 1999 et 2023 sont significativement élevées : EUR 5 501 624 en 1999, EUR 105 565 000 en 2014, EUR 105 666 000 en 2015, EUR 119 430 000 en 2016, EUR 113 014 000 en 2017, EUR 115 974 000 en 2018, EUR 90 207 000 en 2019, EUR 92 114 000 en 2020 et EUR 91 287 000 en 2021, selon SECODIP-Taylor Nelson Sofres Media Intelligence – Kantar Media.
Concernant l’usage de la marque antérieure
Les documents fournis montrent que l’usage a eu lieu en France et que les dates de la plupart des preuves, ou celles auxquelles les documents se réfèrent, correspondent à la période pertinente. Cela peut être déduit des références à la France dans la plupart des documents, ainsi que de la langue de certains d’entre eux. En outre, cela peut être déduit de leurs dates, telles que celles des extraits de presse dans des journaux/magazines français, en particulier ceux datés entre 2018 et 2023, des articles de JDN Journal du Net, humanapp et Iliad-Free (datés entre 2018 et 2023) et de leurs diagrammes circulaires correspondants illustrant les classements de certaines entreprises de télécommunications en France. Des preuves supplémentaires sont fournies dans certains communiqués de presse d’Iliad (datés de 2019 à 2023), certains extraits de Médiamétrie/NetRatings montrant « FREE » parmi les sites web les plus visités en France (datés du 29/04/2019, du 13/02/2020 et du 30/06/2020), deux extraits de rapports annuels de Brand Finance (datés de juin 2019 et mars 2021) et une enquête de Que Choisir (publiée le 28/03/2018).
En outre, il ne s’agit pas d’examiner si la marque a été utilisée de manière continue pendant la période pertinente, mais de s’assurer qu’elle a été réellement utilisée pendant cette période et, plus particulièrement, d’évaluer si l’ampleur et la fréquence de l’usage de cette marque étaient suffisantes pour démontrer sa présence sur le marché de manière réelle et constante dans le temps (06/05/2013, T-495/12, DRACULA BITE (fig.) / Dracula (fig.), EU:T:2014:423, points 34-35). En outre, les preuves en dehors de la période pertinente permettent à la division d’opposition de confirmer ou de mieux évaluer l’étendue de l’usage de la marque pendant la période pertinente et les intentions réelles du titulaire pendant cette période (27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, point 31). Par conséquent, les preuves fournies se réfèrent au territoire pertinent et sont suffisantes pour établir que la marque antérieure a été utilisée pendant la période pertinente, et même avant cette période.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en compte, y compris la nature des produits ou services pertinents et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, ainsi que son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, le fait que le commercial
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page: 22 sur
le volume réalisé sous la marque n’était pas élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque était étendu ou très régulier, et vice versa. De même, la portée territoriale de l’usage n’est qu’un des plusieurs facteurs à prendre en considération, de sorte qu’une portée territoriale limitée de l’usage peut être compensée par un volume ou une durée d’usage plus importants.
Les preuves d’usage – en particulier, les audiences susmentionnées d’octobre 2019 et mai 2020 fournies dans un tableau; le tableau Secodip-Taylor Nelson Sofres Media Intelligence – Kantar Media avec les chiffres relatifs aux campagnes publicitaires; les extraits relatifs aux audiences internet (Médiamétrie/NetRatings) montrant que www.free.fr figurait parmi les sites web les plus visités en France; les extraits de Brand Finance, datés de 2019, montrant que 'FREE’ était la deuxième marque française la plus valorisée et l’une des plus fortes de 2019, après 'L’ORÉAL’ et avant 'MICHELIN’ et 'MERCURE HOTELS'; l’extrait de Brand Finance, daté de 2021, montrant que 'FREE’ était la quatrième marque française la plus valorisée et l’une des plus fortes de 2021, après 'MONCLER', 'HERMÈS’ et 'MICHELIN'; un graphique circulaire de 2022 montrant que 'FREE’ était en 4ème position, après 'ORANGE', 'SFR’ et 'Bouygues Telecom'; et un tableau de 2024 montrant également 'Free’ dans la même position, précédée par ces mêmes marques – pris ensemble avec le reste des preuves, montre indirectement un volume de ventes significatif et fournit des informations suffisantes concernant l’étendue de l’usage de la marque. Ceci sera expliqué plus en détail dans la section 'Concernant la renommée de la marque antérieure'.
Les preuves montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’elle a été enregistrée, c’est-à-dire, en tant que marque verbale.
Par conséquent, les documents soumis par l’opposant fournissent à la division d’opposition des informations suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure 'FREE’ a été sérieusement utilisée en France pour au moins les services de télécommunications de la classe 38.
Concernant la renommée de la marque antérieure
Les preuves soumises par l’opposant pour prouver la renommée de la marque antérieure ont déjà été examinées ci-dessus sous la section 'Évaluation des preuves'. Il est fait référence à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Conclusion sur la renommée
Il ressort clairement des preuves soumises que la marque antérieure 'FREE’ a fait l’objet d’un usage ancien et intensif en France et est généralement connue sur le marché des télécommunications, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Ceci a été attesté par diverses sources indépendantes (par exemple, plusieurs enquêtes, articles de presse et décisions de justice françaises). Les chiffres de ventes, les dépenses de marketing, la part de marché et les diverses références dans la presse à son succès, tous sans équivoque
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 23 sur
démontrer que la marque a joui d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent, au moins depuis 1999/2000.
Par conséquent, la marque antérieure « FREE » a acquis une forte renommée en France, au moins pour les services de télécommunications de la classe 38.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition n’analysera pas les preuves relatives aux produits et services restants des classes 9 et 38 pour lesquels l’opposant a également revendiqué une renommée. Elle procédera sur la base de la renommée pour les services susmentionnés de la classe 38.
b) Les signes
FREE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est la marque verbale « FREE ». Les différences dans l’utilisation de majuscules ou de minuscules sont sans pertinence, même si les majuscules et les minuscules alternent (31/01/2013, T-66/11, babilu / BABIDU, EU:T:2013:48, § 57). Le signe contesté est une marque figurative comprenant les éléments verbaux « PLANET » et « FREE », représentés dans une police de caractères légèrement stylisée, en gras, blanc et italique. À gauche de l’élément verbal « FREE » figure un élément figuratif en forme de planète.
Bien qu’une partie du public francophone comprenne le mot anglais « FREE » comme l’équivalent des mots français « libre » ou « gratuit », une autre partie n’en percevra aucune signification (27/10/2010, T-365/09, FREE / FREE et al., EU:T:2010:455, § 41). Toutefois, cette dernière ne représente qu’une minorité du public francophone (05/07/2017, R 298/2017-2, FREEVOLT / FREE et al.). En outre, le Tribunal a jugé que le mot « free » est largement utilisé non seulement par le public anglophone, mais également par les personnes ayant une connaissance de base de l’anglais, qui font partie du public pertinent des consommateurs francophones moyens (04/02/2014, T-127/12, FREEVOLUTION (fig.) / FREE et al., EU:T:2014:51). « Free » est un mot anglais de base, largement utilisé, qui apparaît également dans des expressions françaises telles que « freelance », « freestyle » et « duty-free ».
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 24 sur
Par conséquent, le terme « FREE » présente un faible degré de caractère distinctif en France si le public pertinent (c’est-à-dire les consommateurs moyens et les professionnels) le perçoit comme signifiant libre, ou « free » au sens d’accès illimité aux services liés à l’internet, ou même comme signifiant gratuit, c’est-à-dire « free » au sens de gratuité (19/12/2013, R 1133/2013-2, LIVE FREE / FREE et al., § 24 ; 03/07/2013, R 393/2012-2, PRICEFREE / FREE et al., § 43 ; 25/01/2012, R 437/2011-2, FreeLounge / FREE et al., § 20 ; 31/01/2007, R 349/2006-2, B- FREE / FREE et al ; 16/06/2014, R 956/2013-2, FREE, § 48). Par conséquent, la marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
Étant donné que la marque antérieure est enregistrée en France, la présomption de validité s’applique et, par conséquent, elle possède au moins le degré minimal de caractère distinctif (24/05/2012, C-196/11 P, F1-LIVE (fig.) / F1 et al., EU:C:2012:314, § 40-41). Néanmoins, en raison des considérations susmentionnées concernant la perception de l’élément « FREE » pour les services en question, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est faible.
Dans le signe contesté, le composant « FREE » a la même signification que dans la marque antérieure et présente un faible degré de caractère distinctif pour les produits et services pertinents des classes 9, 28, 35 et 41, qui, par souci de concision, ne seront énumérés que ci-après. Le terme « PLANET », qui est également très similaire au mot équivalent en français (planète), désigne « a large round object in space that moves around a star and is used to refer to the world we live in, especially our natural environment » (informations extraites du Collins Dictionary le 28/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/planet), renforcé par l’élément figuratif en forme de planète. Le mot « PLANET » pourrait être perçu par le public francophone comme faisant référence au monde, renforcé par l’élément figuratif (23/07/2021, R 1806/2020-1, ART (PLANET) (fig.) / PLANETE + (fig.), § 35). Le terme « PLANET » ne véhicule pas de signification claire ou univoque en relation avec les produits et services pertinents (ainsi que confirmé dans 07/06/2023, T-47/22, THE PLANET (fig.) / PLANETE+ (fig.), EU:T:2023:311, § 79). Ce mot n’est pas couramment utilisé sur le marché pour désigner une catégorie particulière des produits/services concernés. L’idée d’un corps céleste, l’une des huit planètes du système solaire, y compris la Terre, reste conceptuellement éloignée de toute qualité concrète ou souhaitable des produits/services en cause. Par conséquent, le terme « PLANET », renforcé par son élément figuratif, est considéré comme distinctif en relation avec les produits/services en cause. Le fond rectangulaire violet n’aura pas d’impact sur la perception visuelle du signe par les consommateurs. L’utilisation de fonds, tels que des carrés ou des cadres, est assez courante, et ils servent généralement à mettre en évidence d’autres éléments. Le public est habitué à percevoir de telles caractéristiques des marques comme un embellissement graphique et ne leur attribue pas autant d’importance qu’aux éléments verbaux des signes. Par conséquent, en raison de leur nature essentiellement décorative, leur impact sur les consommateurs sera limité.
La stylisation des éléments verbaux du signe contesté, y compris la couleur blanche, reste largement ordinaire et ne présente aucune caractéristique susceptible de produire une impression immédiate et durable dans la mémoire du public pertinent. Par conséquent, son degré de caractère distinctif est limité.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Le signe ne contient aucun composant
Décision sur l’opposition n° B 3 200 488 page: 25 sur
qui, en raison de leur position, de leur taille, de leurs dimensions et/ou de l’utilisation des couleurs, seraient visuellement plus marquants que d’autres, bien que l’élément verbal « PLANET » soit légèrement plus grand que l’élément verbal « FREE ».
Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans l’élément verbal « FREE » et sa prononciation. Il s’agit de la marque antérieure dans son intégralité et il est inclus comme deuxième élément du signe contesté.
Les signes diffèrent par le premier élément verbal du signe contesté, « PLANET », et par ses éléments figuratifs, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Bien que les signes diffèrent par l’élément verbal « PLANET », placé au début de la marque contestée, là où les consommateurs ont normalement tendance à concentrer leur attention, d’autres éléments sont aussi importants que les éléments placés au début (20/04/2005, T-273/02, CALPICO / CALYPSO, EU:T:2005:134, § 39). En l’espèce, l’élément verbal « FREE » a au moins le même impact visuel et ne saurait certainement pas être négligé.
En général, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, elles sont au moins partiellement identiques en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (23/10/2002, T-6/01, MATRATZEN MARKT CONCORD (fig.) / MATRATZEN, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, T-97/05, MARCOROSSI / MISS ROSSI – SERGIO ROSSI, EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, T-34/04, Turkish Power (fig.) / POWER, EU:T:2005:248, § 43). La marque antérieure « FREE » est entièrement incluse dans le signe contesté.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, et du fait que la coïncidence se produit dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, les signes sont visuellement et auditivement similaires au moins dans une faible mesure.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. L’élément coïncidant « FREE » sera associé par le public pertinent à la ou aux significations expliquées ci-dessus et présente un faible degré de caractère distinctif (c’est-à-dire qu’il s’agit d’un élément faible). L’élément « PLANET », en combinaison avec son élément figuratif, sera perçu comme ayant la signification décrite ci-dessus.
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, et du fait que la coïncidence se produit dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif, les signes sont conceptuellement similaires au moins dans une faible mesure.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de préjudice se poursuivra.
c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est réputée pour au moins certains des services, et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas,
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 26 de
EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu, après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.
Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » incluent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :
le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.
Cette liste n’est pas exhaustive, et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de seulement certains de ces critères.
Le degré de similitude entre les signes
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires au moins à un faible degré.
Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure
La marque antérieure présente un faible degré de caractère distinctif intrinsèque en France.
La renommée de la marque antérieure
La marque antérieure jouit d’un degré élevé de reconnaissance et il a été prouvé qu’elle bénéficie d’une forte renommée sur le territoire pertinent en ce qui concerne, au moins, les services de télécommunications de la classe 38.
La nature des services
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Programmes pour appareils de jeux vidéo grand public ; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo grand public ; programmes téléchargeables ou installables et données additionnelles pour appareils de jeux vidéo grand public ; programmes téléchargeables ou installables et données additionnelles pour ordinateurs ; programmes téléchargeables ou installables et
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données supplémentaires pour téléphones cellulaires ; Logiciels ; Logiciels de jeux ; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et cartes mémoire stockant des programmes pour ordinateurs ; supports de stockage stockant des programmes pour ordinateurs ; programmes pour téléphones cellulaires ; Programmes de jeux pour téléphones mobiles ; circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-optiques, bandes magnétiques, cartes ROM, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et cartes mémoire stockant des programmes pour téléphones cellulaires ; supports de stockage stockant des programmes pour téléphones cellulaires ; fichiers d’images téléchargeables ; cartes téléchargeables.
Classe 28 : Appareils de jeux vidéo grand public ; pièces et accessoires pour appareils de jeux vidéo grand public ; jeux portables à écran à cristaux liquides ; machines et appareils de jeux ; articles de jeux et jouets.
Classe 35 : Services de publicité, de marketing et de promotion ; services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41 : Fourniture de jeux par communication via des dispositifs de jeux portables avec écrans LCD ; fourniture de jeux par communication via des appareils de jeux vidéo grand public ; fourniture de jeux via des communications par téléphone cellulaire ; fourniture de jeux via des communications ; fourniture de jeux pour appareils de jeux vidéo grand public ; fourniture de jeux pour téléphones cellulaires ; fourniture de jeux via un réseau de télécommunication ; fourniture de jeux utilisant les réseaux de communication.
Les produits contestés de la classe 9 consistent principalement en des logiciels informatiques, des programmes de jeux, des applications téléchargeables et installables, du contenu numérique, des supports de stockage de données pour ordinateurs, des appareils de jeux vidéo grand public et des téléphones cellulaires. Ces produits sont intrinsèquement numériques et technologiquement sophistiqués, et leur fonctionnalité dépend fondamentalement de l’infrastructure de télécommunications. En particulier, les logiciels de jeux vidéo modernes et le contenu téléchargeable dépendent couramment de la connectivité internet et des réseaux mobiles pour le téléchargement, l’installation, les mises à jour, le jeu en ligne, l’interaction multijoueur, le stockage de données basé sur le cloud, les comptes d’utilisateurs, les marchés numériques et la transmission de données audiovisuelles en temps réel. Les programmes de jeux mobiles et les fichiers d’images ou cartes téléchargeables nécessitent également une connectivité continue ou périodique via des réseaux cellulaires ou sans fil. Les services de télécommunication fournissent l’épine dorsale technologique essentielle permettant ces fonctions, y compris la transmission de données, la connectivité mobile et à large bande, l’accès au réseau, la gestion de la latence et les communications sécurisées. En conséquence, le public pertinent est habitué à ce que les opérateurs de télécommunications soient étroitement impliqués dans, ou économiquement liés à, la fourniture, la distribution et l’exploitation de logiciels numériques, d’applications mobiles et d’écosystèmes de jeux en ligne. La convergence croissante entre les logiciels, le contenu numérique et les réseaux de télécommunications donne lieu à un lien significatif et crédible entre les produits contestés de la classe 9 et les services de télécommunication de l’opposant.
Un lien similaire existe en ce qui concerne les produits contestés de la classe 28, qui comprennent des appareils de jeux vidéo grand public, des jeux électroniques portables avec
Décision sur l’opposition n° B 3 200 488 page : 28 sur
écrans à cristaux liquides, machines de jeux et leurs pièces et accessoires. Bien que ces produits soient de nature physique, ils sont spécifiquement conçus pour fonctionner en conjonction avec des réseaux numériques et des environnements logiciels. Les consoles de jeux vidéo contemporaines et les appareils de jeu portables sont couramment connectés à l’internet ou aux réseaux mobiles pour permettre le jeu en ligne, le téléchargement de contenu numérique, la communication entre joueurs, le streaming et l’accès aux plateformes en ligne. Du point de vue du public pertinent, un tel matériel de jeu est inséparable des services de télécommunication qui lui permettent de fonctionner comme prévu. Les fournisseurs de télécommunications sont donc perçus comme des partenaires naturels ou des acteurs commerciaux potentiels dans le secteur des jeux et du divertissement interactif, ce qui renforce l’existence d’un lien.
Les services contestés de la classe 35, à savoir les services de publicité, de marketing et de promotion, sont également étroitement liés aux télécommunications. Ces services sont principalement fournis par le biais de canaux numériques, y compris les plateformes en ligne, les applications mobiles, les médias sociaux et les réseaux publicitaires basés sur les données, qui dépendent tous de l’infrastructure de télécommunication. Les fournisseurs de services de télécommunication proposent, facilitent ou intègrent couramment des services de publicité et de promotion au sein de leurs écosystèmes numériques, en particulier en relation avec les applications mobiles, les jeux et les plateformes en ligne. Par conséquent, le public pertinent peut raisonnablement percevoir un lien entre ces services de publicité et les entreprises de télécommunication, ce qui contribue davantage à l’établissement d’un lien.
Enfin, les services contestés de la classe 41 concernent la fourniture de jeux via des réseaux de communication, y compris par le biais d’appareils de jeux vidéo grand public, de téléphones cellulaires et d’appareils de jeu portables. Ces services sont intrinsèquement et directement dépendants des services de télécommunication, car ils impliquent la transmission de données en temps réel, la connectivité réseau, l’accès en ligne, la livraison de jeux basée sur le cloud et la communication continue entre les utilisateurs et les serveurs. Les opérateurs de télécommunications fournissent ou soutiennent fréquemment de tels services en fournissant les réseaux, plateformes et solutions intégrées sous-jacents nécessaires au jeu en ligne et à la livraison de contenu numérique. Du point de vue du public pertinent, il est donc prévisible qu’un fournisseur de télécommunications propose, collabore à, ou soit économiquement lié à la fourniture de services de jeux basés sur le réseau.
En résumé, il n’est pas inhabituel que le fournisseur des services de l’opposant vende ou fournisse également, au moins, tous les produits et services susmentionnés des classes 9, 28, 35 et 41. Par conséquent, tous ces produits et services peuvent appartenir aux mêmes secteurs de marché économique, à des secteurs voisins ou connexes, et sont souvent proposés par les mêmes canaux de distribution aux mêmes consommateurs. Il est également naturel que les entreprises étendent leurs marques pour couvrir ces marchés économiques voisins ou connexes. En conséquence, le public pertinent peut facilement conclure du signe contesté qu’une extension de marque a eu lieu.
Conclusion sur le lien entre les signes
Bien qu’il n’y ait qu’un degré de similitudes visuelles, auditives et conceptuelles au moins faible entre les signes en cause, les différences ne sont pas si importantes
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page : 29 de
que le public pertinent ne peut établir de lien entre le signe contesté et celui de la marque antérieure (22/05/2012, T-570/10 (RENV), Tête de loup (fig.) / WOLF JARDIN (fig.) et al., EU: T:2012:250, § 45).
Bien que les signes présentent une similitude au moins faible, il est néanmoins possible que le public pertinent établisse un lien entre eux et, même en l’absence de risque de confusion, transfère l’image et les valeurs de la marque antérieure aux produits/services désignés par le signe contesté (11/12/2014, T-480/12, MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU: T:2014:1062, § 74).
La marque antérieure jouit d’une forte renommée pour les services de l’opposant qui sont liés (au moins dans une certaine mesure) aux produits et services contestés. Bien que le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure soit faible, elle a acquis une forte renommée. La renommée de la marque « FREE » est synonyme de services liés aux (télé)communications. Les consommateurs pertinents sont sans aucun doute très familiers avec la marque antérieure et, compte tenu de la base de télécommunications à partir de laquelle la renommée de la marque s’est développée, il existe clairement une forte possibilité qu’ils l’associent automatiquement aux produits et services pertinents. Par conséquent, bien que les signes soient visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires au moins à un faible degré, cela n’est pas suffisant pour exclure un éventuel « lien » entre les signes. Le public pertinent peut même conclure que les deux parties ont collaboré pour fournir au moins certains des produits et services contestés, ou qu’il existe un autre lien commercial entre elles.
Par conséquent, et compte tenu, en particulier, de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les signes et du rapport entre les produits et services en question, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté, seront susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes.
En conséquence, il est raisonnable de supposer que le consommateur moyen des produits et services contestés, qui connaît la marque « FREE », peut, lorsqu’il rencontre le signe contesté « PLANET FREE (fig.) », se souvenir de la marque antérieure, c’est-à-dire établir un « lien » mental entre les signes, sans nécessairement confondre ces marques.
Toutefois, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96). En conséquence, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :
il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page: 30 sur
elle porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;
elle porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.
Bien que le préjudice ou l’avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, de tirer indûment profit ou de porter atteinte » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisteraient le préjudice ou l’avantage indu et comment ils se produiraient, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.
L’opposant fait valoir que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et/ou leur porterait atteinte.
Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
L’opposant fonde sa demande, entre autres, sur les éléments suivants :
la marque antérieure jouit d’une renommée exceptionnelle ;
la similitude entre les signes est telle que le public pourrait très facilement les associer et croire à tort que les produits et services en question sont fournis par des sociétés/personnes liées ;
tous les produits et services en question sont identiques ou du moins similaires ;
les produits et services contestés sont inclus dans l’extension de marque de la marque antérieure ;
il est naturel pour les entreprises d’étendre leurs marques pour couvrir des marchés identiques ou du moins voisins, et, en conséquence, le public pertinent
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page: 31 sur
peuvent facilement conclure qu’il y a eu une extension de marque: le risque d’association est, par conséquent, beaucoup plus élevé;
compte tenu de son attrait particulier, la marque antérieure peut être exploitée même en dehors de son secteur de marché naturel;
les consommateurs français peuvent supposer que l’opposant et le demandeur sont économiquement liés;
les consommateurs français moyens peuvent très bien attribuer la bonne image de la marque antérieure (c’est-à-dire son innovation, sa qualité et ses prix abordables) aux produits et services contestés;
dans une telle situation, le demandeur tirerait parti de la renommée de la marque antérieure «FREE» et bénéficierait de sa publicité, ainsi que de son investissement commercial et technique.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 36).
Pour déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il convient de procéder à une appréciation globale qui tienne compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (10/05/2007, T-47/06, NASDAQ (fig.) / NASDAQ, EU:T:2007:131, point 53; 12/03/2009, C-320/07 P, NASDAQ (fig.) / NASDAQ, EU:C:2009:146; 23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 30, 38; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 57-58, 66; 24/03/2011, C-552/09 P, (fig.) TiMi KINDERJOGHURT / KINDER, EU:C:2011:177, point 53).
L’intention du demandeur n’est pas un facteur déterminant. Le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple, lorsqu’il y a une exploitation claire et un parasitisme sur la notoriété d’une marque célèbre, ou une tentative de tirer parti de sa réputation. Cependant, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la clientèle attachée à la marque d’un tiers. Le concept de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» (19/06/2008, T-93/06, MINERAL SPA / SPA (fig.) et al., EU:T:2008:215, point 40; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, point 40; 30/01/2008, T-128/06, CAMELO (fig.) / CAMEL (fig.) et al., EU:T:2008:22, point 46).
Décision sur l’opposition n° B 3 200 488 page : 32 sur
La marque antérieure a acquis une forte renommée auprès du public pertinent en ce qui concerne au moins les services de télécommunications de la classe 38. Elle est devenue une marque attrayante et puissante sur le marché français. Comme le prouvent les éléments de preuve, les services offerts sous la marque « FREE » bénéficient d’un niveau élevé de satisfaction des consommateurs et sont associés par le public pertinent à des « services d’accès à internet de haute qualité, rapides et stables ».
Compte tenu de la forte renommée de la marque antérieure, des similitudes entre les marques et du fait que les produits et services en conflit appartiennent, dans une certaine mesure, à des marchés connexes, le public pertinent établira un lien entre les marques : une association qui produira un avantage commercial pour le demandeur. Il existe une forte probabilité que l’usage de la marque contestée conduise à un parasitisme, c’est-à-dire qu’il tirera indûment profit de la renommée bien établie de la marque antérieure et des investissements considérables réalisés par l’opposant pour acquérir cette renommée. Le signe contesté pourrait tirer indûment profit de l’image de la marque antérieure et du message qu’elle véhicule, à savoir que ses produits et services présentent des caractéristiques identiques ou similaires à celles des services de l’opposant, qu’ils sont de « haute qualité », « rapides » ou « stables ». L’usage de la marque contestée pourrait également conduire à la perception que le demandeur est associé à l’opposant ou lui appartient, ce qui pourrait faciliter la commercialisation des produits et services contestés.
Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.
e) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est bien fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.
Puisque l’opposition est accueillie sur la base de la renommée de la marque antérieure pour au moins certains des (produits et) services sur lesquels l’opposition est fondée, il n’est pas nécessaire d’évaluer la renommée de la marque opposante en ce qui concerne les produits et services restants. Le résultat serait le même même si la marque antérieure avait une renommée pour ces produits et services restants.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Décision sur opposition n° B 3 200 488 page: 33 sur
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMUEI, les frais à la charge de l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Chantal VAN RIEL Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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