DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION N° C 38 465 (NULLITÉ)
Narada SAS, 101, rue de Sèvres, 75280 Paris Cedex 06, France (la demanderesse), représentée par Santarelli, (Société IPSIDE) Tour Trinity 1 Bis, Place de la Défense, 92400 Courbevoie, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Masimo Corporation, 52 Discovery, 92618 Irvine, Californie, États-Unis (la titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Bird & Bird LLP, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (représentant professionnel). Le 13/01/2026, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande à titre subsidiaire selon laquelle la MUE a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE en liaison avec l’article 59, paragraphe 2, du RMUE est rejetée.

2. Il est fait droit à la demande en nullité.

3. La marque de l’Union européenne no 1 862 424 est déclarée nulle dans son intégralité.

4. La titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 euros.

MOTIFS Le 27/09/2019, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l’Union européenne n° 1 862 424 « SET » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne), déposée le 20/09/2000 et enregistrée le 20/11/2001. La requête est dirigée contre tous les produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir : Classe 10: Appareils et instruments médicaux, à savoir moniteurs pour patients et leurs capteurs et accessoires pour détection de la condition physique d’une personne ou d’un animal vivant et moniteurs pour patients et leurs capteurs et accessoires pour surveillance de composants sanguins, à savoir oxygène et pour surveillance hémodynamique, à savoir pouls, perfusion, réactivité des fluides et surveillance de la respiration; Moniteurs et capteurs in vivo pour surveillance des composants sanguins, À savoir, Oxygène et pour surveillance hémodynamique, À savoir, Moniteurs respiratoires.

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La demanderesse invoque l’article 59, paragraphe 1, point a) du RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE. La titulaire invoque le caractère distinctif acquis par l’usage à titre subsidiaire.

AFFAIRE RENVOYÉE PAR LA CHAMBRE DE RECOURS
Le 11/11/2022, la division d’annulation a rendu une décision ayant pour résultat de déclarer la nullité de la MUE contestée dans sa totalité pour caractère descriptif et non-distinctif sur la base de l’article 59, paragraphe 1, point a), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE sur base du public anglophone et francophone.

Cette décision a fait l’objet d’un recours et la deuxième chambre des recours a statué dans l’affaire le 26/04/2024, R 2427/2022-2, 'SET'. La chambre de recours a confirmé la décision contestée et renvoyé l’affaire devant la division d’annulation pour donner suite en ce qui concerne l’examen à titre subsidiaire du caractère distinctif acquis par l’usage au titre de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.

La chambre de recours a estimé que le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU: T:2015:932, § 21). Conformément à la jurisprudence, le public pertinent anglophone comprend, en plus de l’Irlande et Malte, les pays où, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008, T-435/07, New-Look, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T- 337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35). Cette décision est devenue définitive.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES EN CE QUI CONCERNE LE CARACTERE DISTINCTIF ACQUIS PAR L’USAGE
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme dans ses observations du 22/12/2020 que le signe contesté a acquis un caractère distinctif par l’usage intensif et continu dont il a fait l’objet pour les produits désignés au sein de l’Union européenne depuis près de 20 ans.

L’acquisition du caractère distinctif d’un signe par l’usage qui en a été fait doit être appréciée du point de vue du public pertinent pour les produits couverts par ladite marque. En l’espèce, les produits contestés sont des appareils médicaux spécifiques, à savoir des moniteurs et capteurs pour la détection de la condition physique d’une personne et la surveillance des composants sanguins. Ils s’adressent ainsi directement à un public professionnel du milieu médical qui utilise les produits dans le cadre des soins dispensés aux patients (médecins, infirmiers, etc.).

Selon la demanderesse, le terme « set » qui compose la marque pourra être compris par le public anglophone de l’Union européenne. Le public pertinent par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié serait donc le

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professionnel du secteur médical de langue anglaise au sein de l’Union européenne.

Le signe « SET » a acquis un caractère distinctif par l’usage du fait de son exploitation intensive dans le domaine médical dans une partie substantielle de l’Union européenne et, notamment, dans les Etats membres de langue officielle anglaise.

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Utilisation du signe « SET » pour désigner du matériel médical depuis 20 ans
Tel qu’il ressort de l’attestation, la titulaire utilise le signe « SET » depuis près de 20 ans en lien avec la technologie d’oxymétrie de pouls que la titulaire a développé. Il est également utilisé pour désigner les moniteurs de patients et les capteurs incorporant cette technologie.

La titulaire accorde également des licences de la marque à des tiers afin que celle-ci soit apposée sur l’ensemble des moniteurs et capteurs incorporant la technologie SET (§9(b) de l’attestation). Les captures écran du site internet www.masimo.com produites en Annexe 8 présentent la liste des licenciés de la marque sur différentes périodes.

La marque « SET » permet ainsi de garantir l’origine commerciale des produits incorporant la technologie SET. La titulaire produit plusieurs exemples d’actes d’usage en Annexes 2, 2-1 à 2-4, 3, 3-1, 4, 4-1, 6, 6-1 et 8 en ce sens sur différentes périodes entre la date de dépôt et celle de la demande en nullité, et ce dans plusieurs langues de l’Union Européenne. Un échantillon de factures est également produit en Annexes 1 et 1-1.

La marque contestée est systématiquement apposée sur chacun des produits commercialisés, seule (Annexes 6-1 notamment) ou en combinaison avec la marque ombrelle MASIMO ou des noms de produits de la gamme SET, tels que Radius-7, Radical-7, Rad-57, Rad-97, Pronto-7, Pronto, Rad-8, Rad-5/Rad -5v, RD SET, Rainbow SET ou encore MightySatRX.

Cette pratique est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de Justice de l’Union Européenne, selon laquelle l’acquisition d’un caractère distinctif peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée ou d’un élément de celle-ci, que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée, dès lors que cette dernière est apte à distinguer une origine commerciale (07/07/2005, C-353/03, Nestlé, EU:C:2005:432, §30).

Les diverses publications réalisées par des cliniciens et des chercheurs indépendants montrent, par ailleurs, sans équivoque, que le public pertinent est habitué à percevoir le signe « SET » comme un indicateur d’origine des produits et de la technologie développée par la titulaire (Annexes 7 et 7-1).

Reconnaissance des produits de la marque SET dans la presse médicale spécialisée
Plusieurs études indépendantes produites en Annexes 7 et 7-1 indiquent que la technologie développée sous la marque « SET » est nettement plus fiable que les technologies concurrentes. Ces études s’adressent directement au public pertinent, à savoir le personnel médical et les personnes en charge du choix des équipements utilisés dans les établissements médicaux. Les exemples produits sont datés entre 2000 et 2010.

Un article issu de la revue Anesthesia & Analgesia de juin 2000 cite, par exemple, une étude ayant comparé : "l’incidence et la durée des fausses alertes (FA) et la sensibilité des oxymétries de pouls conventionnelles (CPO) avec la Technologie d’Extraction de Signaux Masimo (Masimo SET ; Masimo Corporation, Irvine, CA) chez les enfants dans l’unité de soins post-anesthésiques".

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L’étude a notamment conclu que : "l’oxymétrie de pouls qui intègre la Technologie d’Extraction de Signaux Masimo (Masimo Corporation, Irvine, CA) peut offrir un avantage par rapport à l’oxymétrie de pouls conventionnelle (…)" (Page 8 de l’Annexe 7.1).

Une étude réalisée en 2002 fait état des performances des produits SET en ces termes : "L’oxymètre de pouls Masimo SET a présenté la meilleure performance globale, avec un indice de performance (pourcentage de temps pendant lequel la lecture de SpO(2) se situant à 7 % de la valeur de contrôle) de 94
%. Venait ensuite l’Agilent Viridia 24C, avec un indice de 84%, suivi de l’Agilent CMS (80%), du Datex-Ohmeda 3740 (80%) et du Nellcor N-395 (69%). Pour la comparaison avec l’ancienne technologie d’oxymètre, le Criticare 5040 avait un indice de 28%" (Page 9 de l’Annexe 7).

Dans un article de la revue Perinatol de juillet-Août 2002, l’efficacité et la fiabilité des produits SET sont clairement reconnus. En effet, il est indiqué que : « par rapport à Nellcor, Masimo SET a enregistré 86 % de fausses alertes en moins, qui étaient également plus courtes dans la durée, réduisant de 92 % la durée totale de l’alarme. Masimo SET a également identifié presque toutes les bradycardies contre 14% pour le Nellcor » (Page 6 de l’Annexe 7-1).

Selon une autre étude de 2009 :

« Le dépistage pré et post canalisation de la saturation en oxygène avec l’oxymétrie de pouls Masimo SET avant la décharge a amélioré le taux total de détection de circulation dépendante du conduit à 92 % par rapport aux 72 % trouvés dans d’autres régions qui n’utilisaient pas le dépistage par oxymétrie de pouls. Le taux élevé de détection ainsi que le faible taux de faux positifs constatés dans l’étude suggèrent que le dépistage par oxymétrie de pouls peut constituer un moyen facile et efficace d’identifier les nourrissons atteints de cardiopathies congénitales, ce qui est supérieur au seul examen physique » (Page 12 de l’Annexe 7).

Par ailleurs, un article issu des Anales Françaises d’Anesthésie et de Réanimation de Juillet-Août 2009 met en avant l’efficacité de la technologie développée sous la marque SET par ces termes : « dans les situations à risque de production de signaux défectueux los de l’utilisation de capteurs conventionnels, le système SET a fourni des estimations SaO(2) plus valables » (Page 3 de l’Annexe 7-1).

Enfin, dans un article publié dans la revue spécialisée allemande European Hospital en 2013, la titulaire était présentée comme « le seul fabricant disposé à fournir des équipements et des services conformes aux exigences élevées » définies par un hôpital pour enfants, de sorte qu'« à l’issue d’un processus d’évaluation approfondi, l’hôpital s’est standardisé en utilisant exclusivement l’oxymétrie de pouls Masimo SET » (Page 15 de l’Annexe 7).

Le rapport annuel de la titulaire pour l’année 2009, produit en Annexe 11, cite plusieurs professionnels reconnaissant l’avantage de la technologie développée

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sous la marque « SET ». Par exemple, le Directeur de l’école de médecine de Hanovre en Allemagne, Christian Poets, indique que :

« Masimo SET est une technologie avantageuse, car bien qu’elle puisse réduire dramatiquement le nombre des fausses alarmes, elle n’ignore pas pour autant les changements physiologiques » (page 15 du rapport).

Aussi, le docteur Anne De-Wahl Granelli de l’Hôpital pour enfants Queen Silvia de Göteborg en Suède relève que :

« le dépistage de tous les bébés bien portants dans les maternités à l’aide de Masimo SET améliore de manière significative la détection des cardiopathies congénitales canal-dépendantes » (page 20 du rapport).

Il ressort de ces différentes études que la fiabilité des produits « SET » est largement reconnue par les professionnels du secteur médical et a un impact immédiat sur la qualité des soins prodigués aux patients.

Il en résulte des risques importants pour la sécurité et la santé des patients en cas de prononcé de la nullité de la marque « SET ». En effet, une telle décision pourrait avoir pour conséquence la mise sur le marché d’appareils médicaux sous le signe « SET », n’intégrant pas la technologie développée par la titulaire – à laquelle les professionnels du secteur attribuent un niveau de performance et de fiabilité élevé – présentant ainsi un risque pour les patients.

Succès commercial des produits SET
Compte tenu de la grande fiabilité et de la performance des produits SET, ces derniers rencontrent également un succès commercial sans équivoque dans le monde entier, y compris sur le territoire de l’Union Européenne, depuis de nombreuses années.

Dans son attestation, M^me S. O. produit les chiffres de vente annuels pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique entre 2010 à 2014 (Page 6 de l’Attestation).

A titre d’illustration, pour l’année fiscale 2014, le revenu total de la titulaire pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique s’élevait à plus de 100 millions de dollars US. La majeure partie de ces revenus provenait de la vente de produits revêtus de la marque « SET » au sein de l’Union européenne.

Aux paragraphes 21 et 22 de son attestation, M^me S. O. cite également une étude de marché réalisée par iData. Selon cette étude, en 2013, la titulaire détenait entre 18,5 % et 37,6 % de parts de marché sur les produits d’oxymétrie de pouls dans les régions étudiées (qui comprenaient l’Autriche, le Benelux, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal, la Scandinavie, la Suisse et le Royaume- Uni). La titulaire enregistrait ainsi une augmentation significative par rapport à 2011, où sa part de marché se situait entre 12,4 % et 32,1 % dans les mêmes régions.
Dans son rapport, iData indique également que la valeur globale du marché européen des oxymètres de pouls périphériques était d’environ 122,4 millions d’euros en 2013. Force est de constater qu’en sa position de second leader du marché, avec une part estimée à 28,5% pour 34,9 millions de chiffres d’affaires

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en 2013, la titulaire détient une part substantielle de ce marché en Europe avec les produits SET.

S’agissant de l’utilisation de la technologie SET au sein de produits distribués par des tiers, sous licence SET, le rapport iData révèle qu'"[en] 2010, [Masimo] détenait 43,7 % de part de marché des cartes intégrées aux appareils". Ce rapport a également mis en évidence que sur la seule année 2010, plus de 85 000 moniteurs ont été vendus en Europe, ce qui, selon ce rapport, suggère que plus de 37 000 moniteurs vendus en Europe, cette même année, étaient dotés de la technologie SET et donc revêtus de la marque contestée (Pages 6 et 7 de l’attestation).

Dans son rapport annuel pour l’année 2009, versé à titre d’illustration en Annexe 11, la titulaire indique qu’ils ont « obtenu, en 2009, des résultats financiers sans précédents dans une économie mondiale compétitive » (page 5 du rapport). Ce succès est notamment dû aux produits vendus sous la marque SET, citée à plusieurs reprises au sein du rapport. Il peut être raisonnablement déduit de ces études et des chiffres globaux communiqués pour le marché européen que la reconnaissance et le succès commercial des produits revêtus de la marque sont similaires pour les marchés européens qui n’ont pas fait l’objet de l’étude iData. Cette extrapolation est d’autant plus justifiée que le public pertinent des produits est constitué d’un groupe de professionnels du secteur médical hautement spécialisés. Il apparaît dès lors peu probable que ce public spécialisé puisse ignorer les technologies médicales utilisées dans les autres pays de l’Union Européenne, en particulier lorsque la part de marché sur les principaux marchés, tels que la France, l’Allemagne, l’Espagne et le Royaume-Uni, est aussi élevée.

Opérations de communication sur les produits SET
Enfin, les produits SET font régulièrement l’objet de publications publicitaires papier et numériques sur l’ensemble du territoire européen et dans de nombreuses langues, dont l’allemand, l’espagnol, l’italien, le français et le portugais. Dans son attestation, M^me S. O. cite plusieurs revues, congrès et conférences auxquels participe la titulaire, tels que MEDICA, ISICEM, Neonatus Poland, SIN Italy, SFAR, participant au rayonnement de la marque (Page 7 de l’Attestation).

Des exemples de communiqué de presse sur les produits de la marque « SET » sont également produits en Annexe 10.

La titulaire communique, en outre, sur de nombreux supports pour promouvoir sa technologie et les produits SET, tels que des brochures et des flyers, ainsi que sur son site internet www.masimo.com, dont quelques exemples sont communiqués en Annexes 3, 3- 1, 4, 4-1, 5 et 8.

L’ensemble des éléments produits démontrent que la marque est utilisée de manière intensive et continue dans le secteur médical pour les produits depuis près de 20 ans, et ce sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne.

Compte tenu de la durée d’utilisation, le succès commercial rencontré, la part de marché détenue et l’utilisation intensive de la marque en lien avec les produits, l’Office ne pourra que constater que le public pertinent connaît la marque SET,

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qu’il perçoit comme un indicateur d’origine des produits distribués par la titulaire et de la technologie qui y est incorporée.

En conséquence, il sera constaté que la marque contestée a acquis un caractère distinctif en raison de son usage intensif et continue au sein de l’Union Européenne depuis près de vingt ans.

La demanderesse affirme dans ses observations du 31/05/2021 que les très nombreux éléments fournis par la titulaire de la marque contestée n’établissent pas l’usage de la MUE, à savoir du signe « SET » seul. Les éléments portent bien au contraire sur des signes divers, qui sont les suivants :

- MASIMO SET,
- (d’ailleurs elle-même protégée par la MUE n° 311 183),
- rainbow SET,
- RD rainbow SET,
- RD SET,
- RD Rainbow Lite SET.

Le terme « SET » n’apparait seul qu’en de très rares occasions. Or, la jurisprudence communautaire a déjà établi que « (…) plus une marque est simple, moins elle est susceptible d’avoir un caractère distinctif et plus une modification apportée à cette marque est susceptible d’affecter une de ses caractéristiques essentielles et d’altérer ainsi la perception de ladite marque par le public pertinent » (19/06/2019, T-307/17, Adidas).

En l’espèce, l’ajout des éléments tels que MASIMO, , RAINBOW, à un élément aussi court que SET, et au surplus possédant déjà un sens au regard des produits concernés, est loin d’être insignifiant en raison notamment du caractère distinctif incontestable de ces ajouts, de leur taille et position en attaque. Bien au contraire, ces ajouts altèrent la perception que le public pertinent peut avoir du signe « SET ». Il est exclu, en raison de l’absence d’usage de SET, que ce signe ait pu acquérir un caractère distinctif par l’usage.

Plus particulièrement, la demanderesse relève notamment que l’attestation fournie par Madame S.O. fait référence à des signes différents de SET :

il est fait mention du « logotype SET » au point 3, alors que la marque contestée est une marque verbale;

il est fait référence à de très nombreuses reprises à MASIMO SET® et non pas à la marque 'SET'.

Cela ne permet pas de déterminer avec certitude quel est le signe que Madame S.O. désigne comme largement commercialisé et vendu dans l’UE.

Aucune des factures fournies ne mentionne le terme SET ou même MASIMO SET. Enfin, les extraits de manuels d’utilisation, les flyers, brochures, articles… font également référence à MASIMO SET, ou encore MASIMO RAINBOW SET. Il est au

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surplus manifeste que les produits eux-mêmes portent le signe et non pas SET.

Par conséquent, aucun élément matériel ne met en avant la reconnaissance par le public concerné du terme SET et partant, la capacité de ce terme non-distinctif à être devenu un signe d’identification par l’usage qui en a été fait. La titulaire ne fournit d’ailleurs aucune attestation de tiers ou sondage d’opinion permettant d’établir que le public pertinent, c’est-à-dire celui concerné par les produits couverts par la MUE, serait susceptible de reconnaitre le terme SET comme constituant une marque. Or l’Office doit pouvoir « considérer qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits (…) concernés comme provenant d’une entreprise déterminée » (15/12/2015, T- 262/04, BIC). Ce n’est manifestement pas le cas en l’espèce dès lors que les seuls éléments chiffrés fournis au sein de l’attestation de Madame S. O. portent eux aussi sur le signe MASIMO SET et non pas sur la marque contestée.
Dans ses observations du 18/10/2021, la titulaire considère que la demanderesse ne fournit aucune base juridique à ses affirmations selon laquelle la marque n’est pas utilisée telle qu’enregistrée.

En ce qui concerne le caractère distinctif acquis par l’usage, l’identification, par les milieux intéressés du produit ou service comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage de la marque en tant que marque (18/06/2002, C-299/99, Remington, §64). Pour qu’une marque soit utilisée au sens de marque, il n’est pas nécessaire que cette marque ait été utilisée de manière indépendante (l’article 7, paragraphe 3, ne contient aucune restriction à cet égard et se réfère uniquement à « l’usage qui a été fait » de la marque en question).
L’arrêt de principe à cet égard est l’affaire 07/07/2005, C-353/03, HAVE A BREAK dans laquelle la CJUE a examiné la question de savoir si les mots « HAVE A BREAK » avaient acquis un caractère distinctif (et, à ce titre, pouvaient être enregistrés) ayant précédemment été utilisés dans le cadre de l’enregistrement « HAVE A BREAK… HAVE A KIT KAT ». En l’espèce, la question posée à la CJUE était la suivante :

« Le caractère distinctif d’une marque visée à l’article 7, paragraphe 3, du Règlement peut-il être acquis après ou en conséquence de l’usage de cette marque en tant que partie ou en combinaison avec celle-ci ? »
Dans ce cas, Nestlé a fait valoir que le caractère distinctif d’une marque peut être acquis à la suite de l’usage de cette marque en tant que partie ou en combinaison avec une autre marque. Mars, d’autre part, soutient qu’une marque ne peut acquérir un caractère distinctif du seul fait de l’usage dans le cadre d’une marque composée (mais pourrait le faire en raison de son utilisation en combinaison avec une autre marque).

La CJUE, lorsqu’elle a examiné les questions qui lui ont été posées, s’est concentrée sur les mots « usage de la marque en tant que marque » et a considéré que cette expression «s’entend uniquement de l’usage de la marque aux fins de

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l’identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée» (07/07/2005, C-353/03, HAVE A BREAK,
§29).

Elle a poursuivi en indiquant que « une telle identification, et donc l’acquisition d’un caractère distinctif, peut résulter aussi bien de l’usage, en tant que partie d’une marque enregistrée, d’un élément de celle-ci que de l’usage d’une marque distincte en combinaison avec une marque enregistrée. Dans les deux cas, il suffit que, en conséquence de cet usage, les milieux intéressés perçoivent effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée » (07/07/2005, C-353/03, HAVE A BREAK, §30).

Enfin, la Cour a résumé le test (tel que décrit dans 04/05/1999, C 108/97, CHIEMSEE, § 49 &t 51) permettant de déterminer si les milieux intéressés perçoivent le produit ou le service, désigné exclusivement par la marque, comme provenant d’une entreprise déterminée :

« Les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit ou le service concerné doivent être appréciés globalement et, dans le cadre de cette évaluation, les éléments suivants peuvent être pris en considération : la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de la marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; et les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles. »
Ce principe a été appliqué plus récemment par la division d’opposition de l’Office dans l’affaire 22/07/2015, B 2341751, effer max vs. PEPSI MAX dans laquelle l’Office était tenu d’examiner le caractère distinctif de la marque antérieure (« MAX ») lors de l’appréciation du risque de confusion. L’Office a conclu que la marque MAX avait acquis un caractère distinctif (et à un degré élevé) en raison de son utilisation dans le cadre de l’enregistrement figuratif « complexe » PEPSI MAX :

« La division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un degré élevé de caractère distinctif par son usage sur le marché au Royaume-Uni avant la date de dépôt de la demande de marque communautaire contestée, soit avant le 14/11/2013. La marque antérieure a été utilisée simultanément avec la marque déposée PEPSI ou dans le cadre de la marque enregistrée figurative PEPSI MAX. Il est important de noter que l’acquisition du caractère distinctif d’une marque peut résulter de son usage comme faisant partie d’une autre marque enregistrée. Il suffit que, par suite d’un tel usage, le public concerné perçoive effectivement le produit ou le service désigné par la marque antérieure comme provenant d’une entreprise déterminée ».

Dans le cas présent, la marque « SET » a été utilisée de manière extensive et constante depuis de nombreuses années pour identifier les dispositifs médicaux produits par la titulaire. Cette utilisation a généralement fait partie d’une gamme de marques composées enregistrées « MASIMO SET », « RD SET », « RD

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RAINBOW SET » et « RAINBOW SET ». À la suite de cet usage, la marque « SET » identifie spécifiquement la technologie de la titulaire. Cela est démontré par le fait que SET est présente seule sur certains produits comme la ligne de capteur RD SET (cf. pièce SO3).

Compte tenu de ce qui précède, la marque a acquis un caractère distinctif dans l’Union européenne, y compris en raison de son utilisation, au sein des marques « complexes » ou composées telle que MASIMO SET y compris sa version stylisée (décrit ci-dessus), RD SET et RAINBOW SET. La demanderesse en nullité a confondu les questions de l’usage de la marque dans le cadre d’une marque composée, d’une part, et de son usage dans le sens d’une marque, d’autre part. À la lumière de la jurisprudence, il est évident que le caractère distinctif peut être acquis par un usage dans le cadre d’une autre marque composée. À ce titre, la question centrale demeure donc de savoir si cette marque a été utilisée au sens d’une marque d’une telle façon qu’elle a acquis un caractère distinctif (indépendamment de la question de savoir si cette marque est utilisée individuellement, en combinaison avec, ou comme faisant partie d’une autre marque composée). Sur ce point, la demanderesse en nullité n’a fourni aucune preuve que la marque a été utilisée autrement que comme une marque.

Dans les premières observations de la titulaire, des preuves détaillées ont été fournies pour démontrer que la marque a été ainsi utilisée en relation avec les produits pour lesquels elle est enregistrée en classe 10. Il s’agit d’une attestation établie par Madame S. O. en date du 23/12/2015, étayée par plusieurs annexes (Annexes 1 à 7) complétées et mises à jour avec les annexes 1-1 à 6-1 et les annexes 8 à 11.

Une deuxième attestation signée par Madame S. O. souligne dans une plus large mesure l’usage étendu de la marque. Cela ressort du fait que les produits « SET » ont été largement exposés lors de nombreux salons et événements organisés dans toute l’Union européenne, ce qui permet d’établir que la marque est bien connue dans le secteur concerné de l’Union européenne. Ces différents événements et salons ont été suivis par les entreprises et le personnel à travers le monde, dont un nombre significatif provenaient d’Europe (cf. Pièce SO2). Comme indiqué aux paragraphes 5 à 9 de l’attestation de Madame S.O., il y a eu des ventes continues et substantielles de produits SET de la titulaire, qui ont été vendus dans les États membres de l’UE, et ce depuis 2008 (Pièce SO1 – factures supplémentaires relatives aux ventes des produits « SET » à travers l’UE).

Compte tenu de la durée d’utilisation de la marque « SET » (individuellement, en combinaison avec d’autres marques ou au sein d’autres marques complexes), de son succès, de sa part de marché et de l’application importante et cohérente de la marque aux produits concernés, il est évident qu’une proportion importante du public concerné au sein de l’Union européenne connaîtra la marque et l’associera à la technologie de surveillance des patients de la titulaire et aux autres produits couverts par la marque. À ce titre, la marque devrait rester enregistrée en raison d’un caractère distinctif acquis par un usage continu dans l’Union européenne et au-delà.

Dans sa réplique du 02/03/2022, la demanderesse considère que les éléments déposés par la titulaire ne permettent pas de prouver l’acquisition d’un caractère distinctif sur le signe tel que demandé, à savoir « SET ». En effet, il doit être prouvé par la titulaire que la marque contestée peut, seule et sans combinaison avec une marque tierce, servir la fonction d’indicateur d’origine. Or les éléments

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de preuve apportés par la titulaire se réfèrent à des usages des signes suivants : MASIMO SET, RD SET, RD RAINBOW SET ou encore RAINBOW SET.
Dans ses observations du 20/05/2022, la titulaire mentionne que la marque contestée a été utilisée de façon extensive et constante depuis de nombreuses années afin d’identifier les dispositifs médicaux de la titulaire. L’usage a été effectué en tant que SET et également avec d’autres marques telles que MASIMO SET, RD SET, RD RAINBOW SET et RAINBOW SET. La marque « SET » identifie spécifiquement la technologie de la titulaire.

Dans ses observations des 17/03/2025 et 14/04/2025, la titulaire mentionne que les produits désignés sont tous des dispositifs médicaux, à savoir des moniteurs et des capteurs pour patients, ainsi que leurs accessoires, et le public concerné est composé de professionnels de l’industrie médicale et des soins de santé.

La titulaire a largement utilisé la marque et, du fait de cet usage, la marque a acquis – et avait acquis à la date pertinente – un caractère distinctif du fait qu’elle est reconnue par une partie importante du public concerné comme une indication de l’origine commerciale et capable de distinguer les produits désignés. Les preuves fournies par la titulaire comprennent des preuves relatives au Royaume-Uni, en plus des preuves concernant tous les États membres de l’Union européenne.

La marque « SET » comportant un mot en anglais et en français, la perception de la partie anglophone et francophone du public concerné est pertinente. L’anglais est la langue officielle Royaume-Uni, de l’Irlande et de Malte, et est couramment parlé dans de nombreux autres pays, dont le Danemark, les Pays- Bas, la Finlande et la Suède. La plupart des éléments de preuve concernent le Royaume- Uni, l’Irlande, Malte, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède, ainsi que la France. Il est donc clair qu’à la date pertinente, la partie anglophone et francophone du public concerné aurait perçu la marque comme un indicateur d’origine pour les produits désignés.

Dans certains cas, la marque a été utilisée à proximité d’autres éléments distinctifs, tels que la marque enseigne de la titulaire, « Masimo », et/ou d’autres marques de la titulaire, telles que « Rainbow », « RD » et « RD Rainbow ». Toutefois, il est bien établi que l’usage simultané de marques distinctes et indépendantes constitue l’usage de la marque telle qu’enregistrée, et il est clair que cela s’applique en l’espèce. Même lorsque la marque est utilisée en relation avec les autres marques de la titulaire, elle est reconnue par le public concerné et fonctionne comme une marque indépendante. Le fait que la marque soit perçue comme une marque à part entière, indépendante des autres marques de la titulaire, est encore renforcé par le fait que la titulaire et les tiers utilisent fréquemment le symbole® directement après la marque, pour indiquer qu’il s’agit d’une marque enregistrée.

Dans ses observations du 28/05/2025, la demanderesse mentionne qu’il est particulièrement frappant de noter que la société Masimo, notamment dans ses textes promotionnels, mais également au sein des notices d’utilisation de ses produits, ou encore sur ses factures, ne fait aucun usage de SET seul mais utilise systématiquement le terme SET en combinaison avec le terme MASIMO, ou encore RAINBOW. S’il est possible de prouver le caractère distinctif d’un signe qui a été utilisé en combinaison avec d’autres marques, encore faut-il que le

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consommateur pertinent puisse attribuer la fonction d’identification au signe en cause, à savoir en l’espèce au signe SET seul.
Or si la titulaire a déposé un nombre très important de pièces, chiffres et documents, ceux-ci se rapportent systématiquement à un usage de SET en combinaison avec un autre terme, tel que MASIMO, RAINBOW ou RD, si bien qu’il n’est pas possible de vérifier que cet usage a bénéficié au terme SET seul et en conséquence, de permettre aux consommateurs de référence d’identifier ce signe comme un indicateur d’origine.
Il convient à cet égard de rappeler ce que la CJUE avait retenu dans sa décision 16/09/2015, C-215/14, Nestlé KIT KAT: « même si la marque dont l’enregistrement est demandé a pu faire l’objet d’un usage en tant que partie d’une marque enregistrée ou en combinaison avec une telle marque, il n’en demeure pas moins que, en vue de l’enregistrement de la marque elle-même, le demandeur à l’enregistrement doit apporter la preuve que cette marque indique seule, par opposition à toute autre marque pouvant également être présente, l’origine des produits comme provenant d’une entreprise déterminée ».
En outre, le TUE a récemment rappelé que « (…) plus une marque est simple, moins elle est susceptible d’avoir un caractère distinctif et plus une modification apportée à cette marque est susceptible d’affecter une de ses caractéristiques essentielles et d’altérer ainsi la perception de ladite marque par le public pertinent » (19/06/2019, T-307/17, Adidas). Il a été déjà rappelé que « SET » est un terme simple, court et dénué de tout caractère distinctif intrinsèque. Il a par ailleurs déjà été établi au cours de cette procédure que le terme « SET » est utilisé sur le marché des produits considéré pour indiquer un ensemble de produits constituant un set (en l’occurrence un oxymètre et ses accessoires).
En l’espèce, l’usage de MASIMO SET ou RAINBOW SET, même particulièrement intensif ou sur une longue période, ne peut pas permettre aux consommateurs de percevoir dans l’élément « SET » un indicateur d’origine. Aucune preuve ne démontre un large usage de « SET » en rapport avec des oxymètres. Face par exemple à « MASIMO SET » ou « RAINBOW SET », le consommateur de référence sera amené à penser qu’il s’agit d’un «set» de la marque MASIMO ou RAINBOW formant un ensemble, et non à percevoir une référence à un indicateur d’origine spécifique.
La titulaire n’a notamment pas établi un large usage du seul terme « SET » sur les emballages ou les produits eux-mêmes, de nature à permettre aux consommateurs d’établir un lien avec le produit qui permettrait d’identifier son origine – ce n’est donc que les signes « MASIMO SET » ou « RAINBOW SET » qui sont des indicateurs d’origine, et non le terme « SET » seul.
En ce qui concerne les déclarations, « les éléments de preuve provenant de fournisseurs ou de distributeurs de la partie concernée ont généralement un poids moindre, mais leur degré d’indépendance vis-à-vis de cette dernière influence fortement la valeur probante (28/10/2009, T-137/08, Green and Yellow colours per se, EU:T:2009:417, § 54-56). »
La titulaire a fourni des attestations émanant de sa Présidente pour l’Europe, ou bien de quelques responsables d’établissements médicaux, qui sont des utilisateurs des produits concernés, et donc des clients de la titulaire. Il existe

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par conséquent des relations entre la titulaire et ces personnes – de type fournisseur/client, ce qui diminue leur valeur probatoire.

Aucune des attestations fournies ne permet de vérifier que le terme « SET » permet d’identifier l’origine de produits – à la différence par exemple de ce qu’aurait permis d’établir un sondage sur la réponse spontanée fournie par des praticiens du secteur médical considéré.
Au surplus, un tel sondage aurait permis de connaitre la proportion de personnes ayant conscience du potentiel caractère distinctif de « SET », et non seulement d’obtenir des opinions isolées de personnes qui ne représentent pas un ensemble de consommateurs, comme peuvent l’être par exemple des associations représentatives de professionnels.
L’Office doit pouvoir « considérer qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie grâce à la marque les produits (…) concernés comme provenant d’une entreprise déterminée » (TUE, 15/12/2015, T-262/04, Bic).
Cela rejoint la solution retenue dans la décision 27/11/2008, R555/2008, 'EXTREME CLEAN', §28 et 29. Pour les motifs exposés ci-dessus, le terme « SET » ne peut pas être considéré comme permettant d’indiquer une origine pour les produits considérés. Aucun élément matériel n’établit que le public concerné reconnait le seul terme « SET » comme un indicateur d’origine et partant, la capacité de ce terme non-distinctif à être devenu un signe d’identification par l’usage qui en a été fait. Il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 3 RMUE n’établit pas un droit à l’enregistrement d’un signe non-distinctif mais reste une exception, permettant à un signe non-protégeable intrinsèquement et ab initio de le devenir s’il est prouvé qu’il réunit les qualités d’une marque. Ce standard n’est manifestement pas rapporté en l’espèce.

Dès lors, la demanderesse demande que l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage soit constatée, et que la marque contestée soit annulée définitivement.

Dans ses observations du 05/08/2025 traduites le 03/09/2025, la titulaire expose qu’il ressort clairement des preuves déposées qu’elle a fait un usage de longue date de la marque contestée, indépendamment de tout autre signe.
Les exemples d’un tel usage tirés des preuves de la titulaire comprennent, sans s’y limiter :
pièce 1 : (captures d’écran du site web),
pièce 3 : (factures),
pièce 4 : (manuels d’utilisation),
pièce 5 : (produits et emballages),
pièce 6 : (dépliants publicitaires),
Pièce 7 : (publicités sur les réseaux sociaux), . Pièce 8 : (preuves relatives aux salons professionnels), Pièce 9 : (articles de presse médicale indépendante),

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Pièce 10 (articles de tiers indépendants),
Pièce 11 : (preuves du Titulaire de la licence) .

Deuxièmement, la titulaire utilise également la marque à proximité immédiate d’autres marques distinctives, telles que la marque maison « Masimo » et/ou d’autres marques telles que « Rainbow », « Radical », « RD » et « RD Rainbow ». Il ressort clairement des preuves que chacune de ces marques est utilisée par la titulaire en tant que marque à part entière. En effet, les mentions de copyright figurant au bas des manuels d’utilisation inclus dans la pièce 4 font expressément référence à « Masimo, SET, Rad… Rainbow » comme étant les marques de la titulaire.

Il est bien établi que l’utilisation simultanée de marques distinctes et indépendantes constitue un usage de la marque sous la forme enregistrée, et il est clair que cela s’applique en l’espèce. Même, lorsque la marque est utilisée en relation avec d’autres marques de la titulaire, elle fonctionne comme une marque indépendante et sera reconnue comme telle par le public pertinent.

Le fait que la titulaire utilise la marque en combinaison avec plusieurs de ses autres marques, par opposition à une seule de ses autres marques, par exemple, confirme que tous ces exemples d’usage constituent une utilisation simultanée de marques distinctes et indépendantes, et que le public pertinent comprendra que la titulaire possède et utilise plusieurs marques, y compris la marque, tant individuellement que conjointement dans diverses combinaisons.

L’indépendance de la marque par rapport aux autres marques de la titulaire est encore renforcée par :

le fait que la marque apparaît en lettres majuscules, ce qui la distingue des autres marques de la titulaire, qui sont généralement en minuscules ou en majuscules de début de phrase;

le fait que tant la titulaire que des tiers utilisent fréquemment le symbole
® directement après la marque pour indiquer qu’il s’agit d’une marque enregistrée.
En outre, les déclarations de témoins des clients de la titulaire confirment que la marque elle-même, plutôt que la marque en combinaison avec d’autres marques de la titulaire, est bien connue du public pertinent.

Il est donc clair que les preuves fournies par la titulaire démontrent l’usage de la marque, tant en tant que telle que simultanément avec les autres marques de la titulaire, d’une manière qui constitue un usage de la marque.
La demanderesse en nullité fait valoir que la déclaration de témoin de M^me S.O et les déclarations de témoins des clients ont une faible valeur probante et ne permettent pas de conclure à l’existence d’un caractère distinctif.

La titulaire ne conteste pas que les déclarations d’une personne liée à la partie concernée par une relation de travail aient généralement moins de poids que des preuves indépendantes. Toutefois, l’Office indique clairement dans ses lignes directrices qu’il convient d’éviter les généralisations, « car la valeur exacte de

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ces déclarations dépend toujours de leur forme et de leurs contenus concrets, et le résultat final dépend de l’appréciation globale des preuves dans chaque cas individuel ».

M^me S. O est Directrice de Masimo International Sarl, une filiale à 100 % de la titulaire, mais sa déclaration de témoin contient des preuves factuelles détaillées et est étayée par des preuves indépendantes, telles que des captures d’écran de sites web et de réseaux sociaux, des chiffres de vente et de marketing, des copies de factures, des copies de manuels d’utilisation et de brochures publicitaires, ainsi que des articles de tiers indépendants. La titulaire soutient que la valeur probante de la déclaration de témoin de M^me S. O., corroborée par les preuves à l’appui, est élevée.

La titulaire conteste également l’argument de la demanderesse selon laquelle les déclarations de témoin des clients ont une faible valeur probante. Les personnes qui ont fourni des déclarations sous serment sont des professionnels travaillant pour des hôpitaux, des fournisseurs de dispositifs médicaux et d’autres prestataires de services médicaux/de santé, c’est-à-dire qu’elles constituent le public pertinent. Ces personnes sont indépendantes de la titulaire et les déclarations de témoin des clients constituent des preuves directes de la perception de la marque par le public pertinent.

Les déclarations de témoin des clients démontrent que chacun des professionnels connaît la marque en relation avec les produits concernés et associe la marque à la titulaire. Dans chaque cas, la connaissance de la marque par le client pertinent est antérieure à la date pertinente et, dans plusieurs cas, le client confirme expressément que la marque est – et était à la date pertinente réputée dans le secteur médical.

En conclusion, la titulaire fait valoir que la marque a acquis un caractère distinctif par rapport aux produits concernés.

En support de ses premières observations du 22/12/2020, la titulaire a déposé les preuves suivantes :

Annexe A : décision du 30/05/2018, B 2 844 424, blue square IMMOBILIER REAL ESTATE (fig)/SQUAREHABITAT (fig), confirmée par la décision du 05/02/2019, R1425/2018-2, blue square IMMOBILIER REAL ESTATE (fig) / SQUAREHABITAT (fig).

Annexe B : décision du 07/12/2018, B 1 350 083, SET vs. IP-SET.

Annexe C : attestation de Mme. S.O., responsable de la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique) chez Masimo, établie le 23/12/2015 (en anglais et traduction) laquelle s’appuie sur plusieurs annexes antérieures à 2015 (Annexes 1 à 7) complétées et mises à jour pour les besoins de la présente procédure (Annexes 1-1 à 7-1 et Annexes 8 à 11):

o Annexes 1 et 1.1: Factures des produits MASIMO au sein de l’Union européenne. La marque SET n’est pas mentionnée.

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o Annexes 2 et 2-1 à 2-4: Extraits de manuels d’utilisation des moniteurs et capteurs SET en Italien, Espagnol, Allemand, Français, Portugais, Hongrois. Aucun n’est adressé à un public anglophone. La marque SET apparait sur certains produits précédés de MASSIMO ou MASSIMO RAINBOW :

Il apparait dans une brochure en espagnol que le sigle SET est l’acronyme en anglais de « Signal Extraction Technology » :

o Annexes 3 et 3.1: Dépliants informatifs et/ou publicitaires et des catalogues concernant les différents produits MASSIMO et

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. Un dépliant est en anglais.

.

o Annexes 4 et 4.1: Brochures décrivant les avantages et les solutions proposés par les différents produits Masimo SET dont une en anglais (la même qu’en Annexe 3).

o Annexe 5: Flyers publiés avant l’organisation des séminaires et des événements en anglais sur lesquels le logo Massimo apparait.

o Annexes 6 et 6.1: Exemples d’étiquettes habituellement apposées sur les produits SET et emballages SET :

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o Annexes 7 et 7.1: Articles en anglais (traduits) rédigés par des cliniciens et des chercheurs indépendants qui évaluent les produits MASSIMO SET et parfois la Technologie SET
.

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o Annexe 8 : Extraits du site internet www.masimo.co.uk et http://www.masimo.com mentionnant Masimo SET
o Annexe 9 : Liste des licenciés des produits SET.

o Annexe 10 : Articles de presse médicale en ligne.

o Annexe 11 : Rapport annuel de la titulaire en français pour l’année 2009 mentionnant le logo Massimo SET.

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En support de ses deuxièmes observations du 18/10/2021, la titulaire a déposé les preuves suivantes marquée comme confidentielles et qui ne seront décrites que dans des termes généraux :

Pièce SO0 : Attestation de Mme. S.O, présidente des divisions UE, Afrique, Asie du sud et du sud-est, Australie et Nouvelle- Zélande de Masimo du 13/10/2021.

Pièce SO1: Factures des produits Masimo dans l’Union européenne dont certaines pour MASIMO SET, RED SET ou RD SET pour Autriche, France, Allemagne, Italie, République Tchèque, Espagne, Portugal, Belgique, Grèce, Suède, Norvège (non membre de l’UE), Finlande (sans mention de SET):

Pièce SO2: Liste des salons professionnels concernant les produits Masimo exposés dans l’Union européenne et quelques photos de stand où SET n’est pas manifestement visible. Brochure K non datée où Masimo SET est visible.

Pièce SO3: Brochures des Capteurs Masimo RD SET en français, allemand, hongrois et portugais.

La titulaire a été invitée à compléter le cas échéant ses preuves en date du 12/11/2024 avec un délai expirant le 17/01/2025. Le 16/12/2024, la titulaire a demandé une extension de délai qui lui a été refusée le 17/12/2024, compte tenu du délai déjà écoulé dans la procédure. La titulaire avait donc encore un mois pour déposer de nouvelles preuves du caractère distinctif acquis par l’usage. La titulaire a de nouveau demandé une extension de délai le 15/01/2025 qui lui a été également refusé. Un nouveau délai lui a été accordé pour des raisons d’équité jusqu’au samedi 12/04/2025 (en pratique jusqu’au lundi 14/04/2025).

La titulaire a alors déposé de nouvelles preuves du caractère distinctif acquis par l’usage les 17/03/2025 et 14/04/2025 :

Annexe A : Déclaration de témoin de la directrice de Masimo International Sarl (M^me S. O.) datée du 13/03/2025, et annexes associées et documents annexes :
o Point 1 : Captures d’écran du site web de Masimo en France, Allemagne, Espagne, Italie et Royaume-Uni de 1998 à 2019 réalisées sur le site d’archivage Internet, Wayback Machine visant à montrant l’usage de Massimo SET

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o Point 2 : CONFIDENTIEL – Document internet au sujet des ventes de produits SET dans l’Union européenne et au Royaume-Uni de 2011 à 2019 (ventilées par l’État membre).

o Point 3 : CONFIDENTIEL - Factures de vente des produits Masimo SET dans l’Union européenne de 2015 à 2019.

o Point 4 : Manuels d’utilisation de Massimo SET ou Massimo Rainbow SET dans l’Union européenne entre 2009 et 2014.

o Point 5 : Exemples d’étiquettes et d’emballages Massimo SET
.

o Point 6 : Dépliants publicitaires dans l’Union européenne entre 2008 et 2018 Masimo Rad mentionnant Massimo Set.

o Point 7 : Exemples de réseaux sociaux montrant Masimo SET 2013 – 2019 et une fois SET seul

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o Point 8 : Salons médicaux dans l’Union européenne entre 2014- 2019.

o Point 9 : Rapports médicaux et études publiés en France, Allemagne, Suède, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni entre 1997 et 2017 mentionnant Massimo Set et exceptionnellement SET comme une technologie (signal extraction technology)
.

o Point 10 : Articles rédigés par des tiers indépendants et des professionnels de la santé publiés dans l’Union européenne entre 2009 et 2019 en anglais, français, espagnol et italien mentionnant occasionnellement la technologie SET et généralement se référant au produit Masimo SET.

o Point 11 : Liste des licenciés qui utilisent Masimo SET ou Rainbow SET
.

o Point 12 : Rapport annuel pour les licenciés de la titulaire en 2009.

Annexe B : Déclaration de témoin d’un client – Jens Mittendorf – DEHAS Medical Systems GmbH
Annexe C : Déclaration de témoin d’un client – Dieter Bortel – Chef de service Technologie médicale à l’hôpital universitaire d’Ulm.

Annexe D : Déclaration de témoin d’un client – Holger Meyer Responsable des achats Vivantes Service GmbH.

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Annexe E : Déclaration de témoin d’un client – D^r Giuseppe Stranieri – Chirurgien pédiatre à l’hôpital A.O.U.R. Dulbecco.

Annexe F : Déclaration de témoin d’un client – D^r Musca Daniela – Coordinateur à Hôpital A.O.U.R. Dulbecco.

Annexe G : Déclaration de témoin d’un client – Gina Ancora – Directrice de l’unité de soins intensifs néonatals et du service mère-enfant à l’hôpital Infermi de Rimini.

Annexe H : Déclaration de témoin d’un client – Salvatore Damate – Chef du service d’anesthésie et de soins intensifs de l’autorité sanitaire locale de Caltanissetta, hôpital de Gela.

Annexe I : Déclaration de témoin d’un client – Gary Smith – Norso Medical Ltd.

Annexe J : Déclaration de témoin d’un client – Rafael Badenes Quiles – Hospital et clinique Universitaire de Valence.

Annexe K : Données de publication pour les rapports et études médicales.

CARACTERE DISTINCTIF ACQUIS PAR L’USAGE – ARTICLE 7, PARAGRAPHE 3, ET ARTICLE 59, PARAGRAPHE 2, DU RMUE
La titulaire de la marque de l’Union européenne affirme que la marque a acquis un caractère distinctif par son usage intensif et de longue durée.

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE, les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, points b), c) ou d), dudit règlement n’excluent pas l’enregistrement d’une marque si cette dernière a acquis, pour les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé, un caractère distinctif en raison de l’usage qui en a été fait.
En outre, en ce qui concerne la procédure d’annulation, l’article 59, paragraphe 2, du RMUE, dispose que lorsqu’une marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), du RMUE, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

Ces dispositions sont donc libellées de manière similaire, la seule différence étant les dates auxquelles le caractère distinctif acquis doit être prouvé (respectivement, à la date de dépôt de la marque contestée à savoir le 20/09/2000 et à la date de dépôt de la demande en nullité à savoir le 27/09/2019). Par conséquent, en vertu de ces dispositions, une marque qui était initialement descriptive et dépourvue de caractère distinctif peut être maintenue, si elle est contestée, si la preuve est apportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne dans laquelle l’existence du motif de refus a été établie (22/06/2006, C25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 82 et 83).

Il incombe à la titulaire de la marque de l’Union européenne de démontrer que sa marque a acquis un caractère distinctif dans la partie de l’Union européenne où le motif absolu de refus a été soulevé, soit avant la date de dépôt de la marque contestée (20/09/2000), soit avant la date de dépôt de la demande en nullité (27/09/2019). La chambre des recours ayant retenu le public anglophone de l’Union européenne (Irlande, Malte, et le Royaume- Uni jusqu’au 31/12/2020 ainsi que notamment Danemark, Chypre, Pays-Bas,

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Finlande et Suède) et la décision étant devenue définitive, la division d’annulation se centrera sur ces territoires en sachant que la titulaire mentionne que ses produits ont été vendus dans l’Union européenne à partir de 2008 (voir Pièce SO1), ce qui réduit en fait la période pertinente à un peu plus de 10 ans.

L’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage d’une marque exige qu’au moins une fraction significative du public pertinent identifie, grâce à la marque, les produits ou services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée. Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait, la division d’annulation doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier les produits et services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à les distinguer des produits ou services d’autres entreprises. Dans ce contexte, il convient de prendre en considération, notamment :
- la part de marché détenue par la marque,
- l’intensité,
- l’étendue géographique,
- la durée de l’usage de cette marque,
- l’importance des investissements effectués par l’entreprise pour la promouvoir, et
- la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée.

(06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 79).

Sur la base des preuves fournies, il n’est pas possible d’évaluer la proportion des milieux intéressés qui, en raison de « SET », identifie les dispositifs médicaux comme provenant de la titulaire.

La titulaire fournit un grand nombre de factures, de brochures et dépliants (Annexes 1 et 1.1, annexe 3 et 3.1, Annexe 4 et 4.1). Néanmoins, même si la pertinence et la crédibilité de ces documents commerciaux ne sont pas contestées, il est difficile d’évaluer le caractère distinctif acquis par l’usage pour le public anglophone sur la base de ces documents.
Le public anglophone n’est en effet que très peu représenté dans l’ensemble des preuves. Tout au plus, il existe quelques factures pour la Finlande et la Suède et une brochure en anglais dans lesquelles la marque contestée « SET » n’est pas mentionnée seule. La titulaire mentionne que les chiffres de vente, les factures de vente, les manuels d’utilisation, les brochures, les salons professionnels, les rapports et études médicaux, et les articles de tiers sont publiés en anglais.

Cependant, si les preuves donnent des indications utiles concernant le type de produits couverts et la forme sous laquelle la marque est effectivement utilisée, elles ne permettent pas d’établir la connaissance de la marque par le public concerné et donc son caractère distinctif acquis par l’usage.
Les preuves sont plus appropriées pour fournir des indications sur l’étendue géographique (qui en fait concernent peu le public anglophone) que pour mesurer le caractère distinctif acquis dans l’esprit du public concerné. Les attestations (Annexe C et SO0) ne sont pas suffisantes car rien dans ces documents ne renseigne sur la perception qu’aurait le public concerné du signe contesté. Par conséquent, il n’y a pas assez de documentation/d’information

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émanant de tiers pour prouver que la marque aurait acquis un caractère distinctif par l’usage.

En l’absence d’informations complémentaires provenant d’acteurs tiers à la titulaire, les documents fournis ne permettent pas d’évaluer le degré de connaissance de la marque et sa perception par le public sur le territoire pertinent.

Les chiffres de ventes et le matériel publicitaire ne peuvent être considérés que comme des preuves secondaires qui peuvent corroborer, le cas échéant, les preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage, telles que rapportées par des enquêtes ou des études de marché ainsi que des déclarations d’associations professionnelles ou des déclarations du public spécialisé (09/09/2020, T-187/19, Colour Purple – 2587C (col.), EU:T:2020:405, § 94).

Même pris globalement, les documents présentés ne suffisent pas à démontrer que la marque contestée « SET », seule ou utilisée avec d’autres marques, serait devenue apte à identifier les produits en cause au regard du public pertinent comme provenant d’une entreprise déterminée. La titulaire aurait dû prouver, par des informations supplémentaires concernant, par exemple, la part de marché détenue par la marque dans les territoires pertinents, l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir (par exemple, la publicité dans l’Union européenne antérieure à la date de dépôt ou à la demande en nullité), des déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles, qu’une fraction significative du public pertinent identifie les produits comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque (07/07/2005, C-353/03, Have a break, EU:C:2005:432, § 31). En l’absence de tels documents, la division d’annulation ne peut pas évaluer la perception qu’en aurait le public sur le territoire pertinent. Il est rappelé que la titulaire pouvait apporter des preuves concernant une période de près de 20 ans (de septembre 2000 à septembre 2019).
De plus, la nature de l’usage présentée dans les preuves pose problème dans la mesure où la marque n’est généralement pas utilisée seule. Même la preuve en Annexe SO3 présente « SET » sur certains produits comme la ligne de capteur « RD SET » et non pas « SET » seul contrairement à ce qui est avancé par la titulaire.

Comme mentionné par la demanderesse, l’ajout des éléments tels que MASIMO,
, RAINBOW, à un élément aussi court que « SET », et au surplus possédant déjà un sens au regard des produits concernés, est loin d’être insignifiant. L’ajout d’éléments tels que MASIMO, RD, RD RAINBOW et RAINBOW peut conduire le public à penser que SET est utilisé de façon générique et qu’il s’agit d’un SET MASIMO, d’un SET RD, d’un SET RD RAINBOW ou d’un SET RAINBOW. De plus, les marques ajoutées ont un caractère distinctif incontestable et sont placées généralement de façon dominante et/ou en position d’attaque. Ces ajouts altèrent la perception que le public pertinent peut avoir du signe « SET ». Il est exclu, en raison de l’absence d’usage de « SET » seul, que ce signe ait pu acquérir un caractère distinctif par l’usage en l’absence d’un usage massif et de campagnes de publicité centrées spécifiquement sur ce terme seul ou associé à d’autres marques.

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Le cas 07/07/2005, C-353/03, HAVE A BREAK mentionné en détail par la titulaire n’est pas comparable. Il est vrai que la jurisprudence admet qu’une marque puisse acquérir un caractère distinctif même si elle est toujours utilisée avec une autre marque mais cet usage doit être massif afin que le public soit en mesure de comprendre que la partie de la marque attaquée HAVE A BREAK jugée intrinsèquement descriptive est indissociable de la marque de référence KIT KAT dans l’esprit du public et partant, qu’elle a acquis un caractère distinctif en tant que telle. Les preuves pour la marque « SET » sont loin de prouver que son usage pour le public pertinent permet au public de l’associer immédiatement à la titulaire même lorsqu’elle est utilisée seule.
Enfin, la titulaire mentionne à de nombreuses reprises que « SET » est associé à une technologie d’oxymétrie de pouls et les preuves confirment que « SET » est l’acronyme de « Signal Extraction Technology » (Annexe 2.3 par exemple). Cependant, une technologie n’est pas un produit et il manque à cet argument le fait que « SET » serait perçu comme la marque de la technologie et surtout la marque des produits associés à cette technologie en classe 10 (en particulier moniteurs respiratoires). Même si « SET » était bien la marque de moniteurs respiratoires utilisant une technologie particulière, les preuves ne permettent pas de le constater pour le public concerné pour lequel « SET » a le sens descriptif d’un ensemble de produits.

La question centrale demeure donc de savoir si la marque contestée a été utilisée d’une telle façon qu’elle a acquis un caractère distinctif (indépendamment de la question de savoir si cette marque est utilisée individuellement, en combinaison avec, ou comme faisant partie d’une autre marque composée). Sur ce point, la charge de la preuve incombe à la titulaire et non à la demanderesse (30/11/2017,-798/16, REAL (fig.), EU:T:2017:854, § 45 ). Le caractère distinctif acquis ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions (par analogie, 29/06/2017,-427/16, AN IDEAL WIFE, EU:T:2017:455,
§ 21). Or la titulaire n’a pas fourni de preuves suffisantes démontrant que la marque a été utilisée comme indicateur d’origine des produits couverts en classe 10 ni seule ni associée à d’autres marques et pour le public concerné.

La titulaire a fourni de preuves additionnelles du caractère distinctif acquis par l’usage après la réouverture de la procédure les 17/03/2025 et 14/04/2025. Ces nouvelles preuves sont quasi-exclusivement constituées de déclarations de témoins (lettres A à J) en sachant que la nouvelle déclaration de la directrice de Masimo International Sarl en Annexe A est accompagnée de preuves (Points 1 à 12). Cependant, aucun de ces documents ne permet de prouver que la marque a acquis un caractère distinctif par l’usage. Les principales raisons résident dans le fait que les preuves ne sont pas susceptibles d’apporter des informations sur la perception du public anglophone et que la marque n’est pas utilisée seule.

Compte tenu de ce qui précède, la division d’annulation conclut que la titulaire de la MUE n’a pas prouvé que le signe contesté a acquis un caractère distinctif par l’usage, soit avant la date de dépôt, soit après l’enregistrement. Par conséquent, la demande fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RME et sur l’article 59, paragraphe 2, du RME est rejetée.

Par conséquent, le motif absolus de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, points b) et c) du RMUE ne peut être surmonté.
Conclusion

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La marque contestée était descriptive en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE et non distinctive en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits contestés au moment de son dépôt. La titulaire de la MUE n’a pas démontré qu’elle avait acquis un caractère distinctif avant sa date de dépôt ou avant la date de dépôt de la demande en nullité.

À la lumière de ce qui précède, la demande en nullité est totalement accueillie et la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés.

FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais encourus par l’autre partie.

La titulaire de l’EUTM étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais encourus par la demanderesse au cours de la présente procédure.

La division d’annulation
Carmen SÁNCHEZ PALOMARES Jessica N. LEWIS Frédérique SULPICE
Conformément à l’article 66, paragraphe 2 du RMUE et à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.