DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 230 933
Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.), Avenida de la Diputación « Edificio Inditex », 15142 Arteixo (La Coruña), Espagne (opposante), représentée par Clarke, Modet y Cía., S.L., Avenida Perfecto Palacio de la Fuente, 6 Edificio Panoramis, 03003 Alicante, Espagne (mandataire)
c o n t r e
Zazza,s.r.o., Petöfiho 4, 08001 Prešov, Slovaquie (demanderesse). Le 16/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 230 933 est accueillie pour l’ensemble des produits et services contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 163 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 30/12/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de l’ensemble des produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 085 163 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 8 929 952 et n° 112 755, tous deux pour la marque verbale «ZARA». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 8 929 952 et l’article 8, paragraphe 5, EUTMR par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 112 755. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieur n° 112 755 «ZARA».

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, EUTMR La demanderesse a fait valoir que la marque antérieure marque de l’Union européenne n° 112 755 «ZARA» jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour l’ensemble des produits de la classe 25.

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Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, s’agissant d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’agissant d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le titulaire établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le titulaire n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser le signe contesté. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, le signe contesté a été déposé le 28/09/2024. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la décision sur l'

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l’opposition est formée, il appartient au demandeur d’alléguer et de prouver toute perte de réputation ultérieure.

Les preuves doivent également démontrer que la réputation a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une réputation, à savoir:

Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; couches en matières textiles pour bébés; langes en matières textiles pour bébés; tiges de bottes; visières de casquettes; protège-aisselles; garnitures métalliques pour chaussures et bottes; tiges de chaussures; armatures de chapeaux [squelettes]; talons de bottes et de chaussures; talons de bas; talons; semelles intérieures; garnitures en fer pour bottes; garnitures en fer pour chaussures; garnitures en fer pour chaussures; dispositifs antidérapants pour bottes et chaussures; poches de vêtements; doublures confectionnées [parties de vêtements]; devants de chemises; empiècements de chemises; semelles de chaussures; crampons pour chaussures de football; bouts de chaussures; visières [chapellerie]; trépointes pour bottes; trépointes pour bottes et chaussures; trépointes pour chaussures.

L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:

Classe 25: Vêtements; pulls sans manches [vêtements]; combinaisons [vêtements]; vêtements décontractés; vêtements de maternité; maillots [vêtements]; robes; robes de demoiselles d’honneur; robes de maternité; tenues de soirée; robes de bal; robes pour femmes; tailleurs; tailleurs-pantalons; tailleurs-jupes; costumes pour femmes; tenues de cérémonie; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; leggings [pantalons]; robes de cérémonie pour femmes; salopettes; combinaisons-pantalons; chaussures; vêtements confectionnés; caleçons; jupes; shorts; t-shirts; t-shirts à manches courtes; leggings [jambières].

Classe 35: Services de vente au détail de vêtements; services de magasins de vente au détail en ligne de vêtements; services de vente au détail d’accessoires vestimentaires; traitement administratif et organisation de services de vente par correspondance; services d’administration commerciale pour le traitement des ventes effectuées sur l’internet.

Afin de déterminer le niveau de réputation de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 08/08/2025 l’opposant a produit, notamment, les preuves suivantes:

Pièce 2: Article de Martin Roll, daté de 11/2021, et intitulé « The Secret of Zara’s Success. A Culture of Customer Co-creation », indiquant, entre autres, ce qui suit: « Zara est l’une des marques de mode de détail les plus prospères au monde – si ce n’est la plus prospère. Avec son introduction spectaculaire du concept de commerce de détail de « fast fashion » depuis sa fondation en 1975 en Espagne, « Zara » aspire à créer une passion responsable pour la mode parmi un large éventail de consommateurs, répartis dans différentes cultures et tranches d’âge ». « Zara » compte désormais 2 264 magasins stratégiquement situés dans les principales villes de 96 pays. Il n’est pas surprenant que Zara, qui a débuté comme un petit magasin en Espagne, soit aujourd’hui le plus grand détaillant de mode au monde et la marque phare d’Inditex ». « En 2019, « Zara » a été classée 29e sur la liste des meilleures marques mondiales du cabinet de conseil en marques mondial Interbrand. Ses valeurs fondamentales se retrouvent en quatre termes simples: beauté, clarté, fonctionnalité et durabilité ». « Zara » produit plus de 450 millions d’articles et lance environ 12

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000 nouveaux modèles par an, de sorte que l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement est essentielle pour garantir que ce renouvellement constant des collections au niveau des magasins se déroule sans heurts et efficacement».

Pièce 3: Magazines spécialisés, blogs et études monographiques qui contiennent, entre autres, des extraits de blogs et de publications en ligne expliquant la logistique des produits ZARA et du groupe Inditex: «L’efficacité du système logistique de Zara permet à Inditex de renouveler toutes les collections des magasins physiques et en ligne deux fois par semaine et de livrer les commandes aux magasins partout dans le monde en 48 heures, et souvent plus tôt». «En Espagne, les clients visitent les magasins Zara 17 fois par an, contre 3 fois par an pour les concurrents».

Pièce 4: Extraits de classements des principales marques dans lesquels «ZARA» figure; 1) classements de la marque «ZARA», classant «ZARA» à la 43e position dans «The Most Valuable European Brands» en 2023, à la 83e position pour «Brandz Top 100 Most Valuable Global Brands» en 2022, à la 41e position dans «The World’s Most Valuable Brands» par Forbes en 2020, à la 25e position dans «Best Global Brands» en 2018, à la 31e position dans «Global Brand Simplicity Index» en 2017 ou à la 3e position dans «Best Retail Brands Europe» en 2014; 2) «Best Global Brands» 2016, «Rankings (Top 100)» par Interbrand, «Zara» figurant dans le top 100 et en 2020 à la 25e position. Selon Interbrand, en 2023, «ZARA» est en tête, pour la quatrième édition consécutive, de la liste des marques espagnoles les plus valorisées. «ZARA» y parvient grâce à une augmentation de 24 % par rapport à il y a deux ans, ce qui porte sa valeur à 14 735 millions d’euros.

Pièce 5: Publicité, promotion et influence de la marque «ZARA» sur les médias sociaux. Instagram compte plus de 25 millions d’abonnés, Twitter près de 1,5 million et la chaîne YouTube officielle plus de 12 millions de vues. Les détails des statistiques montrent une augmentation de 5 millions d’abonnés en un an. Ils montrent également les statistiques des marques de vêtements les plus populaires sur Facebook (février 2018), où «ZARA» se classe 3e. Dans le classement des principales marques de mode sur Instagram en décembre 2017, «ZARA» se classe 6e. Sur Twitter et YouTube, la marque apparaît comme suit:

Le magazine de mode WWD a titré un article daté du 16/02/2018 «H&M, Asos et Zara en tête de liste des sites de commerce électronique les plus visités».

Pièce 6: Extrait de Highsnobiety, «The 10 Most Valuable Fashion Brands in the World 2019». Pour la première fois, «ZARA» est placée en 2e position dans le «Top 10 Most valuable trade marks worldwide» (18,4 milliards de dollars US), prenant la place de H&M de l’année précédente.

Pièce 7: Rapport sur la réputation dans le commerce de détail 2018, obtenu sur www.reputation.com, une plateforme SaaS qui aide les entreprises basées sur la localisation à améliorer leur réputation auprès des clients en ligne et sur site. Il présente certaines catégories d’expérience client, de la valeur au service en passant par les temps d’attente et plus encore. Selon le

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rapport, «reputation.com a appliqué l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique et l’analyse des sentiments à des textes provenant de 4,7 millions d’avis de consommateurs en ligne publiés sur Google et Facebook». Selon les conclusions du rapport, «Zara» est l’une des marques qui a enregistré des gains importants en matière de service, «passant de 1,9 étoile en 2017 à 3,1 étoiles cette année» (2018).

Pièce 8: Rapport Rep Track 100 du Reputation Institute; de 2017 concernant les entreprises et marques les plus réputées au monde. Le Reputation Institute est parrainé par Forbes et basé sur une étude de pays du monde entier et «ZARA» est en 99e position. Environ 170 000 entretiens ont été menés entre janvier et mars 2017. Quant à la méthodologie, le rapport indique que les «entreprises qualifiées» étaient celles ayant une perspective internationale, une réputation supérieure à la moyenne dans leur pays d’origine et une notoriété mondiale supérieure à 40
%. Le questionnaire était basé sur le web et a été mené dans 15 pays, dont la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Le rapport s’articulait autour des «7 dimensions de la réputation» (performance, produits/services, innovation, environnement de travail, gouvernance, citoyenneté, leadership).

Pièce 10: Présentation contenant les résultats annuels pour 2021, montrant que les ventes d’Inditex se sont élevées à 27 716 millions d’euros. Malgré l’impact de la pandémie en 2020, les ventes de ZARA (y compris «Zara Home») ont atteint 14,1 milliards d’euros. La présentation souligne également la durabilité comme élément clé de la stratégie de l’entreprise: en 2021, 42% des fibres utilisées étaient plus durables. Les objectifs pour 2023 comprenaient 100% de fibres cellulosiques durables, 100% d’élimination des plastiques à usage unique et 100% de coton plus durable. La pièce comprend en outre des photographies des principaux magasins phares ZARA dans des villes du monde entier, telles que Paris, Londres, New York, Milan, Dubaï et en Espagne, en particulier le magasin phare de la Plaza de España à Madrid:

Pièce 11: 11/04/2019, affaire T-655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES, EU:T:2019:241, et deux décisions des Chambres de recours, datées de 2020, confirmant le caractère distinctif accru ou la renommée dans l’Union européenne de la marque «ZARA» pour des produits de la classe 25.

Pièce 12: Dossier de presse en anglais pour l’année 2022. Il présente des données et chiffres importants d’Inditex concernant la marque «ZARA» en relation avec les ventes, les magasins, les marchés totaux et les marchés avec magasins pour les années 2019, 2020 et 2021.

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Pièce 13 : Article du site web https://goodonyou.eco, spécialisé dans la garantie de modes de production et de consommation durables dans le secteur de la mode, intitulé « How Ethical is Zara ? » faisant référence au programme de réparation et de réutilisation appelé « Closing the Loop » lancé par la société mère de « ZARA », « Inditex ».

Outre les documents examinés ci-dessus, il convient de noter que l’opposante a soumis d’autres éléments de preuve pour démontrer la renommée du droit antérieur (pièces 1, 9). Toutefois, la division d’opposition n’estime pas nécessaire d’examiner également cette documentation en détail, étant donné que les pièces soumises consistent en des captures d’écran de la page web d’« Inditex » et d’autres documents, ainsi que des graphiques présentant des données financières (2016-2020) relatives à ses marques, provenant de l’opposante elle-même. En effet, la division d’opposition considère que, sur la base des éléments de preuve soumis, les allégations de l’opposante sont bien fondées.

Il ressort des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et qu’elle est généralement connue sur le marché pertinent, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders, comme en attestent diverses sources indépendantes. La marque a progressé dans les différents classements montrant l’évolution de sa croissance et de sa force. Les classements, tous énumérés ci-dessus, sont tous indépendants et impartiaux ; par conséquent, la valeur probante de ces informations est très élevée. Par exemple, selon les classements de la société indépendante Forbes, la marque antérieure « ZARA » a été classée de 2016 à 2020 comme la 53e, 51e, 46e, 46e, 41e marque la plus précieuse au monde, et de 2021 à 2023 comme la 28e, 32e et 43e marque européenne la plus précieuse. En outre, si l’on considère l’ensemble des informations, au cours des dernières années, la marque n’a cessé de se renforcer et est reconnue en relation avec la mode grand public et les vêtements en général.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et a acquis une forte renommée dans l’Union européenne, au moins en ce qui concerne les vêtements (habillement). Cette conclusion est également corroborée par diverses décisions nationales, de l’OMPI et de l’EUIPO, ainsi que par la jurisprudence du Tribunal (11/04/2019, T-655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES, EU:T:2019:241, § 33 et 40).

b) Les signes
ZARA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant

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à l’esprit, en particulier, leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, un risque de préjudice pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.

L’élément « NOVA » inclus dans le signe contesté est un mot portugais qui est lié aux produits et services concernés, ce qui a un impact sur son caractère distinctif (voir ci-dessous). En outre, cet élément est très similaire aux équivalents italiens et espagnols « nuova » et « nueva », respectivement. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public parlant italien, portugais et espagnol.

Il convient de noter que le Tribunal a jugé que, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Dès lors, il est raisonnable de supposer que les consommateurs pertinents (consommateurs italiens, portugais et espagnols) percevront l’élément verbal conjoint du signe contesté, « ZAZANOVA », comme la simple somme de ses parties, le divisant ainsi en les mots « ZAZA » et « NOVA ». La majorité des consommateurs italiens, portugais et espagnols le percevront immédiatement avec le sens de « nouveau », ce qui ne fait que désigner des aspects positifs de la qualité des produits et services en question, à savoir leur nouveauté, et n’a donc tout au plus qu’un très faible degré de caractère distinctif (27/10/2011, R 27/2011-1, NEW OXFORD / oxford (fig.) et al., § 43).

L’élément verbal du signe contesté « ZAZA » n’a pas de signification claire pour le public pertinent et est, par conséquent, distinctif.

Bien que la marque antérieure, « ZARA », ne soit pas un nom commun, elle peut être perçue comme un prénom féminin par une partie du public pertinent. Cependant, pour une autre partie du public, ce terme sera dépourvu de sens (11/04/2019, T-655/17, ZARA TANZANIA ADVENTURES (fig.) / ZARA et al., EU:T:2019:241, § 28). Étant donné qu’une différence conceptuelle peut réduire, voire annuler, le lien, la division d’opposition estime approprié de se concentrer sur la partie du public pour laquelle cet élément est dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif.

L’élément décoratif floral entourant le « Z » sera perçu comme ornemental et typique du secteur de la mode. Il a un caractère décoratif et, par conséquent, un caractère distinctif limité. En outre, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

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En raison de sa taille et de son emplacement central, la lettre stylisée « Z » est l’élément dominant du signe contesté. Le public pertinent la percevra comme une stylisation figurative de la lettre initiale de l’élément verbal « ZAZANOVA » et, en tant que telle, elle possède le même caractère distinctif intrinsèque que cette lettre initiale. Il est courant sur le marché que les entreprises « jouent » avec l’apparence de la première lettre d’une marque en la stylisant, et les consommateurs y sont habitués. Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que le « Z » constitue également la première lettre de la marque antérieure « ZARA ». Étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début des signes, la coïncidence de la lettre initiale « Z » dans les deux signes est susceptible d’être perçue immédiatement et revêt une importance particulière dans l’impression d’ensemble, contribuant ainsi à la similitude globale entre les signes.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « ZA*A », présente à la fois dans « ZARA » et « ZAZA ». Ils diffèrent par les troisièmes consonnes « R » (marque antérieure) et « Z » (signe contesté), par l’élément additionnel faible (ou très faible) « NOVA » dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par l’élément figuratif et la stylisation du signe contesté.

Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.

Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres
« ZA*A ». Les signes diffèrent par la prononciation des sons de la troisième consonne ([R] contre [Z]) et par l’élément additionnel « NOVA ». La marque antérieure et le premier élément du signe contesté ont un rythme et une intonation très similaires, et les sons coïncidents sont particulièrement pertinents puisqu’ils apparaissent au début des signes. Par conséquent, les signes sont phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.

Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que l’une des marques est dépourvue de signification, le public pertinent percevra un concept de « NOVA » dans l’autre. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence n’a qu’une pertinence limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément qui a un impact limité sur les consommateurs pour les raisons exposées ci-dessus.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une grande renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003,

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C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu après que tous les facteurs pertinents du cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et des services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères. L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude entre les signes, exige que les catégories de public pertinentes pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, il est donc concevable que la catégorie de public pertinente pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit complètement distincte de la catégorie de public pertinente pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée et que la marque antérieure, bien que jouissant d’une renommée, ne soit pas connue du public visé par la marque postérieure. Dans un tel cas, le public visé par chacune des deux marques ne sera jamais confronté à l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques. (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).

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La Cour de justice a également relevé
… que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle dépasse le public pertinent pour les produits ou services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans un tel cas, il est possible que la partie pertinente du public pour les produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée établisse un lien entre les marques en conflit, même si ce public est totalement distinct de la partie pertinente du public pour les produits ou services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, points 51-52).

La question de savoir si le public pertinent établira un lien entre les marques doit être tranchée à la lumière des faits et des circonstances de chaque espèce ainsi que des preuves et des arguments fournis par les parties, qui doivent ensuite être mis en balance. Même une faible similitude entre les signes (qui pourrait ne pas être suffisante pour constater un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC) exige d’évaluer si un lien entre les signes sera établi dans l’esprit du public pertinent (11/12/2014, T-480/12, MASTER, EU:T:2014:1062, point 74).

La Cour a établi que les types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMC, lorsqu’ils se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre la marque antérieure et la marque postérieure, en vertu duquel le public pertinent établit un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire qu’il établit un lien entre elles, bien qu’il ne les confonde pas. En l’absence de ce lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque postérieure est peu susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée des marques antérieures, ou de leur porter préjudice (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146, point 43).

L’existence du lien doit faire l’objet d’une appréciation globale tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en cause, de la nature des produits ou services pour lesquels les marques en cause sont enregistrées, de la partie pertinente du public, de la force de la renommée de la marque antérieure et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure (12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146,
point 45).

En l’espèce, les signes présentent une certaine similitude. En outre, il convient de tenir compte du fait que, bien que la marque antérieure soit intrinsèquement distinctive à un degré normal, elle jouit d’une renommée exceptionnelle acquise par l’usage en relation avec les produits pour lesquels la renommée est revendiquée (vêtements, chaussures et chapellerie).

Les produits contestés suivants : vêtements ; pulls sans manches [vêtements] ; combinaisons [vêtements] ; vêtements décontractés ; vêtements de maternité ; maillots [vêtements] ; robes ; robes de demoiselle d’honneur ; robes de maternité ; tenues de soirée ; robes de bal ; robes pour dames ; tailleurs ; tailleurs-pantalons ; tailleurs-jupes ; costumes pour femmes ; tenues de cérémonie ; maillots de bain ; maillots de bain pour femmes ; leggings [pantalons] ; robes de cérémonie pour femmes ; salopettes ; combinaisons-pantalons ; chaussures ; vêtements confectionnés ; sous-vêtements ; jupes ; shorts ; tee-shirts ; tee-shirts à manches courtes ; leggings [jambières] de la classe 25 sont identiques à la catégorie générale de vêtements et chaussures de l’opposant, soit parce qu’ils sont identiques

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couverts par les deux listes, ou parce que les produits contestés sont inclus dans les produits de l’opposant.

En l’espèce, le public pertinent sera amené à établir un lien entre la marque renommée de l’opposant 'ZARA’ pour les vêtements, les chaussures et les chapelleries de la classe 25 et les services contestés de la classe 35 pour plusieurs raisons.

En premier lieu, la marque antérieure jouit d’une très forte renommée dans l’Union européenne dans le secteur de la mode. Cette renommée n’existe pas isolément du contexte commercial dans lequel les produits sont commercialisés. Les marques de vêtements de grande renommée sont couramment associées non seulement aux vêtements eux-mêmes, mais aussi aux environnements de vente au détail — tant physiques qu’en ligne — par lesquels ces produits sont offerts au public. Pour le consommateur moyen, une marque de mode bien connue identifie à la fois le produit et l’expérience de vente au détail qui y est associée.

Les services contestés consistent en des services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires, y compris les services de magasins de vente au détail en ligne, ainsi que le traitement administratif et commercial des ventes par correspondance et par internet. Ces services opèrent précisément dans la sphère commerciale dans laquelle la marque antérieure est renommée, à savoir l’offre et la vente de produits vestimentaires aux consommateurs finaux. Il est de pratique courante sur le marché pour les entreprises de mode de fournir des services de vente au détail et de vente au détail en ligne sous la même marque que celle utilisée pour leurs produits vestimentaires. Les consommateurs sont donc habitués à percevoir une marque de mode comme couvrant à la fois les produits eux-mêmes et les services de vente au détail liés à leur distribution.

Dans ce contexte, lorsque le public pertinent rencontre un signe similaire utilisé pour des services de vente au détail de vêtements, il est susceptible d’évoquer la marque renommée antérieure pour les vêtements. Le lien ne découle pas du fait que les produits et services sont identiques ou partiellement similaires au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, mais parce que les consommateurs perçoivent les services de vente au détail de vêtements comme faisant partie de l’écosystème de marque d’une entreprise de mode. Plus la renommée de la marque de vêtements est forte, plus le public supposera facilement que les services de vente au détail offerts sous un signe similaire sont économiquement liés à, autorisés par, ou inspirés par cette marque bien connue.

En outre, il existe un chevauchement clair au niveau du public pertinent. Les mêmes consommateurs qui achètent des vêtements, des chaussures et des chapelleries sous la marque antérieure sont le public cible des services de vente au détail et de vente au détail en ligne de vêtements. Lorsque ces consommateurs rencontrent le signe contesté dans le cadre de tels services, ils sont susceptibles d’établir une association mentale avec la marque renommée antérieure, compte tenu de leur familiarité avec la marque en tant que marque de mode de premier plan exploitant de vastes réseaux de vente au détail. Ceci est particulièrement vrai lorsque les marques sont similaires sur le plan auditif à un degré inférieur à la moyenne et partagent visuellement des éléments distinctifs qui incitent les consommateurs à se souvenir du signe antérieur, même si ce n’est qu’à un niveau subconscient. En l'
espèce, le 'Z’ stylisé utilisé dans le signe contesté, , apparaît dans une typographie très similaire à celle employée par la marque antérieure 'ZARA’ sur le marché, comme le prouvent les éléments de preuve soumis. Tout ce qui précède renforce l’idée que les vêtements, les chaussures et les services de vente au détail et en ligne du signe postérieur

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les services de vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires, y compris le traitement administratif des ventes par correspondance et par internet, sont d’une manière ou d’une autre liés à ou inspirés par la marque antérieure renommée « ZARA ». Globalement, en prenant en considération et en pondérant tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, notamment le degré élevé de reconnaissance et la forte renommée, ainsi que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la certaine similitude entre les signes en conflit, le chevauchement entre les publics pertinents concernés et le lien évident entre les produits et services pertinents, lorsqu’ils rencontrent le signe contesté, les consommateurs pertinents sont susceptibles de l’associer à la marque antérieure, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Cependant, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (26/09/2012, T-301/09, Citigate, EU:T:2012:473, point 96). d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE lorsque l’une des situations suivantes se présente :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans le cadre d’une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et présent à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, point 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves ou au moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses. L’opposant allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou porterait atteinte au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que le

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l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette sont transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

Selon la Cour de justice de l’Union européenne :

… en ce qui concerne le préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :

La demande contestée pourrait tirer profit de la renommée de la marque antérieure en exploitant indûment son prestige et son image d’excellence et de fiabilité. Un tel risque sera particulièrement élevé lorsque la marque antérieure a acquis non seulement un degré élevé de reconnaissance auprès des consommateurs, mais aussi une réputation « spéciale », en ce sens qu’elle reflète une image d’excellence, de fiabilité ou de qualité. C’est le cas ici, puisque la marque de l’opposant est considérée comme l’une des marques les plus célèbres de l’industrie de la mode. En outre, on ne peut ignorer que ZARA est plus qu’une marque de mode et de style de vie, ZARA est également bien connue comme une marque de distribution de détail en raison de l’efficacité de son système de distribution, conséquence des investissements et des efforts continus réalisés par Inditex.

Par conséquent, il est probable que le lien entre ZARA / ZAZANOVA dans l’esprit des mêmes clients se chevauche, et dans cette mesure, il y a une appropriation illicite de la marque renommée ZARA par la marque plus jeune.

Étant donné que l’opposant a déjà investi de manière significative dans l’expansion de la base de marques de cette opposition et que la marque a une
réputation « super », il existe un risque élevé que le grand public des consommateurs (le public en général) puisse croire que les marques en présence proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

La marque antérieure a acquis un niveau élevé de notoriété auprès des consommateurs et, en outre, a également acquis une réputation extrêmement forte dans le segment de la mode, dans lequel la marque jouit d’une image d’excellence, de fiabilité, de qualité et de service personnalisé, ainsi que d’autres messages (Annexe 13) qui peuvent influencer positivement le choix du consommateur concernant les services, tels que le caractère éthique du titulaire de la marque « ZARA ».

Il n’est pas rare que les maisons de mode prospères étendent l’utilisation de leur marque vers des marchés adjacents. Comme indiqué ci-dessus, le degré de similitude entre les marques en cause est suffisant pour que le public puisse établir un

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lien entre les deux marques ; d’autre part, l’identité des produits contestés avec les produits renommés de l’opposant peut faire naître le risque qu’un transfert de la renommée et du caractère distinctif de la marque antérieure ait lieu.

Ainsi, il en résulterait un transfert de l’attractivité de la marque antérieure renommée ZARA en faveur de la marque du demandeur. Sur la base de ce lien, il est très probable qu’en utilisant la marque contestée
« ZAZANOVA », le demandeur tirera indûment profit du caractère distinctif, de la renommée et du pouvoir de vente constant de la marque antérieure, qui sont le résultat des activités, des efforts et des investissements entrepris par l’opposant. En effet, il est plausible que le demandeur puisse tirer indûment profit de la situation selon laquelle le public du territoire pertinent connaît la marque « ZARA » de l’opposant afin d’introduire sa propre marque sans encourir de grands risques ou de coûts liés à l’introduction d’une nouvelle marque sur le marché. Il devrait être suffisant en soi de vérifier un risque futur, qui n’est pas hypothétique, que le titulaire tire indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure
« ZARA ».

Le fait de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a une exploitation claire et un fait de profiter de la notoriété d’une marque célèbre, ou une tentative de tirer parti de la réputation d’une marque célèbre. Cependant, le fait de tirer indûment profit n’exige pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la clientèle attachée à la marque d’autrui. Le concept de tirer indûment profit « concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits couverts par la marque demandée, de sorte que la commercialisation de ces produits soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée » (19/06/2008, T-93/06, Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40 ; 22/03/2007, T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 40 ; 30/01/2008, T-128/06, Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Afin de déterminer si l’usage d’un signe tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, il est nécessaire de procéder à une appréciation globale, qui prend en compte tous les facteurs pertinents aux circonstances de l’espèce (10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, confirmé le 12/03/2009, C-320/07 P, Nasdaq, EU:C:2009:146 ; voir également 23/10/2003, C-408/01, Adidas EU:C:2003:582, § 29, 30, 38 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66 ; 24/03/2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53). L’appropriation illicite du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure présuppose une association entre les marques respectives, ce qui rend possible le transfert d’attractivité et de prestige au signe demandé.

La division d’opposition souscrit pour l’essentiel aux allégations de l’opposant.

En l’espèce, la marque antérieure a acquis une grande renommée et est devenue une marque attractive et puissante dans l’Union européenne, y compris auprès du public analysé, la partie du public italophone, lusophone et hispanophone. Les preuves soumises par l’opposant montrent que la marque antérieure jouit d’une image positive et est associée à la qualité et à la mode. Il existe un lien entre les produits et services contestés des classes 25 et 35 et la

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vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25 de l’opposant, jouissant d’une renommée. En outre, les signes présentent un certain degré de similitude, comme expliqué ci-dessus.

Dès lors, compte tenu du lien particulier entre les produits de l’opposant pour lesquels la marque antérieure jouit d’une grande renommée et les produits contestés susmentionnés pour lesquels il existe un «lien», un nombre substantiel de consommateurs pourrait décider de se tourner vers les produits et services du demandeur en raison de l’association mentale avec la marque renommée de l’opposant, s’appropriant ainsi son pouvoir d’attraction et sa valeur publicitaire. Cela pourrait stimuler la vente ou l’utilisation des produits et services du demandeur dans une mesure qui pourrait être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de son propre investissement promotionnel. Cela pourrait conduire à la situation inacceptable où le demandeur serait autorisé à «profiter indûment» de l’investissement de l’opposant dans la promotion et la construction de la notoriété de sa marque.

Par conséquent, compte tenu de l’exposition substantielle des consommateurs pertinents à la marque antérieure renommée de l’opposant en relation avec les produits pour lesquels une renommée a été constatée, de la similitude entre les marques et du degré intrinsèque de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe une forte probabilité que l’usage sans juste motif du signe contesté pour les produits et services contestés susmentionnés puisse conduire à un profit indu. C’est-à-dire que le signe contesté est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de préjudice
Comme il a été exposé ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme il a été exposé ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que le signe contesté tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

f) Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Par conséquent, le signe contesté doit être rejeté pour tous les produits et services contestés.

Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre marque antérieure et le motif sur lequel l’opposition était fondée, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 8 929 952 pour lequel l’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

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La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par la partie opposante au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
María Clara
IBÁÑEZ FIORILLO Carlos MATEO PÉREZ Sofía SACRISTÁN
MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.