DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 077 062
Nice Solar Energy GmbH, Alfred-Leikam-Strasse 25, 74523 Schwaebisch Hall, Allemagne (partie opposante), représentée par Advotec. Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Widenmayerstr. 4, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nice S.P.A., Via Callalta 1, 31046 Oderzo (TV), Italie (demanderesse), représentée par Dragotti & Associati S.P.A., Via Nino Bixio 7, 20129 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 06/02/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 077 064 est rejetée dans son intégralité.

2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.

MOTIFS
Le 28/02/2019, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la
demande de marque de l’Union européenne n° 17 961 624 (marque figurative), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande
n° 302 017 110 521 (marque figurative) et sur la dénomination sociale allemande « NICE Solar Energy GmbH ». La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE Par lettre adressée aux parties le 25/03/2019, l’examinateur de la procédure a jugé l’opposition recevable au moins dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 017 110 521. La division d’opposition considère que la recevabilité a été constatée à tort sur la base de l’enregistrement de marque allemande n° 302 017 110 521. Pour les mêmes raisons (expliquées sous la partie I) qui ont conduit la division d’opposition à juger l’opposition non fondée dans la mesure où elle était fondée sur cette marque antérieure, l’opposition n’aurait pas dû être considérée comme recevable sur cette base.

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Toutefois, la division d’opposition constate que l’opposition reste recevable sur la base de la dénomination sociale allemande « NICE Solar Energy GmbH », étant donné que l’acte d’opposition contient toutes les indications requises conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous iv), du REUMC et que l’opposant est le titulaire de la dénomination sociale invoquée. En conséquence, ce droit antérieur sera examiné au fond, et la présente opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sera examinée (sous la partie II).

I. Examen de l’opposition fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 017 110 521
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine les faits d’office ; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments produits par les parties et aux conclusions formulées.

Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération les droits allégués pour lesquels l’opposant ne produit pas de preuves appropriées.

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du REUMC, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du REUMC, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de la portée de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.

Une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE peut être formée par le titulaire de la marque antérieure, ou par un licencié, à condition d’y être autorisé par le titulaire.

Si l’opposant est un licencié du titulaire de la marque, l’extrait de l’enregistrement indiquera normalement si une licence a été enregistrée. Toutefois, certains États membres n’enregistrent pas les licences dans leurs registres. En principe, l’opposant doit prouver qu’il est licencié et qu’il a été autorisé par le titulaire de la marque à former opposition. Il n’existe aucune restriction quant à la manière de prouver une telle autorisation. Toute autorisation expresse du titulaire de la marque, telle qu’un contrat de licence, est considérée comme suffisante pour autant qu’elle contienne des précisions sur l’autorisation ou le droit de former opposition.

Conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 7, du REUMC, si, à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du REUMC, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et la portée de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.

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En l’espèce, afin de prouver son droit de former opposition le 28/02/2019, l’opposant a produit le 16/08/2019 (c’est-à-dire pendant la période pertinente pour produire des preuves attestant de son droit de former opposition) un extrait de la base de données de l’Office allemand des brevets et des marques montrant l’enregistrement de la licence exclusive de l’opposant à compter du 17/07/2019. Au vu des preuves susmentionnées, il apparaît que l’opposant n’a pas prouvé que le 28/02/2019 il était licencié et qu’il avait été autorisé par le titulaire de la marque à former opposition. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée, dans la mesure où elle est fondée sur cette marque allemande antérieure.

II. Examen de l’opposition fondée sur la dénomination sociale allemande « NICE Solar Energy GmbH »
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, RMUE
L’opposition est fondée sur la dénomination sociale allemande « NICE Solar Energy GmbH », prétendument utilisée dans la vie des affaires en Allemagne, pour l’activité suivante : Recherche et développement dans les domaines de la production de modules solaires à couches minces et de la technologie de revêtement et du vide ; la production et la vente de modules solaires à couches minces ; la prestation de services, notamment la conception, l’installation, l’entretien et la programmation, en rapport avec la production et la mise en service de systèmes de production de modules solaires à couches minces. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre qui régit ce signe :

(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;

(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE sont soumis aux exigences suivantes :

le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires avec une portée qui n’est pas seulement locale avant le dépôt de la marque contestée ;

conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l'

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l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure;

les conditions auxquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.

Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne peut aboutir.

a) Usage antérieur dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en question a une portée qui n’est pas seulement locale.

Il convient de rappeler que l’objet de la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe d’une portée qui n’est pas seulement locale est de limiter les conflits entre signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — ne fasse obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un droit d’opposition de ce type doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir empêcher l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Pour déterminer si tel est le cas, il convient de tenir compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être évaluée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26/09/2018. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas seulement locale en Allemagne avant cette date. Le 28/02/2019, l’opposant a déposé les preuves suivantes :

Captures d’écran du site web de l’opposant, www.nice-solarenergy.com, dans une version datée de 2019.

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Conditions de garantie pour les panneaux solaires NICE (mis à jour en février 2018).

NICE Solar Energy GmbH – Conditions générales d’achat (en date de janvier 2019).

NICE Solar Energy GmbH – Conditions générales (en date de septembre 2016). Les preuves produites sont soit de nature purement juridique/contractuelle, soit de nature purement promotionnelle et, en tout état de cause, proviennent exclusivement de l’opposant. En l’absence de preuves provenant de sources indépendantes et susceptibles d’établir la réalité économique et géographique de l’activité exercée sous la dénomination sociale « NICE Solar Energy GmbH », les preuves doivent être considérées comme manifestement insuffisantes. Plus précisément, les diverses captures d’écran du site internet de l’opposant, en l’absence d’informations commerciales et géographiques corroborantes permettant de déterminer la nature, l’ampleur économique et la portée géographique de l’activité exercée en Allemagne sous la dénomination sociale NICE Solar Energy GmbH, s’apparentent à du matériel promotionnel ou publicitaire. À ce titre, celles-ci peuvent tout au plus démontrer que la dénomination sociale a fait l’objet d’une publicité ou d’une promotion en ligne. De même, la documentation juridique ou contractuelle soumise par l’opposant n’a pas de valeur probante en soi, car elle ne permet pas d’établir la nature, l’ampleur économique ou l’étendue géographique de l’activité commerciale exercée sous la dénomination sociale invoquée. En outre, bien que les preuves déposées contiennent ou fassent référence à certaines dates, telles que la fondation de la société en 2017, ainsi qu’à d’autres dates correspondant aux dernières versions du site internet ou des documents contractuels, ces références temporelles ne permettent pas à la division d’opposition d’établir avec une précision suffisante que l’usage requis a eu lieu avant la date de dépôt de la demande contestée (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, §§ 166–168). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les preuves soumises par l’opposant sont insuffisantes pour prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires d’une portée plus que locale en relation avec les activités commerciales sur lesquelles l’opposition était fondée avant la date pertinente et dans le territoire pertinent.

L’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’étant pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

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Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), EUTMIR, les frais à la charge du demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.

La division d’opposition
Ivan PRANDZHEV Thomas PINTO Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.