DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 235 232
Marc Jacobs Trademarks L.L.C., 72 Spring Street 2nd Floor, 10012 New York, États-Unis (opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Zhanpeng Jiang, Room 302, Building 16, No. 61, Guihua Road, Huadu District, 513000 Guangzhou, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnelle). Le 30/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 235 232 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 110 458 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 27/02/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 110 458 « Makcr Joacbv » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 481 465 « MARC JACOBS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, EUTMR.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, EUTMR Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR. Au titre de cet article, l’opposante a invoqué la marque antérieure de l’Union européenne n° 481 465 pour la marque verbale « MARC JACOBS ».

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, EUTMR, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, s’agissant d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’agissant d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

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Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque du déposant de l’opposition doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure à la date de dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition en vertu de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisante. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit l’existence de justes motifs pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué l’existence de justes motifs pour l’usage de la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’il n’existe pas de justes motifs.

a) Renommée de la marque antérieure
Selon le déposant de l’opposition, l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure n° 481 465 « MARC JACOBS » (marque verbale) jouit d’une renommée dans l’Union européenne.

La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 23/11/2024. Par conséquent, le déposant de l’opposition était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que le déposant de l’opposition démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte ultérieure de renommée incombe au demandeur de l’alléguer et de la prouver. Les preuves doivent également démontrer que la renommée a été acquise pour les produits pour lesquels le déposant de l’opposition a revendiqué une renommée, à savoir: Classe 3: Savons, parfums, eaux de Cologne, huiles essentielles, cosmétiques, lotions après-rasage, lotions capillaires, dentifrices, déodorants personnels, gels de bain et de douche, crèmes pour le corps, shampooings. Classe 9: Lunettes et lunettes de vue de qualité optique, lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes, montures de lunettes. Classe 14: Produits en métaux précieux, leurs alliages ou en plaqué, à savoir objets d’artisanat d’art, articles d’ornement; bijouterie et joaillerie fantaisie, y compris bagues, porte-clés, boucles, boucles d’oreilles, boutons de manchette, bracelets, breloques, broches, colliers, épingles de cravate, médaillons; instruments horlogers et chronométriques, y compris bracelets de montres, montres, montres-bracelets, horloges, réveils, boîtiers de montres et d’horlogerie.

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Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, y compris sacs de voyage, nécessaires de voyage, malles et valises, valises, housses à vêtements, vanity-cases, boîtes en cuir ou en carton-cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, serviettes, porte-documents, pochettes, sacs fourre-tout, cartables, trousses de maquillage, articles de maroquinerie fine, à savoir portefeuilles, porte-monnaie, porte-clés, porte-cartes ; parapluies.
Classe 25 : Vêtements, à savoir sous-vêtements et bonneterie, ceintures, foulards, cravates, châles, pulls, chemises, chemisiers, costumes, gilets, vêtements imperméables, jupes, manteaux, pantalons à bretelles, pulls, robes, vestes, bretelles, gants, collants, bas, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, shorts, chandails ; fourrures ; chaussures, souliers, bottes, pantoufles, chapellerie, chapeaux.
L’opposition est dirigée contre les produits suivants :

Classe 18 : Sacs à dos ; cannes ; sacs à main ; malles ; porte-monnaie ; parapluies ; valises ; serviettes ; sacs polochons ; sacs de courses en toile ; pochettes ; étuis pour cartes de crédit ; sacs en cuir ; trousses de maquillage vendues vides ; cartables ; petites pochettes ; petits sacs à dos ; sacs de voyage ; nécessaires de voyage en cuir ; cannes de marche ; poignées de cannes de marche.
Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 24/09/2025, l’opposant a soumis des preuves à l’appui de cette allégation. L’opposant ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient gardées confidentielles vis-à-vis des tiers, la division d’opposition décrira les preuves uniquement dans les termes les plus généraux sans divulguer de telles données. Les preuves consistent, en particulier, en les documents suivants :

Annexe 2 : Déclaration sous serment du 18/09/2025 signée par le conseiller juridique général adjoint chez Marc Jacobs International L.L.C. – qui appartient au même groupe de sociétés que l’opposant –, concernant la présence sur le marché et le degré de familiarité des consommateurs européens avec la marque antérieure de l’opposant. La déclaration sous serment contient les pièces suivantes :

o Pièce 1 : Impressions du site internet du groupe LVMH, auquel l’opposant appartient, décrivant l’historique du groupe depuis sa création en 1987 et les étapes clés.

o Pièce 2 : Extrait du Global RepTrak 100 de 2025 (de www.rankingthebrands.com) listant LVMH comme l’une des entreprises les plus populaires au monde, classée 79ème.

o Pièce 3 : Extrait du site internet de l’opposant (www.marcjacobs.com) détaillant l’historique de la marque et certaines de ses collections et de ses créations. La pièce comprend également des articles de presse rendant compte de l’ouverture des premiers magasins de l’opposant en Europe, à savoir à Paris (2008) et à Londres (2009), ainsi que de son premier magasin d’aéroport de l’UE à l’aéroport de Copenhague en 2013 qui, selon les informations fournies, offrirait une large gamme d’accessoires Marc Jacobs, y compris des chaussures, des sacs, des lunettes de soleil, des montres, des bijoux et des parfums.

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o Pièce 4: Impressions du site web de l’opposante soulignant l’historique de certains de ses modèles de sacs prétendument les plus emblématiques (par exemple, le Tote Bag, le Snapshot ou le Sack Bag), ainsi que d’autres gammes de produits, y compris des vêtements, des parfums et des bijoux. La pièce comprend également des coupures de presse et des articles publiés dans des magazines internationaux (tels que Harper’s Bazaar et Vogue) entre 2019 et 2024, faisant référence à des campagnes publicitaires et à des collaborations spéciales avec d’autres créateurs de mode et célébrités.

o Pièce 5: Extraits de sites web et coupures de presse attestant de l’emplacement et de la distribution des produits de marque Marc Jacobs (se référant principalement aux vêtements, parfums et sacs) par le biais de boutiques autonomes, de magasins d’usine, de grands magasins et de plateformes en ligne au sein de l’Union européenne, ainsi que d’initiatives de vente au détail temporaires (magasins éphémères) à Paris (2013) et Copenhague (2016).

o Pièce 6: Extraits et articles de magazines et sites web de mode bien connus en Europe présentant des créations de Marc Jacobs (principalement des vêtements et des chaussures), y compris la couverture de célébrités portant ces créations lors de divers événements publics (tels que des apparitions sur tapis rouge, des défilés de mode et des événements sportifs et autres événements promotionnels). La pièce comprend des articles et des images relatifs aux défilés de mode Marc Jacobs Automne/Hiver 2023-2024 et 2024-2025, le qualifiant de 'l’un des maîtres incontestés du monde de la mode', ainsi que des références à des collaborations avec d’autres créateurs (tels qu’Armor Lux en 2020 et Nodaleto en 2021), et à la visibilité de la marque dans des films populaires tels que Le Diable s’habille en Prada.
o Pièce 7: Extraits d’articles de presse attestant des prix prestigieux reçus par Marc Jacobs, y compris le titre de Chevalier des Arts et des Lettres (France), le FIAF Trophee des Arts (2010), le CFDA Womenswear Designer of the Year Award (2016), et le MTV Fashion Trailblazer Award (2019) en partenariat avec le CFDA.

o Pièce 8: Captures d’écran attestant de la présence de la marque Marc Jacobs sur les médias sociaux, sur des plateformes telles qu’Instagram, Facebook, TikTok et X. La pièce comprend en outre un article relatif à une campagne en ligne menée sous le hashtag #CastMeMarc, visant à recruter de nouveaux mannequins via Instagram, où le compte de la marque compte plus de 12 millions d’abonnés.

L’annexe 2 comprend en outre un tableau présentant le chiffre d’affaires annuel des produits de marque Marc Jacobs dans l’Union européenne pour la période 2020-2025, qui montre une augmentation significative et progressive au cours de cette période, ainsi qu’un tableau indiquant les dépenses publicitaires dans l’UE pour la même période.

Annexe 3: copies de deux décisions antérieures reconnaissant la renommée des marques 'Marc Jacobs’ en Espagne et en France, à savoir : la décision de l’EUIPO du 16/07/2014 dans l’opposition n° B 2 267 766 confirmant que la marque antérieure 'jouit d’une renommée en Espagne pour une partie des produits pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir les chaussures, les souliers' ; et la décision de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) du 19/03/2014 dans l’opposition n° 13-4167/JHA, reconnaissant la renommée de la marque 'MARC BY MARC JACOBS’ en France pour des produits comprenant des vêtements, des chaussures et des accessoires de mode (en français avec traduction anglaise).

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Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’une réputation dans l’Union européenne au moins pour les sacs de la classe 18, ce qui, comme il ressortira de l’appréciation ci-après, est suffisant aux fins de la présente affaire.

Il ressort des preuves que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et est généralement connue sur le marché européen, où elle jouit d’une position consolidée en tant que marque de mode de luxe. Cela a été attesté par diverses sources indépendantes, en particulier un grand nombre de coupures de presse et d’extraits de magazines de mode et de beauté de renommée internationale, dans tous les cas accompagnés de photographies des produits de l’opposante, attestant de la présence continue et de l’importance de « Marc Jacobs » dans le secteur de l’habillement et des accessoires, en particulier des sacs. Bien que de nombreux articles et événements mentionnés concernent le territoire des États-Unis, les magazines ont une diffusion et un lectorat mondiaux. En outre, des extraits d’éditions publiées dans certains États membres, tels que l’Italie (Vanity Fair et Grazia), l’Espagne (Vogue et Lifestyle) et l’Allemagne (InStyle et Gala), ont été produits, démontrant ainsi la diffusion du contenu pertinent au sein de l’UE. De plus, certains des documents restants font référence à la présence de la marque dans des points de vente établis sur le territoire de l’Union européenne (par exemple à Paris, Barcelone, Madrid ou Copenhague). Prises dans leur ensemble, les preuves démontrent une présence constante et géographiquement étendue au sein de l’Union européenne.

En outre, il ressort clairement des preuves que les produits vendus sous la marque antérieure sont très populaires auprès des célébrités. Les articles produits font état des nombreuses collaborations conclues par l’opposante ces dernières années avec d’autres designers reconnus et personnalités bien connues, y compris des collections co-brandées et des initiatives promotionnelles conjointes. De telles collaborations contribuent à renforcer l’image et la reconnaissance de la marque antérieure auprès du public pertinent.

Il est vrai que certains documents sont datés bien avant le dépôt du signe contesté. Toutefois, la possibilité ne saurait être automatiquement exclue qu’un document établi quelque temps avant ou après cette date puisse contenir des informations utiles, compte tenu du fait que la réputation d’une marque est, en général, acquise progressivement. Étant donné que la réputation se construit généralement sur une période de plusieurs années et ne peut pas simplement être activée et désactivée, de telles preuves doivent être évaluées sur la base de leur contenu et en conjonction avec le reste des preuves. C’est le cas, par exemple, des décisions antérieures de l’Office et de l’INPI français reconnaissant la réputation de la marque dès 2014, ce qui démontre en outre que la marque antérieure a été utilisée pendant une période considérable.

Dans ces circonstances, la division d’opposition constate que, bien que l’opposante n’ait pas produit d’études de marché ou de sondages d’opinion, les preuves prises dans leur ensemble, en particulier les chiffres relatifs aux bénéfices, aux investissements publicitaires et à l’impact médiatique, indiquent que la marque occupe une position consolidée sur le marché, ce qui amène la division d’opposition à conclure qu’elle jouit d’un degré de réputation considérable pour au moins les sacs de la classe 18, ce qui, comme il ressortira de l’appréciation ci-après, est suffisant aux fins de la présente affaire.

La question de savoir si ce degré de réputation est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE s’applique, dépendra de l’analyse des autres facteurs pertinents définis dans cet article, tels que le degré de similitude entre les signes, les qualités intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits ou de services en cause, les consommateurs pertinents, etc.

b) Les signes
Makcr Joacbv MARC JACOBS

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Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
point 23).

À titre liminaire, il convient de relever que, s’agissant de marques verbales, comme en l’espèce, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Il est donc indifférent, aux fins de la comparaison des signes, que l’élément verbal « MARC JACOBS » soit représenté en lettres majuscules dans la marque antérieure, tandis que l’élément verbal « Makcr Joacbv » est représenté en mots capitalisés dans le signe contesté, dans la mesure où la capitalisation de ce mot ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (voir en ce sens 31/01/2013, T-66/11, babilu / BABIDU, EU:T:2013:48, point 57).

Le premier élément de la marque antérieure, « MARC », sera reconnu comme un prénom masculin courant par l’ensemble du public du territoire pertinent, car il existe en tant que tel ou avec des variantes similaires (Mark, Marco, Marko, etc.). De même, le second élément verbal, « JACOBS », est un nom de famille assez courant pour une partie du public du territoire pertinent, par exemple le public anglophone, tandis que pour le reste, il sera perçu comme un nom de famille d’origine étrangère. Cette combinaison d’un prénom et d’un nom de famille n’ayant aucun lien avec les produits pertinents, elle est considérée comme distinctive.

Le signe contesté est composé de deux éléments verbaux distincts formés par les lettres « Makcr » et « Joacbv », qui n’ont pas de signification apparente dans aucune langue européenne. Toutefois, bien que ces éléments ne correspondent pas à des mots existants, il ne peut être exclu, comme l’a fait valoir l’opposante, qu’au moins une partie du public pertinent puisse les percevoir comme une transposition ou une déformation de mots ou de noms qui leur sont familiers. Cela peut être particulièrement le cas pour la partie anglophone du public, pour laquelle le prénom « Marc » (ou son équivalent « Mark ») et le nom de famille « Jacobs » sont relativement courants. En conséquence, cette partie du public pourrait instinctivement réorganiser les lettres lors de la lecture du signe contesté et y percevoir un prénom et un nom de famille similaires.

Dès lors, une partie non négligeable du public, à tout le moins, ne percevra pas le signe « Makcr Joacbv » comme une combinaison d’éléments verbaux complètement arbitraires ou fantaisistes, mais plutôt comme une version déformée ou mal orthographiée du prénom « Marc » (ou « Mark ») et du nom de famille « Jacob », qui peut être perçu comme une variante orthographique du nom de famille « Jacobs » et y être facilement associé. Ceci est d’autant plus plausible que la prononciation de la marque contestée, telle qu’enregistrée, serait très lourde, de sorte que cette partie des consommateurs pourrait, par souci de facilité d’articulation, réordonner naturellement les lettres mal orthographiées lorsqu’ils se réfèrent à ce signe.

Pour la partie restante du public, en revanche, le signe contesté sera perçu comme dépourvu de sens. En tout état de cause, il est distinctif.

Sur le plan visuel, les signes en conflit ont une structure similaire. Ils sont tous deux composés de deux éléments verbaux, les premiers éléments ayant respectivement quatre et cinq lettres, et les seconds éléments ayant chacun six lettres. De plus, ils coïncident sur neuf lettres (sur dix et

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onze, respectivement), mais dans un ordre différent, à l’exception de leurs débuts, qui sont identiques ou très similaires : « MA* » et « J(*)AC ».

Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, les signes présentent une similitude visuelle de degré moyen. Sur le plan phonétique et conceptuel, pour la partie du public qui percevra les deux signes comme se référant au même nom et prénom ou à un nom et prénom similaire, comme expliqué ci-dessus, ils sont également susceptibles d’être prononcés de la même manière ou de manière similaire. Par conséquent, ils présentent une similitude phonétique et conceptuelle, à tout le moins, de degré élevé. Pour la partie du public qui percevra le signe contesté comme une combinaison fantaisiste de lettres, sa prononciation serait incertaine et lourde, car il contient des groupes de consonnes inhabituels (tels que « kc » et « cbv ») qui ne sont pas typiques des langues européennes. En tout état de cause, les signes coïncident dans la prononciation de leurs deux premières lettres « MA » et dans la lettre initiale « J » de leur deuxième élément verbal. En outre, les signes présentent également certaines similitudes phonétiques dans le son des lettres suivantes, bien que dans une séquence altérée ou inversée. Compte tenu de ce qui précède, les signes présentent une similitude phonétique de faible degré et ne sont pas conceptuellement similaires pour cette partie du public pertinent.

Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra. c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, points 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, point 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

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Les signes présentent un degré de similitude visuelle moyen et, selon la partie du public analysée, un degré de similitude phonétique et conceptuelle élevé ou un degré de similitude phonétique faible et une absence de similitude conceptuelle. La marque antérieure, outre qu’elle est intrinsèquement distinctive à un degré normal, a acquis une renommée pour, au moins, les sacs de la classe 18. Les produits contestés sont les sacs à dos; cannes; sacs à main; porte-documents; porte-monnaie; parapluies; valises; attaché-cases; sacs polochons; sacs de courses en toile; pochettes; étuis pour cartes de crédit; sacs en cuir; trousses de maquillage vendues vides; sacs d’écoliers; petites pochettes; petits sacs à dos; sacs de voyage; nécessaires de voyage en cuir; cannes de marche; poignées de cannes de la classe 18. Ces produits (par exemple, les sacs à dos; sacs à main; porte-documents; porte-monnaie; valises; attaché-cases; sacs polochons; sacs de courses en toile; pochettes; étuis pour cartes de crédit; sacs en cuir; trousses de maquillage vendues vides; sacs d’écoliers; petites pochettes; petits sacs à dos; sacs de voyage; nécessaires de voyage en cuir) sont soit identiques ou similaires aux sacs de l’opposant pour lesquels la renommée a été prouvée, soit des produits (cannes; parapluies; cannes de marche; poignées de cannes) appartenant à des secteurs étroitement liés aux sacs de l’opposant, où une extension de la marque est parfaitement naturelle. Les produits en cause peuvent cibler le même public pertinent, et le consommateur peut s’attendre à ce que les produits renommés de l’opposant et les produits contestés soient distribués par les mêmes canaux de commercialisation. Les types de préjudice visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE peuvent résulter d’un degré de similitude moindre entre les marques en cause, à condition qu’il soit suffisant pour que la partie pertinente du public établisse un rapprochement entre ces marques, c’est-à-dire un lien entre elles. S’il existe une certaine similitude, même faible, entre les marques, une appréciation globale doit être effectuée afin de déterminer si, nonobstant le faible degré de similitude, d’autres facteurs pertinents permettent d’établir un lien entre les marques (24.3.2011, C-552/09 P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, points 53 et 66; 20.11.2014, C-581/13 P& C-582/13 P, Golden balls, EU:C:2014:2387, points 72 et 73). Dès lors, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, en particulier les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée considérable et la proximité avec les produits contestés, le caractère distinctif de la marque antérieure et la similitude visuelle entre les signes, il convient de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un «lien» mental entre les signes. Toutefois, bien qu’un «lien» entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu est probable, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26.9.2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, point 96).

d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présente:

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puisse n’être que potentiel dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Alors que le titulaire

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de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et réel à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir que le préjudice ou l’avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait produire des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisterait le préjudice ou l’avantage indu et comment il se produirait, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, vise les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la renommée d’une marque célèbre ou une tentative de tirer parti de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, avec pour conséquence que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

L’opposant fait valoir que : « En utilisant une version brouillée de la marque MARC JACOBS hautement distinctive, la demande contestée crée un signe qui évoque fortement la marque antérieure.

[…] la marque antérieure est associée aux images de luxe, de style de vie, d’exclusivité, de jeunesse et d’innovation. Compte tenu des similitudes entre les signes et de l’identité, de la similarité et de la grande proximité des produits en cause, il existe un risque que ces associations positives soient indûment transférées à la demande contestée. Par conséquent, l’usage de la demande contestée pour les produits demandés tirera indûment profit de la renommée de la marque antérieure car les consommateurs attribueraient la clientèle acquise par l’opposant grâce à d’importants investissements de marque, y compris une publicité intensive et une promotion généralisée, aux produits identiques et similaires de la classe 18 offerts sous la demande contestée. » Dans ses observations, l’opposant fournit également des images illustrant la manière dont les produits du demandeur sont annoncés en ligne, desquelles il est déduit que les consommateurs les perçoivent comme des imitations ou comme des versions significativement plus abordables des produits originaux. L’opposant fait en outre valoir que le dépôt de marques consistant en des versions mal orthographiées ou altérées de marques notoires constitue une pratique courante du demandeur afin de stimuler les ventes de ses propres produits, et, à l’appui de cette affirmation, soumet plusieurs exemples de demandes déposées auprès d’offices nationaux qui présenteraient des similitudes avec des marques de tiers.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant à tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la

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marque postérieure est enregistrée, qui sont raisonnablement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
La division d’opposition souscrit aux arguments de l’opposant. Étant donné que les marques opèrent dans les domaines commerciaux les plus proches, le signe contesté, en raison de sa similitude avec la marque antérieure renommée, attirera davantage de consommateurs vers les produits du demandeur et bénéficiera, par conséquent, de la renommée de la marque antérieure. Un nombre substantiel de consommateurs pourrait décider de se tourner vers les produits du demandeur en raison de l’association mentale avec la marque renommée de l’opposant, s’appropriant ainsi ses pouvoirs d’attraction et sa valeur publicitaire. Cela pourrait stimuler les ventes des produits du demandeur dans une mesure telle qu’elles pourraient être disproportionnellement élevées par rapport à l’ampleur de l’investissement promotionnel propre du demandeur. Cela pourrait conduire à la situation inacceptable où le demandeur serait autorisé à tirer indûment profit de l’investissement de l’opposant dans la promotion et la création de la notoriété du signe du demandeur. Cela conférerait au demandeur un avantage concurrentiel étant donné que ses produits bénéficieraient de l’attractivité supplémentaire qu’ils tireraient de l’association avec la marque antérieure de l’opposant. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Autres types de préjudice
L’opposant fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme il a été constaté ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un seulement de ces types soit constaté. En l’espèce, comme il a été constaté ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant sur lequel l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE (règlement d’exécution), les frais à rembourser à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

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La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ Caridad MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.