DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 242 490
Essential Export, Limitada, Casa N.° 42 Residencial Bosques de Lindora, Lindora, Pozos, Santa Ana, 10901 San José, Costa Rica (opposante), représentée par Ellipse IP, S.L.U., Vereda de Palacio 1, P.1, Bj. A, 28109 Madrid/Alcobendas, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Fujian Quanzhou Fanzaipu Trading Co., Ltd., Room 076, Building A, Heyang Industrial Zone, Heshi Town, Luojiang District, 362000 Quanzhou City, Fujian Province, China (demanderesse), représentée par Greg Robert Sach, Landsberger Str. 302, 80687 München, Allemagne (mandataire professionnel). Le 15/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 242 490 est accueillie pour tous les produits contestés.

2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 518 est rejetée dans son intégralité.

3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.

MOTIFS
Le 01/07/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 518 «KKTOTO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque espagnole
n° 2 840 550 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué plusieurs marques antérieures. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° 2 840 550.

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Décision sur l’opposition n° B 3 242 490 Page 2 sur 17
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, ou non similaires à ceux-ci, lorsque, s’agissant d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, s’agissant d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée ; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice : l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, le respect de toutes les conditions susmentionnées peut ne pas être suffisant. L’opposition peut néanmoins échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

a) Renommée de la marque antérieure
La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 26/03/2025. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il découle du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE que les conditions de son application doivent également être présentes au moment de la prise de décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à la décision sur l'

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Décision sur opposition n° B 3 242 490 Page 3 sur 17
l’opposition est formée, toute perte de réputation ultérieure doit être invoquée et prouvée par le demandeur.

Les preuves doivent également démontrer que la réputation a été acquise pour les produits pour lesquels l’opposant a revendiqué une réputation, à savoir :

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, malles, sacs de voyage, porte-documents, sacs à main, portefeuilles ; parapluies, parasols et cannes à l’exception de ceux destinés au sport.

Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie, à l’exception des vêtements de plage, des vêtements de sport, des chaussures de sport et des articles de chapellerie de sport. L’opposition est dirigée contre les produits suivants :

Classe 25 : Chaussures de football ; chaussures ; galoches ; vêtements ; chaussures de course ; chaussures de sport ; chaussures de marche ; sandales de bain ; pantoufles de bain ; chemises ; culottes ; chaussures de gymnastique ; maillots de sport ; pantoufles ; chaussures de plage ; sabots ; sandales ; talons de chaussures ; chaussures ; baskets.

Afin de déterminer le niveau de réputation de la marque, tous les faits pertinents de l’espèce doivent être pris en considération, y compris, en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance de l’investissement réalisé par l’entreprise pour la promouvoir.

Le 24/11/2025, l’opposant a notamment soumis les preuves suivantes :

Annexe 1.1-Annexe 1.2) : plusieurs décisions, datées entre 2022 et 2024, rendues par les Chambres de recours de l’EUIPO et l’Office espagnol des brevets et des marques, en anglais et en espagnol (accompagnées de traductions dans la langue de la procédure), concernant principalement des procédures d’opposition contre des demandes de marques (verbales et figuratives) dans les classes 18 et 25, composées ou contenant des éléments verbaux tels que « TOTÉ », « TOTORO GRAPHIC STUDIO », « OTTO & LONDON », « SHOTO » et « OTTO » pour lesquelles un certain degré de réputation et un certain degré de reconnaissance des marques antérieures de l’opposant auprès du public pertinent en Espagne ont été constatés pour les valises et les portefeuilles de la classe 18.

En outre, l’opposant se réfère aux preuves soumises le 13/12/2023 dans la procédure d’opposition n° B 3 198 704, en particulier :

Pièce 2.1 : une déclaration sous serment, datée du 15/06/2021 et signée par le représentant légal de la société de l’opposant, Essential Export Limitada. Le document explique la relation entre l’opposant, Nalsani S.A.S. (la seule société autorisée à accorder des licences, des droits de franchise ou à conclure des accords de distribution dans le monde entier) et Unconditional Partners S.L. (le distributeur unique et exclusif des produits « TOTTO » en Espagne et dans l’Union européenne, en vertu de son accord avec Nalsani S.A.S).

Pièce 2.2 : un extrait de la base de données Axesor intitulé « Informations commerciales, incidents et liens », daté du 30/12/2021, fournissant les informations complètes sur la société Unconditional Partners. Le document indique que l’objet social de la société est, entre autres, la distribution et la vente de produits « TOTTO » dans toute l’Espagne.

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Pièce 3 (annexes 1.1-1.3): plusieurs décisions, datées entre 2018 et 2021, rendues par l’Office, l’Office espagnol des brevets et des marques et l’Office italien des marques en anglais, espagnol et italien, accompagnées de traductions (partielles) dans la langue de la procédure, portant principalement sur des procédures d’opposition contre des demandes de marques (verbales et figuratives) dans les classes 18 et 25, constituées ou contenant des éléments verbaux tels que « TOTOFISHING », « TÖTO ICE CREAM », « TOTTI », « OTTO STORE » et « TOTTOMI » pour lesquelles un certain degré de renommée et un certain degré de reconnaissance des marques antérieures de l’opposant auprès du public pertinent en Espagne ont été constatés pour des produits tels que sacs et sacs à dos, en imitations de cuir, sacs de voyage ; sacs, sacs à dos, y compris sacs à dos et sacs d’écoliers, produits en cuir et en imitation de cuir de la classe 18.

Annexe 2.1: une déclaration sous serment du 04/01/2022 du directeur espagnol d’Unconditional Partners, SL, faisant référence aux ventes annuelles entre 2016 et 2021 de produits de marque « TOTTO » en Espagne et aux investissements de l’opposant en publicité au cours de la même période pour la marque antérieure « TOTTO ». La déclaration sous serment contient en outre une liste interne détaillant plus de 1 660 points de vente pour les produits de l’opposant en Espagne.

Annexe 2.2: une déclaration sous serment signée par le représentant général de la société de l’opposant, détaillant la vente de sacs, d’accessoires et de vêtements en Espagne de 2011 à 2017. En outre, des informations sont fournies sur les investissements marketing réalisés par la société de 2011 à 2017. De plus, des informations sont disponibles concernant les magasins, les boutiques en ligne et les articles de presse, tous en relation avec les produits de marque « TOTTO ». La déclaration sous serment fait également référence à d’autres informations générales sur les activités commerciales de l’opposant en Espagne, y compris les visites de foires commerciales, etc.

Annexe 3 (annexes 3.1-3.2): des extraits des sites web de l’opposant et de sites web externes, en espagnol et en portugais, proposant à la vente des produits de marque « TOTTO ». En outre, les annexes contiennent un document avec des informations et des photos sur chacun des magasins entièrement détenus, ouverts et exploités pendant la période pertinente en Espagne par le partenaire de distribution du titulaire, Unconditional Partners, ainsi que des communiqués de presse donnant des informations sur les ouvertures en 2017 et 2019. En outre, un document est joint montrant les nombreux magasins et points de vente où les produits « TOTTO » sont commercialisés et vendus au public, accompagné d’une liste contenant des informations sur plus de 1 660 points de vente de produits « TOTTO » en Espagne. Les documents montrent divers types de sacs, principalement des sacs de voyage, des sacs à dos et des cartables, ainsi que d’autres articles (coussins de nuque, portefeuilles, porte-clés, serrures de bagages, parapluies).

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Annexe 4 (Annexe 4.1-Annexe 4.15): de nombreuses pages des catalogues de l’opposant datant de 2016 à 2020. La marque figure en relation avec divers types de sacs (principalement des sacs de voyage, des sacs à dos et des cartables), des articles d’habillement (avec seulement quelques références), ainsi que des bouteilles en plastique et des parapluies, tant sous forme verbale que sous diverses formes figuratives, telles que les suivantes :

À la fin de chaque catalogue, figure une liste de nombreux lieux dans divers États membres, y compris l’Espagne, où les produits « TOTTO » sont vendus.

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Annexe 5 (Annexe 5.1-Annexe 5.10): de nombreuses factures couvrant la période 2012-2021, se référant aux produits de l’opposante figurant dans les catalogues susmentionnés: la plupart des produits sont des sacs de différents types, y compris des ensembles de voyage, des cartables et des sacs à dos, ainsi que des produits en imitation cuir, à savoir des portefeuilles et des sacs. Certaines sont adressées à Unconditional Partners S.L. (le distributeur unique et exclusif des produits et services 'TOTTO’ en Espagne et dans l’Union européenne) et d’autres à des clients dans plusieurs États membres, principalement en Espagne. Les factures affichent l’élément figuratif de la marque antérieure sous différentes formes, placé à côté des coordonnées de l’opposante (adresse, nom, courriel, etc.), y compris la référence à l’élément verbal 'TOTTO', par exemple comme suit:

Annexes 6.1.1. à Annexe 6.2: une sélection de nombreux articles de presse et en ligne, datés entre 2014 et 2020, principalement issus de divers journaux et sites web espagnols, en espagnol avec des traductions (partielles) en anglais, se référant principalement aux magasins 'monomarques', franchises et points de vente en magasin de l’opposante dans diverses grandes villes d’Espagne (Madrid, Valence, Saragosse, etc.), ainsi qu’à la gamme de sacs à dos scolaires, professionnels et spécialisés, de valises et d’accessoires de marque 'TOTTO’ de l’opposante (sans aucune référence aux vêtements). Les preuves comprennent également, par exemple, un dossier d’articles se référant à la vente et à la promotion de sacs de marque 'TOTTO’ (principalement des sacs à dos et des portefeuilles) par la chaîne de distribution espagnole de biens de consommation 'El Corte Inglés'. Au moins un article, intitulé 'Totto: diseño y comodidad para consumidores exigentes’ et publié le 20/05/2014 dans le journal espagnol La Razón, fait également référence aux 25 ans d’histoire de l’opposante et à ses plus de 500 points de vente en Espagne et indique que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance en Espagne en ce qui concerne les sacs. Un autre article de presse, intitulé 'La multinacional Totto celebra su decimo aniversario en España', publié le 20/05/2019 dans le magazine Madrid&Business, indique en outre que l’opposante possède plus de 610 magasins dans le monde et opère dans 57 pays, vendant plus de 13 millions de produits en 2018. En outre, il est indiqué que 'depuis son arrivée en Espagne, la multinationale a maintenu une croissance annuelle à deux chiffres soutenue, clôturant l’exercice 2018 avec un chiffre d’affaires de 10 millions d’euros et plus de 480 000 unités vendues en Espagne …'. Il existe également de nombreux extraits supplémentaires d’articles de presse et de publications sur divers sites web et blogs espagnols spécialisés dans les sacs à dos et le matériel scolaire datant de 2017 à 2021, ainsi qu’un article montrant la relation entre 'TOTTO’ et le padel, et les événements de padel. En outre, il existe des photos de compétitions où 'TOTTO’ apparaît en tant que sponsor.

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Annexes 7.1-7.2 : extraits, datés pour la plupart entre 2017 et 2020, des comptes et profils de médias sociaux espagnols de l’opposante, ainsi que les rapports correspondants d’engagement et d’interaction sur les médias sociaux (Annexe 7.2 (Annexe 7.2.1-Annexe 7.2.11)) issus de diverses campagnes de marketing, montrant les résultats de l’évolution des réseaux sociaux de la marque « TOTTO » en Espagne entre 2017 et 2020. Ceux-ci incluent le profil Facebook de l’opposante en Espagne, avec plus de 4 millions d’abonnés, et le profil Instagram de l’opposante en Espagne, avec plus de 26 millions, où la marque antérieure apparaît, entre autres, comme suit :

Annexe 8 (Annexe 8.1-8.4) : photographies des stands de l’opposante lors de plusieurs foires commerciales entre 2015 et 2019 dans diverses villes espagnoles, principalement Barcelone et Madrid, où la marque antérieure apparaît, entre autres, comme suit :

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Annexe 9: plusieurs articles de presse et photographies de certains des prix et événements auxquels 'TOTTO’ a participé et qu’elle a remportés pour ses campagnes de marketing. En particulier, il y a un extrait du « Magazine of Internationalisation and Leading Brands » daté de juillet 2018, qui indique qu’en 2018, l’Association espagnole de marketing, avec la collaboration du Forum des marques, a organisé la 10e édition des « Marketing National Awards » et que « TOTTO » a été le lauréat dans la section « Internationalisation des entreprises espagnoles LATAM ».

Annexes 10-12: exemples de campagnes de marketing en Espagne ainsi que des informations sur la stratégie suivie dans certaines d’entre elles et les résultats en Espagne entre 2017 et 2020. La marque apparaît, par exemple, comme suit :

Appréciation des preuves
Ayant examiné les éléments énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un certain degré de renommée et un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent en Espagne pour certains des produits pour lesquels l’opposant invoque la renommée.

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Il ressort des éléments de preuve que la marque figurative antérieure, bien que représentée en couleurs, ce qui n’altère pas son caractère distinctif, a fait l’objet d’un usage ancien et intensif et qu’elle est connue des clients actuels et potentiels de l’opposante principalement pour les sacs, les sacs de voyage et les sacs à dos en Espagne, ainsi qu’en attestent de nombreux documents provenant de sources indépendantes et se référant notamment aux différents types de sacs et de sacs à dos de marque « TOTTO » de l’opposante et à l’expansion de ses activités commerciales sur l’ensemble du territoire espagnol. À cet égard, de nombreux articles de presse mentionnent la longue histoire de la présence de l’opposante sur le marché espagnol et le degré de reconnaissance dont jouit la marque antérieure auprès du public espagnol. Les documents fournissent en outre des preuves concluantes des ventes de produits de marque « TOTTO » de l’opposante en Espagne et de la présence de la marque antérieure sur le marché pertinent, comme en témoignent également les comptes de médias sociaux et les rapports de trafic de sites web connexes. Cela a également été confirmé par les décisions de l’Office espagnol, ainsi que par les décisions énumérées de l’Office, qui se réfèrent à la marque antérieure comme ayant une portée de protection plus large sur le territoire pertinent.

Par conséquent, les éléments de preuve soumis permettent de conclure que la marque antérieure a acquis un certain degré de renommée auprès du public pertinent en Espagne pour les produits susmentionnés. Toutefois, l’opposante n’a fourni aucune preuve quant à la part de marché dont bénéficient les produits offerts ou vendus sous la marque antérieure ou à la position qu’elle occupe sur le marché pertinent. Par conséquent, il n’y a pas d’indications claires du pourcentage du public qui achète effectivement les produits de l’opposante, et il est, dès lors, impossible de mesurer le succès de la marque antérieure par rapport aux produits concurrents. Par conséquent, il n’existe aucune preuve montrant que l’opposante est particulièrement forte ou qu’elle occupe une position dominante sur le marché pertinent.

En outre, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque a une renommée pour tous les produits pour lesquels la renommée a été revendiquée. Comme indiqué ci-dessus, les éléments de preuve concernent principalement les sacs, les sacs de voyage et les sacs à dos, alors qu’il n’existe pas de documents suffisants pour les produits restants. Cela ressort clairement, par exemple, des catalogues, des documents de presse et des échantillons publicitaires, où les premiers sont principalement mentionnés.

Les sacs et les sacs à dos ne sont pas spécifiquement inclus dans la liste des produits de l’opposante de la classe 18 qui sont, comme mentionné ci-dessus, les suivants :

Classe 18 : Cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières non compris dans d’autres classes, malles, sacs de voyage, porte-documents, sacs à main, portefeuilles ; parapluies, parasols et cannes à l’exception de ceux destinés au sport.

Conformément aux Directives sur la classification et à la Communication commune sur l’acceptabilité des termes de classification et les indications générales des intitulés de classes de Nice (28/10/2015), le terme produits en ces matières non compris dans d’autres classes [cuir et imitations du cuir], en tant que tel, ne

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fournir une indication claire des produits couverts, car elle indique simplement de quoi les produits sont faits, mais pas ce que sont les produits. Cette catégorie englobe une large gamme de produits qui peuvent avoir des caractéristiques ou des finalités différentes, peuvent nécessiter des niveaux très différents de compétences techniques et de connaissances spécialisées pour être produits ou utilisés, et pourraient être destinés à des consommateurs différents, commercialisés par des canaux de vente différents, et donc être liés à des secteurs de marché différents.

Toutefois, lors de l’évaluation des preuves de renommée, la division d’opposition considère que ces produits ont été suffisamment clarifiés comme étant des sacs et des sacs à dos en imitation de cuir (04/03/2020, 155/18 P, 156/18 P, 157/18 P & C 158/18 P, BURLINGTON/BURLINGTON ARCADE et al., EU: C: 2020: 151, § 136).

Une marque enregistrée pour une gamme de produits et services désignés de manière vague et imprécise ne peut être protégée que pour les produits et services pour lesquels elle a été utilisée, ce qui, en l’espèce, a été établi après évaluation des preuves soumises à l’appui de la revendication de renommée de la partie opposante.

En ce qui concerne les produits en imitation de cuir, les documents démontrent une renommée uniquement en relation avec les sacs, y compris les sacs de voyage et les sacs à dos.

Bien que les preuves soumises puissent suggérer que l’opposant a également utilisé d’autres produits sur le territoire pertinent, elles sont insuffisantes pour démontrer que la marque antérieure a également acquis une renommée pour ces produits. En effet, les preuves concernent principalement de nombreux types de sacs, y compris les sacs de voyage et les sacs à dos, et les références aux autres produits sont moins pertinentes et ne prouvent pas leur renommée.

Sur la base de ce qui précède, la division d’opposition conclut que la marque antérieure jouit d’un degré de renommée moyen en Espagne pour les sacs en imitation de cuir, les sacs à dos en imitation de cuir, les sacs de voyage de la classe 18.

b) Les signes
KKTOTO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.

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L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les éléments verbaux des signes « TOTTO » et « KKTOTO » n’ont pas de signification pour le public pertinent. Ils sont donc distinctifs.

L’élément figuratif de la marque antérieure sera perçu, du moins par une partie du public pertinent, comme une représentation schématique de deux personnes jointes par les épaules. Étant donné que cette signification n’est pas liée aux produits pertinents, cet élément est distinctif. Pour le reste du public qui le perçoit comme un dispositif fantaisiste, il est également distinctif. En tout état de cause, lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en cause par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T 312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

La stylisation de l’élément verbal de la marque antérieure sera simplement perçue comme un moyen graphique d’attirer l’attention du public sur l’élément verbal et, par conséquent, son impact sur la comparaison des signes sera limité.

La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments malgré le fait que l’élément figuratif soit un peu plus grand que l’élément verbal.

La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble qu’elles produisent. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie ultérieure de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « *TOT*O ». Cependant, ils diffèrent par la lettre supplémentaire « T » en quatrième position de la marque antérieure et par les lettres « KK » au début du signe contesté. Les marques diffèrent également par l’élément figuratif de la marque antérieure et par des aspects, d’un impact moindre pour les raisons expliquées ci-dessus.

Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré inférieur à la moyenne.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « TOT*O », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son des lettres « KK » au début du signe contesté, qui sera prononcé « KA-KA », ainsi que par le son de la lettre supplémentaire « T » en quatrième position dans la marque antérieure. Cependant, cette dernière différence est très légère car il s’agit de la répétition de la lettre « T » précédente.

Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré moyen.

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Conceptuellement, il est fait référence aux assertions précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour la partie du public qui perçoit l’élément figuratif de la marque antérieure comme deux personnes jointes par les épaules, étant donné que le signe contesté ne sera associé à aucune signification, les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Pour la partie du public pour laquelle cet élément figuratif est fantaisiste, aucun des signes n’a de signification. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Compte tenu du fait que les signes ont été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen de l’existence d’un risque de préjudice se poursuivra.

c) Le « lien » entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais elle reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est de nature à entraîner un préjudice ou un avantage indu, après que tous les facteurs pertinents pour le cas d’espèce ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;

la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissimilitude entre ces produits ou services, et le public pertinent ;

la force de la renommée de la marque antérieure ;

le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;

l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

En l’espèce, les signes ont été jugés visuellement similaires à un degré inférieur à la moyenne, phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement non similaires pour une partie du public, tandis que la comparaison conceptuelle n’est pas possible pour la partie restante du public.

La marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification spécifique pour les produits en question et, par conséquent, elle est intrinsèquement distinctive. En outre, elle possède un degré de caractère distinctif plus élevé en raison de son usage de longue date et de sa reconnaissance sur le marché pertinent, comme expliqué ci-dessus.

En ce qui concerne la renommée, comme déterminé précédemment, la marque antérieure jouit d’un degré de renommée moyen en Espagne pour les sacs en imitation cuir, les sacs à dos en imitation cuir, les sacs de voyage de la classe 18.

Comme mentionné ci-dessus, les produits contestés sont:

Classe 25: Chaussures de football; chaussures; galoches; vêtements; chaussures de course; chaussures de sport; chaussures de marche; sandales de bain; pantoufles de bain; chemises; culottes [vêtements]; chaussures de gymnastique; maillots de sport; pantoufles; chaussures de plage; sabots; sandales; talons de chaussures; chaussures; baskets.

L’établissement d’un tel lien, bien que déclenché par la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les catégories pertinentes de public pour chacun des produits et services couverts par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.

En l’espèce, les produits pour lesquels la marque antérieure est renommée ciblent le grand public. Il en va de même pour les produits contestés, qui couvrent divers types de vêtements et de chaussures. En particulier, en ce qui concerne les talons de chaussures contestés, ils sont normalement utilisés par des professionnels. Cependant, comme ils peuvent être utilisés pour la transformation de chaussures, il ne peut être exclu qu’une partie du grand public, tels que les amateurs de tuning, puisse également acquérir de tels produits pour moderniser des chaussures démodées.

Les produits renommés de l’opposant appartiennent au domaine de la mode car ils ne sont pas seulement des accessoires fonctionnels, mais jouent également un rôle clé dans le style personnel et l’image. La mode englobe plus que de simples vêtements, chaussures et couvre-chefs; elle inclut tous les articles qui contribuent à l’apparence générale et à l’expression de l’identité d’une personne. Ces articles sont souvent conçus et achetés pour compléter une tenue et refléter les tendances, ce qui en fait une partie intégrante du concept plus large de la mode. Par conséquent, les produits en conflit appartiennent tous à l’industrie de la mode. En outre, il est courant que les grands fabricants de mode incorporent les produits renommés antérieurs dans leurs collections dans le cadre de leurs lignes de mode. Ils créent souvent de nouvelles collections ou reproduisent et adaptent simplement des motifs utilisés pour leurs produits phares (05/11/2024, R 0073/2024-4, toté / TOTTO (fig.) et al., § 60-61). Par conséquent, il existe une proximité étroite entre les produits de l’opposant pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée et les produits contestés.

Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents du présent cas, il doit être conclu que, lors de la rencontre avec la marque contestée,

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les consommateurs pertinents seront susceptibles de l’associer au signe antérieur, c’est-à-dire d’établir un « lien » mental entre les signes. Cependant, bien qu’un « lien » entre les signes soit une condition nécessaire pour évaluer plus avant si un préjudice ou un avantage indu sont probables, l’existence d’un tel lien n’est pas suffisante, en soi, pour conclure qu’il peut y avoir l’une des formes de préjudice visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012, T-301/09, CITIGATE / CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96). d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque l’une des situations suivantes se présentera :

il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure ;

il porte atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Bien qu’un préjudice ou un avantage indu puissent n’être que potentiels dans une procédure d’opposition, une simple possibilité n’est pas suffisante pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer un préjudice actuel et présent à sa marque, il doit « apporter des éléments de preuve prima facie d’un risque futur, non hypothétique, d’avantage indu ou de préjudice » (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).

Il s’ensuit que l’opposant doit établir qu’un préjudice ou un avantage indu est probable, en ce sens qu’il est prévisible dans le cours normal des choses. À cette fin, l’opposant devrait déposer des preuves, ou du moins présenter une argumentation cohérente démontrant en quoi consisteraient le préjudice ou l’avantage indu et comment ils se produiraient, ce qui pourrait conduire à la conclusion prima facie qu’un tel événement est effectivement probable dans le cours normal des choses.

L’opposant allègue que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Avantage indu (parasitisme)
L’avantage indu, dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, couvre les cas où il y a une exploitation claire et un « parasitisme » de la marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques qu’elle projette soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que la commercialisation de ces produits et services est facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012, T-60/10, ROYAL SHAKESPEARE / RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48 ; 22/03/2007, T-215/03, VIPS / VIPS, EU:T:2007:93, § 40).

Le titulaire de la marque antérieure fonde sa demande sur ce qui suit :

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Il a été jugé qu’un éventuel transfert et prestige au signe demandé est plus probable lorsque, entre autres circonstances, il existe un lien particulier entre les produits et les services et, en particulier, dans le cas de marchés voisins, où une « extension de marque » semblerait plus naturelle (25/01/2012, T-332/10, Viaguara, EU:T:2012:26, § 74) ainsi que lorsqu’il est utilisé en relation avec des produits déjà commercialisés par l’opposant.

Par conséquent, et comme précédemment soutenu, l’usage du signe contesté pour les produits demandés peut être perçu par le public pertinent comme une extension de marque naturelle ou une sous-marque de la marque renommée « TOTTO », ce qui entraînera un transfert immédiat de l’attractivité et du prestige de la marque « TOTTO » aux produits commercialisés sous la demande de marque.

Le demandeur bénéficiera donc indûment de l’attractivité et du prestige de la marque antérieure « TOTTO », et – en exploitant sa réputation – il profitera indûment des investissements économiques et commerciaux réalisés par l’opposant au cours des dernières années pour promouvoir, positionner et construire la clientèle de sa marque.

Selon la Cour de justice de l’Union européenne
… en ce qui concerne le préjudice consistant en un profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est interdit est le fait de tirer un avantage de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence d’un tel préjudice doit être appréciée par référence aux consommateurs moyens des produits ou services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, qui sont normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.

(27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36.)
Les produits contestés et les produits pour lesquels la renommée a été établie ciblent les mêmes consommateurs.

Lorsqu’il est utilisé dans les mêmes secteurs de marché ou des secteurs voisins de l’industrie de la mode, le signe contesté « KKTOTO » évoquera dans l’esprit des consommateurs la
marque antérieure renommée, et l’attractivité et le prestige des produits de l’opposant peuvent être facilement attribués à ceux du demandeur. Cela peut stimuler les ventes des produits du demandeur dans une mesure qui peut être disproportionnellement élevée par rapport à l’ampleur de leurs propres investissements promotionnels et, par conséquent, conduire à la situation inacceptable où le demandeur est autorisé à « profiter indûment » de l’investissement de l’opposant dans la promotion et le développement de la clientèle de sa marque.

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En d’autres termes, l’usage de la marque contestée conférerait à la requérante un avantage dans la commercialisation de ses produits en ce qu’elle pourrait bénéficier de la réputation et de l’image associées à la marque antérieure pour accroître les ventes de ses propres produits. Sur la base de ce qui précède, il est conclu que la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure.

Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait atteinte au caractère distinctif de la marque antérieure.

Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour que l’article 8, paragraphe 5, EUTMR s’applique. Le risque de préjudice peut être de trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que l’un de ces types soit constaté. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si d’autres types s’appliquent également.

f) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR. Par conséquent, la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR, il n’est pas nécessaire d’examiner le motif restant et les droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

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La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ Chiara BORACE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.