DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 179 414
Combe International, LLC, 1101 Westchester Avenue, (NY) 10604-3597 White Plains, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Finnegan, Henderson, Farabow Garrett & Dunner, LLP, Thierschplatz 6, 80538 Munich, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel, Sudbrackstr. 56, 33611 Bielefeld, Allemagne (demanderesse), représentée par Hoyng Rokh Monegier Partnerschaftsgesellschaft von Rechtsanwälten mbB, Steinstr. 20, 40212 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel). Le 29/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 179 414 est rejetée dans son intégralité.

2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.

MOTIFS
Le 23/09/2022, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 641 654 «Vagelle» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 10 897 411 (marque figurative) et sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 095 279 «VIONELL» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec les deux marques antérieures invoquées.

PREUVE D’USAGE La preuve de l’usage de la marque antérieure a été demandée par la demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage soumises (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken / Lindenhof, EU:T:2005:49, § 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui est la meilleure façon d’examiner le cas de l’opposante.

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RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.

a) Les produits

Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :

Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 10 897 411 (marque antérieure 1) :

Classe 3 : Produits cosmétiques à usage féminin, y compris les lotions intimes féminines, les déodorants féminins, les lingettes féminines pré-humidifiées et les hydratants pour la zone vaginale externe.

Classe 5 : Crèmes féminines anti-démangeaisons ; produits médicamenteux à usage féminin, y compris les lingettes féminines pré-humidifiées et les crèmes féminines anti-démangeaisons, et les lubrifiants vaginaux.

Enregistrement international désignant l’Union européenne nº 1 095 279 (marque antérieure 2) :

Classe 3 : Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; cosmétiques, en particulier produits cosmétiques d’hygiène intime ; lingettes pour l’hygiène intime imprégnées de lotions cosmétiques ; crèmes de soin intime ; lotions de toilette intime et déodorants intimes (à usage cosmétique).

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et sanitaires, en particulier produits médicamenteux d’hygiène intime ; lingettes pour l’hygiène intime imprégnées de lotions pharmaceutiques ; préparations hygiéniques médicamenteuses, crème de soin intime médicamenteuse ; lotions de toilette intime et déodorants intimes (à usage médical).

Les produits contestés sont les suivants :

Classe 3 : Produits de toilette ; préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; savons et gels ; préparations pour le bain.

Classe 5 : Préparations médicales autres que les préparations contraceptives ; compléments alimentaires et préparations diététiques ; produits pharmaceutiques et remèdes naturels autres que les préparations contraceptives ; hydratants vaginaux ; hydratants vaginaux sous forme de crème ou de crème contenant un pessaire autres que les préparations contraceptives ; préparations et articles sanitaires ; désinfectants et antiseptiques ; savons et détergents médicamenteux et désinfectants ; préparations pour le bain à usage médical ; hydratants vaginaux non médicamenteux ; hydratants vaginaux non médicamenteux sous forme de crème ou de crème contenant un pessaire.

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Classe 10 : Équipements de physiothérapie ; appareils et instruments médicaux et vétérinaires ; aides orthopédiques et à la mobilité.

Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.

Les termes « notamment » et « y compris », utilisés dans la liste des produits de l’opposant, indiquent que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, cela introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).

À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.

Produits contestés de la classe 3
Les produits de toilette contestés ; les préparations pour le nettoyage corporel et les soins de beauté ; les savons et gels ; les préparations pour le bain sont identiques aux produits cosmétiques à usage féminin de l’opposant, y compris [..] de la marque antérieure 1 et aux produits cosmétiques, notamment [..] de la marque antérieure 2, car les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.

Produits contestés de la classe 5
Les préparations médicales contestées autres que les préparations contraceptives ; les produits pharmaceutiques et remèdes naturels autres que les préparations contraceptives ; les hydratants vaginaux ; les hydratants vaginaux sous forme de crème ou de crème contenant un pessaire autres que les préparations contraceptives ; les savons et détergents médicamenteux et désinfectants ; les préparations pour le bain à usage médical ; les hydratants vaginaux non médicamenteux ; les hydratants vaginaux non médicamenteux sous forme de crème ou de crème contenant un pessaire sont identiques aux produits médicamenteux à usage féminin de l’opposant, y compris [..] de la marque antérieure 1 et aux préparations pharmaceutiques, notamment [..] de la marque antérieure 2, car les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.

Les préparations et articles sanitaires contestés ; les désinfectants et antiseptiques ; sont identiques aux préparations sanitaires de l’opposant, notamment [..] de la marque antérieure 2, car ils sont soit identiquement contenus dans les deux listes, soit inclus dans la catégorie large de l’opposant. Cependant, ils ne sont que similaires aux produits médicamenteux à usage féminin de l’opposant, y compris [..] de la marque antérieure 1. Les préparations sanitaires servent à des fins médicales liées à l’hygiène et sont utilisées dans le secteur de la santé, les hôpitaux, les cliniques dentaires, les cabinets de consultation et à domicile. Les préparations pharmaceutiques ont le même objectif général, à savoir guérir les maladies et améliorer la santé. Elles sont généralement produites par les mêmes entreprises et distribuées au même public pertinent par les mêmes canaux.

Les compléments alimentaires et préparations diététiques contestés sont similaires aux produits médicamenteux à usage féminin de l’opposant, y compris [..] de la marque antérieure 1 et aux préparations pharmaceutiques, notamment [..] de la marque antérieure 2. Alimentaires

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les compléments et préparations comprennent des substances adaptées à un usage médical, qui sont préparées pour des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une maladie. Compte tenu de cela, leur finalité est similaire à celle des produits pharmaceutiques (substances utilisées dans le traitement des maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé d’un patient. Le public pertinent coïncide et les produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution.

Produits contestés de la classe 10
Les appareils et instruments médicaux et vétérinaires contestés présentent un faible degré de similarité avec les produits médicamenteux à usage féminin de l’opposante, y compris [..] de la marque antérieure 1, et les préparations pharmaceutiques, en particulier [..] de la marque antérieure 2. Étant donné que les produits contestés comprennent des instruments utilisés pour administrer les produits de l’opposante, ils sont nécessaires ou du moins importants pour l’utilisation des produits de l’opposante et, par conséquent, ils doivent être considérés comme complémentaires. En outre, ils ciblent les mêmes consommateurs et coïncident dans les canaux de distribution.

Inversement, les équipements de physiothérapie contestés ; les aides orthopédiques et à la mobilité ne partagent pas suffisamment de facteurs de similarité avec les produits de l’opposante des classes 3 et 5. Ces produits ne partagent pas la même nature, la même finalité et les mêmes méthodes d’utilisation. Étant donné que les produits contestés ne sont ni fondamentaux ni importants pour l’utilisation des produits de l’opposante et qu’ils ne remplissent pas le même objectif spécifique, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Ces produits ne se trouvent pas normalement dans les mêmes canaux de distribution et ne sont pas normalement fabriqués par les mêmes entreprises. Bien qu’ils ciblent les mêmes consommateurs, ce facteur seul n’est pas considéré comme suffisant pour établir un quelconque degré de similarité entre eux. Par conséquent, ces produits sont considérés comme dissemblables de tous les produits de l’opposante.

b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de garder à l’esprit que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en question (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.

Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix, ainsi que de leur impact sur la santé des consommateurs.

Par exemple, il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les préparations pharmaceutiques, qu’elles soient ou non délivrées sur ordonnance, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, TOLPOSAN / TONOPAN, EU:T:2010:520, § 26 ; 15/03/2012, T-288/08, ZYDUS / ZIMBUS, EU:T:2012:124, § 36). En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription de médicaments. Les non-professionnels ont également un degré d’attention plus élevé, que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance ou non, car ces produits affectent leur état de santé.

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c) Les signes
Vagelle
(Marque antérieure 1)
VIONELL (Marque antérieure 2)
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décomposera en éléments qui, pour lui, suggèrent un sens spécifique, ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57). À cet égard, le Tribunal a jugé que, pour qu’un élément verbal soit décomposé en éléments, il n’est pas nécessaire que tous suggèrent un sens, mais il suffira qu’un seul d’entre eux, quelle que soit sa position, soit facilement identifiable en raison de sa nature fondamentale et de ses connotations sémantiques claires (03/10/2019, T-491/18, Meatlove / carnilove, EU:T:2019:726, § 59).

Marque antérieure 1
La marque antérieure 1 est une marque complexe composée du mot « Vagisil » écrit en caractères standard et d’un élément figuratif composé de deux lignes courbes, celle de droite de couleur gris foncé et celle de gauche de couleur gris clair, ressemblant à un « V » stylisé, qui est positionné en haut du signe.

Contrairement à l’avis de l’opposant, le public pertinent percevra immédiatement les quatre premières lettres « Vagi » comme une référence au mot anglais « vagina » mais sous forme tronquée. Ces quatre lettres seront considérées comme descriptives ou du moins allusives quant à la finalité d’utilisation et sont donc au mieux faibles dans le contexte des produits cosmétiques et médicinaux pour les soins de santé vaginale (08/05/2020, R 1576/2019-4, Vaginelle / Vagisil (fig.), § 60 ; en ce qui concerne le public anglophone, voir également 30/04/2025, T-679/20, Vagisan / Vagisil et al., EU:T:2025:421, § 53-54).

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À cet égard, il convient de rappeler que les marques dites «évocatrices» sont courantes dans le secteur des produits médicinaux. Les références au domaine d’application et aux principes actifs des produits sont courantes dans le domaine de la pharmacologie (20/09/2018, T-266/17, Uroakut / UroCys, EU:T:2018:569, § 43; 14/07/2011, T- 160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 80). La même logique s’applique aux préparations cosmétiques en cause. Le public pertinent comprendra que les préparations cosmétiques, médicinales et sanitaires dont le nom commence par les lettres «Vagi» sont destinées aux soins de santé vaginale. En tout état de cause, les consommateurs ne supposeront guère que l’élément «Vagi» sert à indiquer l’origine des produits (08/05/2020, R 1576/2019-4, Vaginelle / Vagisil (fig.), § 61).

Cette perception ne se limite pas au public anglophone. Les Chambres de recours ont déjà jugé que le public pertinent dans l’ensemble de l’UE comprendra les lettres «Vagi» dans le sens susmentionné, soit en raison de sa quasi-identité avec les mots équivalents dans d’autres langues officielles de l’UE, tels que vagina en espagnol, italien, portugais, néerlandais, allemand, suédois, danois, finnois et hongrois, vagin en français, vagín en roumain, vagīna en letton, vaginà en lituanien, vagiina en estonien, vagína en tchèque, slovaque, slovène et croate, wagina en polonais et вагина (vagina) en bulgare, soit en raison de son utilisation généralisée dans le domaine pharmaceutique et cosmétique (08/05/2020, R 1576/2019-4, Vaginelle / Vagisil (fig.), § 62-63).

Inversement, la chaîne de lettres «-sil» est dépourvue de signification et donc distinctive.

En somme, la marque antérieure 1 est un terme inventé qui n’a pas de signification dans son ensemble par rapport aux produits antérieurs. Par conséquent, son degré de caractère distinctif intrinsèque est considéré comme moyen (08/05/2020, R 1576/2019-4, Vaginelle / Vagisil (fig.), § 82).

Le dispositif figuratif sera perçu comme une représentation stylisée de la lettre «V», c’est-à-dire comme l’initiale de «Vagisil». Bien que cette lettre soit distinctive par rapport aux produits pertinents, elle redirige l’attention du consommateur vers l’élément verbal du signe, qui a plus de poids dans la comparaison (17/03/2016, R 496/2015-1, M MASTIHA (fig.) / mastihashop VOYAGE TO THE EAST MEDITERRANEAN THE CHIOS MASTIHA GROWERS ASSOCIATION (fig.) et al. § 22). En outre, comme le fait valoir à juste titre l’opposant, les éléments figuratifs ont normalement un impact moindre sur la comparaison que les éléments verbaux (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).

En dehors de cela, la marque antérieure 1 ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments. Contrairement à l’avis de l’opposant, il n’y a pas de différences de taille considérables entre les éléments de la marque de sorte que l’un puisse être considéré comme éclipsant l’autre.

Marque antérieure 2
La marque antérieure 2 est une marque verbale composée du seul élément verbal «VIONELL». Ceci est dépourvu de signification et donc distinctif par rapport aux produits pertinents.

Le signe contesté

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Le signe contesté est une marque verbale composée du seul élément verbal « VAGELLE ». Pour les raisons exposées précédemment, le public pertinent percevra la séquence de mots « VAG- » comme une forme tronquée du mot « vagina ». En conséquence, cette séquence de mots est, au mieux, faible pour les produits pertinents. Inversement, la chaîne de lettres « -ELLE » n’évoquera pas de signification spécifique et est considérée comme distinctive par rapport aux produits pertinents pour la majorité du public. Toutefois, il ne peut être exclu d’emblée qu’une partie du public puisse comprendre cet élément comme le mot français pour « elle » (¹). Cet élément est, au mieux, faible pour cette partie du public, car il indique que les produits pertinents ciblent les consommatrices.

Dans l’ensemble, le signe contesté est également un terme inventé qui n’a pas de signification dans son ensemble par rapport aux produits antérieurs. Par conséquent, son degré de caractère distinctif intrinsèque est considéré comme moyen.

Visuellement, il convient de tenir compte des caractéristiques spécifiques de chacune des marques antérieures en cause.

Comparaison entre la marque antérieure 1 et le signe contesté
La marque antérieure 1 et le signe contesté coïncident dans « Vag- ». Toutefois, ils diffèrent par « ***isil » (marque antérieure) et « ***elle » (signe contesté). Le fait que ces chaînes de lettres contiennent toutes deux la lettre « l » a un impact minimal sur la comparaison, car la lettre partagée n’occupe même pas la même position dans les signes et est placée à leurs extrémités. Les signes diffèrent en outre par les éléments et aspects visuels de la marque antérieure.

La considération selon laquelle le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale d’une marque ne saurait s’appliquer dans tous les cas et remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques doit être fondé sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci. Il n’y a aucune raison de croire que les consommateurs moyens, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés, négligeront systématiquement la partie subséquente de l’élément verbal d’une marque au point de ne se souvenir que de la première partie (07/06/2023, T-33/22, Porto insígnia / Insignia et al., EU:T:2023:316, § 56-57).

En l’espèce, la coïncidence dans la chaîne de lettres initiale « Vag- » ne doit pas être surestimée, étant donné que celle-ci véhicule un concept qui est, au mieux, faible pour les produits pertinents.

En revanche, les éléments verbaux diffèrent par leur longueur – sept lettres dans le signe antérieur contre huit lettres dans le signe contesté. Les chaînes de lettres « -isil » et « -elle » n’ont pas de signification et créent une image visuelle entièrement différente malgré la lettre « l » partagée, qui est placée à des positions différentes. L’élément figuratif dans la partie supérieure du signe antérieur introduit une séparation visuelle supplémentaire.

Par conséquent, contrairement à l’avis de l’opposant, les différences entre les signes conduisent à un faible degré de similitude visuelle.

Comparaison entre la marque antérieure 2 et le signe contesté
¹ Informations extraites du dictionnaire Collins, français-anglais, le 23/01/2025 sur www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/elle.

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La marque antérieure 2 et le signe contesté ne coïncident que par leur première lettre « V » et par la séquence de lettres « ELL ». Cependant, cette dernière séquence « ELL » se trouve dans une position différente entre les signes, ce qui réduit l’impact de ces lettres. Les signes diffèrent par les lettres « *AG***E ».

Contrairement à l’avis de l’opposante, les signes ne coïncident que par une seule lettre située à la même position. En outre, la différence en termes d’alternance entre voyelles et consonnes, en particulier dans leurs parties centrales, contribue à une impression visuelle plutôt différente. Enfin, les signes ont des structures différentes, car la marque antérieure sera perçue comme un mot indivisible dénué de sens, tandis que le signe contesté sera perçu comme un mot composé résultant de la fusion du préfixe « Vag- » et de l’élément « -elle », qu’il véhicule ou non un sens.

Par conséquent, ces signes ne présentent également qu’un faible degré de similitude visuelle.

Sur le plan auditif, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant la position et le caractère distinctif des éléments des signes, qui sont également valables au niveau phonétique.

Comparaison entre la marque antérieure 1 et le signe contesté
Indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la marque antérieure 1 et le signe contesté coïncident dans la prononciation des lettres /Vag-/. Les signes diffèrent par le son des lettres /-isil/ dans la marque antérieure et /-elle/ dans le signe contesté.

Le fait que les deux signes incluent les sons « l » dans leurs parties finales est également pris en compte. En particulier, il est noté que les consommateurs de certains territoires, tels que la France, peuvent ne pas remarquer la duplication de la lettre /ll/ dans le signe contesté et omettre la lettre finale « e » (c’est-à-dire qu’ils prononceront le signe contesté comme
/VAGEL/).

En tout état de cause, la coïncidence entre les signes découle de chaînes de lettres qui sont au mieux faibles (/Vag/) ou qui sont placées à la fin des signes. En outre, les signes ont un nombre de syllabes différent lorsque la lettre finale /E/ du signe contesté n’est pas prononcée, ce qui conduit à un rythme différent (/VA-GI-SIL/ contre /VA-GEL/).

Par conséquent, contrairement à l’avis de l’opposante, les signes ne présentent qu’un faible degré de similitude phonétique.

Comparaison entre la marque antérieure 2 et le signe contesté
La marque antérieure 2 et le signe contesté coïncident dans la prononciation de la lettre initiale /V/ et de la chaîne de lettres /ELLE/. Les signes diffèrent par leurs lettres centrales
/ION/ de la marque antérieure et /AG/ dans le signe contesté. Ces différences seront immédiatement remarquées par les consommateurs, compte tenu également du fait que ces séquences présentent une alternance différente de voyelles et de consonnes.

La division d’opposition tient compte du fait que la coïncidence des lettres finales est particulièrement pertinente pour le public francophone, qui ne prononcera pas le /e/ final du signe contesté. Cependant, cette partie du public remarquera également la différence dans les parties centrales des signes /ION/ et /AG/. En outre, les signes ont un nombre de syllabes différent lorsque la lettre finale du signe contesté

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Decision sur l’opposition n° B 3 179 414 Page 9 sur 27
la lettre /E/ n’est pas prononcée, ce qui conduit à un rythme différent (/VI-O-NEL/ contre /VA- GEL/).

Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, la comparaison entre les signes varie en fonction de la marque antérieure considérée.

Comparaison entre la marque antérieure 1 et le signe contesté
Le seul point de similitude entre la marque antérieure 1 et le signe contesté réside dans les éléments, au mieux faibles, « Vagi » et « Vag ». En outre, pour une partie du public, le signe contesté évoque le concept supplémentaire de « she », qui ne se retrouve pas dans la marque antérieure. Aucun des éléments verbaux pris dans leur ensemble n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude conceptuelle.

Comparaison entre la marque antérieure 2 et le signe contesté
Inversement, le public sur le territoire pertinent percevra au moins l’une des significations du signe contesté, comme expliqué ci-dessus, tandis que la marque antérieure 2 n’aura aucune signification sur le territoire pertinent. En tout état de cause, étant donné que l’un des signes ne sera associé à aucune signification, les signes sont conceptuellement dissemblables.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon l’opposant, les marques antérieures jouissent d’une renommée et d’un degré élevé de caractère distinctif en raison de leur usage ancien et intensif dans l’Union européenne, en particulier sur des territoires tels que l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne pour les produits pour lesquels elles ont été enregistrées dans les classes 3 et 5.

Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, plus la marque antérieure est distinctive, plus le risque de confusion est élevé, et par conséquent, les marques dotées d’un caractère hautement distinctif en raison de la reconnaissance dont elles jouissent sur le marché bénéficient d’une protection plus étendue que les marques dotées d’un caractère moins distinctif (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 18).

Le caractère distinctif accru des marques antérieures doit exister au moment du dépôt de la demande de marque de l’UE contestée (ou de toute date de priorité). En principe, il suffit que l’opposant démontre que sa marque avait acquis un caractère distinctif accru à cette date. Le caractère distinctif accru doit également exister au moment où la décision d’opposition est rendue. Toutefois, en principe, cela sera présumé, à moins que le demandeur n’allègue et ne prouve une perte ultérieure de caractère distinctif accru.

En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 20/01/2022. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que la marque sur laquelle l'

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l’opposition est fondée jouissait d’une renommée ou d’un degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif avant cette date.

Les preuves doivent également démontrer que la renommée ou le degré élevé de caractère distinctif résultant d’un usage ancien et intensif a été acquis pour les produits visés par la demande de l’opposant et qui ont été jugés identiques ou similaires aux produits contestés, à savoir :

Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 897 411 (marque antérieure 1) :

Classe 3 : Produits cosmétiques à usage féminin, y compris les lotions intimes, les déodorants intimes, les lingettes intimes pré-humidifiées et les hydratants pour la zone vaginale externe.

Classe 5 : Produits médicamenteux à usage féminin, y compris les lingettes intimes pré-humidifiées et les crèmes anti-démangeaisons intimes, et les lubrifiants vaginaux.

Enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 095 279 (marque antérieure 2) :

Classe 3 : Cosmétiques, en particulier produits cosmétiques d’hygiène intime.

Classe 5 : Préparations pharmaceutiques et sanitaires, en particulier produits médicamenteux d’hygiène intime.

Le 18/04/2023, l’opposant a soumis les preuves suivantes à l’appui du caractère distinctif accru/de la renommée des marques antérieures.

Les observations de l’opposant et l'index des preuves, où il résume et explique les preuves soumises. Les observations retracent également l’historique de la marque de l’opposant 'VAGISIL’ et contiennent des tableaux relatifs à la durée d’utilisation de cette marque ainsi qu’aux ventes annuelles réalisées en Italie entre 2009 et 2018. Les données mentionnées proviendraient prétendument d’un 'rapport de date antérieure étendue’ préparé par Nielsen, qui n’a pas été soumis dans les preuves.

Pièce 1 : Impressions de Twitter, montrant des utilisateurs de Twitter mentionnant 'VAGISIL’ dans leurs tweets en 2023, 2021, 2017. Les tweets sont en italien et en espagnol.

Pièce 2 : contient les documents suivants :

o Une impression non datée de YouTube relative à l’épisode 'Poor and Stupid’ de l’émission South Park. La vidéo est intitulée 'South Part – Cartman Eats Vagisil’ et plusieurs représentations d’emballages de Vagisil sont visibles en arrière-plan.

o La page Wikipédia en anglais de l’épisode susmentionné.

o Un article intitulé 'TG4 gives South Park early evening slot', publié sur le site web du Sunday Business Post le 07/10/2007.

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Pièce 3 : Impression de la page web https://bigbangtrans.wordpress.com, contenant les transcriptions de l’un des épisodes de l’émission 'The Big Bang Theory', où l’un des personnages mentionne une réduction de 50 cents sur 'Vagisil’ et une impression de la page web http://bigbangtheory.wikia.com, relative au même épisode. La date d’extraction des deux documents est le 14/11/2017.

Pièce 4 : Impression de la page web www.subzin.com, extraite le 15/11/2017. La page contient une liste d’émissions de télévision et d’œuvres cinématographiques où le mot 'Vagisil’ a été mentionné (y compris Shameless, South Park, Orange is the New Black et Scrubs).

Pièce 5 : Impression du site web dagospia.com datée du 20/10/2019. Le document est en italien mais une traduction partielle a été soumise. Le document concerne la ressemblance entre le logo d’un parti politique italien et l’une des marques antérieures 1 de l’opposant.

Pièce 6 : contient les documents suivants :

o La page Wikipédia en anglais pour l’entrée 'Lily Allen'.

o Une recherche Google pour la requête 'lily allen vagisil', effectuée le 13/05/2020. Parmi d’autres résultats, la recherche a renvoyé les paroles de la chanson 'Knok’Em Out', qui contient la phrase 'Yeah, I forgot my Vagisil'.

Pièce 7 : contient les documents suivants :

o Impression montrant les résultats de la requête 'gemitaiz come on baby’ sur YouTube.

o La page Wikipédia en anglais pour l’entrée 'Gemitaiz'.

o Impression du site web testicanzoni.mtv.it, extraite le 27/05/2020. La page web contient les paroles de la chanson 'Come on Baby', qui contient le vers 'Li anestetizzo con il Vagisil'.

Pièce 8 : contient les documents suivants :

o Impressions montrant les résultats des requêtes 'Vi Siete Accorti’ sur Google et 'vi siete accorti babaman’ sur YouTube. La recherche Google a renvoyé les paroles de la chanson 'Vi siete accorti', mentionnant 'Vagisil'.

o Impression du site web allmusic.com, contenant une courte biographie de l’artiste reggae italien Babaman.

Pièce 9 : Extraits de cinq romans, publiés entre 2012 et 2015, contenant des références à 'vagisil'. La langue utilisée est l’italien.

o J.A. Redmerski, 'Il Confine di un Attimo’ (Best Bur, 2013) ;

o Jeaniene Frost, 'Eterna è la notte’ (Fanucci editore, 2013) ;

o Silvano Baldi, 'Marcy’ (youcanprint),
o Darin Strauss, 'Solo per il tuo bene’ (Mondadori)
o Alcide Pierantozzi, 'Tutte le strade portano a noi’ (Laterza, 2015).

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Pièce 10 : Impression montrant les résultats de la requête 'parodia vagisil’ effectuée sur YouTube le 20/02/2018. La requête a renvoyé plusieurs vidéos étant des parodies de publicités 'vagisil'.

Pièce 11 : Un document d’une page intitulé 'Spontaneous Brand awareness’ contenant les résultats d’une étude de marché menée sur la notoriété de plusieurs marques. Il peut être déduit de la mention de copyright que l’étude a été réalisée par GfK en 2017. Bien que le document n’explique pas en détail la méthodologie employée dans cette étude, il peut être déduit que 52 des 525 personnes interrogées ont mentionné la marque 'Vagisil’ lorsqu’il leur a été demandé de citer une marque de produits utilisés 'pour traiter les démangeaisons vaginales, les éruptions cutanées, les irritations et/ou les brûlures'. En conséquence, 'Vagisil’ était la marque la plus citée dans l’étude. De plus, 61 % des jeunes femmes participant à l’enquête ont pu mentionner 'Vagisil'. Cependant, le document ne mentionne pas le territoire où l’étude de marché a été menée.

Pièce 12 : Liste des enregistrements de marques mondiaux incorporant le mot 'Vagisil'.

Pièce 13 : Offres de vente de produits 'VAGISIL’ sur des sites web tels que www.carrefour.es, www.atida.com, www.druni.es., www.lloydsfarmacia.it, www.amazon.it, https://tutti-sconti.it, https://spesaonline.coopcentroitalia.it et www.farmacia.mazzini.it Certains des documents ne sont pas datés, tandis que les autres ont été extraits le 18/04/2023. D’après les descriptions et les photos des produits, dont certaines sont reproduites ci-dessous, il peut être facilement déduit que les produits comprennent des cosmétiques de soins intimes et des lubrifiants.

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Pièce 14: Une liste de publicités concernant les produits «VAGISIL» (à savoir des cosmétiques et lubrifiants pour l’hygiène intime) dans des magazines italiens. Les dates et le nom des magazines ne peuvent pas être déduits des publicités elles-mêmes, mais l’opposante affirme qu’elles ont été publiées entre 2004 et 2013 dans des médias italiens populaires tels que Gioia, Anna et Chi.

Pièce 15: Aperçus de clips vidéo, dont certains montrent clairement des produits «VAGISIL». L’opposante affirme qu’ils se rapportent tous à des publicités pour des produits «VAGISIL» diffusées entre 2004 et 2017.

Pièce 16: Impressions des sites internet www.vagisil.co.uk, www.vagisil.com.it, http://es.vagisil.com. Elles ont été extraites à l’aide de la WaybackMachine et couvrent la période allant de février 2016 à janvier 2023.

Pièce 17: Impression de Google Trends concernant le mot «VAGISIL», extraite le 18/04/2023.

Pièce 18: Liste d’enregistrements mondiaux de marques incorporant le mot «VIONELL».

Pièce 19: Offres de vente non datées de produits «VIONELL», y compris leurs prix et leurs photos, sur des sites internet tels que www.dm.de, www.zurrose.de, www.bipa.at, www.muller.de et www.rossmann.de. D’après les descriptions et les photos des produits, dont certaines sont reproduites ci-dessous, il peut être facilement déduit que les produits comprennent des cosmétiques et des lubrifiants pour l’hygiène intime.

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Pièce 20: Publicités de produits 'VIONELL’ dans des points de vente non spécifiés. La langue utilisée est l’allemand.

Pièce 21: Impression montrant les résultats de la requête 'Vionell’ sur YouTube. La requête a renvoyé cinq résultats, tous étant des publicités de l’opposante. Le nombre de vues générées par ces vidéos varie de 284 à plus de 1,5 million.

Pièce 22: Impression de Google Trends concernant le mot 'VIONELL', extraite le 18/04/2023.

Le 24/01/2024, en réponse à la demande de preuve d’usage présentée par la requérante, l’opposante a soumis les preuves supplémentaires suivantes.

Les observations de l’opposante, qui contiennent également des tableaux concernant les ventes nettes générées sous les marques antérieures et l’index des preuves.

Pièce 23: Une sélection de factures couvrant la période 2017-2023 et adressées à des clients en Irlande, en Italie et au Royaume-Uni. Elles couvrent toutes des produits cosmétiques 'VAGISIL', tels que 'VAGISIL Powder 100g',

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'VAGISIL Crème 15g’ et 'VAGISIL Wash PH-Balance', ainsi que différents types de 'VAGISIL DETERGENTE’ et 'VAGISIL CREMA'. Bien que les montants monétaires aient été expurgés, le nombre d’unités vendues reste visible. Ceux-ci sont de l’ordre de plusieurs milliers.

Pièce 24: Échantillons de produits 'VAGISIL’ destinés au marché italien. Selon l’opposante, ils couvrent la période entre 2010 et 2023.

Pièce 25: Photos de produits 'VAGISIL', prétendument du marché italien et britannique.

Pièce 26: Impressions des sites web britannique et italien de l’opposante, certaines extraites à l’aide de la WaybackMachine (la date pertinente étant 2017), tandis que les autres ne sont pas datées. Les pages web contiennent des photos et des publicités de produits 'VAGISIL', à savoir des cosmétiques et lubrifiants pour l’hygiène intime, tels que les suivants.

Pièce 27: Une sélection de factures couvrant la période 2017-2022 et adressées à des clients en Espagne. Elles couvrent toutes des produits cosmétiques 'VAGISIL', tels que divers types de 'VAGISIL GEL', 'VAGISIL SENSITIVE’ et 'VAGISIL CREMA DIARIA'. Bien que les montants monétaires aient été expurgés, le nombre d’unités vendues reste visible. Ceux-ci sont de l’ordre de plusieurs centaines d’unités.

Pièce 28: Échantillons d’emballages de produits 'VAGISIL’ destinés au marché espagnol.

Pièce 29: Descriptions de produits 'VAGISIL’ (c’est-à-dire des produits cosmétiques et d’hygiène à usage féminin, y compris des nettoyants intimes et des déodorants), avec les images pertinentes.

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Pièce 30: Impressions du site web espagnol de l’opposante, dont certaines ont été extraites à l’aide de la WaybackMachine (la date pertinente étant 2017), tandis que les autres ne sont pas datées. Les pages web contiennent des images et des publicités pour les produits 'VAGISIL', à savoir des produits de soins intimes et des lubrifiants.

Pièce 31: Aperçus de clips vidéo faisant la publicité des produits 'VAGISIL’ (à savoir des produits de soins intimes et des lubrifiants). Certains d’entre eux contiennent du texte en espagnol. Selon l’opposante, les clips vidéo sont des publicités télévisées diffusées en Espagne au cours de la période 2017-2022.

Pièce 32: Une sélection de factures couvrant la période 2018-2022 et adressées à des clients en Autriche et en Allemagne. Elles couvrent toutes des produits cosmétiques 'VIONELL', tels que 'Vionell pH Ballance Wash', 'Vionell Crème 15ml’ et 'Vionell Hydrogel 30ml'. Bien que les montants monétaires aient été expurgés, le nombre d’unités vendues reste visible. Ceux-ci sont de l’ordre de plusieurs milliers d’unités.

Pièce 33: Échantillons de produits 'VIONELL’ destinés au marché allemand.

Pièce 34: Descriptions des produits 'VIONELL’ (à savoir des produits cosmétiques et d’hygiène à usage féminin, y compris des nettoyants intimes et des déodorants), avec les images pertinentes.

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Pièce 35 : Impressions du site internet allemand de l’opposante (http://vionell.de/de), dont certaines ont été extraites à l’aide de la WaybackMachine (la date pertinente étant 2017), tandis que les autres ne sont pas datées. Les pages web contiennent des images et des publicités pour des produits 'VAGISIL', à savoir des produits d’hygiène intime et des lubrifiants (comparables à ceux de la pièce 34).

Pièce 36 : Rapports de publicité par mots-clés de Wavemaker et Combe Vionell Digital Report 2019. Les documents ne contiennent pas d’informations probantes concernant la part de marché ou la reconnaissance des marques antérieures.

Pièce 37 : Miniatures de clips vidéo faisant la publicité des produits 'Vionell’ (c’est-à-dire des produits d’hygiène intime et des lubrifiants). Certaines d’entre elles contiennent du texte allemand. Selon l’opposante, les clips vidéo sont des publicités télévisées diffusées en Allemagne au cours de la période 2021-2022. Ceci est confirmé par les aperçus de ces vidéos sur YouTube qui contiennent ces dates.

Recevabilité des preuves tardives
La preuve d’usage du 24/01/2024 a été soumise après l’expiration du délai pour justifier les droits antérieurs et soumettre des éléments supplémentaires, lequel a expiré le 18/04/2023.

Même si, conformément à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, l’opposante doit fournir des preuves de justification dans un délai fixé par l’Office, cela ne saurait être interprété comme empêchant automatiquement la prise en compte de preuves supplémentaires.

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, EUTMDR, lorsque, après l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’opposante soumet des faits et des preuves qui complètent des faits ou des preuves pertinents soumis dans ce délai et qui se rapportent à la même exigence prévue à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, l’Office doit exercer le pouvoir d’appréciation qui lui est conféré par l’article 95, paragraphe 2, EUTMR pour décider d’accepter ou non ces faits ou preuves complémentaires. L’Office doit exercer son pouvoir d’appréciation si les faits ou preuves tardifs ne font que compléter, renforcer et clarifier les preuves pertinentes antérieures soumises dans le délai imparti qui se rapportent à la même exigence légale prévue à l’article 7, paragraphe 2, EUTMDR, à savoir, lorsque les deux ensembles de faits ou de preuves se réfèrent à la même marque antérieure, au même motif et, au sein du même motif, à la même exigence.

Cette disposition peut être appliquée par analogie aux revendications de caractère distinctif acquis.

Dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’Office doit prendre en considération, notamment, le stade de la procédure et si les faits ou preuves sont, à première vue, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et s’il existe des motifs valables pour la soumission tardive des faits ou preuves. L’acceptation de preuves tardives supplémentaires est peu probable lorsque l’opposante a abusé des délais fixés en employant sciemment des tactiques dilatoires ou en faisant preuve d’une négligence manifeste.

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En l’espèce, les preuves supplémentaires ont été soumises en réponse à la demande de réexamen de la preuve du demandeur. Cela signifie qu’il y avait une raison valable de soumettre ces preuves et que l’opposant n’a pas eu recours à des tactiques dilatoires ni fait preuve de négligence manifeste. En outre, le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations en réponse à ces preuves et, par conséquent, son droit de la défense n’a pas été violé.

Compte tenu de ce qui précède, les preuves supplémentaires d’usage seront également prises en considération aux fins de l’appréciation des allégations de caractère distinctif accru et de renommée de l’opposant.

Preuves relatives au Royaume-Uni
L’opposant a soumis, entre autres, des preuves relatives au Royaume-Uni (RU) en vue de démontrer le caractère distinctif accru et la renommée des marques antérieures. Toutefois, il ressort de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, rédigés au présent, que les conditions de leur application doivent également être remplies au moment de la prise de décision. Le Royaume-Uni n’étant plus membre de l’Union européenne, les preuves relatives à son territoire ne peuvent être prises en considération pour prouver un caractère distinctif accru ou une renommée «dans l’Union européenne» (voir communication n° 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10 septembre 2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures d’opposition»).

Analyse des preuves
L’analyse des preuves commencera par les preuves soumises pour
prouver le caractère distinctif accru et la renommée de la marque antérieure 1, . Les preuves soumises par l’opposant peuvent être regroupées et analysées selon les catégories suivantes.

La liste des enregistrements de marques soumise par l’opposant (pièce 12) ne contribue pas à prouver la renommée. Le fait qu’une marque soit enregistrée dans plusieurs juridictions ne signifie pas qu’elle est bien connue du public. Les enregistrements de marques sont des instruments juridiques qui confèrent une protection, mais ils n’indiquent pas la notoriété auprès des consommateurs ou la reconnaissance sur le marché. La renommée doit être évaluée sur la base de la perception réelle du public, et non sur la simple existence d’enregistrements.

L'étude de notoriété de la marque (pièce 11) est un document d’une seule page qui n’explique pas la méthodologie utilisée et, surtout, n’indique pas la portée géographique de l’enquête. Par conséquent, elle ne peut être prise en considération pour établir un caractère distinctif accru/une renommée, car elle pourrait tout aussi bien se référer à des territoires extérieurs à l’Union européenne.

Les publicités dans des magazines italiens (pièce 14) et les aperçus de vidéoclips (pièces 15 et 31) ne sont pas datés ou, plus précisément,

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l’opposante n’a pas confirmé ses dates au moyen de références externes objectives. En conséquence, la division d’opposition ne peut pas évaluer si ces publications sont suffisamment proches de la période pertinente, c’est-à-dire si elles ont créé une impression durable sur les consommateurs jusqu’à la date pertinente. En outre, les documents soumis ne contiennent aucune information quant à la portée des articles, des vues des clips vidéo.

L'impression Google Trends (pièce 17) montre seulement que le mot 'vagisil’ a été recherché en Italie et en Espagne un certain nombre de fois de 2004 à 2023 (comme on peut le déduire de la date d’extraction du document). Cependant, le nombre de recherches n’est pas particulièrement élevé compte tenu de la taille des marchés italien et espagnol. Par exemple, le document montre un pic d’environ 60 000 recherches en Italie et 25 000 recherches en Espagne après 2009. En outre, le graphique du document est partiellement tronqué et ne permet pas à la division d’opposition de déterminer le nombre de recherches au cours des années plus récentes.

Les factures fournies par l’opposante (pièces 23 et 27) indiquent la vente de crèmes vaginales et de lubrifiants à des clients dans plusieurs pays européens, dont l’Irlande, l’Italie et l’Espagne. Ces factures ne reflètent pas un nombre exceptionnel de chiffres de ventes compte tenu de la taille du marché pertinent. De plus, le volume des ventes à lui seul n’est pas un facteur décisif pour établir la renommée. Une marque peut générer des revenus élevés tout en n’étant connue que sur un marché de niche. Ce qui importe est de savoir si la marque est largement reconnue par les consommateurs dans toute l’UE ; ou, du moins, si elle jouit d’une reconnaissance auprès d’une partie significative du public de l’UE.

Les photographies, les échantillons et les descriptions des produits 'Vagisil' (pièces 24, 25, 28 et 29) donnent un aperçu de la manière dont l’opposante promeut ses produits. Cependant, leur valeur probante dépend de facteurs tels que la portée de ces supports, l’ampleur de leur distribution et le degré d’engagement des consommateurs à leur égard. Par exemple, si un catalogue n’est distribué qu’à un groupe limité de professionnels de l’industrie ou de clients haut de gamme, il ne reflète pas nécessairement une large reconnaissance des consommateurs. De même, les captures d’écran de sites web montrant les produits pertinents en vente en ligne (pièces 13, 16, 26 et 30) n’indiquent pas le nombre de visiteurs ni si les consommateurs associent la marque à l’opposante. L’opposante n’a pas fourni de données justificatives sur l’ampleur de la diffusion de ces supports et leur impact sur les ventes, la position du produit sur le marché ou la perception du public.

Les tableaux et déclarations contenant les chiffres relatifs aux ventes annuelles et aux dépenses publicitaires de l’opposante (observations des 18/04/2023 et 24/01/2024) seraient tirés d’un rapport préparé par Nielsen qui n’a pas été joint aux preuves ou proviendraient de sources non identifiées. Par conséquent, l’opposante n’a pas corroboré ces données par des preuves objectives, impartiales et externes, ce qui jette un doute sur la fiabilité de ces preuves. Les informations provenant directement de l’opposante ne sont probablement pas suffisantes à elles seules, en particulier

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si elle ne consiste qu’en des opinions et des estimations au lieu de faits, ou si elle a un caractère officieux et manque de confirmation objective, par exemple, lorsque l’opposant soumet des mémorandums internes ou des tableaux avec des données et des chiffres d’origine inconnue (mutatis mutandis, (16/11/2011, T-500/10, doorsa FÁBRICA DE PUERTAS AUTOMÁTICAS (fig.) / DORMA (fig.) et al., EU:T:2011:679). Il s’ensuit que la valeur probante de ces éléments de preuve est très faible.

Les documents attestant de l’utilisation du terme 'Vagisil’ dans des livres, chansons, émissions de télévision et réseaux sociaux, y compris des parodies des produits de l’opposante (pièces 1 à 10), comprennent des éléments de preuve qui se réfèrent sans équivoque au marché italien (c’est-à-dire des paroles de chansons italiennes et des extraits de romans italiens). Ceux-ci fournissent une indication indirecte de la diffusion de la marque antérieure en Italie. En effet, l’utilisation d’un terme spécifique par un chanteur ou un écrivain sans fournir de définition explicative présuppose qu’il fait partie des connaissances partagées entre l’auteur et le public visé. Les auteurs choisissent normalement un langage susceptible d’être compris par ce public, car sans une telle compréhension partagée, le but communicatif de l’œuvre serait contrecarré.

En résumé, la plupart des éléments de preuve sont affaiblis par de graves lacunes concernant leur portée, la période pertinente et leur origine. En revanche, bien que l’utilisation de la marque antérieure dans le contexte d’œuvres littéraires et musicales ne puisse être considérée comme une preuve définitive de la reconnaissance de la marque, elle donne lieu à une attente raisonnable que la marque est connue d’un certain segment du public pertinent, y compris les auteurs qui ont décidé d’incorporer les marques dans leurs œuvres d’art, ainsi que leurs publics visés. Dans ce contexte, la division d’opposition partira du principe que la marque antérieure 1 jouit d’un certain degré de renommée en Italie pour les produits suivants :

Classe 3 : Produits d’hygiène intime féminine.

Classe 5 : Crèmes anti-démangeaisons féminines et lubrifiants vaginaux.

Comme il sera vu plus loin, cette solution est la plus conforme au principe de sécurité juridique et d’économie de la procédure, car elle tient compte du meilleur scénario pour l’opposante sans compromettre les intérêts de la demanderesse.

Par conséquent, la division d’opposition partira du principe que la marque antérieure a acquis un certain degré de renommée sur le marché et jouit d’un degré de caractère distinctif accru supérieur à la moyenne en relation avec les produits susmentionnés.

En ce qui concerne la marque antérieure 2, l’opposante a soumis les éléments de preuve suivants.

Une liste d’enregistrements de marques (pièce 18) ;

Captures d’écran de sites web contenant des offres de vente et des publicités pour des produits 'VIONELL’ (pièces 19 et 35) ;

Publicités dans des points de vente non spécifiés (pièce 20) ;

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Miniatures de vidéos (pièces 21 et 37). Bien que certaines d’entre elles aient un nombre élevé de vues, l’opposante n’a pas fourni de rapports d’analyse de sites web permettant à la division d’opposition de déterminer par qui ces vidéos ont été visionnées et la région géographique des spectateurs;

Impression de Google Trends relative au marché allemand (pièce 22). Le nombre de recherches n’est pas particulièrement élevé compte tenu de la taille du marché allemand. Après 2009, le document montre un pic d’environ 25 000 recherches. En outre, le graphique figurant dans le document est partiellement tronqué et ne permet pas à la division d’opposition de déterminer le nombre de recherches au cours des dernières années;

Tableaux et déclarations contenant les chiffres relatifs aux ventes annuelles de l’opposante, non corroborés par des preuves externes (observations des 18/04/2023 et 24/01/2024);

Factures concernant les produits « VIONELL » (pièce 32);

Photos et descriptions des produits « VIONELL » (pièces 33 et 34);

Certains rapports qui ne contiennent pas d’informations significatives sur la reconnaissance et la part de marché de la marque antérieure 2 (pièce 36).

En résumé, ces preuves reflètent celles soumises pour la marque antérieure 1, à l’exception des preuves contenues dans les pièces 1 à 10, qui n’ont pas d’équivalent en ce qui concerne la marque antérieure 2. Il est fait référence aux considérations ci-dessus concernant l’évaluation de ce type de preuves, qui expliquent pourquoi elles sont insuffisantes pour démontrer un caractère distinctif accru ou une renommée. En conséquence, les preuves soumises n’établissent pas que la marque antérieure 2 jouit d’un caractère distinctif accru ou d’une renommée, et il n’y a pas de raisons valables de supposer le contraire.

Par conséquent, l’évaluation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucune des marchandises en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments
Les produits sont identiques ou similaires à des degrés divers et ils s’adressent à la fois au public général et au public professionnel, dont le degré d’attention peut varier de moyen à élevé.

Analyse relative à la marque antérieure 1
La marque antérieure 1 a un degré de caractère distinctif supposé supérieur à la moyenne et est visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaire à un faible degré au signe contesté.

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Lorsque des marques partagent un élément non distinctif ou doté d’un faible degré de distinctivité, l’appréciation du risque de confusion se concentrera sur l’impact des éléments non coïncidents sur l’impression d’ensemble des marques. Cette appréciation tient compte des similitudes/différences et du caractère distinctif des éléments non coïncidents.

Une coïncidence uniquement dans des éléments non distinctifs n’entraîne pas de risque de confusion. (02/10/2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).

En l’espèce, la similitude entre les signes découle de la chaîne de lettres initiale « VAG- », qui est non distinctive pour les produits pertinents. La présence de la lettre commune « l » à la fin des signes n’a qu’un impact minime, d’autant plus qu’elle n’est pas positionnée au même endroit et apparaît à la fin des signes. Par conséquent, les signes conservent une distance suffisante l’un par rapport à l’autre, et il est raisonnable de supposer qu’ils ne seront pas confondus sur le marché.

En outre, permettre à une entreprise de monopoliser le préfixe « VAG- » pour des produits cosmétiques, pharmaceutiques et médicaux irait à l’encontre du principe selon lequel, bien qu’une entreprise soit libre de choisir une marque dotée d’un faible degré de distinctivité et de l’utiliser sur le marché, elle doit accepter que les concurrents soient également en droit d’utiliser des marques contenant des éléments descriptifs ou faibles similaires ou identiques (23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.) / REFUEL, § 15 ; 18/09/2013, R 1462/2012-G, ULTIMATE GREENS / ULTIMATE NUTRITION (fig.) et al., § 59).

Le fait que la marque antérieure puisse jouir d’un degré de distinctivité supérieur à la moyenne pour une partie des produits pertinents ne modifie pas ce résultat. Il convient de rappeler que, bien qu’une marque dans son ensemble puisse avoir acquis un caractère distinctif accru, elle peut néanmoins contenir des éléments descriptifs ou faibles qui ont une distinctivité inférieure à la normale, voire aucune distinctivité. En d’autres termes, dans le cas d’une marque complexe contenant un élément non distinctif (ou une combinaison de tels éléments), tout caractère distinctif accru établi pour la marque dans son ensemble ne peut être étendu à ces éléments non distinctifs pris séparément (11/07/2022, R 1136/2019-2, TOUR DE X (fig.) / Tour de France et al.,
§ 98 ; 30/04/2021, R 2116/2020-5, fan+ / Dispositif d’une croix blanche placée au milieu d’un carré noir (fig.) et al., §§ 87–88).

Tel est le cas ici, où le caractère distinctif accru supposé de la marque « VAGISIL » dans son ensemble n’altère pas le fait que le préfixe « VAG- » reste entièrement descriptif pour certains produits. Par conséquent, lorsqu’ils rencontreront le signe contesté en relation avec les produits pertinents, les consommateurs percevront simplement le préfixe « VAG- » comme une référence à une caractéristique de ces produits et n’établiront aucune association avec la marque antérieure.

Analyse par rapport à la marque antérieure 2
La marque antérieure 2 présente un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Elle est visuellement et phonétiquement similaire dans une faible mesure et conceptuellement dissemblable du signe contesté.

Pour les raisons exposées à la section a) de la présente décision, la marque antérieure 2 et le signe contesté ne partagent que la lettre initiale « V » et la séquence de lettres

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'ell', qui n’apparaît pas à la même position dans les deux signes. En outre, les signes sont conceptuellement dissemblables et présentent des différences structurelles claires. Par conséquent, il n’existe aucun risque que le public pertinent puisse les confondre ou croire qu’ils proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.

f) Conclusion concernant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.

Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner la demande de preuve d’usage déposée par l’opposant.

L’examen de l’opposition se poursuivra au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposant a invoqué la marque de l’Union européenne antérieure
n° 10 897 411 (marque figurative) et l’enregistrement international n° 10 95 279 'VIONELL’ (marque verbale).

Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque celle-ci est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.

Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.

Les signes doivent être identiques ou similaires.

La marque de l’opposant doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou services sur lesquels l’opposition est fondée.

Risque de préjudice: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de

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la marque antérieure.

Les exigences susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41 ; 16/12/2010, T-345/08, BOTOLIST / BOTOX, EU:T:2010:529, point 41). Toutefois, la satisfaction de toutes les conditions susmentionnées pourrait ne pas être suffisante. L’opposition peut encore échouer si le demandeur établit un juste motif pour l’usage de la marque contestée.

En l’espèce, le demandeur n’a pas allégué avoir un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il doit être présumé qu’aucun juste motif n’existe.

g) Renommée des marques antérieures
Les preuves soumises par l’opposant pour établir la renommée et le caractère hautement distinctif de la ou des marques antérieures ont déjà été examinées ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

Les preuves indiquent qu’un certain degré de renommée, au moins en Italie, peut
être présumé en ce qui concerne la marque antérieure 1.

Inversement, la division d’opposition a déjà constaté que les preuves ne permettent pas de conclure, ou de présumer raisonnablement, que la marque antérieure 2 jouit d’une renommée sur le marché pertinent.

Comme il a été vu ci-dessus, il est une exigence pour que l’opposition aboutisse au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que la marque antérieure ait une renommée. Puisqu’il n’a pas été établi que la marque antérieure a une renommée pour la marque antérieure 2, l’une des conditions nécessaires contenues à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.

L’examen de l’opposition se poursuivra en ce qui concerne la marque antérieure 1,
enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 897 411 (marque figurative), car c’est la seule marque pour laquelle il est raisonnable de présumer un certain degré de renommée, au moins sur le marché italien.

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h) Les signes
Vagelle
(Marque antérieure 1)
Marque antérieure Signe contesté
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus au titre des motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Il est renvoyé à ces constatations, qui sont également valables pour l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.

i) Le « lien » entre les signes
Comme il a été constaté ci-dessus, il n’y a pas lieu de considérer que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée en Italie et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il est nécessaire de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel « lien » entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts (23/10/2003, C-408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31 ; 27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire, mais cela reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’un préjudice ou un avantage indu est susceptible de se produire après que tous les facteurs pertinents pour le cas particulier ont été évalués.

Les facteurs pertinents possibles pour l’examen d’un « lien » comprennent (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42) :

le degré de similitude entre les signes ;
la nature des produits et services, y compris le degré de similitude ou de dissemblance entre ces produits ou services, et le public pertinent ;
la force de la renommée de la marque antérieure ;
le degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage ;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un « lien » peut être établie sur la base de certains seulement de ces critères.

En l’espèce, la nature de certains des produits pertinents, qui ont été jugés identiques ou similaires, est le seul facteur qui milite en faveur de la conclusion que le consommateur peut établir un lien entre les signes.

Inversement, tous les autres facteurs conduisent à la conclusion inverse.

Les signes ont été jugés similaires visuellement, phonétiquement et conceptuellement dans une faible mesure.

La renommée de la marque antérieure n’est pas particulièrement forte, car les preuves n’étaient suffisantes que pour ne pas exclure catégoriquement un certain degré de renommée pour le public italien. Cela se traduit par un degré de caractère distinctif accru présumé supérieur à la moyenne.

Les différences entre les signes sont suffisantes pour exclure un risque de confusion entre eux, comme déjà expliqué à la section e) de la présente décision.

Plus important encore, la similitude entre les signes est presque exclusivement limitée au chevauchement du préfixe « VAG- », lequel, comme il a été soutenu ci-dessus, sera à peine perçu comme un indicateur d’origine commerciale. Pour cette raison, la division d’opposition estime que cette circonstance n’amènera pas le public à percevoir un lien entre les signes, compte tenu de leurs différences de structure et de leurs lettres restantes.

Comme déjà expliqué ci-dessus, la constatation de la renommée d’une marque complexe incorporant un élément descriptif ou allusif ne s’étend pas automatiquement aux éléments non distinctifs pris séparément (mutatis mutandis, 11/07/2022, R 1136/2019-2, TOUR DE X (fig.) / Tour de france et al., §127 ; confirmé 12/06/2024, T-604/22, TOUR DE X (fig.) / TOUR DE FRANCE et al., EU:T:2024:377,
§ 71 et 81).

En l’espèce, la renommée de la marque antérieure ne s’étend pas au préfixe « Vag- » pris isolément. Ce préfixe n’a pas acquis de signification distinctive dans l’esprit des consommateurs de sorte qu’il serait immédiatement perçu comme faisant référence à la marque de l’opposant plutôt que comme une simple référence aux produits pertinents des classes 3 et 5. Au vu de ce qui précède, l’élément « Vag- », qui est au mieux faible et très couramment utilisé en relation avec les produits pertinents, n’amènera pas le public pertinent à percevoir un lien entre les droits en cause, même si la renommée des droits antérieurs était exceptionnellement élevée, ce qui n’est pas le cas ici (mutatis mutandis, 12/06/2024, T-604/22, TOUR DE X (fig.) / TOUR DE FRANCE et al., EU:T:2024:377, § 83).

Par conséquent, en tenant compte et en pondérant tous les facteurs pertinents de la présente affaire, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent établisse un lien mental entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre eux. Par conséquent, l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE et doit être rejetée.

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j) Conclusion Compte tenu de ce qui précède, l’opposition n’est pas fondée tant au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), que de l’article 8, paragraphe 5, EUTMR et doit être rejetée. Étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de ces dispositions, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.

DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.

Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.

Bien que la partie gagnante ne soit plus représentée par un mandataire professionnel au moment du prononcé de la présente décision, elle a été représentée par un mandataire professionnel au sens de l’article 120 EUTMR au cours de la procédure d’opposition. Par conséquent, la partie gagnante a exposé des frais de représentation qu’elle est en droit de recouvrer, conformément à l’article 18, paragraphe 1, sous c), EUTMIR.

La division d’opposition
Andrea VALISA Gabriele SPINA ALÌ Marta ALEKSANDROWICZ-STANLEY Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.