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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003237926 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003237926 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 237 926
Xiaocase SL., Poligono industrial El Pocito, parc. z3, 10400 Jaraíz de la Vera, Cáceres, Espagne (opposante), représentée par Baylos, C/ José Lázaro Galdiano, 6, 28036 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Xiangquan Wu, 3105, Block A, Bldg 3, Area B, Phase I, Huaqiang City Garden, No. 155 Fengtang Ave, Fuhai St, Baoan, 518000 Shenzhen, Guangdong, Chine (demandeur), représenté par Ioannides, Cleanthous & Co LLC, 4 Prometheus Street 1st Floor, 1065 Nicosia, Chypre (mandataire professionnel). Le 15/05/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 237 926 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 129 135 'XiaoCase’ (marque verbale), à savoir contre les produits des classes 9 et 18. L’opposition est fondée sur la dénomination sociale 'XIAOCASE SL.', prétendument utilisée dans la vie des affaires en Espagne, invoquant l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. L’opposante invoque également l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 6bis de la convention de Paris, faisant valoir que le signe 'XIAOCASE’ constitue une marque notoirement connue en Espagne.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’opposition est fondée sur la dénomination sociale 'XIAOCASE SL.', prétendument utilisée dans la vie des affaires en Espagne, en relation avec les services/activités commerciales suivants de la classe 35: services de vente en gros d’équipements électroniques et de télécommunications et leurs composants; services de vente en gros d’équipements et appareils radio et électroniques; services de vente en gros de casques de vélo, étuis pour téléphones portables, housses pour téléphones portables, appareils pour le réseau électrique, supports adaptés aux téléphones portables, supports pour téléphones cellulaires, étuis étanches pour smartphones, écouteurs pour téléphones cellulaires, étuis pour tablettes informatiques, perches à selfie utilisées comme accessoires pour smartphones, étuis de protection pour téléphones cellulaires, films de protection adaptés aux écrans de téléphones portables, objectifs d’appareil photo pour smartphones, films de protection pour tablettes informatiques, interrupteurs électriques, claviers pour téléphones portables, supports pivotants pour ordinateurs, dragonnes pour téléphones cellulaires, stations d’accueil pour téléphones portables, sacs pour appareils photo; services de vente en gros de porte-billets, trousses de maquillage, sacs à cosmétiques,
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parasols, sacs de coursier, housses pour parapluies, porte-cartes de crédit en cuir, porte-documents [serviettes], porte-documents en cuir, porte-monnaie [articles de maroquinerie], sacs de sport, sacs à main pour hommes, housses à vêtements, sacs d’écolier, harnais, sacs de sport, sacs de randonnée, sacs banane, étuis à clés en cuir, sacs à dos ; services de vente en gros de housses pour tablettes informatiques, étuis à rabat pour tablettes informatiques, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour téléphones mobiles, casques audio ; services de vente en gros de protecteurs d’écran en verre trempé, à utiliser avec les produits suivants : smartphones et tablettes informatiques ; services de vente en gros de démarreurs de batterie, batteries, téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs et chargeurs sans fil pour ordinateurs portables, batteries électriques rechargeables, supports de tableau de bord pour téléphones mobiles, supports adaptés pour téléphones mobiles, adaptateurs téléphoniques, adaptateurs de câble, adaptateurs USB, adaptateurs de voyage pour prises électriques, cordons et dragonnes pour téléphones mobiles, clés USB avec connecteurs micro USB compatibles avec les téléphones mobiles, dispositifs mains libres pour téléphones mobiles, anneaux de support pour téléphones mobiles, étuis de transport pour téléphones cellulaires, mémoires externes pour téléphones cellulaires. Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée n’est pas enregistrée lorsque et dans la mesure où, en vertu de la législation de l’Union ou du droit de l’État membre régissant ce signe :
(a) des droits sur ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou la date de priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ;
(b) ce signe confère à son titulaire le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure.
Par conséquent, les motifs de refus de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE sont soumis aux exigences suivantes :
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires, avec une portée non seulement locale, avant le dépôt de la marque contestée ;
conformément au droit qui le régit, avant le dépôt de la marque contestée, l’opposant a acquis des droits sur le signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’usage d’une marque postérieure ;
les conditions dans lesquelles l’usage d’une marque postérieure peut être interdit sont remplies à l’égard de la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Par conséquent, lorsqu’un signe ne satisfait pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE ne peut aboutir.
a) Usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition exigeant un usage dans la vie des affaires est une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en question ne peut bénéficier d’aucune protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences à satisfaire en vertu du droit national pour acquérir des droits exclusifs. En outre, un tel usage doit indiquer que le signe en question a une portée non seulement locale.
Il convient de rappeler que l’objet de la condition énoncée à l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE relative à l’usage dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale est de limiter les conflits
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entre les signes en excluant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment défini — c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires — puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Un tel droit d’opposition doit être réservé aux signes ayant une présence réelle et effective sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé de manière suffisamment significative dans la vie des affaires, et son étendue géographique ne doit pas être purement locale, ce qui implique, lorsque le territoire dans lequel ce signe est protégé peut être considéré comme autre que local, que le signe doit être utilisé dans une partie substantielle de ce territoire. Afin de vérifier s’il en est ainsi, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’usage du signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires, à savoir les acheteurs et les consommateurs ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, l’usage fait du signe dans la publicité et la correspondance commerciale revêt une pertinence particulière. En outre, la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être appréciée séparément pour chacun des territoires dans lesquels le droit invoqué à l’appui de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré comme ayant eu lieu avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, BUD / BUD, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/01/2025. Par conséquent, l’opposant était tenu de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires avec une portée plus que locale en Espagne avant cette date. Les preuves doivent également montrer que le signe de l’opposant a été utilisé dans la vie des affaires pour 'XIAOCASE SL.' en relation avec les services énumérés ci-dessus.
Le 17/11/2025 l’opposant a déposé les preuves suivantes :
Document 1 : extrait du Registre du commerce de Cáceres concernant la société 'XIAOCASE SL', située dans la ville de Jaraíz de la Vera. Le document identifie la dénomination sociale, le début de son activité (23/04/2018), le siège social en Espagne, l’activité de l’entreprise (à savoir le commerce de gros d’équipements et de composants électroniques et de télécommunications) et les détails d’enregistrement. Il a été délivré le 12/11/2025. Le document original est en espagnol et une traduction en anglais est fournie.
Document 2 : extrait de la loi espagnole sur les marques (Ley de Marcas), comprenant des dispositions légales sans rapport avec les transactions commerciales. Le document est de nature juridique uniquement. La langue originale est l’espagnol, et une traduction en anglais est fournie.
Document 3 : impressions de pages web du site officiel de 'La Casa de las Carcasas’ (LCDLC) et d’un site web d’information tiers ('hoy.es'), qui sont en espagnol et disponibles en partie en anglais. Les documents ont été extraits le 11/12/2025. Un article décrit LCDLC comme une entreprise basée en Estrémadure spécialisée dans les accessoires de téléphonie mobile, décrit son développement commercial depuis ses origines à Jaraíz de la Vera, et fait référence à son expansion mondiale en tant que chaîne de magasins de détail avec des centaines de magasins et un chiffre d’affaires significatif. Il mentionne également des aspects tels que la gamme de produits, la logistique et l’infrastructure de distribution.
Documents 4-9 : maquettes d’emballages et de guides d’utilisation pour différents produits (à savoir un câble USB Lightning et un câble USB de type C, des coques de téléphone portable, des protections
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films adaptés aux écrans de téléphones portables, deux batteries externes, des supports de téléphone et des porte-cartes) sous la marque « LA CASA DE LAS CARCASAS ». Les maquettes indiquent la version annuelle à laquelle elles se réfèrent (2022, 2023, etc.).
Documents 10-12 : extraits du grand livre général des registres comptables de XIAOCASE, S.L. relatifs aux transactions avec CARCAMOVIL, S.L.U., ALTON CAPITAL 2000, S.L.U. et PERSOREGALA, S.L.U. Les registres couvrent la période du 01/01/2022 au 31/10/2025 et énumèrent les écritures comptables datées correspondant aux factures et aux paiements.
Document 13 : un ensemble de factures de vente émises entre 2022 et 2025 par « XIAOCASE, S.L.U » à CARCAMOVIL S.L.U., ALTON CAPITAL 2000 S.L.U. et PERSOREGALA S.L.U. Il est à noter que les factures identifient à la fois l’émetteur et tous les clients comme étant établis dans la même ville, à savoir Jaraíz de la Vera (Cáceres, Espagne), et dans la même zone (Polígono Industrial El Pocito). Les factures sont en espagnol et leur traduction en anglais est également fournie.
Les factures enregistrent des transactions de gros relatives à des accessoires de téléphones portables et à des accessoires électroniques connexes, comprenant, entre autres, des coques de téléphones portables, des protections d’écran pour téléphones portables (tels que des films protecteurs et du verre trempé), des câbles de chargement et de données USB (y compris les câbles Lightning et USB-C), des batteries externes, des supports de téléphone et des porte-cartes. Les factures comprennent les numéros de facture, les dates, les parties établies en Espagne, les montants monétaires, les informations relatives à la TVA et les références aux bons de livraison et aux paiements anticipés.
Évaluation du lieu, de l’étendue et de l’intensité de l’usage
Les factures contenues dans le document 13, lues en combinaison avec les documents 10 à 12, constituent la seule preuve qui démontre directement des transactions commerciales réelles effectuées sous la dénomination sociale « XIAOCASE SL. ».
Ces factures montrent que toutes les transactions documentées étaient :
émises par XIAOCASE SLU ;
adressées exclusivement à trois clients ;
tous établis à Jaraíz de la Vera (Cáceres), Espagne ;
rédigées en espagnol ; et
ne prouvent l’existence d’aucun client situé en dehors de cette ville.
Aucune facture n’est adressée à des clients situés dans une autre ville, province ou communauté autonome en Espagne.
En conséquence, l’activité commerciale attestée par les factures est géographiquement limitée à une seule ville de la province de Cáceres. Bien que les factures confirment que XIAOCASE SL. a effectué des transactions de gros relatives à certains produits, en particulier des accessoires de téléphones portables, les preuves ne démontrent pas un usage de la dénomination sociale s’étendant au-delà d’une zone purement locale. Il n’y a aucune indication de ventes à des clients situés ailleurs en Espagne, ni d’une clientèle s’étendant au-delà de Jaraíz de la Vera.
Cette constatation est renforcée par l’absence de toute preuve corroborante montrant une activité en dehors de cette localité. En particulier, aucun bon de livraison, contrat, correspondance commerciale, documentation logistique ou autre preuve transactionnelle n’a été fourni démontrant
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clients ou partenaires commerciaux situés dans d’autres régions d’Espagne. Cette absence revêt une importance particulière non seulement en ce qui concerne l’exigence d’un usage ayant plus qu’une simple signification locale, mais également en ce qui concerne la condition nationale prévue à l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi espagnole sur les marques, qui exige la preuve soit d’un usage sur l’ensemble du territoire national, soit d’un caractère notoire, comme expliqué ci-après.
Bien que les chiffres financiers soumis par l’opposante indiquent un volume significatif de transactions, en particulier avec CARCAMOVIL S.L.U., le volume seul ne suffit pas à établir un usage ayant plus qu’une simple signification locale. Le critère décisif n’est pas le succès commercial en aval des produits, mais si le signe invoqué fonctionne comme un identifiant de l’activité économique propre de l’opposante sur une partie substantielle du territoire national. En l’espèce, l’opposante n’a pas démontré un usage géographiquement aussi étendu du signe XIAOCASE SL. en tant que tel.
À cet égard, il est noté que XIAOCASE SLU vend presque exclusivement à CARCAMOVIL S.L.U., tandis que ALTON CAPITAL 2000 S.L.U. et PERSOREGALA S.L.U. représentent des clients supplémentaires mineurs. Les trois entreprises sont situées dans la même zone industrielle à Jaraíz de la Vera, qui est une ville plutôt petite dans la province de Cáceres (Espagne).
Les autres éléments de preuve soumis, à savoir les maquettes d’emballage figurant aux documents 4 à 9, ne modifient pas cette conclusion. Ces éléments sont géographiquement neutres, car ils ne contiennent pas d’informations fiables concernant l’étendue territoriale de la commercialisation ou des ventes sous le signe invoqué. Ils ne précisent pas où les produits ont été offerts, à qui ils ont été vendus, ou dans quelles parties de l’Espagne ils ont été commercialisés, et ils n’établissent aucun lien entre l’apparition du signe et des ventes spécifiques en dehors de la localité attestée par les factures. Même lorsque le nom de la société XIAOCASE SL. apparaît sur l’emballage comme indication de l’importateur des produits (voir capture d’écran ci-dessous), les preuves montrent que l’entreprise responsable de la distribution et de la vente de ces produits au public, prétendument dans toute l’Espagne et au-delà, est CARCAMOVIL, S.L.U., opérant sous la marque 'LA CASA DE LAS CARCASAS', tant pour les magasins (vente au détail) que pour les produits (pas pour les services/activités de gros). Toute présence hypothétique généralisée des produits sur le marché se rapporterait donc, au plus, à l’activité commerciale et à la visibilité sur le marché de CARCAMOVIL, S.L.U., et non à XIAOCASE SL. en tant que tel. Cette logique s’appliquerait également aux autres sociétés, ALTON CAPITAL 2000 S.L.U. et PERSOREGALA S.L.U., qui sont également présentées comme des distributeurs des mêmes produits.
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Conclusion sur l’usage
À la lumière de ce qui précède, la division d’opposition constate que, bien qu’un certain usage de la dénomination sociale « XIAOCASE SL. » dans la vie des affaires ait été démontré en relation avec des activités de commerce de gros, cet usage est confiné à une zone strictement locale, à savoir la ville de Jaraíz de la Vera (Cáceres).
Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE et aux lignes directrices applicables de l’EUIPO, l’appréciation de la « portée qui n’est pas purement locale » doit prendre en compte à la fois la dimension géographique et la dimension économique de l’usage du signe, en particulier son étendue territoriale, son intensité et sa reconnaissance en tant qu’identifiant distinctif de l’activité commerciale propre de l’opposant. À cet égard, il est noté que, selon les propres observations de l’opposant, XIAOCASE SL. est une « société liée à CARCAMOVIL S.L.U., qui est l’entreprise exploitant la chaîne de magasins de détail bien connue « La Casa de las Carcasas » (LCDLC). Cette circonstance confirme en outre que l’usage et la reconnaissance du signe « XIAOCASE SL. » en tant que tel ne sont pas seulement géographiquement limités, mais également commercialement concentrés, étant donné que toute visibilité commerciale plus large ou ultérieure des produits découle des activités et de l’image de marque de CARCAMOVIL S.L.U. / LCDLC, et non de XIAOCASE SL. En l’espèce, par conséquent, bien que certaines transactions sous la dénomination sociale XIAOCASE SL. ou XIAOCASE SLU. soient prouvées, l’usage démontré ne s’étend pas au-delà d’une seule petite localité, et ne révèle pas non plus un niveau d’impact externe du signe suffisant pour satisfaire au seuil requis d’usage d’une portée qui n’est pas purement locale.
En conséquence, l’exigence d’un usage dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas purement locale, au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, n’est manifestement pas remplie.
Les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE étant cumulatives, le non-respect de l’une d’entre elles suffit à faire échouer l’opposition fondée sur cette disposition. En l’espèce, l’exigence d’un usage dans la vie des affaires d’une portée qui n’est pas purement locale n’a pas été satisfaite. Néanmoins, par souci d’exhaustivité, la division d’opposition procédera à l’examen de l’existence et de l’étendue du droit en vertu du droit national applicable.
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b) Le droit en vertu de la loi applicable
À supposer même que la condition d’un usage d’une portée plus que purement locale soit remplie, l’opposition devrait en tout état de cause être rejetée en vertu du droit national applicable.
Pour que l’article 8, paragraphe 4, du RMUE s’applique, il est nécessaire que le droit de s’opposer à l’enregistrement d’une marque soit reconnu par le droit national pertinent.
En l’espèce, l’opposante a produit des preuves attestant la constitution et l’enregistrement de la société espagnole XIAOCASE SL., notamment un extrait du registre du commerce espagnol (document 1), établissant l’existence juridique de la dénomination sociale XIAOCASE SL.
En ce qui concerne le droit national applicable, il s’agit du droit espagnol, en particulier de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi 17/2001 du 7 décembre sur les marques (loi espagnole sur les marques). L’opposante a produit le texte de cette disposition dans le document 2, tel que publié au Journal officiel espagnol, accompagné d’une traduction en anglais. L’article 9, paragraphe 1, sous d), dispose ce qui suit :
« Sans autorisation dûment obtenue, ne peuvent être enregistrés comme marques : (…)
d) Le nom commercial, la dénomination ou la raison sociale d’une personne morale qui, antérieurement à
la date de dépôt ou de priorité de la marque demandée, identifie dans la vie des affaires une personne autre que le demandeur, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec ces signes et en raison de l’identité ou de la similitude de leurs domaines d’activité respectifs, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. À ces fins, le titulaire de ces signes doit prouver l’usage ou le caractère notoire de ces signes sur l’ensemble
du territoire national. Sous réserve que ces conditions soient remplies, les étrangers qui, conformément à l’article 3 de la présente loi, peuvent invoquer l’article 8 de la convention de Paris ou
le principe de réciprocité bénéficieront de la même protection, à condition qu’ils démontrent
l’usage ou la connaissance notoire en Espagne de leur nom commercial non enregistré. »
Lorsque, comme en l’espèce, l’opposition est fondée sur un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposante doit démontrer l’usage du signe dans la vie des affaires d’une portée plus que purement locale, ainsi que l’acquisition, l’existence continue et l’étendue de la protection de ce droit. Lorsque le droit antérieur est invoqué en vertu du droit d’un État membre, il doit également y avoir une indication suffisante du contenu du droit national applicable, conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous d), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
Dans ce contexte, l’Office offre aux parties la possibilité, dans les délais pertinents, de présenter des faits, des preuves et des arguments à l’appui de leur opposition, ainsi que de compléter les éléments déjà déposés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne.
En l’espèce, l’opposante s’est limitée à produire le texte de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi espagnole sur les marques, sans fournir d’autres éléments ou de jurisprudence clarifiant son application. La division d’opposition interprète donc cette disposition conformément à sa lettre. Par conséquent, pour qu’une dénomination sociale constitue un droit antérieur susceptible d’empêcher l’enregistrement d’une marque postérieure en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi espagnole sur les marques, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
la dénomination sociale doit être antérieure à la date de dépôt ou de priorité de la marque contestée ;
la dénomination sociale doit être utilisée sur l’ensemble du territoire national ou jouir d’un caractère notoire en Espagne ; et
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la dénomination sociale doit être identique ou similaire à la marque contestée et leurs domaines d’activité respectifs doivent être identiques ou similaires, engendrant un risque de confusion dans l’esprit du public.
La division d’opposition examinera tout d’abord les exigences relatives à l’antériorité temporelle et à la portée territoriale de l’usage ou de la reconnaissance de la dénomination sociale.
En ce qui concerne l’aspect temporel, la dénomination sociale XIAOCASE SL. est antérieure à la demande de marque de l’Union européenne contestée. Ce point n’est pas contesté.
En ce qui concerne la portée territoriale, le droit espagnol exige que la dénomination sociale soit soit notoire en Espagne, soit utilisée sur l’ensemble du territoire national. En l’espèce, l’opposant n’a pas démontré de manière substantielle que la dénomination sociale XIAOCASE SL. est utilisée sur l’ensemble du territoire national ou jouit d’un caractère notoire auprès du public pertinent en Espagne (ce dernier point étant plus évident puisqu’aucun élément du dossier ne vient étayer un degré de reconnaissance accru par le public). L’opposition est donc fondée sur l’usage allégué de la dénomination sociale sur le territoire espagnol.
Comme expliqué ci-dessus, lors de l’évaluation de l’usage du signe, les preuves soumises, en particulier les factures contenues dans le document 13 et le matériel comptable qui les accompagne, montrent que l’activité commerciale exercée sous la dénomination sociale « XIAOCASE SL. » est géographiquement limitée à une seule petite ville, Jaraíz de la Vera (Cáceres). Les preuves ne démontrent pas l’usage de la dénomination sociale sur l’ensemble de l’Espagne, ni même sur une partie substantielle de celle-ci.
Étant donné que l’exigence d’usage de la dénomination sociale sur l’ensemble du territoire national, telle que requise par l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi espagnole sur les marques, n’est pas remplie, l’une des conditions cumulatives de protection en vertu du droit espagnol fait défaut. Par conséquent, la dénomination sociale « XIAOCASE SL. » ne constitue pas un droit antérieur susceptible d’empêcher l’enregistrement de la marque contestée en vertu du droit espagnol.
Cette interprétation est conforme à la jurisprudence récente de l’EUIPO. En particulier, dans l’affaire du 19/09/2023, R 16/2023-1 & R 25/2023-1, GB Global Berries (fig.) / GLOBAL BERRY, S.L., § 31-42, il a été confirmé qu’en vertu de l’article 9, paragraphe 1, sous d), de la loi espagnole sur les marques, une dénomination sociale ne peut constituer un droit antérieur lorsque son usage, bien que dépassant une simple transaction, ne s’étend pas à l’ensemble de l’Espagne ou à une partie substantielle de celle-ci. Dans cette affaire, la Chambre de recours a jugé qu’un usage limité à un nombre restreint de lieux était insuffisant pour satisfaire à l’exigence du droit national, avec pour conséquence que la dénomination sociale antérieure ne pouvait être invoquée en vertu de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Il s’ensuit qu’une exigence cumulative supplémentaire pour l’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, à savoir l’existence d’un droit national conférant à l’opposant la capacité d’interdire l’usage d’une marque postérieure, n’est pas non plus remplie.
Conclusion
Étant donné que deux des exigences de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne sont pas remplies, il est inutile d’analyser les conditions restantes, y compris le risque de confusion entre les signes. L’opposition est non fondée et rejetée en ce qui concerne ce motif.
La division d’opposition poursuivra donc l’examen de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
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MARQUE ANTÉRIEURE NOTOIRE AU SENS DE L’ARTICLE 6BIS DE LA CONVENTION DE PARIS – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 2, SOUS C), DU RMCUE
Dans son acte d’opposition et ses observations ultérieures, l’opposant a indiqué que l’opposition est fondée, notamment, sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, faisant valoir que le signe « XIAOCASE » constitue une marque notoire en Espagne au sens de l’article 6bis de la convention de Paris.
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE, aux fins du paragraphe 1, les « marques antérieures » comprennent :
« les marques qui, à la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, sont notoirement connues dans un État membre, au sens où les mots « notoirement connues » sont employés à l’article 6bis de la convention de Paris. »
L’opposant fait valoir que le signe non enregistré « XIAOCASE » est notoire en Espagne pour les mêmes services que ceux spécifiés ci-dessus en relation avec l’article 8, paragraphe 4, du RMCUE (il est renvoyé à cette section).
Conditions d’applicabilité
Pour que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE s’applique, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies :
a) la marque antérieure était notoire sur le territoire pertinent à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée ; et
b) en raison de l'identité ou de la similitude entre la marque contestée et la marque antérieure notoire et de l'identité ou de la similitude des produits ou services, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, l’opposition fondée sur une marque notoire en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMCUE lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE doit être rejetée.
Notion de marque notoire
Même si les notions de « marque notoire » au sens de l’article 6bis de la convention de Paris et de marque jouissant d’une renommée sont juridiquement distinctes, il existe un chevauchement substantiel entre elles. Comme l’a confirmé la Cour de justice, la terminologie différente reflète une nuance plutôt qu’une contradiction (14/09/1999, C-375/97, General Motors, EU:C:1999:408, point 22).
En pratique, le seuil pour établir si une marque est notoire sera généralement le même que celui requis pour établir la renommée. En conséquence, les critères élaborés en relation avec les marques jouissant d’une renommée sont applicables par analogie. À cet égard, tous les facteurs pertinents doivent être pris en compte, notamment :
le degré de connaissance ou de reconnaissance de la marque par le public pertinent ;
l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage ;
l’étendue de la publicité et de la promotion ;
la part de marché et la valeur économique associées à la marque.
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Appréciation des preuves
Le moment pertinent pour apprécier si le signe «XIAOCASE» était notoire est la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contestée, à savoir le 09/01/2025.
L’opposante s’est fondée essentiellement sur le même ensemble de preuves soumises à l’appui de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, notamment :
des emballages de produits et des guides d’utilisation indiquant XIAOCASE SL. en tant qu’importateur (Documents 4–9) ;
des documents comptables et des grands livres relatifs aux ventes à CARCAMOVIL S.L.U., ALTON CAPITAL 2000 S.L.U. et PERSOREGALA S.L.U. (Documents 10–12) ; et
un ensemble de factures émises à ces trois entreprises (Document 13).
Bien que ces preuves démontrent que XIAOCASE SL. a exercé une activité commerciale en tant qu’entité juridique, elles sont considérées comme insuffisantes pour établir que le signe (ou la dénomination sociale) «XIAOCASE» a été utilisé comme marque, c’est-à-dire, comme un indicateur d’origine commerciale perçu par le public pertinent, ni qu’il est notoire en Espagne au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris.
En particulier, les preuves ne fournissent pas d’informations objectives et vérifiables concernant :
le degré de reconnaissance du signe «XIAOCASE» auprès du public pertinent en Espagne ;
toute activité publicitaire ou promotionnelle indépendante menée sous ce signe ;
la part de marché détenue par les produits ou services identifiés par «XIAOCASE» en tant que marque ; ou
la reconnaissance du signe par les consommateurs, les concurrents ou d’autres acteurs du marché en tant qu’indicateur d’origine commerciale.
Les preuves montrent que le signe «XIAOCASE» apparaît, le cas échéant, en tant que dénomination sociale et/ou importateur des produits et aucun lien n’est établi entre le signe «XIAOCASE» en tant que marque. Même si une telle utilisation pouvait hypothétiquement être considérée comme un usage de marque, ce qui n’a pas été démontré en l’espèce, elle serait néanmoins clairement insuffisante pour établir le degré de reconnaissance et de pénétration du marché requis pour une marque notoire au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, tant en termes de portée géographique que d’intensité.
La division d’opposition constate en outre que la majorité des preuves émane directement de l’opposante ou d’entités qui lui sont commercialement liées. Il y a un manque de preuves indépendantes de tiers (telles que des études de marché, des attestations indépendantes ou des rapports de marché objectifs) susceptibles de démontrer que le signe «XIAOCASE» est connu par une partie significative du public pertinent en Espagne en tant que marque identifiant l’origine commerciale.
Décision sur opposition n° B 3 237 926 Page 11 sur 11
Conclusion concernant l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE Compte tenu de l’ensemble des preuves et en évitant une approche fragmentaire, la division d’opposition conclut que l’opposant n’a pas prouvé que le signe non enregistré «XIAOCASE» est une marque notoirement connue en Espagne au sens de l’article 6bis de la convention de Paris. En conséquence, l’une des conditions cumulatives pour l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, sous c), du RMUE, n’est pas remplie. L’opposition doit donc être rejetée en ce qui concerne ce motif et, par conséquent, dans son intégralité.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Marta GARCÍA COLLADO Félix ORTUÑO LÓPEZ Katarzyna ZYGMUNT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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