OPP 20-0977 11/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M R Y a déposé le 13 décembre 2019, la demande d’enregistrement n° 4 607 270 portant sur le signe complexe FLASH DAY FB. Le 3 mars 2020, la société DC COMICS (partnership de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- La marque verbale de l’Union Européenne THE FLASH déposée le 19 janvier 2018 et enregsitrée sous le n° 17707274.

- La marque verbale de l’Union Européenne THE FLASH PASS déposée le 22 septembre 2018 et enregistrée sous le n° 17960064. Le 26 février 2020, le déposant a procédé au retrait partiel de sa demande d’enregistrement, inscrit au Registre national des marques le 9 janvier 2018 sous le n° 783743, dont une copie a été transmise à la société opposante par l’Institut, en application du principe du contradictoire. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

2

Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 17707274 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur tout type de plate-forme informatisée, y compris des consoles de jeux spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous de bobine et des terminaux de loterie vidéo. Machines de jeu, à savoir dispositifs acceptant une mise; Équipement reconfigurable de jeux de casino et de loterie, à savoir machines de jeux et leurs logiciels d’exploitation de jeux informatiques vendus sous forme d’ensemble. Services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un jeu informatique en ligne; Services de jeux de casino électroniques ».

3

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services suivants : « divertissement ; informations en matière de divertissement ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur tout type de plate-forme informatisée, y compris des consoles de jeux spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous de bobine et des terminaux de loterie vidéo » de la marque antérieure invoquée, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, lesquels peuvent être mis en œuvre indépendamment des premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrmeent contestée, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur tout type de plate- forme informatisée, y compris des consoles de jeux spécialisées, des machines à sous vidéo, des machines à sous de bobine et des terminaux de loterie vidéo » de la marque antérieure invoquée. En effet, la prestation des premiers n’a pas nécessairement pour objet les seconds, lesquels ont un objet bien spécifique. En outre, les seconds sont susceptibles d’être mis en œuvre indéndamment des premiers, en sorte qu’il n’exite pas de lien étroit et obligatoire entre ces services et produits. Il ne s’agit donc pas de services et produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

A cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les arguments de la société opposante fondés sur des décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut, dès lors que ces précédents portent sur des espèces différentes de la présente affaire. En conséquence, les services précités de la demande d’enregistrement, objet de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

4

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FLASH DAY FD, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal THE FLASH. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, deux lettres et d’éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux ; Les signes ont en commun la dénomination FLASH, présentée en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ces signes diffèrent par la présence de l’élément verbal DAY, des lettres F et D présentées dans un cartouche sur une ligne inférieure et d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, ainsi que par la présence, au sein de la marque antérieure de l’élément verbal THE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes FLASH dont le caractère distinctif au regard des services en cause n’est pas contesté, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme DAY qui le suit, aisément compris comme signifiant « jour », présente un caractère accesoire en ce qu’il vient simplement le qualifier et sera perçu comme une simple référence temporel e. De même, les lettres F et D présentées sur une ligne inférieure présentent un caractère secondaire en ce qu’el es constituent simplement les initiales des termes FLASH DAY qui précèdent. En outre, les éléments figuratifs réprésentant des cartouches circulaires dans lesquels s’inscrivent les éléments verbaux et les lettres (F et D), séparés par un élément figuratif représentant un éclair ne sont pas de nature à altérer la perception immédiate du terme FLASH au sein du signe contesté.

5

Enfin, au sein de la marque antérieure, le terme FLASH apparait également dominant, dès lors que l’article défini anglais THE qui le précède ne fait que l’introduire et le mettre en exergue. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté FLASH DAY FD est donc similaire à la marque verbale antérieure THE FLASH. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 1790064 Sur la comparaison des services Suite retrait partiel de la demande d’enregistrement effectué par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, le libel é à prendre en considération est le suivant : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Divertissement, À savoir, Services de jeux vidéo en ligne, Fourniture de jeux informatiques en ligne, Fourniture d’accès temporaire à des jeux vidéo non téléchargeables; Services de jeux informatiques et vidéo fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; Services de divertissement sous forme de séries télévisées en direct, de comédie, de drame, d’animation et de télé-réalité; Production de séries télévisées en direct, de comédie, de drame, d’animation et de télé-réalité; Distribution et projection de longs métrages d’action en direct, de comédie, de drame et d’animation; Production de films cinématographiques d’action, de comédie, de drame et d’animation; Représentations théâtrales animées ou en direct; Fourniture d’informations par le biais d’un réseau informatique électronique mondial dans le domaine du divertissement concernant en particulier les jeux, la musique, les films cinématographiques, et la télévision; Fourniture d’extraits de films, photographies et autre matériel multimédia à des fins de divertissement par le biais d’un site web; Fourniture d’informations sur les actualités et le divertissement et sur les manifestations éducatives et culturel es via un réseau informatique mondial; Et fourniture d’informations de divertissement et de divertissements purs et simples via un réseau électronique mondial de communications sous forme de programmes d’action en direct, de comédie, de drame et d’animation, et production de films d’action en direct, de comédie, de drame et d’animation destinés à être diffusés via un réseau informatique mondial; Fourniture d’un jeu

6

informatique accessible via un réseau de télécommunications; Services électroniques de publication, à savoir publication en ligne de textes et œuvres graphiques de tiers proposant des articles, novélisations, scénarios, albums de bandes dessinées, guides stratégiques, photographies et contenu visuel; Publications non téléchargeables sous forme de livres contenant des personnages d’animation, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de drame, bandes dessinées, livres pour enfants, guides de stratégie, magazines contenant des personnages d’animation, d’action, d’aventure, de comédie et/ou de drame, livres à colorier, livres d’activités pour enfants et magazines dans le domaine du divertissement; Services de parcs d’attractions; Fourniture de parcs d’attractions; Divertissement, À savoir, Organisation de réservation de tickets pour attractions de parcs d’attractions; Fourniture de spectacles et/ou films en direct et préenregistrés; Informations de divertissement et/ou de récréation; Mise à disposition de services de clubs de spectacles; Services de jeux électroniques fournis par un réseau informatique mondial; Mise à disposition d’instal ations pour sal es de casino et de jeux; Services de divertissement, à savoir, jeux de casino; Services de jeux de casino électroniques; Services de divertissement sous forme du développement de cinémas et de théâtres multiplexes, de la projection de films et de la distribution de films ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les services précités de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires à certains services de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe FLASH DAY FD, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur le signe verbal THE FLASH PASS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire.

7

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, deux lettres et d’éléments figuratifs alors que la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux ; Les signes ont en commun la dénomination FLASH, présentée en attaque au sein du signe contesté, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence de l’élément verbal DAY, des lettres F et D, d’éléments figuratifs au sein du signe contesté, ainsi que par la présence, au sein de la marque antérieure des éléments verbaux THE et PASS. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer lesdites différences. En effet, l’élément commun aux deux signes FLASH, dont le caractère distinctif n’est pas contesté au regard des services en cause, présente un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que le terme DAY qui le suit, aisément compris comme signifiant « jour », présente un caractère accesoire en ce qu’il vient simplement le qualifier et sera perçu comme un simple référence temporel e. De même, les lettres F et D présentées sur une ligne inférieure présentent un caractère secondaire en ce qu’el es constituent simplement les initiales des termes FLASH DAY qui précèdent. En outre, les éléments figuratifs réprésentant des cartouches circulaires dans lesquels s’inscrivent les éléments verbaux et les lettres (F et D), séparés par un élément figuratif représentant un éclair ne sont pas de nature à altérer la perception immédiate du terme FLASH au sein du signe contesté. De même, au sein de la marque antérieure, le terme FLASH apparait également dominant, dès lors que l’article défini anglais THE qui le précède ne fait que l’introduire et le mettre en exergue et que le terme anglais PASS qui le suit est susceptible de désigner une carte d’abonnement à des services ou une facilité d’accès à ces derniers, et apparaît ainsi faiblement distinctif au regard des services en cause. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté FLASH DAY FD est donc similaire à la marque verbale antérieure THE FLASH PASS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité de certains des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION

8

En conséquence, le signe complexe FLASH DAY FD ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; logiciel-service (SaaS) ; Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturel es ; informations en matière de divertissement ; informations en matière d’éducation ; recyclage professionnel ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de col oques ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités.