OP20-1229 02/04/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E C a déposé le 31 décembre 2019 la demande d’enregistrement n° 19 4610954 portant sur le signe complexe CARACTERE(S) CREATION & COUP DE COEUR. Le 23 mars 2020, la société MIROGLIO FASHION S.R.L (Société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants dont el e est titulaire :

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque verbale de l’Union Européenne CARACTERE, déposée le 14 juil et 2008, enregistrée sous le n° 7061922 et régulièrement renouvelée ;

- Sur le fondement d’un risque de confusion avec la marque internationale complexe CARACTERE, enregistrée le 24 avril 1990 sous le n° 552918 et désignant la France, régulièrement renouvelée. En raison de l’application, aux délais de la présente procédure, de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l’ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, le délai pour déposer des observations en réponse a été repoussé, ce dont les parties ont été informées. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification ayant été réexpédiée à l’Institut par la Poste avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », el e a été, conformément aux dispositions de l’article R.718-4 du Code de la propriété intel ectuel e, publiée dans le Bul etin officiel de la propriété industriel e n° 20/46 du 13 novembre 2020 sous forme d’un avis relatif aux irrégularités. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n° 7061922 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition porte sur les produits suivants : « Cuir ; peaux d’animaux ; mal es et valises ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Bourses ; Vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

P our apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les « mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « cuirs ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Bourses » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas utilisés nécessairement et exclusivement pour la fabrication des seconds. Il ne saurait en effet suffire que les seconds puissent notamment servir à la conception et à la réalisation des premiers pour les déclarer similaires ; en décider ainsi sur la base d’un critère aussi général reviendrait à considérer similaires un grand nombre de produits alors même qu’ils possèdent, par ail eurs, des caractéristiques propres à les différencier nettement. Ces produits ne sont donc pas complémentaires, et dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. De même, les « cuirs ; peaux d’animaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure ; à cet égard, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas de démontrer que les produits précités sont habituel ement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités ; en outre, la diversification des entreprises ne peut être retenue sur la base de décisions antérieures l’ayant reconnue, la preuve de cette pratique devant reposer sur des éléments factuels. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les « parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement invoquée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Bourses » de la marque antérieure. Répondant à des besoins différents, ces produits s’adressent à une clientèle différente et n’empruntent généralement pas les mêmes circuits de distribution (rayons des grandes surfaces spécialisés dans les articles de « plein air », pharmacies et animaleries pour les premiers, maroquineries, rayons des grandes surfaces ou magasins spécialisés dans les articles de « maroquinerie » pour les seconds). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. De même, les « parapluies et parasols ; cannes ; fouets ; sel erie ; col iers pour animaux ; habits pour animaux de compagnie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « vêtements » de la marque antérieure ; à cet égard, les documents fournis par la société opposante ne permettent pas de démontrer que les produits précités sont habituel ement commercialisés par les mêmes entreprises dans le cadre de la diversification de leurs activités ; en outre, la diversification des entreprises ne peut être retenue sur la base de décisions antérieures l’ayant reconnue, la preuve de cette pratique devant reposer sur des éléments factuels. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante.

En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe CARACTERE(S) CREATION & COUP DE CŒUR, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CARACTERE, présenté en lettres majuscule d’imprimerie droites et noires. L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé d’éléments verbaux, sous une police de caractères et une mise en forme particulière ; la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en cause ont en commun le terme très proche CARACTERE, ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es prépondérantes. Ces signes diffèrent par la présence de lettre S inscrite entre parenthèses, dans le signe contesté ; toutefois, cette différence ne modifie pas la perception très proche de ces deux signes, en ce qu’el e ne porte que sur une seule lettre en position finale et que ceux-ci restent dominés par une même séquence de lettres et de sonorités, la lettre S n’étant pas perceptible phonétiquement. Ils diffèrent également par la présence des termes CREATION & COUP DE CŒUR au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme CARACTERE(S), constitutif au singulier de la marque antérieure, apparaît parfaitement distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il ne constitue pas la désignation nécessaire, générique ou usuel e de ces produits et services, pas plus qu’il n’en indique ni n’en évoque une caractéristique. Ce terme présente également un caractère essentiel dans le signe contesté, de par sa position en attaque et sa tail e prédominante, et par le fait que l’expression CREATION & COUP DE CŒUR qui le suit, en petits caractères cursifs, susceptible d’évoquer la nature des produits en cause et d’être apparentée à un slogan, apparait faiblement distinctive au regard de ces produits. Il résulte ainsi des ressemblances d’ensemble précitées et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants un risque d’association entre les signes en présence, le signe contesté étant susceptible d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.

L e signe complexe contesté CARACTERE(S) CREATION & COUP DE CŒUR est donc similaire à la marque verbale antérieure CARACTERE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n° 552918 Les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont, pour partie, identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Le signe contesté doit être également considéré comme étant similaire à la seconde marque antérieure invoquée, dès lors qu’il en diffère par la présence d’une typographie et d’une mise en forme particulières, qui ne sont pas de nature à écarter la similarité entre les signes résultant de la présence de l’élément commun CARACTERE(S) comme développé précédemment. En conséquence, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure n° 552918, et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe CARACTERE(S) CREATION & COUP DE CŒUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur ces deux marques.

P AR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « mal es et valises ; portefeuil es ; porte-monnaie ; porte-cartes de crédit [portefeuil es] ; sacs ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Vêtements ; chaussures ; chapel erie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habil ement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habil ement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.