OPP 20-2873 02/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TERRES ET TRADITIONS (société à responsabilité limitée) a déposé, le 5 juin 2020, la demande d’enregistrement n°4654008 portant sur le signe verbal OVIBIO. Le 18 août 2020, Monsieur E G a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe OVI déposée le 20 décembre 2012 et enregistrée sous le n°3971328, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a contesté la comparaison des produits ainsi que cel e des signes. Dans ses observations, la titulaire de la demande d’enregistrement a invité l’opposant à produire des preuves d’usage de la marque antérieure. Suite à cette invitation, des pièces ont été fournies par l’opposant dans le délai imparti ainsi que des observations en réponse auxquel es la société déposante a répondu. A l’issue de ces échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION a) Sur la preuve de l’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 5 juin 2020. L’opposant est donc tenu de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 05/06/2015 au 05/06/2020, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 33 : « Engrais pour les terres ».

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En l’espèce, l’opposant fournit des bons de livraison, des brochures de présentation, des fiches techniques, des captures d’écran de site internet ainsi que des photos de stands pour démontrer l’usage de sa marque. La société déposante soulève le fait que les pièces fournies par l’opposant émanent d’une société unie à l’opposant par un contrat de licence non daté et non inscrit au registre national des marques. Cependant, l’article L714-5 du Code de la propriété intel ectuel e assimile à un usage sérieux « l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement » et il est constant que l’usage fait par les détenteurs d’une licence constitue un cas d’utilisation par des tiers avec le consentement du titulaire de la marque. L’absence d’inscription du contrat de licence n’est donc pas de nature à remettre en cause le consentement du titulaire à l’utilisation de sa marque par le licencié. La société déposante affirme que les bons de livraison et les factures ne constituent pas des preuves suffisantes pour démontrer l’usage effectif de la marque. En l’espèce, l’opposant fournit notamment seize bons de livraison et dix-huit factures datés de 2015 à 2020, sur lesquels la marque OVI apparaît comme désignation des produits commandés. S’il est vrai que le terme OVINALP apparaît en tête de ces documents, il n’en est pas moins établi que le déposant a utilisé la marque OVI pour présenter et vendre, au titre de chacune de ces années, des produits fertilisants et engrais visés par l’enregistrement de sa marque. La configuration des factures et des bons de livraison est donc de nature à permettre d’établir un lien étroit entre le signe OVI et les produits livrés ou facturés. Enfin, la société déposante conteste les preuves d’usage au motif que la marque de l’opposant n’est pas utilisée tel e qu’el e a été déposée. En l’espèce, plusieurs termes ayant pour radical OVI- apparaissent sur les pièces transmises par l’opposant tels que OVITONIC, OVI FER ou OVI PH-. Toutefois, ces éléments qui accompagnent le signe OVI, n’altèrent pas le caractère distinctif du signe tel qu’enregistré. En effet, les termes « tonic », « fer » et « PH- », sont directement descriptifs des produits car ils indiquent que les produits sont, respectivement, des engrais destinés à tonifier les plantes, des engrais à base de fer et des engrais destinés à diminuer le PH des sols. Or, l’usage d’un signe sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif constitue un usage valable. Il en résulte que le signe OVI apparaît seul ou sous une forme légèrement modifiée sur les documents fournis par l’opposant. Ainsi, contrairement aux affirmations de la société déposante, les pièces fournies par l’opposant démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. b) Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

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Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « fumier ; fertilisants [fumier] ; préparations fertilisantes ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Engrais pour les terres ». L’opposant soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent identiques et similaires à ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal OVIBIO, présenté en lettres majuscules d’imprimerie, droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal OVI, ci-dessous reproduit :

L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une unique dénomination alors que la marque antérieure est composée d’une dénomination présentée avec un graphisme particulier. Les signes en cause ont en commun la séquence OVI, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. S’ils diffèrent par la présence dans le signe contesté du suffixe BIO, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence OVI apparaît parfaitement distinctive au regard des produits en cause.

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En outre, au sein du signe contesté, el e présente un caractère essentiel en raison de sa position d’attaque et du caractère faiblement distinctif de la séquence BIO, abréviation courante de l’adjectif « biologique ». A cet égard, s’il est vrai comme l’invoque le déposant en citant un extrait du site de l’INAO, que les produits en cause « n’entrent pas dans le champ d’application du règlement CE 834/2007 relatif à la production biologique [et] ne peuvent donc pas être certifiés « biologiques » », ils peuvent toutefois être destinés à l’agriculture biologique et peuvent alors, comme l’indique le site de l’INAO, « revendiquer la mention « utilisable en agriculture biologique conformément au règlement [susvisé] ou une mention équivalente ». La séquence BIO est donc très faiblement distinctive au regard des produits en cause en ce qu’el e est susceptible d’évoquer leur destination à l’agriculture biologique ou, à tout le moins, leur caractère naturel, exempt de composants chimiques. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de produits Enfin, le déposant fait valoir qu’il détenait antérieurement au dépôt de la demande d’enregistrement contestée, une autre marque OVI BIO déposée le 9 juin 1989 et qu’il a omis de renouveler. Toutefois, outre le fait qu’il n’est plus titulaire de droits sur cette marque, faute de l’avoir régulièrement renouvelée dans le délai qui lui était imparti, l’INPI rappel e que lorsqu’il est saisi d’une opposition en application de l’article L. 712-4 du Code de la Propriété Intel ectuel e, il ne peut qu’apprécier les signes en présence eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure invoquée et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par la demande d’enregistrement postérieure. Tout argument tenant à l’existence réel e ou supposée de droits antérieurs étrangers à la procédure est donc inopérant dans le cadre d’une opposition. Le signe contesté est donc similaire à la marque antérieure invoquée. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal OVIBIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue justifiée ; Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.