OPP 20-2886 10 mars 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712- 7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La société CLUST TECHNOLOGIES (société par actions simplifiée) a déposé le 24 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4634548 portant sur le signe verbal CLUST. Le 18 août 2020, la société GROUPE LDLC (société anonyme à directoire et conseil de surveil ance) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque complexe de l’Union européenne déposée le 6 juil et 2011, enregistrée sous le n° 10103125, sur le fondement du risque de confusion. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété ;

- la marque verbale française CLUST déposée le 27 septembre 1999 et renouvelée sous le n° 99/814144, sur le fondement de l’identité des services et des signes. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété ;

- la marque verbale de l’Union européenne CLUST déposée le 24 mars 2000 et renouvelée sous le n° 1574631, sur le fondement de l’identité des services et des signes. La société opposante est devenue propriétaire de cette marque suite à une transmission de propriété. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Sur le fondement de la marque n° 10103125 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Evaluations, estimation et recherches dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs ; conception et développement d’ordinateur et de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits (pour des tiers) ; étude de projets techniques ; élaboration (conception), instal ation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels ; programmation pour ordinateur ; conversion de documents d’un support physique vers un support électronique ; services de dessinateurs d’arts graphiques ; analyse pour l’implantation de systèmes d’ordinateurs, conception de systèmes informatiques ; hébergement de sites informatiques (sites Web) ; location de serveurs Web ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; conception de systèmes informatiques » sont identiques à certains des services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; analyse de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données » ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLUST, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe complexe, reproduit ci-dessous : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Toutefois, en l’absence d’argumentation de la société opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les signes en présence, le risque de confusion n’est pas établi. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en l’absence de démonstration par la société déposante d’une similarité entre les signes, le risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme identiques à certains de ceux de la marque antérieure n’est pas démontré. Sur le fondement de la marque n° 99/814144 Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données ». . La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les services suivants : « Conception et mise à jour de logiciels ". Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels » sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; location de logiciels ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; numérisation de documents ; logiciel-service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; services de conception d’art graphique ; stockage électronique de données » ne se retrouvent pas à l’identique, ni en des termes proches dans le libel é de la marque antérieure invoquée, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories générales de services qu’il revendique, ni ne recouvrent des services qu’il désigne. Il ne s’agit donc pas de services identiques. En l’absence d’argumentation de l’opposante de nature à justifier l’existence d’une similarité entre les services précités de la demande d’enregistrement et les produits et les services de la marque antérieure invoquée, laquel e n’apparaît pas à l’évidence, le risque de confusion n’est pas établi. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont pour partie identiques à certains de ceux de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLUST, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLUST. La société opposante invoque l’identité des signes en présence et la similarité des signes. L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’el es peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen. En l’espèce, il y a lieu de relever que les signes en présence ne comportent aucune différence. En conséquence, force est de constater que le signe verbal contesté CLUST est identique à la marque verbale antérieure. Sur le fondement de la marque n° 1574631 Il apparaît que la société opposante invoque au titre de cette marque les mêmes services que ceux invoqués au titre de la marque antérieure n°99/814144. Il apparaît également que le signe visé par la marque n° 1574631 est identique à celui de la marque n° 99/814144 et que la société opposante fait valoir l’identité des services en cause ainsi que cel e des marques en présence. Compte tenu de l’identité des droits invoqués à l’appui du présent fondement, il doit en être tiré les mêmes conséquences que cel es mentionnées au regard de la marque antérieure n°99/814144, tant en ce qui concerne la comparaison des services que cel e des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CLUST ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : l’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les services suivants : « conception de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; mise à jour de logiciels ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

Article 2 : la demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI