OPP 20-3086 10/03/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur U A a déposé le 13 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4632513 portant sur le signe verbal CLINIQUE VILLA BLANCHE. Le 21 août 2020, la société CLINIQUE LABORATORIES (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- marque verbale CLINIQUE de l’Union Européenne déposée le 1er avril 1996 sous le n° 54429 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion.

- marque verbale CLINIQUE de l’Union Européenne déposée le 1er avril 1996 sous le n° 54429 et régulièrement renouvelée, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition est formée contre une partie des produits revendiqués au sein de la demande d’enregistrement, à savoir les « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; produits de démaquil age ; masques de beauté ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée n° 54429 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 54429 portant sur la dénomination CLINIQUE. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « cosmétiques ». Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des pièces, parmi lesquel es :

- Pièces n° 1, 2, 3 et 13 : des articles de presse, et notamment :  Pièce n°2 : « Clinique est une marque de soins de la peau, maquil ages, parfums et autres cosmétiques. Il ne faut pas attendre longtemps avant que Clinique rencontre le succès attendu. El e jouit dès le début d’une grande réputation. »  Pièce n°3 : « Clinique a su s’imposer en tant que leader dans le marché des cosmétiques »
- Pièce n° 4 : Attestation comptable indiquant notamment des chiffres d’affaire des ventes des produits de la marque CLINIQUE en Europe depuis 2012. Il ressort de ces chiffres que, pour

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la France, le chiffre d’affaire des ventes réalisé pour l’année 2016 s’élève à 35 mil ions de dol ars et à 11 mil ions de dol ars pour les dépenses publicitaires et marketing.

- Pièce n°5 : procès-verbal de constat du 6 juin 2016 du site internet CLINIQUE présentant les nombreux produits cosmétiques de la marque CLINIQUE.

- Pièces n°6, 14, 15, 22 : divers classement de marques et notamment :  Classement des marques les plus valorisées en 2019, catégorie soin personnel : CLINIQUE est classée 8ème.  Classement des marques les plus valorisées en 2018, catégorie soin personnel : CLINIQUE est classée 6ème.  Classement des marques les plus valorisées en 2017, catégorie soin personnel : CLINIQUE est classée 7ème.  2018, prix de l’excel ence de la beauté Marie-Claire décerné au mascara de la marque CLINIQUE  Classement des marques clés, leaders de la fidélisation de clientèle 2018, Clinique est classée 92ème en 2018.

- Pièce n°7 : sondage de notoriété mai 2016 lequel montre que 66% des consommateurs français connaissent la marque CLINIQUE.

— Pièces n°8 et 16 : campagnes publicitaires et notamment :  Pièce n° 8 : extraits de magazines féminins (El e, Cosmopolitan, Biba, Marie-Claire) de 2006 à 2016 dans lesquels apparaissent des publicités des produits cosmétiques de la marque CLINIQUE. Il ressort de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-avant, que la marque antérieure CLINIQUE a fait l’objet d’un usage intensif depuis de nombreuses années, et qu’el e est connue en Europe et notamment sur le marché français pour les produits de « cosmétiques ». Les pièces démontrent notamment que la marque CLINIQUE fait l’objet d’investissements publicitaires importants lesquels sont corroborés par les publicités publiées notamment dans des magazines féminins français de référence. Les pièces démontrent également que la marque CLINIQUE a développé une image positive auprès des consommateurs ce qui ressort notamment des prix décernés aux produits de la marque CLINIQUE. Ainsi la marque antérieure invoquée CLINIQUE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, et particulièrement en France, pour les produits précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLINIQUE VILLA BLANCHE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLINIQUE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

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Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de trois éléments verbaux et la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont, visuel ement, phonétiquement et conceptuel ement en commun le terme CLINIQUE, lequel apparaît distinctif au regard des produits en cause. Les signes en cause diffèrent par la présence, dans le signe contesté, des termes VILLA BLANCHE. La présence de ces éléments verbaux engendre, entre les signes en cause, des différences visuel es et phonétiques non négligeables en terme de structure et de longueur (trois termes pour le signe contesté / un seul terme pour la marque antérieure) et de rythme (cinq temps pour le signe contesté / deux temps pour la marque antérieure). A cet égard, la société opposante soutient que les termes VILLA BLANCHE du signe contesté seraient faiblement distinctifs dès lors qu’ils évoqueraient une localisation. Toutefois, et contrairement à ce que soutient la société opposante, ces termes ne renvoient pas à un lieu précis et, ne seront pas perçus par le consommateur comme une localisation mais pourront évoquer, associés au terme CLINIQUE, un établissement précis, évocation absente de la marque antérieure. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe verbal contesté CLINIQUE VILLA BLANCHE apparaît faiblement similaire à la marque antérieure CLINIQUE, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure CLINIQUE jouit d’une renommée importante pour les produits cosmétiques. En outre, les signes en présence présentent un certain degré de similarité, comme précédemment établi. Cette circonstance n’a pas été contestée par la déposante. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure CLINIQUE est dirigée à l’encontre des « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; produits de démaquil age ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels apparaissent identiques et similaires aux « cosmétiques » pour lesquels la marque antérieure est renommée. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en relation avec des produits identiques et similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée.

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Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à la société opposante d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposante soutient que « Le signe « CLINIQUE VILLA BLANCHE » porte atteinte à la renommée de la Marque Antérieure en ce qu’il l’affaiblit comme identifiant d’origine des produits qu’el e couvre auprès du public auquel ils sont destinés. Cet affaiblissement de la renommée de la Marque Antérieure a un impact sur le comportement économique des consommateurs qui ne percevront plus la Marque antérieure comme provenant de Clinique ». Aussi, et au regard de l’identité et de la grande proximité des produits en cause lesquels seront proposés à la vente dans les mêmes points de vente (parfumerie) et de la renommée de la marque antérieure dans le secteur des cosmétiques, laquel e jouit d’une image positive auprès des consommateurs, il est vraisemblable que les consommateurs associeront les produits du déposant à ceux de la société opposante et transféreront ainsi les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux produits de la demande d’enregistrement contestée. L’usage de la demande d’enregistrement contestée CLINIQUE VILLA BLANCHE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure CLINIQUE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure CLINIQUE n° 54429, la demande d’enregistrement contestée CLINIQUE VILLA BLANCHE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; produits de démaquil age ; masques de beauté ». B. Sur le fondement du risque de confusion de la marque n° 54429 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; produits de démaquil age ; masques de beauté ».

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La marque antérieure a été renouvelée notamment pour les produits et services suivants : « savons, huiles essentiel es, cosmétiques ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLINIQUE VILLA BLANCHE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal CLINIQUE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ceux-ci les signes en cause. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. La société opposante invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure CLINIQUE acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine des cosmétiques, laquel e a été démontrée précédemment. Toutefois, du fait de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces signes dans l’esprit du public et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal CLINIQUE VILLA BLANCHE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits pouvant faire naitre un lien avec la marque antérieure, sans porter atteinte à la marque antérieure de renommée de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons ; huiles essentiel es ; cosmétiques ; produits de démaquil age ; masques de beauté ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.