OPP 20-3099 17/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société BLUE SHEPHERD (société de droit luxembourgeois) a déposé le 12 mars 2020, la demande d’enregistrement n° 4 632 320 portant sur le signe verbal PINK PANTY. Le 23 août 2020, la société VICTORIA’S SECRET STORES BRAND MANAGEMENT (société de droit américain) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque complexe de l’Union européenne PINK, déposée le 31 mai 2013 et enregistrée sous le n° 011862885, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque complexe de l’Union européenne PINK, déposée le 8 février 2013 et enregistrée sous le n° 011559283, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Le 15 décembre 2020, les parties ont présenté conjointement, conformément aux dispositions de l’article R. 712-17 4° du code de la propriété intel ectuel e, une demande de suspension de la phase d’instruction pour une période de quatre mois, ce qui leur a été accordé. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la phase d’instruction a repris le 15 avril 2021, au stade où el e se trouvait le 15 décembre 2020, date de la suspension. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cette occasion, la société déposante a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de l’une des marques antérieures invoquées. Une commission orale s’est tenue, à la demande de l’une des parties, le 26 octobre 2021 en présence des mandataires des parties. A l’issue de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur la demande de preuve de l’usage de la marque antérieure n°011559283 Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’ «…au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée…», la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. En ce qui concerne cette période de cinq ans, son « point de départ est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque », selon l’article L.714-5. Une marque antérieure est donc soumise à l’obligation d’usage si, à la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, el e était enregistrée depuis au moins cinq ans. Le 22 avril 2021, la société déposante a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque antérieure n°011559283 n’est pas encourue : « La Déposante est … bien fondée à sol iciter que l’Opposante démontre l’usage sérieux en France de la Marque Antérieure n°2 [à savoir la marque antérieure n°011559283] déposée il y a plus de cinq ans ». Suite à cette invitation qui lui a été notifiée le 26 avril 2021, des pièces ont été fournies par la société opposante dans le délai imparti. Toutefois, la marque antérieure n°011559283 sur laquel e est notamment fondée l’opposition ayant été enregistrée le 23 août 2015, el e était enregistrée depuis moins de cinq ans à la date du dépôt de la demande d’enregistrement contestée, à savoir le 12 mars 2020. Ainsi, la marque antérieure n°011559283 sur laquel e est notamment fondée l’opposition étant enregistrée depuis moins de cinq ans, la demande de preuve de l’usage est irrecevable.

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B. Sur le fond 1. Sur le fondement de la marque n°011862885 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Protections hygiéniques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Sous-vêtements, À savoir, Soutien-gorge, Culottes, Boxers, Cache-corset, et Col ants; Vêtements pour dormir, À savoir, Chemises de nuit, Pyjamas, Chemises de nuit, et Chemises de nuit; Vêtements de sport, À savoir, Pantalons de jogging, Sweat-shirts, Shorts de jogging, Survêtements, Sweat-shirts à capuches, Jambières, Survêtements de « jogging », et Pantalons de yoga; Mail ots de bain; Vêtements de dessus, À savoir, Vestes, Blazers, Ceintures, gants et Protège-oreil es; Habits, À savoir, Chaussettes, T- shirts, Tops, Chemises, Chemisier, Cols-bretel es, Vêtements en coutil [jeans], Shorts en jean, Tricots, Débardeurs en tricot, Caleçons, Shorts, Jupes, Chandails, Cache-corset, Tricots en jersey; Chaussures, à savoir, Chaussons et chaussons; Chapel erie, y compris chapeaux et casquettes ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « Protections hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée constituent une catégorie générale incluant notamment les culottes menstruel es (protections hygiéniques de type « externe »), lesquel es font partie des « Sous-vêtements, À savoir, Culottes » de la marque antérieure invoquée. En effet, comme le démontre la société opposante, le libel é de la demande d’enregistrement contestée, en raison de sa formulation générale, recouvre les culottes menstruel es également appelés culottes périodiques ou culottes de règles, lesquel es désignent des sous-vêtements lavables destinés à absorber le flux sanguin des règles. Les culottes menstruel es constituent donc un type de sous-vêtements et, à ce titre, sont identiques aux « Sous-vêtements, À savoir, Culottes ». Si les culottes menstruel es revêtent une fonction particulière, cel e d’absorber le flux sanguin, el es ont également la fonction de recouvrir le corps, de le protéger ou de le parer, tout comme les « Sous- vêtements » de la marque antérieure invoquée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la société déposante, ces produits ont une finalité commune. Par ail eurs, comme le souligne la société opposante, les culottes menstruel es sont susceptibles d’être fabriquées et commercialisées par les mêmes entreprises que les produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, la société opposante cite la marque ETAM, grande enseigne de lingerie, qui vend désormais des culottes de règles appelées Smoon (pièce n°16).

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Les « Protections hygiéniques » de la demande d’enregistrement contestée et les « Sous-vêtements, À savoir, Culottes» de la marque antérieure invoquée sont donc identiques ou à tout le moins similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PINK PANTY, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe PINK, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’un élément verbal et d’une police de caractère. Les signes ont en commun le terme PINK, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence du terme PANTY dans le signe contesté et par le graphisme de la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, le terme PINK apparaît distinctif à l’égard des produits en cause. A cet égard, la déposante affirme qu’«…il serait contraire à l’intérêt général d’attribuer à un agent économique un monopole sur une couleur, en particulier dans le secteur des vêtements ou pour désigner des protections hygiéniques ». Toutefois, il n’est pas établi par la déposante que le terme anglais PINK désignant la couleur « rose » constitue « une description d’une caractéristique intrinsèque et inhérente à la nature de ces produits » (Trib. UE, 25 juin 2020, aff. T-133/19, « Off- White », pt 45).

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De plus, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « il existe plus de 200 marques enregistrées coexistant, pour des produits similaires, comprenant le terme « PINK » … ». En effet, d’une part, rien ne permet d’affirmer que ces marques coexistent paisiblement, les titulaires de marques régulièrement enregistrées étant seuls à même de juger de l’opportunité des poursuites qu’ils entendent engager à l’encontre de tiers. D’autre part, la fourniture d’une liste de 259 marques, dont certaines appartiennent aux mêmes titulaires et dont les produits concernés ne sont pas précisément indiqués (à part la mention de la classe 25) ne peut suffire à démontrer la banalité du terme PINK au regard des produits en cause. En outre, le terme PINK, seul élément verbal de la marque antérieure, apparaît dominant au sein du signe contesté en raison de sa présentation en attaque et du caractère descriptif du terme anglais PANTY, aisément compris du public français comme signifiant « lingerie » ou « culotte » et donc susceptible de désigner la nature des produits en cause. La police de caractères de la marque antérieure, « faite de lettres capitales creuses rappelant cel es utilisées par les équipes de cheerleaders américaines » comme le souligne la société déposante, n’est pas de nature à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de la dénomination PINK par laquel e la marque sera désignée. Ne saurait être retenu l’argument de la société déposante selon lequel « Les Marques Antérieures renvoient à un univers adolescent/lycée, « girly », idée renforcée par la police utilisée … A contrario, le Dépôt Contesté « PINK PANTY » vise un public plus mature, urbain et moderne, sans fioriture ». En effet, rien ne permet d’affirmer qu’une tel e différence d’évocation sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes. Enfin, ne saurait être prise en considération la décision d’opposition n°2019-5166, invoquée par la société opposante en ce qu’el e a exclu le risque de confusion entre les signes PINK et PINK PANTY, dès lors que cette décision, rendue dans un cas où le terme PANTY présentait un caractère distinctif à l’égard des produits de la demande contestée (articles de maroquinerie), ne saurait être transposée à la présente espèce. Il existe donc un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté pouvant apparaître comme une déclinaison de la marque antérieure pour des culottes périodiques ou culottes de règles. Le signe verbal contesté PINK PANTY est donc similaire à la marque complexe antérieure PINK. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou à tout le moins de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

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2. Sur le fondement de la marque n°011559283 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition ont déjà été reconnus identiques ou à tout le moins similaires dans le cadre de la précédente comparaison. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe complexe PINK, reproduit ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure du fait de la présence commune du terme PINK. Les éléments figuratifs de la marque antérieure représentant un chien et une couronne de lauriers, simples éléments décoratifs, ne sont pas à altérer le caractère lisible et immédiatement perceptible de l’élément verbal PINK par lequel la marque sera lue et désignée. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PINK PANTY ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.