R É P U B L I Q U E

F R A N Ç A I S E OPP 20-4598 11/08/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L.-713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société MECANIQUE TOLERIE SERRURERIE (société par actions simplifiée unipersonnel e) a déposé, le 14 septembre 2020, la demande d’enregistrement n°4 681 898 portant sur le signe alphanumérique complexe . Le 2 décembre 2020, l’Institut a notifié au déposant un relevé d’irrégularités de forme constatées dans la demande d’enregistrement et assorti d’une proposition de régularisation, réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

2 Le 9 décembre 2020, la société BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (société de droit al emand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base du droit antérieur suivant :

- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe alphanumérique M3, déposée le 1er avril

1996,

enregistrée

et

dûment

renouvelée

sous

le

n° 000082883, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter de sa réception. Le titulaire de la demande d’enregistrement a présenté des observations en réponse à l’opposition et a invité la société opposante à démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée. Des pièces et observations ont été présentées à l’Institut par la société opposante et notifiées au titulaire de la demande d’enregistrement. Aux termes de ces différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. Il y a donc lieu de statuer sur la présente procédure. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur les pièces propres à établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au sens de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». En l’espèce, dans ses premières observations en réponse à l’opposition, le titulaire de la demande d’enregistrement contestée a invité la société opposante à produire des pièces propres à établir que la déchéance de ses droits pour défaut d’exploitation de la marque invoquée à l’appui de l’opposition n’était pas encourue. La notification de l’Institut impartissait à l’opposant un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier pour fournir ces pièces, soit jusqu’au 19 avril 2021. Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 14 septembre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans une partie substantiel e de l’Union européenne au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 14 septembre 2015 au 14 septembre 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : Classe 12 : « Véhicules et leurs composants ». En l’espèce, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. Il est à noter que les pièces n’ont pas été contestées par la déposante suite à leur fourniture. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

4 concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation de la demande d’enregistrement effectuée par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire à défaut d’observation pour y répondre dans le délai imparti, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « serrures métal iques pour véhicules; sabots de Denver; brides métal iques pour l’arrimage sur galerie de véhicule; rampes métal iques d’accès pour véhicule ; Chariot de manutention ; chariot de manutention pour véhicules démunis de groupe motopropulseur ; galeries pour véhicules ; accessoires de galeries pour véhicules ; échel es pour véhicules ; cloisons métal iques ou non pour véhicules ; gril es ou organes de protection pour les organes d’éclairage des véhicules ; gril es ou organes de protection pour vitres de véhicules ; marchepieds pour véhicules ; porte-vitre latéral pour véhicule : porte-échel e latéral pour véhicule ; gril e métal ique de protection de moteur de véhicule ; carter pour organes de véhicules terrestres ; barres de toit pour véhicule ; galerie pour véhicule incorporant une échel e coulissante sous plateau ; galerie pour véhicule incorporant un chemin de marche ; galerie pour véhicule incorporant un rouleau de chargement ; galerie pour véhicule équipée d’un déflecteur avant ; galerie pour véhicule équipée d’organes décoratifs; galerie intérieure pour véhicule; coffres de chargement pour galeries et barres de toit pour véhicule; Galeries métal iques sous forme d’accessoires de transport pour véhicules ; Conseils et consultations pour la conception d’accessoires pour véhicules, à savoir notamment galeries pour véhicules terrestres ; services de dessin industriel pour la conception de galeries pour véhicules terrestres et leurs accessoires ; décorations intérieures de véhicule ; étude de projets techniques pour la conception de galeries pour véhicules terrestres et leurs accessoires ; recherches techniques pour la conception de galeries pour véhicules terrestres et leurs accessoires ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Véhicules et leurs composants ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « serrures métal iques pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Le produit « Chariot de manutention » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entend d’un véhicule à roues conçu pour transporter, tracter, pousser, élever, gerber ou stocker en casier des charges de toute nature, et commandé par un opérateur sur un poste de conduite spécialement aménagé relève de la catégorie générales des « Véhicules» de la marque antérieure. Il s’agit ainsi de produits identiques. A cet étard, sont inopérants les arguments de la société déposante selon lesquels les produits de la marque antérieure ont « pour fonction de transporter des personnes d’un point A à un point B » alors que les produits de la demande d’enregistrement contestée « sont uitlisés afin de transporter des charges lors d’un chargement ou déchargement de camions ou pour charger et décharger des marchandises dans un entrepôt ou sur une plateforme d’évolution » dès lors que les premiers relèvent de la catégorie générale des seconds. Les « sabots de Denver; brides métal iques pour l’arrimage sur galerie de véhicule; rampes métal iques d’accès pour véhicule ; Galeries métal iques sous forme d’accessoires de transport pour véhicules » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux « Véhicules» de la marque antérieure, en ce qui les premiers sont destinés à être appliqués aux seconds. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu’indique la société déposante, que les produits de la demande d’enregistrement contestée soient des « accessoires optionnels » ou que l’on « imagine difficilement qu’un client acquéreur d’une voiture de si haut de gamme, que l’opposant invoque lui- Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 même, puisse l’équiper avec des galeries, des brides, des sabots et des rampes d’accès » dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libel é, ainsi qu’aux produits et services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité avec les produits et services de la marque antérieure comme cela est le cas en l’espèce. En outre, les conditions d’exploitation réel es ou supposées des marques en cause sont extérieures à la présente procédure. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « chariot de manutention pour véhicules démunis de groupe motopropulseur » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux « Véhicules» de la marque antérieure, en ce qui les premiers sont destinés à être utilisés exclusivement avec les seconds. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les « galeries pour véhicules ; accessoires de galeries pour véhicules ; échel es pour véhicules ; cloisons métal iques ou non pour véhicules ; gril es ou organes de protection pour les organes d’éclairage des véhicules ; gril es ou organes de protection pour vitres de véhicules ; marchepieds pour véhicules ; porte-vitre latéral pour véhicule : porte-échel e latéral pour véhicule ; gril e métal ique de protection de moteur de véhicule ; carter pour organes de véhicules terrestres ; barres de toit pour véhicule ; galerie pour véhicule incorporant une échel e coulissante sous plateau ; galerie pour véhicule incorporant un chemin de marche ; galerie pour véhicule incorporant un rouleau de chargement ; galerie pour véhicule équipée d’un déflecteur avant ; galerie pour véhicule équipée d’organes décoratifs; galerie intérieure pour véhicule; coffres de chargement pour galeries et barres de toit pour véhicule » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux « Véhicules et leurs composants » de la marque antérieure, en ce qui les premiers sont destinés à être appliqués aux seconds. A cet égard, rien ne permet d’affirmer au vu du libel é précité, contrairement à ce qu’indique la société déposante, que les produits de la demande d’enregistrement contestée soient « liés aux chariots de manutention » et donc qu’ils n’auraient « aucun lien étroit et obligatoire avec les voitures » dès lors que la comparaison des produits doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, indépendamment de leurs conditions effectives d’exploitation ou de l’activité réel e ou supposée des parties. Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « Conseils et consultations pour la conception d’accessoires pour véhicules, à savoir notamment galeries pour véhicules terrestres ; services de dessin industriel pour la conception de galeries pour véhicules terrestres et leurs accessoires ; décorations intérieures de véhicule ; étude de projets techniques pour la conception de galeries pour véhicules terrestres et leurs accessoires ; recherches techniques pour la conception de galeries pour véhicules terrestres et leurs accessoires » de la demande d’enregistrement contestée de la demande d’enregistrement contestée apparaissent unis par un lien étroit et obligatoire aux « Véhicules et leurs composants » de la marque antérieure, en ce qui les premiers ont pour objet la frabrication des seconds. A cet égard, il importe peu, contrairement à ce qu’indique la société déposante, que les services de la demande d’enregistrement contestée soient des « services liés aux accessoires optionnels de véhicules » dès lors que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque s’étend non seulement aux produits et services identiques à ceux mentionnés dans son libel é, ainsi qu’aux produits et services similaires par leur nature, fonction et destination ou en raison de leur complémentarité avec les produits et services de la marque antérieure comme cela est le cas en l’espèce. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

6 Il s’agit donc de produits complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe alphanumérique complexe AM3, ci-dessous reproduit: La marque antérieure porte sur le signe alphanumérique M3. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux lettres, d’un chiffre et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée d’une lettre et d’une chiffre. Ces signes ont en commun la séquence alphanumérique M3, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques rien ne permettant d’affirmer comme le fait le déposant que ces séquences identiques seront perçues différemment. Intel ectuel ement la société déposante fait valoir que le «M» de «M3» signifie «motorsport» et que le consommateur très attentif pour ce type de voiture ne peut ignorer cette signification dans la marque antérieure (version motorsport de la BMW Série3) alors que le «3» de la demande de marque tel e qu’il est stylisé se comprend comme le «cube»de «mètrecube». Toutefois il convient de rappeler que les signes sont à comparer tels que déposés et indépendamment de leurs conditions d’exploitation ou des raisons ayant présidées à leur choix. Ainsi, en présence de la même séquence M3 rien ne permet d’affirmer que le consommateur de référence leur attribue un sens différent. Les signes se distinguent par la présence de la lettre A et d’une présentation particulière au sein du signe contesté. La présentation précitée n’altère cependant pas la perception immédiate de la séquence commune M3. En conséquence, le signe alphanumérique complexe AM3 apparaît similaire, à un degré moyen, à la marque alphanumérique antérieure M3. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

7 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, la société opposante fait valoir la connaissance de la marque antérieure par une partie significative du public concerné. A cet égard, pour prouver la connaissance de la marque antérieure, el e fournit des pièces parmi lesquel es figurent des articles des sites fr.motor1.com et automobile-sportif.com selon lesquels le premier modèle M3 date de 1985, que ce modèle existe toujours, qu’il a été considéré comme « une voiture de tourisme sans rivale », « la voiture du siècle » ou encore des tarifs et catalogues datés de 2015 à 2019 présentant les véhicules et ses composants M3. Cette connaissance établie de la marque antérieure n’a pas été contestée par la société déposante. Il convient donc de prendre en considération cette connaissance de la marque antérieure pour apprécier le risque de confusion. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause, de la connaissance particulière de la marque antérieure dans le domaine des véhicules et de la similarité à un degré moyen des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services de la demande d’enregistrement contestée. CONCLUSION En conséquence, le signe alphanumérique complexe ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque alphanumérique de l’Union Européenne M3. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

8 PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « serrures métal iques pour véhicules; sabots de Denver; brides métal iques pour l’arrimage sur galerie de véhicule; rampes métal iques d’accès pour véhicule ; Chariot de manutention ; chariot de manutention pour véhicules démunis de groupe motopropulseur ; galeries pour véhicules ; accessoires de galeries pour véhicules ; échel es pour véhicules ; cloisons métal iques ou non pour véhicules ; gril es ou organes de protection pour les organes d’éclairage des véhicules ; gril es ou organes de protection pour vitres de véhicules ; marchepieds pour véhicules ; porte-vitre latéral pour véhicule : porte- échel e latéral pour véhicule ; gril e métal ique de protection de moteur de véhicule ; carter pour organes de véhicules terrestres ; barres de toit pour véhicule ; galerie pour véhicule incorporant une échel e coulissante sous plateau ; galerie pour véhicule incorporant un chemin de marche ; galerie pour véhicule incorporant un rouleau de chargement ; galerie pour véhicule équipée d’un déflecteur avant ; galerie pour véhicule équipée d’organes décoratifs; galerie intérieure pour véhicule; coffres de chargement pour galeries et barres de toit pour véhicule; Galeries métal iques sous forme d’accessoires de transport pour véhicules ; Conseils et consultations pour la conception d’accessoires pour véhicules, à savoir notamment galeries pour véhicules terrestres ; services de dessin industriel pour la conception de galeries pour véhicules terrestres et leurs accessoires ; décorations intérieures de véhicule ; étude de projets techniques pour la conception de galeries pour véhicules terrestres et leurs accessoires ; recherches techniques pour la conception de galeries pour véhicules terrestres et leurs accessoires ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI