OPP 20-4743 28/09/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L B a déposé le 22 septembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 684 358 portant sur la dénomination UPSHOP. Le 16 décembre 2020, la société UNITED PARCEL SERVICE OF AMERICA, INC. (société relevant du droit de l’Etat de Delaware, Etats-Unis) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne UPS, déposée le 1er avril 1996 et régulièrement renouvelée sous le n° 000173559, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne UPS, déposée le 24 janvier 1997 et régulièrement renouvelée sous le n° 000442434, sur le fondement du risque de confusion.

- la marque verbale THE UPS STORE, déposée le 28 avril 2003 et régulièrement renouvelée sous le n°3222809, sur le fondement du risque de confusion.

2

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le droit antérieur non pris en compte La société opposante invoque notamment comme fondement de l’opposition la marque française n°3222809. a. Les textes applicables L’article L. 712-4 du code de la propriété intel ectuel e : « est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R 712-14 du code précité précise que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e. El e comprend : 1° L’identité de l’opposant, ainsi que les indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits […] ; 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ». Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industriel e […] ». A cet égard, l’article 4 II de la décision du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque prévoit que : « l’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : 1° Au titre des pièces apportées au soutien des indications propres à établir l’existence, la nature, l’origine et la portée de ses droits : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». b. L’exposé des moyens En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6-3 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif d’opposition, la marque française n°3222809. Toutefois, dans son exposé des moyens, el e ne développe aucune argumentation sur ce fondement. L’alinéa 2 de l’article R.712-15 du code de la propriété intel ectuel e dispose que « Lorsque l’opposition est fondée sur plusieurs droits antérieurs, el e n’est déclarée irrecevable que si l’ensemble de ces droits ne respecte pas les conditions énoncées aux articles R. 712-13 et R. 712-14. Sinon, l’opposition est déclarée recevable mais réputée non fondée à l’égard des seuls droits antérieurs ne respectant pas ces conditions ». Force est donc de constater que l’opposition est réputée non fondée en ce qui concerne la marque antérieure française n°3222809.

3

B. Sur le risque de confusion Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. L’opposition, fondée sur les deux droits antérieurs n° 000173559 et n° 000442434, porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de reproduction d’images ; machines à calculer ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; casques de réalité virtuel e ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; distribution (livraison de produits) ; développement de logiciels ». a. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°000442434 Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition fondée sur la marque n°000442434 porte sur les produits et services suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de reproduction d’images ; machines à calculer ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; casques de réalité virtuel e ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; développement de logiciels ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Ordinateurs et accessoires pour ordinateurs, à savoir protecteurs contre les surtensions, batteries et équipements pour l’alimentation en courant alternatif ; services de programmation informatique ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « machines à calculer ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; développement de logiciels » apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les produits suivants : « appareils et instruments photographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils de reproduction d’images » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent de dispositifs captant des images fixes, de dispositifs utilisant les propriétés des lentil es et des miroirs optiques, d’appareils audio-visuels ayant pour objet le traitement du son et de l’image ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Ordinateurs » de la marque antérieure qui s’entendent de machines électroniques de traitement numérique de l’information, exécutant à grande vitesse les instructions d’un programme enregistré.

4

Contrairement à ce que soutient la société opposante, les produits précités n’empruntent pas non plus les mêmes circuits de fabrication et de distribution (fabricants et commerces/rayons spécialisés dans l’équipement Hi-Fi pour les premiers ; fabricants et commerces/rayons spécialisés dans le matériel informatique pour les seconds). Si ces produits sont susceptibles d’être vendus dans les mêmes magasins spécialisés en électronique comme le souligne la société opposante, en revanche, ils ne se retrouvent pas dans les mêmes rayons (les premiers relevant du matériel audio-visuel et les seconds, du matériel informatique). Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer la même origine. Les « casques de réalité virtuel e » de la demande d’enregistrement contestée qui s’entendent d’appareils à poser sur la tête, permettant de vivre les expériences 3D en réalité virtuel e n’ont pas les mêmes nature, fonction et destination que les « Ordinateurs » de la marque antérieure tels que précédemment définis. En outre, contrairement à ce que soutient la société opposante, ces produits ne sont commercialisés dans les mêmes rayons de magasins, les premiers relevant du matériel audio-visuel, et les seconds, du matériel informatique. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fond à leur attribuer une origine commune. Ne sauraient être retenues les décisions de l’INPI citées par la société opposante ; en effet, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal UPSHOP, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination UPS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique tout comme la marque antérieure.

5

Les signes ont en commun la séquence identique UPS, constitutive de la marque antérieure et placée en attaque dans le signe contesté. Il en résulte d’importantes ressemblances entre les signes. Si les signes diffèrent par l’adjonction, dans le signe contesté, des lettres successives finales –HOP, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence commune UPS apparaît parfaitement distinctive à l’égard des produits et services en cause. En outre, l’élément UPS, constitutif de la marque antérieure, revêt un caractère essentiel dans le signe contesté dès lors qu’il est placé en attaque et que les lettres qui suivent la séquence UPS se comprennent spontanément comme s’associant à la lettre S de cel e-ci pour former le terme anglais « shop », bien connu et employé en France dans le sens de « magasin ». Le signe contesté apparaît ainsi susceptible d’être perçu par le consommateur comme l’association de la dénomination UPS et du terme SHOP (dont la lettre S sert de pivot), lequel est dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il désigne le mode de commercialisation des produits et services en cause. Il en résulte un risque d’association des deux signes dans l’esprit du public, ce dernier étant susceptible de percevoir le signe contesté comme une déclinaison de la marque antérieure. Ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel le nom UPSHOP serait « la combinaison de « up » et de « shop » et … est un verbe inspiré du concept d’upcycling » ; en effet, rien ne permet d’affirmer que cette référence au concept d’upcycling sera perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes ; en tout état de cause, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les signes tels que déposés, indépendamment des raisons ayant présidé au choix de ces signes. Enfin, ne peut non plus être retenu l’argument du déposant selon lequel « avant de déposer « upshop » nous avons fait une recherche d’antériorité et n’avons rien trouvé relatif à UPS » ; en effet, l’existence d’une atteinte aux droits d’un titulaire de marque antérieure est indépendante de la bonne foi du déposant. La dénomination contestée UPSHOP est donc similaire à la marque antérieure UPS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

6

b. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne n°000173559 Sur la comparaison des services L’opposition fondée sur la marque n°000173559 porte sur le service suivant : « distribution (livraison de produits) », ce service n’ayant pas été comparé aux produits et services invoqués de la précédente marque antérieure (n°000442434). La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « Services de transport ». La société opposante soutient que le service précité de la demande d’enregistrement contestée est similaire aux services invoqués de la marque antérieure. Le service précité de la demande d’enregistrement contestée apparaît similaire aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la dénomination UPS. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. CONCLUSION En conséquence, la dénomination contestée UPSHOP ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

7

PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « machines à calculer ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; périphériques d’ordinateurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; distribution (livraison de produits) ; développement de logiciels ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits et services précités.