OPP 20-4762 05/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L E a déposé le 4 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 688 301 portant sur le signe verbal FRENCHFIIT. Le 18 décembre 2020, la société HUB ONE (ociété Anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque française portant sur le signe verbal FRENCHFI, déposée le 20 novembre 2017, enregistrée sous le n° 17 4 405 763, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition porte, notamment, sur les produits suivants : « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de reproduction d’images ; supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage médical ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « Progiciel de mobilité professionnel e permettant la gestion et le suivi des forces nomades (commerciales, techniques, livraison) ; progiciel de mobilité professionnel e permettant l’assistance des forces nomades (commerciales, techniques, livraison) ; progiciel de mobilité professionnel e permettant la col ecte d’informations sur le terrain par des travail eurs nomades (commerciales, techniques, livraison), permettant la synchronisation de données entre des travail eurs nomades et des travail eurs sédentaires au sein de l’entreprise et ayant vocation à s’intégrer ou à s’interfacer aux appareils et instruments de surveil ance ; dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages ; cartes de télécommunication ; cartes électroniques d’accès à un réseau local sans fil, notamment à courte distance ou à un réseau de radiocommunication: tous ces produits sont d’origine française ou fabriqués en France ; Télécommunications; services d’acheminement, de jonction et de raccordement pour télécommunications; communications par réseaux, réseaux télématiques, radio, radiotéléphonie mobile, télégraphe, téléphone, satel ite, terminaux d’ordinateurs; fourniture d’accès à un réseau d’information ou de communication; fourniture d’accès à des bases de données et à des centres serveurs de bases de données informatiques et télématiques; services de fourniture d’accès à des

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centres serveurs nationaux et internationaux; service de fourniture d’accès mobile à Internet; service d’hébergement sur réseau haut débit sans fil; services téléphoniques, services de diffusion, de transmission d’informations par voie télématique; service de courrier électronique, de messagerie électronique, et de diffusion d’informations par voie électronique, notamment pour les réseaux de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type Intranet); services de transmission sécurisée de données, de sons ou d’images; prestation de services de connectivité de télécommunications pour la transmission d’images, de messages et d’oeuvres audio, vidéo, audiovisuel es et multimédias ; Conseils et expertises techniques dans le domaine des télécommunications, de la téléphonie, de la traçabilité, de la mobilité et de la transmission de données; Programmation pour ordinateurs, services d’élaboration (conception) de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits dans le domaine des télécommunications, de la téléphonie, de la traçabilité, de la mobilité et de la transmission de données; Elaboration; mise à jour et maintenance de solutions logiciel es dans le domaine des télécommunications, de la téléphonie, de la traçabilité, de la mobilité et de la transmission de données; création et développement de structures de numérotation, d’identificateurs de données et de codes à barres standards pour l’identification de produits, de services et de lieux; tous les services précités, appliqués exclusivement au domaine des nouvel es technologies de l’information, de la communication et de la mobilité (permettant aux utilisateurs des produits et services visés d’assurer leur mobilité dans un monde nomade) ; location de temps d’accès à un centre serveur de bases de données et au réseau Internet ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Les « appareils pour la transmission du son ; appareils de transmission d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les « supports d’enregistrement numériques ; cartes à mémoires ou à microprocesseur» de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de supports matériels sur lesquels peuvent être enregistrées des données les plus diverses selon des procédés numériques et des cartes amovibles d’enregistrement de données, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages » de la marque antérieure, qui regroupent des dispositifs principalement informatiques permettant d’acquérir, de stocker, et de diffuser des données informatiques. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune Les « mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des d ispositifs mécaniques équipant certains appareils automatiques et permettant l’acquittement d’une certaine somme d’argent avant la délivrance du produit ou de la prestation de services correspondants, des appareils servant à enregistrer les achats d’un client et à effectuer des calculs, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « « dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages » de la marque antérieure, tels que précédemment définis. Ces produits répondant à des besoins distincts ne s’adressent pas nécessairement à la même clientèle, ni ne suivent obligatoirement les mêmes circuits de distribution. Ainsi, ces produits ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune Les « Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ; instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de signalisation ; appareils et

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instruments de vérification (contrôle) ; appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour le diagnostic non à usage médical » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent respectivement de dispositifs servant à mesurer une longueur, une surface ou un volume, de dispositifs destinés à assurer la bonne utilisation d’une voie et la sécurité des usagers et, plus généralement, de dispositifs utilisant des signaux pour donner des renseignements à distance et de dispositifs ayant pour fonction de vérifier un bon fonctionnement, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « dispositifs électroniques portables pour la réception, le stockage et/ou la transmission sans fil de données et de messages » de la marque antérieure, qui désignent des dispositifs permettant la réception, la fixation et la transmission de données sur un support portable électronique. Ces produits qui répondent à des besoins différents, s’addressent à des clientèles distinctes. Ils ne sont pas davantage unis par un lien étroit et obligatoire, l’utilisation de ces produits étant indépendante. Il ne saurait suffire pour les déclarer complémentaires d’indiquer que les « « Dispositifs électroniques […] » de la marque antérieure sont intégrés et assemblés afin de constituer des « appareils et instruments » de la demande d’enregistrement contestée, ils sont donc indispensables à leur bon fonctionnement » les produits de la demande, dès lors que ce lien n’a rien d’obligatoire et que les produits de la demande ont de multiples applications du fait de la généralisation du domaine numérique. En décider ainsi sur la base d’un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires aux produits de la demande, du seul fait qu’ils puissent être stockés, un très grand nombre de produits et services présentant, comme en l’espèce, des objets et destinations distincts. Ainsi, il ne s’agit donc pas de produits complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à attribuer une origine commune. Les « Appareils et instruments photographiques ; appareils cinématographiques ; appareils pour l’enregistrement du son ; appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement d’images ; appareils de reproduction d’images » de la demande d’enregistrement contesté, ne sont pas unis par un lien étroit et obligatoire avec les « Télécommunications ; services de transmission sécurisée de données, de sons ou d’images ; prestation de services de connectivité de télécommunications pour la transmission d’images, de messages et d’oeuvres audio, vidéo, audiovisuel es et multimédias » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des seconds ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, ni complémentaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune Les « tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; lunettes 3D ; casques de réalité virtuel e ; périphériques d’ordinateurs ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intel igentes » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « programmation pour ordinateurs, services d’élaboration (conception) de logiciels » de la marque antérieure, dès lors que la prestation des seconds ne nécessitent pas obligatoirement le recours aux premiers. Les produits précités ne présentnt pas, davantage, de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « progiciel de mobilité professionnel e permettant la gestion et le suivi des forces nomades (commerciales, techniques, livraison) ; progiciel de mobilité professionnel e permettant l’assistance des forces nomades (commerciales, techniques, livraison) ; progiciel de mobilité professionnel e permettant la col ecte d’informations sur le terrain par des travail eurs nomades (commerciales, techniques, livraison), permettant la synchronisation de données entre des travail eurs nomades et des travail eurs sédentaires au sein de l’entreprise et ayant vocation à s’intégrer ou à s’interfacer aux appareils et instruments de surveil ance » de la marque antérieure, en ce que les premiers ne

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nécessitent pas exclusivement le recours aux seconds pour leur fonctionnement, contrairement aux assertions de la société opposante. A cet égard, si les produits de la demande contestée peuvent faire appel, pour certains d’entre eux, aux produits de la marque antérieure invoquée pour leur mise en œuvre, cette circonstance ne saurait être de nature à faire naître un risque de confusion sur l’origine de ces produits, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique à tous les secteurs d’activités. Il ne s’agit donc pas de produits et services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les « détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ; combinaisons de plongée ; gants de plongée ; masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnel e contre les accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques » de la demande d’enregistrement et les produits ou services de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal FRENCHFIIT, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal FRENCHFI, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les signes en cause sont chacun constitués d’une dénomination. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre les dénominations FRENCHFIIT et FRENCHFI (longueur proche ; huit lettres identiques sur dix dont huit placées dans le même ordre et formant la même séquence d’attaque FRENCHFI- ; sonorité d’attaque [frenchfi] identique), ce dont il résulte une impression d’ensemble commune. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes.

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Le signe verbal contesté FRENCHFIIT est donc similaire à la marque verbale antérieure FRENCHFI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure, et ce malgré la similitude des signes. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « appareils pour la transmission du son ; appareils de transmission d’images ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés » ; Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.