OPP21-0011 09/12/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SAS BMKA (société par actions simplifiée) a déposé le 12 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 690 518 portant sur le signe verbal NORDIC FLAME. Le 04 janvier 2021, la société LA NORDICA S.P.A (société de droit italien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union européenne NORDICA EXTRAFLAME déposée le 02 décembre 2008, enregistrée sous le n° 007436553 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 9 mars 2021 le titulaire de la demande a procédé à un retrait partiel de la demande d’enregistrement, inscrit au registre national des marques le 9 mars 2021 sous le n° 0815168. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A cet égard, la société déposante, à l’occasion de ses premières observations en réponse, a invité la société opposante à fournir des preuves d’usage de la marque antérieure pour les produits revendiqués à l’appui de l’opposition. La société opposante a présenté des observations et a fourni des pièces visant à démontrer l’usage de la marque antérieure. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Preuves d’usage Conformément à l’article L.712-5-1 du code de la propriété intel ectuel e, sur requête du titulaire de la demande d’enregistrement, l’opposant apporte la preuve qu’au cours des cinq années précédant la date de dépôt ou la date de priorité de la demande d’enregistrement contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires où el e est protégée au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure peut faire l’objet d’une demande de preuve de l’usage si, à cette date, el e était enregistrée depuis cinq ans au moins. En vertu de cette même disposition, à défaut d’une tel e preuve, l’opposition est rejetée. L’article L.714-5 du code précité précise qu’« est assimilé à un usage [sérieux] [….] : 1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque […] 3° l’usage de la marque par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ». Aux termes de l’article L.712-5-1 in fine du code susvisé, « Aux fins de l’examen de l’opposition, la marque antérieure n’est réputée enregistrée que pour ceux des produits ou services pour lesquels un usage sérieux a été prouvé ou de justes motifs de non-usage établis ». Appréciation de l’usage sérieux Il est constant qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’el e est utilisée conformément à sa fonction essentiel e qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels el e a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque.

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Il convient de prendre en considération, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (CJUE,11 mars 2003, Ansul, C 40/01). Pour examiner le caractère sérieux de l’usage de la marque contestée, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. En effet, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l’usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. En l’espèce, la date de dépôt de la demande contestée est le 12 octobre 2020. La société opposante est donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France au cours de la période de cinq ans précédant cette date, soit du 12 octobre 2015 au 12 octobre 2020 inclus, pour les produits invoqués à l’appui de l’opposition, à savoir les produits suivants : « Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson ». A cet égard, la société déposante considère que les pièces fournies par la société opposante ne seraient pas pertinentes notamment au motif que « la société LA NORDICA SPA établit qu’el e commercialise sous sa marque NORDICA EXTRAFLAME des poêles et des gazinières, qui sont des appareils de chauffage et de cuissons intérieurs, el e n’établit pas qu’el e commercialise sous cette marque des barbecues ou des appareils de cuisson extérieurs ». Toutefois, dans le cadre d’une demande de preuves d’usage, il appartient à l’opposant d’apporter la preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, et non d’apporter la preuve de l’usage sérieux de la demande d’enregistrement pour les produits et services visés par l’opposition. Afin de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, pour les produits précités, la société opposante a fourni :

- des publicités parues dans des magazines et comportant les produits de la marque NORDICA EXTRAFLAME (annexe 1) :  Publicité parue en France dans la revue Marie Claire Maison d’octobre 2018 portant sur un appareil de chauffage, plus précisément un poêle ;  Publicité parue en France dans le magazine Arts & Décoration de novembre 2019 portant sur un appareil de chauffage, plus précisément un poêle ;  Publicité parue en France dans le magazine Cheminée actuel e de mars 2020 portant sur un appareil de chauffage, plus précisément un poêle ;  Publicité parue en France dans le magazine Habitat Naturel de mars 2018 portant sur un appareil de chauffage, plus précisément un poêle ;

- les catalogues de la marque NORDICA EXTRAFLAME listant les produits et leurs tarifs de 2016 à 2019 (annexe 2) :  Catalogue contenant la liste des produits de 2016 ;  Catalogue contenant la liste des produits de 2017 ;  Catalogue contenant la liste des produits de 2018 ;  Catalogue contenant la liste des produits de 2019 ;

- des factures éditées entre octobre 2016 et novembre 2020 (annexe 3) ;

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— des documents concernant la participation à une foire Eurexpo en France (annexe 4). En ce qui concerne les « appareils de chauffage ; de cuisson », les nombreuses pièces fournies par la société opposante (publicités, catalogues, factures) démontrent un usage sérieux de la marque antérieure pour les produits précités, pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent, ce que reconnaît la société déposante dans ses 2èmes observations en précisant que « la société LA NORDICA SPA établit qu’el e commercialise sous sa marque NORDICA EXTRAFLAME des poêles et des gazinières, qui sont des appareils de chauffage et de cuissons intérieurs ». La société déposante estime que « les documents communiqués par l’opposante ne permettent nul ement de confirmer que les produits qu’el e vend le sont sous la marque NORDICA EXTRAFLAME, plutôt que sous la marque LA NORDICA ». El e sol icite en conséquence le rejet de l’opposition dès lors que la société opposante « n’apporte aucun élément permettant de confirmer qu’el e exploite de manière sérieuse la marque sur laquel e el e fonde son opposition, en l’occurrence NORDICA EXTRAFLAME ». Toutefois, s’il apparaît que les annexes 3 et 4 font référence à une marque NORDICA, les autres annexes mentionnent bien la marque NORDICA EXTRAFLAME afin de prouver l’usage sérieux des produits pour lesquels el e a été enregistrée. En tout état de cause, il apparaît que les produits mentionnés dans les factures présentes au sein des annexes 3 et 4 correspondent effectivement aux produits apparaissant dans les catalogues objets de l’annexe 2. La société opposante a ainsi associé les factures et les catalogues fournis sur lesquels la marque NORDICA EXTRAFLAME est présente et précise notamment qu’ « A titre d’exemple la facture du 20 mai 2016 1243/E porte sur la commercialisation de fours, cuisinières ». A cet égard, les arguments de la société déposante visant à écarter individuel ement les pièces qui ont été retenues par l’Institut comme justifiant l’usage sérieux de la marque antérieure ne sauraient être retenus, dès lors que, dans le cadre d’une appréciation globale, les pièces doivent être examinées conjointement. Par ail eurs, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante relatifs aux différents éléments apparaissant sur le site internet de la société opposante dès lors que seules les pièces précitées, et fournies dans le cadre de la présente procédure, doivent être étudiées afin de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au regard des produits ou des services pour lesquels el e est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. Enfin, la société déposante estime que les pièces fournies par la société opposante ne seraient pas pertinentes au motif que « l’opposante n’apporte aucun élément permettant de confirmer qu’el e exploite de manière sérieuse la marque sur laquel e el e fonde son opposition, en l’occurrence NORDICA EXTRAFLAME, pour la commercialisation d’appareils de cuisson ». Toutefois il apparaît que la société opposante apporte bien la preuve de la commercialisation d’appareils de cuisson sous la marque NORDICA EXTRAFLAME, et notamment des cuisinières à bois comme en attestent les annexes 1 et 3. A cet égard, la société opposante précise que « Des « wood burning cookers » à savoir des cuisinières à bois, des fours à partir de la page 14 jusqu’à la page 18 et de la page 27 à 29 pour les catalogues de 2016/2017/2018, à partir de la page 12 jusqu’à la page 16 pour le catalogue de 2019  » sont bien commercialisés sous la marque NORDICA EXTRAFLAME. Ainsi, les pièces fournies par la société opposante démontrent un usage sérieux de la marque antérieure notamment pour les « appareils de chauffage, de cuisson », pendant la période pertinente et sur le territoire pertinent. En revanche, il ne ressort pas des documents fournis par la société opposante que la marque antérieure est exploitée pour les « Appareils de production de vapeur » de la marque antérieure.

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En effet, il convient de relever qu’en ce qui concerne ces autres produits, la société opposante n’a apporté aucun élément permettant à l’Institut de mettre en relation les pièces produites, avec le libel é précis de la marque antérieure, contrairement aux dispositions de l’article 5 1° de la décision n° 2019- 158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e, qui précise que « Lorsque les parties produisent des pièces en vue de prouver l’usage d’un signe en relation avec des produits et services, el es indiquent dans leurs observations quels sont les produits et services concernés par chacune des preuves d’usage, en mentionnant le numéro de la pièce correspondante ». Ainsi, à défaut de liens établis par la société opposante entre les pièces fournies et les autres produits de la marque antérieure servant de base à l’opposition, liens qui n’apparaissent pas à l’évidence, l’usage sérieux de la marque antérieure n’a pas été établi pour ces produits. En conséquence, il convient de limiter les produits invoqués à l’appui de la présente opposition aux seuls produits pour lesquels la société opposante a justifié d’un usage sérieux de la marque antérieure et pour lesquels un lien a pu être fait à l’évidence, pour la période et le territoire pertinents. La marque antérieure est donc réputée enregistrée, dans le cadre de l’opposition, pour les seuls « appareils de chauffage, de cuisson ». Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite au retrait partiel de la demande d’enregistrement effectuée par son titulaire, le libel é à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Appareils de cuisson extérieurs – barbecues ». La société opposante invoque, lors de la formation de son opposition, la marque antérieure dont el e est titulaire pour les produits suivants : « Appareils de chauffage, de production de vapeur, de cuisson ». Toutefois, aux fins de la présente procédure d’opposition et suite à l’appréciation des preuves d’usage, les produits de la marque antérieure à prendre en compte dans le cadre de la comparaison des produits sont les suivants : « Appareils de chauffage, de cuisson », pour lesquels la marque antérieure est réputée avoir été enregistrée. La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « Appareils de cuisson extérieurs – barbecues » de la demande d’enregistrement contestée appartiennent à la catégorie générale des « Appareils de cuisson » de la marque antérieure ; il s’agit donc de produits identiques. A cet égard, et contrairement à ce que soutient la société déposante, le fait que les barbecues soient des appareils de cuissons extérieurs et mobiles, ne permet pas de les soustraire à la catégorie générale des appareils de cuisson. En outre, ne saurait être retenu l’argument de la société déposante, fondé notamment sur une décision de la CJUE, selon lequel les « Appareils de cuisson extérieurs – barbecues » de la demande d’enregistrement contestée constitueraient une sous-catégorie autonome ; en effet, comme indiqué par la société déposante dans ses observations « La sous-catégorie autonome est définie par référence à la destination ou la finalité du produit ou service » ; or, les produits de la marque antérieure tout comme ceux de la demande d’enregistrement contestée partagent bien une même finalité à savoir faire cuire des aliments.

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Par ail eurs, la société déposante ne saurait affirmer que « les deux produits ne s’achètent pas dans les mêmes magasins », dès lors que la marque antérieure vise des appareils de cuisson qui sont, de fait, fréquemment distribués dans les mêmes points de vente. Enfin, ne sauraient être retenus les arguments de la société déposante selon lesquels « le public visé n’est probablement pas le même. Alors que le barbecue est plutôt vendu pour être utilisé par des hommes de manière occasionnel e et saisonnière, c’est moins vrai de la cuisinière qui est en outre utilisé quotidiennement » ou que « les premiers sont d’usage quotidien et sont fixes car intégrés à un agencement de cuisine ; les seconds sont d’usage plus festifs, saisonniers sont mobiles. Ces derniers ne peuvent d’ail eurs pas être al umés en intérieur ». En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, la comparaison des produits doit s’effectuer uniquement entre les produits tels que désignés dans les libel és des marques en présence, à savoir des « Appareils de cuisson extérieurs – barbecues » pour la demande d’enregistrement contestée et des « Appareils de cuisson » (sans aucune précision quant au type d’appareil visé) pour la marque antérieure, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, apparaissent identiques à certains des produits de la marque antérieure pour lesquels l’usage sérieux a été démontré. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal NORDIC FLAME, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe NORDICA EXTRAFLAME, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, de couleurs, d’une présentation et d’une police particulières.

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Visuel ement, les termes NORDIC FLAME et NORDICA EXTRAFLAME des signes en présence ont en commun onze lettres formant les mêmes séquences d’attaque (NORDIC-) et finales (-FLAME), ce qui leur confère une physionomie des plus proches. Phonétiquement, ces termes comportent chacun la même succession de sonorités d’attaque [nor-dik] et finales [fla-me], ce qui leur confère également une prononciation très proche. La différence entre les deux signes tenant à la présence de la lettre A après la séquence NORDIC- de la marque antérieure ne saurait écarter leur perception globale très proche dès lors que cette différence porte sur seulement une lettre placée en finale et que les éléments verbaux restent dominés par des séquences de lettres et de sonorités très proches. De même, le terme EXTRA au sein de la marque antérieure, apparaît secondaire en ce qu’il vient simplement qualifier le terme FLAME qui est ainsi mis en exergue. Ainsi, la lettre et le terme ajoutés se trouvent au cœur des éléments verbaux qui restent dominés par les mêmes séquences d’attaque et finales (NORDIC / FLAME). En outre, la présence de couleurs, la présentation et la police particulières au sein de la marque antérieure, ne suffisent pas à exclure tout risque de confusion dès lors qu’el es ne sont pas de nature à altérer le caractère immédiatement visible des éléments verbaux par lesquels le signe sera lu et prononcé. Enfin, intel ectuel ement, pris dans ensemble, les signes en présence possèdent un pouvoir évocateur proche résultant de l’association peu commune des éléments verbaux NORDIC et NORDICA évoquant un caractère nordique et FLAME et EXTRAFLAME faisant référence à une flamme. Ainsi il résulte des ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté NORDIC FLAME est donc similaire à la marque complexe antérieure NORDICA EXTRAFLAME, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté NORDIC FLAME ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « Appareils de cuisson extérieurs – barbecues ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les produits précités.