PR4_DMA_OPP_3RECO OPP 21-0020 11/08/2021

DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

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LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712- 5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société par actions simplifiée SAS SHIMECO a déposé, le 12 octobre 2020, la demande d’enregistrement n°20 4690524 portant sur le signe verbal CLEAN SURF.

La société de droit allemand FRESENIUS MEDICAL CARE DEUTSCHLAND GMBH a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale désignant la France CLEARSURF, enregistrée le 11 février 2003 sous le numéro 798211.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

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A l’issue des différents échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

A titre liminaire, il convient de préciser que si, au sein de l’exposé des moyens accompagnant sa demande, l’opposant a demandé à l’Institut, « à titre subsidiaire, […] la possibilité de présenter des observations orales », cette demande ne saurait être accueillie.

En effet, en application de l’article R712-16-1 du Code de la propriété intellectuelle, une requête de présentation d’observations orales ne peut être effectuée par l’opposant ou le déposant que lors des observations écrites et non au stade de la formation de l’opposition.

En outre, cette demande ne présente pas le caractère inconditionnel nécessaire à sa prise en compte par l’Institut. Elle ne sera donc pas traitée au cours de la procédure d’opposition.

Sur le risque de confusion

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits

Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

L’opposition est formée contre les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants ». Dans l’acte d’opposition, la société opposante a invoquée à l’appui de l’opposition les produits suivants de la marque antérieure : « produits d’hygiène pour le secteur médical ; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ».

La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

Les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.

A cet égard, les arguments du déposant tenant au fait que sa situation économique, son échelle d’activité, son positionnement sur le marché, la composition des produits ou encore sa démarche écologique diffèreraient de ceux de l’opposant ne sauraient être pris en considération dans la mesure où il s’agit d’éléments de fait extérieurs à la présente procédure, la comparaison de produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition devant s’effectuer entre les produits et services en présence, tels que revendiqués, indépendamment de leurs conditions de commercialisation, réelles ou supposées.

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Sur la comparaison des signes

La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal CLEAN SURF.

La marque antérieure porte sur le signe verbal CLEARSURF.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est constitué de deux éléments verbaux, tandis que la marque antérieure est constituée d’un seul élément verbal.

Visuellement, phonétiquement et intellectuellement, les signes en présence ont en commun la même construction associant un élément verbal d’attaque de quatre caractère dont les trois premiers sont identiques (CLEAN pour le signe contesté, CLEAR pour la marque antérieure) et qui renvoient tous deux à un champ lexical proche faisant référence à ce qui est propre, purifié, à l’élément verbal final SURF.

Il s’ensuit des grandes ressemblances d’ensemble et un risque de confusion sur l’origine des signes en cause.

Contrairement à ce qu’affirme le déposant, la substitution de la lettre R par la lettre N cette différence laisse subsister la construction commune précitée qui prévalent aussi bien sur le plan visuel que phonétique, si bien qu’aucune « extrême différence » n’en résulte.

En outre, il n’est pas démontré que le terme SURF soit l’abréviation usuelle du terme « surface » ni qu’il serait appréhendé comme tel, d’autant plus que ce terme dispose d’une signification propre pour le consommateur français, à savoir celle d’une activité sportive nautique. En tout état de cause le risque de confusion tel que précédemment démontré ne résulte pas de la seule présence de cet élément mais de la construction commune précitée.

Enfin, la présence d’un espace entre les éléments verbaux CLEAN et SURF du signe contesté et les différences de casse de texte entre le signe contesté et la marque antérieure sont sans incidence sur la perception très proche des deux signes et risque d’échapper au consommateur de référence qui n’a pas les deux signes sous les yeux et ne peut se livrer à une comparaison détaillée.

Par conséquent, au regard de ce qui précède, le signe verbal contesté CLEAN SURF est similaire à la marque verbale antérieure CLEARSURF.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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4 En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté CLEAN SURF ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; désinfectants »

Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les produits précités.

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