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OP21-0025 09/07/2021

DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame C F a déposé, le 13 octobre 2020, la demande d’enregistrement n° 20 4 691 103, portant sur le signe verbal BIONEXTONE. Le 23 novembre 2020, l’Institut a adressé à la déposante une objection provisoire à enregistrement portant sur une irrégularité de fond constatée dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. Le 26 novembre 2020, la déposante a donné son accord pour procéder aux modifications requises. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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Le 5 janvier 2021, la société GREINER BIO-ONE GmbH (société organisée et existante selon les lois autrichiennes) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base de la marque antérieure de l’Union Européenne portant sur le signe verbal BIO-ONE, déposée le 8 mars 2001 et dument renouvelée sous le n°002 123 248, dont el e indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libel é à prendre en considération aux fins de la procédure d’opposition est le suivant : « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; Appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; appareils de massage ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes

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handicapées ; Evaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques ; architecture ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; numérisation de documents ; logiciel- service (SaaS) ; informatique en nuage ; conseils en technologie de l’information ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données ; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier réactifs d’analyse ; produits chimiques pour réactifs d’analyse ; disques compacts, programmes informatiques, logiciels, programme du système d’exploitation, périphériques d’ordinateurs, mémoires pour instal ations informatiques ; appareils médicaux ; instruments médicaux ; développement de logiciels ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (saas) ; conseils en technologie de l’information ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative » de la demande d’enregistrement, apparaissent identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les produits suivants : « aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; herbes médicinales ; tisanes ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire » de la demande d’enregistrement contestée, s’entendent comme suit :

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— les « produits hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux ; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage vétérinaire ; herbes médicinales ; tisanes ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus ; articles pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le lavage des mains ; préparations pour le bain à usage médical ; parasiticides ; al iages de métaux précieux à usage dentaire », de substances, préparations et matériels médicamenteux, ou ayant des propriété thérapeutiques, employés dans le traitement curatif des différentes affections propres à l’homme ou aux animaux, destinés à une clientèle spécifique de praticiens de la santé et de patients ou propriétaires d’animaux soucieux de préserver leur santé,
- les « aliments pour bébés ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus », de denrées alimentaires spécialement adaptées aux nourrissons et distribuées en pharmacie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins,
- les « compléments alimentaires ; tous ces produits étant issus d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus », de produits destinés à suppléer les carences alimentaires, s’adressant à des personnes soucieuses de leur équilibre alimentaire et issus des industries diététiques et agro-alimentaires et
- les « culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques », de produits d’hygiène féminine distribués en pharmacie ou dans les rayons spécialisés des grands magasins. Ces produits ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « produits chimiques pour réactifs d’analyse » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de préparations synthétiques utilisées dans la composition de substances prenant part à une réaction chimique. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « appareils de massage » de la demande d’enregistrement, qui s’entendent d’appareils spéciaux permettant de pétrir différentes parties du corps afin de procurer au sujet une sensation de confort ou de détente et d’esthétique, ne présentent pas les même nature, fonction et destination que les « appareils médicaux ; instruments médicaux » de la marque antérieure, qui désignent des appareils et instruments permettant d’intervenir sur le corps humain dans le cadre d’une activité médicale. L’argument de la société opposante selon lequel ces produits « empruntent les mêmes circuits de distribution (pharmacie, prothésiste, grossistes hospitaliers) ne saurait suffire à les déclarer similaires, compte tenu du fait qu’ils présentent les caractéristiques précitées, propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments de la société opposante. Les services suivants : « évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques ; numérisation de documents ; informatique en nuage ; hébergement de serveurs ; stockage électronique de données » de la demande d’enregistrement contestée s’entendent comme suit :

- les services d’« évaluations techniques concernant la conception (travaux d’ingénieurs) ; recherches scientifiques ; recherches techniques », d’un ensemble de conseils, projets et études techniques donnés à un ingénieur ou réalisés par lui, ainsi que de travaux et activités intel ectuel es qui tendent à la découverte de connaissances nouvel es ou à l’élaboration de produits nouveaux,
- les services de « numérisation de documents », de prestations consistant à convertir un document d’un type de support vers un autre,

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— les services d’« informatique en nuage », de prestations permettant d’établir un accès par le réseau à un réservoir partagé de ressources informatiques configurables (par exemple, réseaux, serveurs, stockage, applications et services) qui peuvent être rapidement mobilisées et mises à disposition,
- les services d’« hébergement de serveurs », de prestations consistant à accueil ir des centres informatiques tiers, en vue de permettre à une clientèle d’abonnés d’accéder aux services qu’ils proposent et
- les services de« stockage électronique de données », de prestations visant à mettre à disposition de clients des espaces mémoires sur un serveur informatique. Ces services ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « développement de logiciels » de la marque antérieure, lesquels s’entendent de prestations consistant à réaliser pour le compte d’un tiers, un programme informatique exécutable par un ordinateur. En outre, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, contrairement à ce qu’indique la société opposante, d’affirmer que les services de la demande contestée « relèvent du même domaine que les services de « développement de logiciels » couverts par la marque antérieure ». En effet, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de la vie économique, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme similaires aux services de « développement de logiciels » une multitude de services, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement et à éviter tout risque de confusion. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services suivants : « recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers ; conduite d’études de projets techniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui s’entendent de prestations techniques de recherches rendues par des ingénieurs, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « développement de logiciels » de la marque antérieure, tels que définis ci-dessus. Ces services répondent à des besoins différents, ne s’adressent pas à la même clientèle, ni ne sont réalisés par les mêmes prestataires (ingénieurs et chercheurs pour les premiers / programmeurs informatiques, informaticiens pour les seconds). Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux arguments développés par la société opposante. Les services suivants : « architecture ; décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services suivants : « développement de logiciels » de la marque antérieure, la mise en œuvre des premiers ne nécessitant pas nécessairement le recours aux seconds, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des premiers. En effet, compte tenu de la généralisation de l’outil informatique dans tous les domaines de la vie économique, en décider autrement sur la base d’un critère aussi général, reviendrait à considérer comme complémentaires aux services de « développement de logiciels » une multitude de services, alors même qu’ils possèdent, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les différencier nettement et à éviter tout risque de confusion. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires ni, dès lors, similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

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En conséquence, les produits et services de la demande d’enregistrement contestée sont pour partie identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BIONEXTONE. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit BIO-ONE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est constitué d’une dénomination unique et que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux, reliés par un trait d’union. Ces signes ont en commun le terme d’attaque BIO et l’élément final ONE, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuel es et phonétiques. La seule différence entre ces deux dénominations, qui repose sur la présence du terme central NEXT au sein du signe contesté, ne saurait suffire à écarter le risque de confusion entre ces dernières, dès lors que cette différence porte sur un élément central et que les signes en présence restent dominés par les mêmes sonorités d’attaque [bio] et finales [ouone]. Le signe verbal contesté BIONEXTONE est donc similaire à la marque verbale antérieure BIO-ONE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits et services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits et services. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits et services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes.

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III.- CONCLUSION En raison du risque de confusion avec le signe verbal BIO-ONE, le signe verbal contesté BIONEXTONE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; fongicides ; herbicides ; préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ; supports d’enregistrement numériques ; équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques d’ordinateurs ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ; appareils et instruments chirurgicaux ; appareils et instruments médicaux ; appareils et instruments dentaires ; appareils et instruments vétérinaires ; membres artificiels ; yeux artificiels ; dents artificiel es ; articles orthopédiques ; matériel de suture ; bas pour les varices ; vêtements spéciaux pour sal es d’opération ; prothèses ; implants artificiels ; fauteuils à usage médical ou dentaire ; draps chirurgicaux ; bassins hygiéniques ; bassins à usage médical ; mobilier spécial à usage médical ; coutel erie chirurgicale ; chaussures orthopédiques ; déambulateurs pour personnes handicapées ; conception d’ordinateurs pour des tiers ; développement d’ordinateurs ; conception de logiciels ; développement de logiciels ; élaboration (conception) de logiciels ; instal ation de logiciels ; maintenance de logiciels ; mise à jour de logiciels ; location de logiciels ; programmation pour ordinateurs ; analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes informatiques ; services de conseil ers en matière de conception et de développement de matériel informatique ; logiciel-service (saas) ; conseils en technologie de l’information ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; services médicaux ; services vétérinaires ; assistance médicale ; chirurgie esthétique ; services hospitaliers ; maisons médicalisées ; services de maisons de convalescence ; services de maisons de repos ; services d’opticiens ; services de médecine alternative ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.