OPP 21-0116 8 juil et 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur J A a déposé, le 2 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 696 940 portant sur le signe verbal PREFA METAL. Le 12 janvier 2021, la société PREFA ALUMINIUM PRODUKTE GESMBH (société à responsabilité limitée de droit autrichien) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale PREFA, enregistrée le 23 mars 2006, régulièrement renouvelée sous le n° 910 159 et désignant l’Union européenne, sur le fondement du risque de confusion.

Le 26 janvier 2021, l’Institut a notifié au déposant une objection provisoire à enregistrement portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation, réputée acceptée à défaut d’observations pour y répondre dans le délai imparti. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation matériel e de la demande d’enregistrement faite par l’Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libel é à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Métaux communs et leurs al iages ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Revêtements de toitures en métal, notamment en aluminium, ainsi que tôles pour leur fabrication et moyens de fixation correspondants, gouttières et tuyaux d’évacuation métal iques, notamment en tôle d’aluminium, ainsi que moyens de fixation pour ces produits, composants de toitures en métal, tels que râteaux à neige et barrières à neige, faîtières, aérations, gril es d’aération, tours de cheminées, fenêtres de toit et bordures pour fenêtres de toit, bardeaux pour bâtiments et éléments de bardeaux métal iques, notamment en aluminium, ainsi que moyens de fixation de ces produits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants de la demande d’enregistrement contestée : « Métaux communs et leurs al iages » ne figurent pas dans les mêmes termes ou des termes proches dans le libel é de la marque antérieure, pas plus qu’ils n’appartiennent à des catégories de produits qu’il revendique, ni ne recouvrent des produits qu’il désigne ; il ne s’agit donc pas de produits identiques. Contrairement aux assertions de la société opposante, les produits précités de la demande d’enregistrement qui s’entendent de matières premières constituées de métaux purs ou combinés pouvant avoir des applications les plus diverses, ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les produits suivants couverts par la marque antérieure : « Revêtements de toitures en métal, notamment en aluminium, ainsi que tôles pour leur fabrication et moyens de fixation correspondants, gouttières et tuyaux d’évacuation métal iques, notamment en tôle d’aluminium, ainsi que moyens de fixation pour ces produits, composants de toitures en métal, tels que râteaux à neige et barrières à neige, faîtières, aérations, gril es d’aération, tours de cheminées, fenêtres de toit et bordures pour fenêtres de toit, bardeaux pour bâtiments et éléments de bardeaux métal iques, notamment en aluminium, ainsi que moyens de fixation de ces produits », lesquels désignent des éléments de construction.

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Ne répondant pas aux mêmes besoins, ces produits ne s’adressent pas à la même clientèle ni ne suivent les mêmes circuits de distribution. Ces produits ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. À cet égard, sont sans incidence sur la présente procédure, les captures d’écran de sites Internet et d’articles de presse télé-versés par la société opposante afin de démontrer que les parties en cause exploitent des secteurs d’activité similaires. En effet, la comparaison des produits dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement entre les produits tels qu’ils figurent dans les libel és, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réel es ou supposées. En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement contestée n’apparaissent ni identiques, ni similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PREFA METAL, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur la dénomination PREFA. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tandis que la marque antérieure est composée d’une dénomination unique. Les signes en cause ont en commun l’élément verbal PREFA, ce qui leur confère des ressemblances visuel es et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, de l’élément METAL. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus. En effet, il n’est pas contesté que la dénomination PREFA, commune aux deux signes, soit distinctive à l’égard des produits en cause. La dénomination PREFA, unique élément constitutif de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté, en raison de sa position d’attaque et dès lors que l’élément METAL qui la suit, n’apparaît pas doté d’un fort pouvoir distinctif au regard des produits en cause, en ce qu’il en évoque la matière. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PREFA METAL est donc similaire à la marque verbale antérieure PREFA.

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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, s’il est vrai que les signes sont similaires, ces similitudes sont néanmoins insuffisantes pour permettre de compenser les dissemblances entre les produits relevées ci-dessus. Ainsi, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce, malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté PREFA METAL peut être adopté comme marque, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.