OPP21-0119 23/06/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur P M a déposé le 20 octobre 2020, la demande d’enregistrement de marque n° 4693300 portant sur le signe verbal MAGINVEST. Le 12 janvier 2021, la société FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST (Société de droit danois) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union Européenne MAJ INVEST déposée le 4 mai 2011, dûment renouvelée et enregistrée sous le n°009938648, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services financiers, y compris services de courtiers, agents de change, gestion d’investissements, liens, services de fonds d’investissement, gestion de portefeuil es, affaires monétaires, conseils, orientation, financement, cotations boursières, gestion de fortunes, investissement de capitaux, prêts, transfert électronique de capitaux pour des tiers; Informations financières, y compris fourniture d’informations en matière d’investissement et financement par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communications ; Organisation et conduite de conférences et congrès, services de clubs sous forme d’organisation d’un réseau pour personnes et entreprises commerciales (formation); Tous les services précités se rapportant uniquement aux entreprises dans le domaine de la gestion des actifs, des services d’investissement et de conseils liés aux investissements, du courtage, des unités de compte, de la gestion de portefeuil es et de fonds, des placements de capitaux et des informations financières ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les services de « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services de téléconférences ; services de visioconférence » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services de « estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations matériel es et intel ectuel es relatives à l’évaluation de biens immobiliers et des prestations matériel es ayant pour objet la gestion de biens immobiliers, ne présentent par les mêmes nature, objet et destination que les « Services financiers, y compris services de courtiers, agents de change, gestion d’investissements, liens, services de fonds d’investissement, gestion de portefeuil es, affaires monétaires, conseils, orientation, financement, cotations boursières, gestion de fortunes, investissement de capitaux, prêts, transfert

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électronique de capitaux pour des tiers » de la marque antérieure qui s’entendent de services relatifs aux ressources pécuniaires, à l’épargne et notamment aux investissements. Ces services ne sont pas assurés par les mêmes prestataires, les premiers relevant de la spécialité des agences immobilières, syndics de copropriété, administrateurs de biens et gestionnaires de patrimoine immobilier, tandis que les seconds sont rendus par des établissements bancaires ou financiers. A cet égard, ne sauraient être prises en considération les décisions du Directeur de l’Institut citées par la société opposante dans la mesure où el es ont été rendues au regard de libel és distincts de ceux de la présente espèce. Ces services ne sont pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement aux assertions de la société opposante. De mêmes, les services de « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas un lien étroit et obligatoire avec les services de « Informations financières, y compris fourniture d’informations en matière d’investissement et financement par le biais de réseaux informatiques et de réseaux mondiaux de communications » de la marque antérieure invoquée, les premiers étant d’applications multiples et n’étant pas nécessairement liés aux seconds qui peuvent en outre pour certains être rendus sans le recours aux premiers. Ce services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Les services de « mise à disposition de forums en ligne » de la demande d’enregistrement contestée n’ont pas à l’évidence les mêmes nature, fonction et destination ni ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Organisation et conduite de conférences et congrès, services de clubs sous forme d’organisation d’un réseau pour personnes et entreprises commerciales (formation) ; Tous les services précités se rapportant uniquement aux entreprises dans le domaine de la gestion des actifs, des services d’investissement et de conseils liés aux investissements, du courtage, des unités de compte, de la gestion de portefeuil es et de fonds, des placements de capitaux et des informations financières » de la marque antérieure invoquée, les premiers n’étant pas nécessairement, ni exclusivement, utilisés dans le cadre des prestations des seconds. A cet égard la société opposante fait valoir que ces services sont destinés à l’organisation d’un réseau de personnes ou d’entreprise afin qu’ils puissent échanger entre eux. Toutefois les premiers s’entendent de services permettant la mise en place d’une plateforme de discussion en ligne. Ces services ne possèdent donc pas les mêmes nature et objet que les services de la marque antérieure qui s’entendent de services permettant l’organisation physique d’une conférence ou encore d’un congrès. Il ne s’agit donc pas de services complémentaires, ni dès lors similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, les services de « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent à l’évidence pas de lien étroit et obligatoire avec les services de « Organisation et conduite de conférences et congrès, services de clubs sous forme d’organisation d’un réseau pour personnes et entreprises commerciales (formation) ; Tous les services précités se rapportant uniquement aux entreprises dans le domaine de la gestion des actifs, des

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services d’investissement et de conseils liés aux investissements, du courtage, des unités de compte, de la gestion de portefeuil es et de fonds, des placements de capitaux et des informations financières » de la marque antérieure, la prestation des premiers ne nécessitant pas le recours aux seconds, pas plus que ceux-ci ne servent obligatoirement à la prestation des premiers. Ainsi il ne s’agit pas de services similaires le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont, pour partie, identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur le signe verbal MAGINVEST. La marque antérieure porte sur le signe verbal MAJ INVEST. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal unique alors que la marque antérieure est composée de deux dénominations. Les signes en présence ont en commun un élément verbal de même longueur, comportant les mêmes séquences et sonorités MA/INVEST. En outre, les signes MAGINVEST et MAJ INVEST sont susceptibles de se prononcer de manière identique (le G au sein de la demande contesté se prononcera ici de la même manière que la lettre J). Ils diffèrent, au sein du signe contesté, par la substitution de la lettre G par la lettre J et le fait que les séquences MAJ et INVEST sont présentés en deux éléments au sein de la marque antérieure (contrairement à la dénomination unique composant la demande contestée). Toutefois, ces différences ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre ces signes dès lors qu’ils restent dominés par une longueur identique (neuf lettres), par les mêmes successions de lettres (MA/INVEST) et de sonorités [maj-in-vest]. Il résulte des ressemblances visuel es et phonétiques précitées une impression d’ensemble commune entre les signes. Le signe verbal contesté MAGINVEST est donc similaire à la marque verbale antérieure MAJ INVEST. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal MAGINVEST ne peut être adopté comme marque pour désigner de tels services, sans porter atteinte au droit antérieur des opposants. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée pour les services suivants : « Assurances ; services bancaires ; services bancaires en ligne ; services de caisses de prévoyance ; émission de cartes de crédit ; gestion financière ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ; services de téléconférences ; services de visioconférence » Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services précités.