OP21-0162 12/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur Y L (le déposant) a déposé le 2 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 20/4696943 portant sur le signe complexe ci-dessous reproduit : Le 13 janvier 2021, la société par actions simplifiée JEAN PATOU (l’opposant) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne JOY n°014790232, déposée le 12 novembre 2015 et dont el e indique en être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété. Cette marque antérieure est invoquée à la fois sur le fondement d’un risque de confusion et sur le fondement d’une atteinte à sa renommée.

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L’opposition est formée contre la totalité des produits revendiqués au sein de la demande d’enregistrement, à savoir les « Cosmétiques; parfums; poudres pour bébés [produits de toilette]; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; shampooings pour bébés ». L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n°014790232 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n°014790232 portant sur la dénomination JOY. La renommée est invoquée au regard des produits suivants : « Produits de parfumerie et parfums».

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Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, l’opposant précise tout d’abord que, lancée au début des années 1930, la marque JOY désigne un parfum « commercialisé depuis plus de quatre- vingt ans en France ». Il fournit à cet égard des pièces, et notamment les annexes 1, 3 et 4, qui regroupent de très nombreux articles parus dans la presse féminine grand public, tels que les magazines Marie-Claire, Gala, Madame Figaro, El e, Version Femina, en particulier en France mais également en Al emagne, en Italie ou au Portugal, faisant la promotion du parfum JOY. Un article en ligne publié en 2017 sur le site www.marieclaire.fr qualifie notamment le parfum JOY de « parfum prestigieux ». Il en ressort que la marque antérieure JOY, fait l’objet d’investissements publicitaires importants, d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union européenne. Ainsi la marque antérieure invoquée JOY a bien acquis une renommée particulièrement en France, pour désigner un parfum, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe JOYCELEE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination JOY ci-dessous reproduite : JOY L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est constituée d’une dénomination présentée dans une police d’écriture particulière. La marque antérieure est quant à el e composée d’une unique dénomination. Les signes en cause ont, visuel ement et phonétiquement en commun la séquence JOY-, constitutive de la marque antérieure et positionnée en attaque du signe contesté, laquel e apparait parfaitement distinctive à l’égard des produits en cause. Ces signes diffèrent par la séquence finale –CELEE et la présentation particulière du signe contesté.

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La présence de cette séquence verbale engendre des différences visuel es et phonétiques non négligeables entre les signes en cause et en particulier une longueur et un rythme nettement distincts (le signe contesté étant composé de huit lettres et se prononçant en trois temps tandis que la marque antérieure est une dénomination courte de trois lettres et répondant à une prononciation en un seul temps). Intel ectuel ement, l’opposant relève que « le public français sera capable de reconnaître le terme anglais JOY, qui appartient au vocabulaire de base la langue anglaise, au sein de la demande de marque contestée » et soutient que « le terme JOY conserve sa position distinctive autonome l’ajout du suffixe ʺCELEEʺ ne modifiant pas la signification et le caractère immédiatement perceptible de JOY ». Toutefois, si il est vrai que le terme anglais JOY est aisément compris public français de référence comme signifiant « joie », el e se trouve dans le signe contesté directement accolée à la séquence – CELEE, présentée en caractères de même tail e, dans une même cal igraphie et sur une même ligne. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes que le signe complexe contesté JOYCELEE apparaît faiblement similaire à la marque antérieure JOY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. Ainsi, l’établissement d’un tel lien entre les signes, implique d’examiner également la nature des produits et services en présence et notamment la nature et le degré de proximité des produits ou services concernés. En l’espèce, et comme démontré précédemment, la marque antérieure JOY jouit d’une renommée importante pour désigner un parfum. En outre, les signes en présence présentent un certain degré de similarité, comme précédemment établi. Cette circonstance n’a pas été contestée par le déposant. L’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure JOY est dirigée à l’encontre des « Cosmétiques; parfums; poudres pour bébés [produits de toilette]; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; shampooings pour bébés » de la demande d’enregistrement contestée, lesquels apparaissent identiques et similaires aux « parfums » pour lesquels la marque antérieure est renommée. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre le signe contesté et la marque antérieure en relation avec des produits identiques et similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée.

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Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. L’opposant soutient notamment qu’« il existe un risque élevé que l’image et la réputation de la marque antérieure JOY soient transférées à la demande de marque opposée JOYCELEE avec pour conséquence que la commercialisation des produits commercialisés sous la demande de marque opposée soit facilitée par son association avec la marque antérieure renommée ». Il en résulterait alors « avantage indu, puisque les fruits de l’investissement qui a été supporté pour la promotion, le maintien et la valorisation de la marque JOY doivent revenir au seul titulaire de cette marque antérieure ». Il ajoute en outre que « l’utilisation de la demande de marque opposée conduirait à un détournement de l’image, du prestige et du pouvoir d’attraction de la marque antérieure […] » ce qui entrainerait « une atteinte au caractère distinctif et à la réputation de JOY ». Au regard de l’identité et de la grande proximité des produits en cause lesquels seront proposés à la vente dans les mêmes points de vente (parfumerie notamment) et de la renommée de la marque antérieure dans le domaine de la parfumerie, laquel e jouit d’une image prestigieuse auprès des consommateurs, il est vraisemblable que les consommateurs associeront les produits du déposant à ceux de l’opposant et transféreront ainsi les qualités attribuées à la marque antérieure de renommée aux produits de la demande d’enregistrement contestée. L’usage de la demande d’enregistrement contestée JOYCELEE est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure JOY, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne JOY n°014790232, la demande d’enregistrement contestée JOYCELEE ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les « Cosmétiques; parfums; poudres pour bébés [produits de toilette]; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; shampooings pour bébés ». B. Sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union européenne n° 014790232 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

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Sur la comparaison des produits L’opposition est formée à l’encontre de la totalité des produits désignés dans la demande d’enregistrement contestée à savoir les : « Cosmétiques; parfums; poudres pour bébés [produits de toilette]; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage; shampooings pour bébés». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Préparations et traitements capil aires; Lotions de soins capil aires; Crèmes de soins capil aires; Cosmétiques pour les cheveux; Cosmétiques; Laits de toilette; Préparations cosmétiques; Produits hydratants à usage cosmétique; Produits cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques pour les sourcils; Écran solaire [cosmétiques]; Poudriers [produits cosmétiques]; Produits de bronzage; Huiles après-soleil [cosmétiques]; Maquil age; Produits de maquil age pour la peau; Poudre pour le maquil age; Fonds de teint; Crayons de maquil age; Produits de maquil age pour les yeux; Produits démaquil ants; Produits de maquil age; Laits démaquil ants; Démaquil ant pour les yeux; Rouge à lèvres; Rouges à joues à usage cosmétique; Fards à paupières; Mascara; Eye-liners; Spray pour les cheveux; Produits odorants; Produits de parfumerie et parfums; Vernis à ongles; Stylos de vernis à ongles; Dissolvants; Mousses capil aires; Gels capil aires; Déodorants corporels [parfumerie]; Savons de toilette; Savons parfumés; Nettoyants pour le visage [cosmétiques]; Produits lavants pour les mains; Gels de rasage; Gels douche; Gel pour sourcils; Gels de bain; Gels après-rasage; Gels pour les yeux; Cosmétiques sous forme de gels; Gels de protection pour les cheveux; Shampooings; Shampooings pour le corps; Shampooings secs; Produits de rinçage pour les cheveux; Après-shampooings; Produits revitalisants pour la peau; Produits de soin pour cuticules; Lotions corporel es; Masques pour le corps sous forme de lotions; Lotions corporel es hydratantes [cosmétiques]; Lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; Crèmes et lotions parfumées pour le corps; Lotions pour le soin du visage et du corps; Lotion tonifiante pour le visage, le corps et les mains ». L’opposant soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains, identiques, et pour d’autres, similaires aux produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe JOYCELEE, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur la dénomination JOY reproduite ci-dessous : JOY L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.

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Les signes ayant été comparés précédemment, il convient de se référer à cette comparaison qui a conclu à une faible similarité entre ceux-ci. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits en cause. L’opposant invoque, comme facteur aggravant du risque de confusion, le caractère distinctif accru de la marque antérieure JOY acquis par sa grande connaissance par le public français dans le domaine de la parfumerie, laquel e a été démontrée précédemment. Toutefois, du fait de la faible similarité des signes, il n’existe pas de risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause et la connaissance sur le marché de la marque antérieure. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe JOYCELEE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits revendiqués sans porter atteinte à la renommée de la marque antérieure JOY de l’opposant. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.