21-0268 16 juillet 2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur E O a déposé le 27 octobre 2020, la demande d’enregistrement 20 4 695 582 portant sur la dénomination WIISAT. Le 10 novembre 2020, la société WILHELM SIHN JR. GMBH & CO. KG, société de droit al emand, a formé opposition à l’enregistrement de cette marque. 1

L es droits antérieurs invoqués dans cet acte sont les suivants :

- la marque de l’Union Européenne portant sur la dénomination WISI, déposée le 28 septembre 2000, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°001904747, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union Européenne portant sur le signe complexe WISI, déposée le 28 septembre 2000, régulièrement renouvelée et enregistrée sous le n°001904796, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au déposant par courrier du 23 février 2021 sous le n°21-0268. Cette notification invitait le déposant à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois à compter sa réception. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque n°001904747 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « antennes en tout genre, en particulier antennes terrestres, antennes pour la communication par satel ite, antennes pour ondes ultracourtes, antennes de radio et de télévision, antennes pour automobiles, antennes pour appareils de radio et récepteurs portables, antennes pour systèmes GPS, antennes de téléphonie mobile, antennes col ectives; appareils et dispositifs pour les techniques de transmission optique, en particulier émetteurs, récepteurs, câbles, filtres, distributeurs, coupleurs et générateurs de fréquence; Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Location d’appareils de télécommunication ». 2

La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par le déposant. En revanche, les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations assurées par des établissements spécifiques (agences de presse) ayant pour objet de fournir aux médias des informations (nouvel es) « brutes » col ectées par des journalistes, n’entrent pas dans la catégorie générale des services de « télécommunications » de la marque antérieure, qui s’entendent de prestations techniques de communication à distance permettant de transmettre et d’échanger des messages et des informations de toutes sortes, par des moyens techniques appropriés et rendues par des opérateurs de télécommunications. Ces services ne sont donc pas similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. En conséquence, les services de la demande d’enregistrement contestée sont pour certains identiques, et pour d’autres similaires, aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination WIISAT. La marque antérieure porte sur la dénomination WISI. La société opposante soutient que les signes sont similaires. La société opposante invoque l’identité et la forte similarité des produits et services en cause qui viennent renforcer le risque de confusion entre les signes en présence. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuel es et phonétiques prépondérantes entre la séquence d’attaque WII- du signe contesté et le terme WISI de la marque antérieure (longueur très proche, trois lettres pour le signe contesté et quatre pour la marque antérieure, dont trois lettres communes, placées dans le même ordre et selon le même rang, formant ainsi la même séquence d’attaque WI-I, le même rythme en deux temps et la même sonorité d’attaque [ui-i-]). 3

S i les signes différents par la présence de la séquence finale –SAT au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, la séquence WII- et le terme WISI apparaissent distinctifs au regard des produits et services en présence. La séquence d’attaque WII- présente également un caractère dominant au sein du signe contesté, dès lors que la séquence finale -SAT, fait référence au terme « satel ite », et présente donc un caractère accessoire en ce qu’il désigne la nature ou l’objet des produits et services en cause. Le consommateur de référence portera donc son attention sur la séquence d’attaque WII- au sein du signe contesté. Il résulte tant des ressemblances visuel es et phonétiques, que de la prise en considération des éléments distinctifs et dominants, un risque de confusion ou d’association dans l’esprit du public. La dénomination WIISAT est donc similaire à la dénomination antérieure WISI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité de certains produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. B. Sur le fondement de la marque n°001904796 Sur la comparaison des services L’opposition est également formée contre les services suivants : « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et services suivants : « antennes en tout genre, en particulier antennes terrestres, antennes pour la communication par satel ite, antennes pour ondes ultracourtes, antennes de radio et de télévision, antennes pour automobiles, antennes pour appareils de radio et récepteurs portables, antennes pour systèmes GPS, antennes de téléphonie mobile, antennes col ectives; appareils et dispositifs pour les techniques de transmission optique, en particulier émetteurs, récepteurs, câbles, filtres, distributeurs, coupleurs et générateurs de fréquence; Télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Location d’appareils de télécommunication ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, les services d’ « agences de presse ; agences d’informations (nouvel es) » de la demande d’enregistrement contestée 4

n e sont donc pas similaires aux services de « télécommunications » de la marque antérieure, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une même origine. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur la marque complexe WISI, ci-dessous reproduite : Ce signe est déposé en couleurs. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, la dénomination WIISAT ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. 5

P AR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée en ce qu’el e porte sur les services suivants : « Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d’ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d’accès à des bases de données ; services d’affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; location d’appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée pour les services ci-dessus. 6