OPP 21-0631 20/07/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M R a déposé le 17 novembre 2020, la demande d’enregistrement n° 4 702 377 portant sur le signe complexe NUX PAN & GATÔ. Le 11 février 2021, la société LABORATOIRE NUXE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale NUXE déposée le 18 mars 2020 et enregistrée sous le n°4633281, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque verbale de l’Union européenne NUXE déposée le 22 décembre 2009 et dûment renouvelée sous le n° 8774531, sur le fondement de l’atteinte à la marque de renommée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION A. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n° 8774531 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé. Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque la renommée de la marque de l’Union européenne n° 8774531 portant sur le signe verbal NUXE. La renommée est invoquée au regard des produits et services suivants : « cosmétiques; parfums, eaux de toilette, désodorisants pour le corps; huiles essentiel es; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques anti-rides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits capil aires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu); préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquil age et de démaquil age; préparations pour le rasage et préparations après-rasage; soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, massages, salons de beauté, services de soins (saunas), spas (services de soins et de beauté) ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique que « grâce à ses produits de haute qualité commercialisés sous la marque maison NUXE et aux investissements importants mis en œuvre pour assurer leur développement et leur promotion, la marque NUXE est l’une des plus vendues en pharmacies et en parapharmacies en France et en Europe ». La société opposante fait également valoir que d’années en années, le laboratoire LUXE : « n’a cessé de développer et décliner sa marque et d’étoffer son offre de service ».

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Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit plusieurs documents, parmi lesquels :

- Annexe 4 : photos de vitrines de points de vente de produits NUXE dans l’Union européenne ;

- Annexe 5 : nombreux articles de presse et citations de la marque NUXE dans les nouveaux médias (blogs, réseaux sociaux) sur une période couvrant 1994 à 2020 et concernant des produits cosmétiques, capil aires et de parfumerie ;

- Annexe 7 : classement de la marque NUXE, sur la période 2016-2019, d’après l’organisme indépendant IQVIA en termes de ventes de parfums et produits de beauté ; NUXE se retrouve systématiquement dans le Top 3 ;

- Annexe 8 : récompenses et prix obtenus par la société Laboratoire NUXE dans différents pays de l’Union européenne, dont la France pour la période 1999-2020 dont notamment :  2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 : Médail e d’Or « Votre Beauté »,  2015 : Oscar Cosmétique Mag,  2016 : Prix d’Excel ence de la Beauté Marie Claire,  2017 : Paris Santé magazine,  2018 : Prix Parents 2018, Prix Vénus de la beauté 2018, Oscar Cosmétique Mag, Prix Santé magazine, 12 Prix Beauté Test Awards,  2019 : Prix Vénus de la beauté Fémina 2019, Prix Beauté des Femmes-Femme Actuel e 2019, Grand Prix Avantage de la Beauté  2020 : Prix Santé Magazine Beauté Santé 2020 et El e Beauty Awards. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure NUXE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché de l’Union européenne pour les produits suivants : « cosmétiques; parfums, eaux de toilette, désodorisants pour le corps; huiles essentiel es; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques anti-rides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après- solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits capil aires (préparations pour le soin des cheveux et du cuir chevelu); préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquil age et de démaquil age; préparations pour le rasage et préparations après-rasage ». Ainsi, la marque antérieure NUXE a bien acquis une renommée sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne pour les produits précités. En revanche, les pièces fournies ne parviennent pas à établir la renommée de la marque pour les services suivants : « soins d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour animaux, massages, salons de beauté, services de soins (saunas), spas (services de soins et de beauté) ». En effet, à cet égard, la société opposante se contente de fournir une liste des spas NUXE en France et à Paris. Ainsi, la renommée de la marque antérieure n’a pas été établie au regard des services précités. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contesté à la renommée de la marque antérieure pour les produits suivants : « cosmétiques; parfums, eaux de toilette, désodorisants pour le corps; huiles essentiel es; savons, laits de toilette; crèmes, gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques anti-rides; produits cosmétiques pour le soin des lèvres; produits cosmétiques antisolaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau, produits cosmétiques après-solaires; préparations cosmétiques pour l’amincissement; produits capil aires (préparations pour le soin des

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cheveux et du cuir chevelu); préparations cosmétiques pour le bain; produits de maquil age et de démaquil age; préparations pour le rasage et préparations après-rasage ». Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe NUX PAN & GATÔ, ci-dessous reproduit : La marque antérieure de renommée invoquée porte sur la dénomination NUXE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de trois éléments verbaux et d’une esperluette, et la marque antérieure d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les dénominations NUX du signe contesté et NUXE, constitutive de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuel es prépondérantes (longueur comparable, trois lettres communes placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence de lettres NUX) et une identité phonétique [nuxe]. Au sein du signe contesté, la dénomination NUX présente un caractère manifestement dominant en raison de sa présentation en gras et en très gros caractères sur une ligne supérieure, l’ensemble verbal PAN & GATÔ placé sur une ligne inférieure et en caractères nettement plus petits et descriptif de la nature des produits visés, ne sera donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté NUX PAN & GATÔ est donc similaire à la marque verbale antérieure NUXE. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Il est constant que pour déterminer si l’utilisation du signe contesté risque de porter préjudice au caractère distinctif ou à la renommée de la marque antérieure, ou d’en tirer un profit indu, il convient d’analyser si, compte tenu de tous les facteurs pertinents, un lien ou une association entre les signes s’établira dans l’esprit du public concerné.

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Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure NUXE est dirigée à l’encontre de l’intégralité de la demande contestée, à savoir les produits suivants : « Cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; confiseries à base d’amandes et de noisettes ; bonbons ; caramels [bonbons] ; fruits secs et fruits à coque enrobés de chocolat ; fruits secs et fruits à coque caramélisés ; fruits à coque enrobés [confiserie] ». La société opposante fait valoir qu’el e « exploite plusieurs marques déclinées autour de termes évoquant le monde de l’alimentaire (Annexe 2) », notamment « Rêve de Miel », « Rêve de thé », « Crème Fraîche de beauté » et qu’el e « utilise également des références au monde de l’alimentaire dans ses communications » (Annexe 10). La société opposante souligne par ail eurs que « le groupe Nuxe développe depuis de nombreuses années des partenariats avec d’autres marques hors du domaine des cosmétiques », comme par exemple des partenariats avec les sociétés Kusmi Tea ou Lov Organic (Annexe 11), de sorte que l’enregistrement de la demande contestée « amènerait les consommateurs à croire, à tort, à un nouveau partenariat de Nuxe avec un boulanger-pâtissier ». La société opposante ajoute que « ce risque est d’autant plus grand qu’un partenariat similaire existe déjà entre deux acteurs importants de la cosmétique et de la pâtisserie, à savoir L’Occitane et Pierre Hermé » (Annexe 12). A cet égard, la société opposante fournit des pièces démontrant l’existence de ces différents partenariats. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure NUXE possède un caractère distinctif intrinsèque, lequel est accru par sa renommée auprès du grand public, tel e que démontrée précédemment. En outre, les signes en présence présentent de grandes ressemblances d’ensemble et notamment une stricte identité phonétiques entre les éléments verbaux NUXE et NUX, distinctifs et dominants dans les deux signes. Dès lors, les consommateurs seront vraisemblablement incités à établir un lien entre les deux signes du fait des similitudes du signe contesté avec la marque antérieure en relation avec des produits relevant du secteur de la boulangerie-pâtisserie avec lesquels des partenariats ont été conclus. A cet égard, il convient de relever que le déposant n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Par conséquent, compte tenu de la similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits suivants : « Cacao ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; confiseries à base d’amandes et de noisettes ; bonbons ; caramels [bonbons] ; fruits secs et fruits à coque enrobés de chocolat ; fruits secs et fruits à coque caramélisés ; fruits à coque enrobés [confiserie] », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure.

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Sur le risque de préjudice L’existence d’un lien entre les signes ne dispense pas de rapporter la preuve d’une atteinte effective et actuel e à la marque antérieure ou d’un risque sérieux qu’une tel e atteinte se produise dans le futur (C-252/07 Intel, 27 novembre 2008). Cette atteinte est constituée par un usage sans juste motif de la demande d’enregistrement contestée qui soit tire ou tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, soit porte ou porterait préjudice à son caractère distinctif, soit porte ou porterait préjudice à sa renommée. Un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que la protection de la marque de renommée puisse s’appliquer. Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. En l’espèce, la société opposante soutient que « l’enregistrement de la marque NUX PAN & GATÔ pour les produits alimentaires visés au dépôt reviendrait à permettre au déposant de bénéficier, sans bourse délier, de la renommée de la marque antérieure NUXE et des efforts et investissements de son titulaire au fil des années pour construire et asseoir cette renommée ». La notion de profit indu englobe les cas où il y a exploitation et «parasitisme» manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services désignés par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée. A cet égard, la société opposante fait valoir que l’enregistrement de la demande d’enregistrement contestée reviendrait à « affaiblir l’image de la marque NUXE, construite sur deux fondements forts, à savoir la nature et le luxe ». El e ajoute que « grâce à ses produits de haute qualité (…) Nuxe s’est forgé une image de nature et de luxe … ». El e en déduit que l’usage de la demande d’enregistrement contestée pour des produits de la classe 30 tirerait indûment profit de la renommée de la marque antérieure. Cette image positive ressort effectivement des pièces produites. Ainsi, le fait que les produits Nuxe soient vendus en pharmacies, parapharmacies, grands magasins et parfumerie (annexe 4) contribue à l’image positive de la marque Nuxe car le consommateur s’attend à trouver dans ces points de vente des produits de qualité. En outre, les nombreux articles de presse fournis par la société opposante (annexe 5) vantent les multiples vertus des produits Nuxe. A titre d’exemple, on peut citer le magazine Cosmopolitan de novembre 2020 : « D’un côté, un best-sel er autour du karité, du miel et de la cire d’abeil e. De l’autre, un pack en édition limitée pour la défense des abeil es. On kiffe. Baume Lèvres Rêve de miel, Nuxe », le magazine Numéro qui nomme le gommage Nuxe parmi « Le best of des gommages corps », ou encore le magazine Femina qui, à l’occasion du Prix de la beauté Vénus Version Fémina 2020, cite quatre produits nommés dans la catégorie « Corps & Hygiène » en circuit Para/Pharmacie dont le produit Rêve de Miel Baume-Huile Corps Fondant au Miel de Nuxe. Enfin, les nombreux prix et récompenses reçus par la société Laboratoire Nuxe (Annexe 8) dont le Prix d’Excel ence de la Beauté Marie Claire (2016), Prix Parents (2018) et Prix Santé Magazine Beauté Santé (2020) contribuent également à l’image positive de la marque. Ainsi, le Laboratoire Nuxe bénéficie d’une image positive, fortement ancrée dans l’esprit du consommateur.

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Par conséquent, en raison de la très forte renommée de la marque antérieure pour des cosmétiques, des similitudes entre les signes, et de l’image positive que dégage la marque antérieure, susceptible de s’appliquer aux produits en cause, il existe un risque que les consommateurs qui établiront un lien entre les marques en cause projettent les caractéristiques de la marque antérieure sur le signe contesté. Dès lors, ce transfert de l’image positive de la marque antérieure pourrait faciliter la mise sur le marché des produits de la demande d’enregistrement contestée, réduisant ainsi la nécessité d’investir dans la publicité, et permettrait alors au déposant de bénéficier, sans contrepartie, des efforts commerciaux déployés par le titulaire de la marque antérieure pour créer et entretenir cette image. L’usage de la demande d’enregistrement contestée NUX PAN & GATÔ est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure NUXE, ce qui au demeurant n’est pas contesté par le déposant. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée NUX PAN & GATÔ doit être rejetée sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque antérieure NUXE. B. Sur le fondement de la marque n°4633281 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement du risque de confusion avec la marque n°4633281 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne NUXE n°8774531, la demande d’enregistrement contestée NUX PAN & GATÔ ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner les produits en cause, et doit donc être rejetée. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.