OPP 21-0642 19/01/2022 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société SHANGHAI YOUZU INFORMATION TECHNOLOGY Co. Ltd. (société de droit chinois) a déposé le 18 novembre 2020, la demande d’enregistrement

n° 20 / 4 702 762 portant sur le signe verbal DYNASTY SCROLLS. Le 11 février 2021, la société ZENIMAX MEDIA INC. (société organisée selon les lois de l’Etat de Delaware) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union Européenne THE ELDER SCROLLS V : SKYRIM déposée le 13 juil et 2011, enregistrée sous le n° 010121432 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union Européenne THE ELDER SCROLLS déposée le 4 septembre 2002, enregistrée sous le n° 002840098 et régulièrement renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ;

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— la marque de l’Union Européenne THE ELDER SCROLLS déposée le 29 février 2012 et enregistrée sous le n° 010682854, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque internationale désignant l’Union Européenne THE ELDER SCROLLS : BLADES, enregistrée le 25 janvier 2018 sous le n° 1420374, sur le fondement du risque de confusion ;

- sur le fondement d’une atteinte à la renommée de la marque verbale de l’Union européenne THE ELDER SCROLLS, déposée le 4 septembre 2002, enregistrée sous le n° 002840098 et régulièrement renouvelée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Suite à une demande conjointe des parties, la procédure a été suspendue pendant quatre mois. Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, la procédure d’opposition a repris le 6 septembre 2021, au stade où el e se trouvait le 3 mai 2021, date de la suspension. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées II.- DECISION L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques enregistrés; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via des réseaux informatiques mondiaux et des appareils sans fil; Logiciels d’application informatique téléchargeables; Programmes informatiques téléchargeables; Cartouches de jeu vidéo; Publications électronique (téléchargeable); Fichiers image téléchargeables; Logiciels d’application téléchargeables pour téléphone mobile et smartphone, ordiphone; Périphériques informatiques; Équipement de communication réseau; Récepteurs audio-vidéo; Appareils vocaux électroniques y compris livres audio; Lecteurs multimédia portables; Casque de réalité virtuel e; Casque audio pour jeux de réalité virtuel e; Matériel de projection; Lunettes; Dessins animés; Tapis de souris ; Fourniture des publications électroniques en ligne non téléchargeables; Formation; Services de divertissement; Éducation; Production de films autres que des films publicitaires; Fourniture de jeux en ligne sur des réseaux informatiques; Divertissement radiophonique; Services de bornes d’arcade; Organisation des concours éducatifs ou de divertissement; Location d’équipement de jeux; Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; Publication en ligne de livres électroniques et de magazines; Divertissement télévisé; Services de jeux électroniques fournis via Internet; Fourniture des jeux informatiques en ligne; Production de programmes radiophoniques et télévisés ; Montage vidéo; Services de club (divertissement ou éducation); Organisation des compétitions de jeux e-sports ». A. Sur le fondement de la marque n° 1420374 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.

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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques enregistrés; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via des réseaux informatiques mondiaux et des appareils sans fil; Logiciels d’application informatique téléchargeables; Programmes informatiques téléchargeables; Cartouches de jeu vidéo; Publications électronique (téléchargeable); Fichiers image téléchargeables; Logiciels d’application téléchargeables pour téléphone mobile et smartphone, ordiphone; Appareils vocaux électroniques y compris livres audio; Dessins animés; Fourniture des publications électroniques en ligne non téléchargeables;; Services de divertissement; Production de films autres que des films publicitaires; Fourniture de jeux en ligne sur des réseaux informatiques; Divertissement radiophonique;; Location d’équipement de jeux; Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; Publication en ligne de livres électroniques et de magazines; Divertissement télévisé; Services de jeux électroniques fournis via Internet; Fourniture des jeux informatiques en ligne; Production de programmes radiophoniques et télévisés ; Montage vidéo ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Ludiciels à utiliser avec des ordinateurs et consoles de jeux vidéo; Logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables fournis par le biais d’Internet et de dispositifs sans fil; dispositifs électroniques contenant des logiciels de jeux informatiques à utiliser avec des ordinateurs et consoles de jeux vidéo; supports numériques préenregistrés sous forme de CD-ROM et DVD contenant des jeux informatiques et jeux vidéo ; supports numériques téléchargeables, à savoir images téléchargeables, il ustrations téléchargeables, fichiers textes téléchargeables, fichiers audio téléchargeables, fichiers vidéo téléchargeables, logiciels de jeux téléchargeables et films cinématographiques téléchargeables. Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques interactifs en ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’informations et de divertissements sous forme de nouvel es, informations, images artistiques non téléchargeables, clips vidéo non téléchargeables et bandes-annonces non téléchargeables en matière de jeux informatiques électroniques par le biais d’Internet; mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables sous forme de livres, revues, journaux et périodiques dans le domaine des romans, bandes dessinées et dessins animés; production de films cinématographiques; distribution de films cinématographiques; location de machines et appareils de divertissement; location de machines et appareils de jeu ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

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Les produits et services suivants «Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; Logiciels de jeux informatiques enregistrés; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables via des réseaux informatiques mondiaux et des appareils sans fil; Logiciels d’application informatique téléchargeables; Programmes informatiques téléchargeables; Cartouches de jeu vidéo; Publications électronique (téléchargeable); Fichiers image téléchargeables; Logiciels d’application téléchargeables pour téléphone mobile et smartphone, ordiphone; Appareils vocaux électroniques y compris livres audio; Dessins animés; Fourniture des publications électroniques en ligne non téléchargeables; Services de divertissement; Production de films autres que des films publicitaires; Fourniture de jeux en ligne sur des réseaux informatiques; Divertissement radiophonique;; Location d’équipement de jeux; Fourniture de vidéos en ligne non téléchargeables; Publication en ligne de livres électroniques et de magazines; Divertissement télévisé; Services de jeux électroniques fournis via Internet; Fourniture des jeux informatiques en ligne; Production de programmes radiophoniques et télévisés ; Montage vidéo » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal DYNASTY SCROLLS ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe THE ELDER SCROLLS : BLADES, ci-dessous reproduit : THE ELDER SCROLLS: BLADES La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits et services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de quatre éléments verbaux et de deux points d’exclamation. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement les deux signes ont en commun le terme SCROLLS. Les signes diffèrent par la présence du terme DYNASTY dans le signe contesté et par cel e des termes THE, ELDER et BLADES et par la présence de deux points dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme SCROLLS apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. Cet élément verbal SCROLLS constitue l’élément dominant du signe contesté dès lors que le terme DYNASTY qui le précède, aisément compris comme signifiant « dynastie » en français, ne fait que se rapporter au terme SCROLLS afin de l’introduire.

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Au sein de la marque antérieure, le terme SCROLLS présente également un caractère dominant dès lors que les termes THE ELDER qui le précèdent et compris du public comme signifiant « l’ainé » en anglais se rapportent eux aussi directement au terme SCROLLS pour le qualifier. Le terme BLADES, séparé des autres termes par deux points d’exclamation, présente un caractère accessoire en ce qu’il est susceptible d’évoquer une déclinaison de la marque antérieure pour une nouvel e gamme de jeux. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DYNASTY SCROLLS est donc similaire à la marque verbale antérieure THE ELDER SCROLLS : BLADES, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante démontre une connaissance certaine de la marque antérieure dans le domaine des jeux vidéo et fournit à cet égard de nombreux documents. En l’espèce, le risque de confusion est encore accentué par cette connaissance de la marque antérieure ainsi que par l’identité et la grande similarité des produits et services en présence. Ainsi, du fait de l’identité et la grande similarité des produits et services en présence, de la similarité des signes en présence et de la connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. B. Sur le fondement de la marque n° 002840098 Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal THE ELDER SCROLLS, ci-dessous reproduit : THE ELDER SCROLLS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux, alors que la marque antérieure est composée de trois éléments. Visuel ement, phonétiquement et intel ectuel ement les deux signes ont en commun le terme SCROLLS, placé en position finale.

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Les signes diffèrent par la présence du terme DYNASTY dans le signe contesté et par cel e des termes THE et ELDER dans la marque antérieure. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences qui en résultent. En effet, le terme SCROLLS apparaît distinctif au regard des produits et services en cause. Cet élément verbal SCROLLS constitue l’élément dominant du signe contesté dès lors que le terme DYNASTY qui le précède, aisément compris comme signifiant « dynastie » en français, ne fait que se rapporter au terme SCROLLS afin de l’introduire. Au sein de la marque antérieure, le terme SCROLLS présente également un caractère dominant dès lors que les termes THE ELDER qui le précèdent et compris du public comme signifiant « l’ainé » en anglais se rapportent eux aussi directement au terme SCROLLS pour le qualifier. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté DYNASTY SCROLLS est donc similaire à la marque verbale antérieure THE ELDER SCROLLS. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande restant à comparer et fondés sur la présente marque sont les suivants : « Périphériques informatiques; Équipement de communication réseau; Récepteurs audio- vidéo; Lecteurs multimédia portables; Casque de réalité virtuel e; Casque audio pour jeux de réalité virtuel e; Matériel de projection; Tapis de souris ; Services de bornes d’arcade; Organisation des compétitions de jeux e-sports ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Programmes de jeux pour ordinateurs; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo/informatiques interactifs sur disques informatiques, CD-ROM ou autres supports de données. Fourniture de forums en ligne pour la transmission de messages entre des utilisateurs d’ordinateurs à propos de jeux informatiques ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits et services suivants : « Périphériques informatiques; Équipement de communication réseau; Récepteurs audio-vidéo; Lecteurs multimédia portables; Casque de réalité virtuel e; Casque audio pour jeux de réalité virtuel e; Matériel de projection; Tapis de souris ; Services de bornes d’arcade; Organisation des compétitions de jeux e-sports » de la demande apparaissent identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la très grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande contestée.

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De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante démontre une connaissance certaine de la marque antérieure dans le domaine des jeux vidéo et du divertissement et fournit à cet égard de nombreux documents. En l’espèce, le risque de confusion au niveau des produits et services est encore accentué par cette connaissance de la marque antérieure ainsi que par la grande similarité des signes en présence. Ainsi, du fait de l’identité et la similarité des produits et services en présence, de la grande similarité des signes en présence et de la connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. C. Sur le fondement de la marque n° 010682854 Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal THE ELDER SCROLLS, ci-dessous reproduit : THE ELDER SCROLLS La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment au point C et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur la comparaison des services Les services de la demande restant à comparer et fondés sur la présente marque sont les suivants : « formation ; éducation ; organisation des concours éducatifs ou de divertissement ; services de club (divertissement ou éducation) ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Services de divertissement, à savoir, services de jeux informatiques en ligne; Services d’informations en ligne concernant des jeux informatiques et des extensions informatiques pour jeux; Mise à disposition d’un site web contenant des informations en rapport avec les services de clubs de fans; Services de divertissement, à savoir, fourniture d’astuces et de stratégies pour jeux informatiques; Organisation et conduite de concours de jeux informatiques ». La société opposante soutient que les services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants : « formation ; éducation ; organisation des concours éducatifs ou de divertissement ; services de club (divertissement ou éducation) » de la demande apparaissent identiques et similaires aux services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion

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En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits et services en cause et de la très grande similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités de la demande contestée. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause. La société opposante démontre une connaissance certaine de la marque antérieure dans le domaine des jeux vidéo et du divertissement et fournit à cet égard de nombreux documents. En l’espèce, le risque de confusion au niveau des services est encore accentué par cette connaissance de la marque antérieure ainsi que par l’identité et la grande similarité des signes en présence. Ainsi, du fait de l’identité et la similarité des services en présence, de la très grande similarité des signes en présence et de la connaissance sur le marché précité de la marque antérieure, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. D. Sur le fondement de la marque n° 010121432 Sur la comparaison des produits Les produits de la demande restant à comparer et fondés sur la présente marque sont les suivants : « lunettes ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Logiciels de jeux informatiques utilisés avec des ordinateurs et consoles de jeux vidéo et étant des jeux de rôles de fantaisie; Logiciels de jeux informatiques téléchargeables fournis par le biais de l’internet et de dispositifs sans fil, à savoir pour des jeux de rôles de fantaisie. Manuels d’utilisation pour utilisateurs d’ordinateurs et de jeux vidéo, à savoir concernant des jeux de rôle fantastiques; Magazines, livres et brochures concernant des jeux vidéo, à savoir des jeux de rôle fantastiques; Guides et magazines de stratégie pour jeux informatiques et vidéo, à savoir concernant des jeux de rôle fantastique. Vêtements, à savoir, chemises, pul s mol etonnés, chandails, pul overs mol etonnés, vestes; Chapel erie, à savoir, chapeaux; Aucun des produits précités ne se rapportant au sport ». La société opposante soutient que les produits précités de la demande d’enregistrement contestée sont similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les produits suivants : « lunettes » de la demande apparaissent sont similaires car susceptibles d’être attribués à la même origine que certains des produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signes La marque antérieure porte sur le signe verbal THE ELDER SCROLLS V : SKYRIM, ci-dessous reproduit : THE ELDER SCROLLS V: SKYRIM La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Le signe contesté doit être considéré comme étant similaire à la présente marque antérieure dès lors que pour les raisons précédemment développées au point A, les signes en présence ont en commun

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le terme distinctif et dominant SCROLLS, accompagné de termes s’y rapportant directement ou susceptibles d’être considérés comme accessoires car évoquant une déclinaison de la marque antérieure (V et SKYRIM en l’espèce). Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble ainsi que de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Sur l’appréciation globale du risque de confusion En l’espèce, en raison de la similarité des produits en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités de la demande contestée. E. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque n°002840098 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure n° 002840098 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté DYNASTY SCROLLS ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques, similaires, ou susceptibles d’être attribués à la même origine, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.