OPP 21-1680 26/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M B a déposé le 30 janvier 2021, la demande d’enregistrement n°4 727 152 portant sur le signe verbal BY IMPERIAL. Le 15 avril 2021, la société PZ CUSSONS (INTERNATIONAL) LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque verbale de l’Union européenne IMPERIAL LEATHER, déposée le 30 octobre 2003, enregistrée sous le n°003487014 et dûment renouvelée, sur le fondement du risque de confusion ; Siège Institut national de la propriété industrielle 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951

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— la marque internationale complexe désignant l’Union européenne CUSSONS IMPERIAL LEATHER MASTER PERFUMERS, déposée le 8 janvier 2019 et enregistrée sous le n°1454893, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. A. Sur le fondement de la marque de l’Union européenne IMPERIAL LEATHER n°003487014 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Produits de toilette non médicinaux; produits nettoyants pour la peau; produits nettoyants pour la peau ayant des propriétés antibactériennes; produits hydratants pour le visage et le corps; gels et crèmes pour la douche; crèmes pour le bain et bain moussant; savon; déodorants et produits contre la transpiration; talc; produits pour le rasage; produits après-rasage; parfums, eaux de toilette et après-rasage; produits pour les cheveux; shampooings; huiles essentiel es ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant.

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Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BY IMPERIAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal IMPERIAL LEATHER. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux tout comme la marque antérieure. Les signes en présence ont en commun le terme IMPERIAL. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, le terme commun IMPERIAL sera perçu comme un qualificatif d’un produit de qualité supérieure, dès lors, son caractère laudatif n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, la seule présence de cet élément n’est pas de nature à engendrer un risque de confusion entre les marques qui présentent en outre des différences d’ensemble. En effet, visuel ement, les signes en présence se distinguent par leur longueur (dix lettres pour le signe contesté, quinze pour la marque antérieure) et par la présence des termes BY au sein de la demande contestée et LEATHER au sein de la marque antérieure, ce qui leur confère une physionomie différente. Phonétiquement, les signes se différencient par leur rythme (prononciation en quatre temps pour le signe contesté contre cinq temps pour la marque antérieure), ainsi que par leurs sonorités d’attaque [bail e / impe] et finale [ale/eure]. Enfin, si intel ectuel ement les deux signes peuvent faire « référence à ce qui est impérial », cette évocation laudative ne saurait suffire à créer un risque de confusion. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. Dès lors, compte tenu du caractère non distinctif de leur élément commun IMPERIAL au sein de la marque antérieure et des différences précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure « pour une nouvel e gamme de produits ou comme une indication de l’origine de ces mêmes produits ».

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En outre, ne sauraient être pris en considérations les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’Institut, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté BY IMPERIAL n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure IMPERIAL LEATHER. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits en cause. Toutefois, la proximité de certains des produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits sont identiques ou similaires. B. Sur le fondement de la marque internationale complexe désignant l’Union européenne CUSSONS IMPERIAL LEATHER MASTER PERFUMERS n°1454893 Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ». La protection de la marque antérieure pour la l’Union européenne a été octroyée pour les produits suivants : « Préparations de toilette non médicamenteuses; préparations pour le nettoyage de la peau; préparations pour le nettoyage de la peau aux propriétés antibactériennes; préparations hydratantes pour le visage et le corps; lotions, laits et crèmes pour le corps; huiles de massage; préparations odorantes et parfumées; crèmes pour les mains; lotions et crèmes émol ientes; savons; savons liquides; lingettes nettoyantes à usage personnel; crèmes de bain; mousses pour le bain; sels de bain; huiles de bain; plantes pour le bain; agents lavants pour le bain; bains moussants; gels de douche; crèmes de douche; préparations de rasage; gels de rasage; crèmes à raser; mousses à raser; préparations après-rasage; talc; déodorants et produits contre la transpiration; préparations capil aires; préparations pour soins capil aires; shampooings; après-shampooings; shampooings contenant un démêlant; lotions capil aires; préparations de coloration capil aire; préparations pour le lissage des cheveux; produits capil aires en aérosols; mousses capil aires; laques pour les cheveux; sprays pour les pieds; parfums, eaux de toilette; huiles essentiel es; crèmes antivergetures ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée.

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Les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains des produits de la marque antérieure invoquée, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal BY IMPERIAL, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe complexe CUSSONS IMPERIAL LEATHER MASTER PERFUMERS, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en cause que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est composée de cinq éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière. Les signes en présence ont en commun le terme IMPERIAL. Toutefois, il ne saurait en résulter un risque de confusion entre les signes pris dans leur ensemble. En effet, le terme commun IMPERIAL sera perçu comme un qualificatif d’un produit de qualité supérieure, dès lors, son caractère laudatif n’est pas de nature à retenir l’attention du consommateur à titre de marque. Ainsi, la seule présence de cet élément n’est pas de nature à engendrer un risque de confusion entre les marques qui présentent en outre des différences d’ensemble. En effet, les signes se distinguent par la présence du terme anglais BY en attaque du signe contesté et par la présence des éléments verbaux CUSSONS, LEATHER, MASTER, PERFUMERS au sein de la marque antérieure, ce qui induit des différences visuel es et phonétiques.

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En outre, la marque antérieure se singularise nettement par sa présentation particulière, tenant à la présentation d’éléments verbaux sur plusieurs lignes et par la présence de nombreux d’éléments figuratifs, représentant notamment une couronne ou un oiseau, intégrés à un écusson. A cet égard, s’il est vrai, comme le soutient la société opposante, que le consommateur s’attache davantage aux éléments verbaux dominants par lesquels il peut désigner le signe concerné, il n’en demeure pas moins que la présence d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière participent de l’impression d’ensemble laissée par le signe contesté. Par ail eurs, si les éléments MASTER PERFUMERS de la marque antérieure apparaissent dépourvus de caractère distinctif, comme le relève la société opposante, ils participent néanmoins à l’impression globale différente des deux signes. Enfin, si intel ectuel ement les deux signes peuvent faire « référence à ce qui est impérial », cette évocation laudative ne saurait suffire à créer un risque de confusion. Il en résulte une impression d’ensemble différente entre les signes. Dès lors, compte tenu du caractère non distinctif de leur élément commun IMPERIAL au sein de la marque antérieure et des différences précitées, les signes produisent une impression d’ensemble distincte excluant tout risque de confusion ou d’association. En particulier, et contrairement à ce qu’invoque la société opposante, le signe contesté ne risque pas d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure « pour une nouvel e gamme de produits ou comme une indication de l’origine de ces mêmes produits ». En outre, ne sauraient être pris en considérations les précédents cités par la société opposante tirés de décisions rendues par l’Institut, dès lors que ces décisions ont été prises dans des circonstances différentes de la présente espèce. Le signe verbal contesté BY IMPERIAL n’est donc pas similaire à la marque complexe antérieure CUSSONS IMPERIAL LEATHER MASTER PERFUMERS. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. A cet égard, la société opposante invoque l’interdépendance des critères d’appréciation du risque de confusion et la proximité des produits en cause. Toutefois, la proximité de certains des produits en cause ne permet pas de compenser l’absence de similarité entre les signes en cause, tel e qu’exposée ci-dessus. En conséquence, en raison de l’impression d’ensemble différente laissée par les signes, le public ne sera pas fondé à attribuer à ces marques la même origine et ce même si les produits sont identiques ou similaires. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté BY IMPERIAL peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : L’opposition est rejetée.