OP21-1730 30/11/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur O A Z P a déposé le 29 janvier 2021, la demande d’enregistrement n° 4726995 portant sur le signe complexe ODACIO. Le 19 AVRIL 2021, la société ODACITE INC. (société organisée selon les lois de l’Etat de Californie) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque complexe de l’Union Européenne ODACITE, déposée le 17 avril 2014, enregistrée sous le n° 012804472, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue des échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Produits cosmétiques et de maquil age; savons; parfumerie; huiles essentiel es; produits de beauté et d’hygiène pour le visage, les cheveux et le corps ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. A titre liminaire, est inopérant l’argument du déposant selon lequel « les produits ci-dessus [les parfums, les lotions pour les cheveux, les produits dépilatoires, les produits de démaquil ages, les dentifrices, les rouges à lèvres, les masques de beauté, les produits de rasage], bien que déposés en même classe, ne sont pas identiques à ceux de la marque antérieure puisqu’ils n’existent pas dans le libel é du dépôt de la marque antérieure ». En effet, une marque fait l’objet d’une protection pour les produits ou services identiques à ceux de l’enregistrement, mais également pour des produits ou services qui leur sont similaires, par nature, fonction ou destination. A cet égard, force est de constater que les « savons; huiles essentiel es; cosmétiques » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libel é de la marque antérieure. Les « Produits cosmétiques et de maquil age; savons; parfumerie; produits de beauté et d’hygiène pour le visage, les cheveux et le corps » de la marque antérieure constituent des catégories générales auxquels appartiennent les «parfums; lotions pour les cheveux; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage » de la demande d’enregistrement comme le soutient à juste titre la société opposante. Il s’agit ainsi de produits identiques, contrairement à ce que soutient le déposant. Les « dentifrices » de la demande d’enregistrement contestée, présentent les mêmes nature, fonction et destination que les « produits […] d’hygiène pour le visage, […] et le corps » en ce qu’il s’agit de

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produits à usage externe, destinés à maintenir la propreté du corps, comme le soutient la société opposante. Il s’agit ainsi de produits similaires, le public étant susceptible de leur attribuer une origine commune. Les « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases» » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des mal ettes de voyage rigides destinées à contenir divers produits et accessoires de toilette présentent un lien étroit et obligatoire avec les « Produits cosmétiques et de maquil age; savons; parfumerie; huiles essentiel es; produits de beauté et d’hygiène pour le visage, les cheveux et le corps » de la marque antérieure invoquée, dès lors que les premiers ont pour objet de contenir les seconds. A cet égard, le fait que les produits de la demande d’enregistrement contestée, appartenant à la classe 18, puissent contenir des objets relevant d’une autre classe ne saurait pour autant être de nature à altérer la vocation principale et première de ces derniers, à savoir transporter des articles de toilettes. En outre, contrairement à ce que soutient le déposant, les produits précités peuvent être fabriqués par les mêmes industries cosmétiques et sont généralement distribués au sein des mêmes parfumeries, ou présentés dans les mêmes rayons des grandes surfaces destinés aux parfums et cosmétiques. Ainsi ces produits sont complémentaires et, dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par le déposant à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Par conséquent, les «savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’» de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains identiques et pour d’autres similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe ODACIO, déposé en couleur, reproduit ci- après. La marque antérieure porte sur le signe complexe ODACITE, déposé en couleur, reproduit ci-après.

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuel e, auditive ou conceptuel e des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, d’éléments graphiques et d’une cal igraphique particulière ; et la marque antérieure d’un élément verbal et d’une cal igraphique particulière. Visuel ement, les dénominations ODACIO du signe contesté et ODACITE de la marque antérieure sont de longueurs proches (six lettres pour le signe contesté / sept lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres placées dans le même ordre et selon le même rang, formant la séquence d’attaque commune ODACI-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuel es. Phonétiquement, ces signes sont proches, respectivement [o-da-cio] / [o-da-ci-té], et présentent les longues séquences d’attaque identique [o-da-ci], ce qui leur confère des ressemblances phonétiques. A cet égard, la différence entre ces deux termes tenant à la substitution de la lettre finale O au sein du signe contesté aux lettres finales T et E de la marque antérieure, n’est pas de nature à altérer les similitudes visuel es et phonétiques précédemment évoquées, dès lors qu’el e porte sur des séquences positionnées en fin de dénomination et n’est pas de nature à supprimer toute similitude entre les termes ODACIO et ODACITE qui restent visuel ement et phonétiquement marquées par une longue séquence de lettres et de sonorités communes, comme précédemment démontré. Intel ectuel ement, rien ne permet d’affirmer compte tenu de la longue séquence d’attaque commune précitée, contrairement à ce que soutient le déposant, que seule la marque antérieure puisse « faire référence au terme ‘Audace’» En tout état de cause, si une tel e évocation était perçue, rien ne permet d’exclure qu’el e ne le serait pas également dans le signe contesté. En outre, est inopérant l’argument du déposant selon lequel, intel ectuel ement, le signe contesté sera perçu comme faisant référence au nom de son créateur «Audacio», en ce que « le O aura simplement pris la place du ‘Au’, ce qui, phonétiquement est identique ». En effet, le déposant ne produit aucun argument, ni pièce permettant de justifier que son nom jouit d’une notoriété susceptible d’avoir une influence sur la perception de la demande contestée par le consommateur moyen des produits en présence. Or, outre que le consommateur n’est pas censé connaître les raisons ayant motivé l’adoption d’une marque, la comparaison des signes dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer uniquement au vu des signes tels que déposés. De même, les éléments graphiques présents dans le signe contesté apparaissent comme de simples agréments visuels sans incidence sur le caractère essentiel et immédiatement perceptible de l’élément ODACIO. Enfin, la présentation du terme ODACITE est également sans incidence sur son caractère essentiel et immédiatement perceptible. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions rendues par l’Institut citées par le déposant à l’appui de son argumentation. En effet, outre que l’Institut ne saurait être lié par ses précédents, les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de

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cel es de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté ODACIO est donc similaire à la marque verbale antérieure ODACITE. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine de la marque est renforcé par l’identité et la similarité des produits en cause. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en présence et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion sur l’origine de ces marques pour le consommateur. CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté ODACIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits suivants : « savons; parfums; huiles essentiel es; cosmétiques; lotions pour les cheveux; dentifrices; dépilatoires; produits de démaquil age; rouge à lèvres; masques de beauté; produits de rasage ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits ‘vanity cases’ ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits précités.