OPP 21-1681 26/10/2021 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intel ectuel e et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industriel e. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques. Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industriel e relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Madame E C a déposé le 25 janvier 2021 la demande d’enregistrement n° 21 4725099 portant sur le signe verbal PERFORM’ELLES. Le 15 avril 2021, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (Société anonyme) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :

- la marque de l’Union Européenne ELLE déposée le 30 octobre 2003, enregistrée sous le n°03475365, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union Européenne ELLE déposée le 2 mai 2019, enregistrée sous le n° 018059739, sur le fondement du risque de confusion ;

- la marque de l’Union Européenne ELLE déposée le 30 octobre 2003, enregistrée sous le n°03475365, sur le fondement de la marque de renommée. L’opposition est formée contre l’intégralité de la demande d’enregistrement. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

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Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. Sur le fondement de la marque de l’Union Européenne n° 03475365 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; photographies ; articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; dessins ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres; production de films cinématographiques; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « périodiques ; Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l’alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, service de restauration), de l’aménagemant d’intérieurs et d’extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme) ; Services d’enseignement et de formation, d’éducation ; organisation de conférences, forums, congrès et col oques ».

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La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les « Produits de l’imprimerie; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers ; dessins ; Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation; formation ; organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne » apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, les « articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles ; instruments d’écriture » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « périodiques » de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment de la connaissance de la marque antérieure, la notoriété de la présente marque antérieure dans le domaine de la mode ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits précités et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits. Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des prestations de mise en œuvre des choix relatifs à la production, aux marchés et aux contrats d’une entreprise commerciale, de mise à disposition d’une assistance et de connaissances dans le domaine commercial, de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciale au service d’unités économiques dans la détermination de leur choix d’entreprise, de prestations consistant à saisir, supprimer, modifier et plus largement à manipuler pour le compte d’un tiers les informations susceptibles de figurer dans un fichier informatique, de prestations de mise à disposition de connaissances particulières en matière commerciales, financières et industriel es afin d’améliorer l’activité d’entités économiques, proposées par des entreprises d’audits, ainsi que de prestations de services du quotidien proposées par des sociétés d’assistance personnel e à leurs clients, ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de publicité notamment par le moyen de publi-redactionnels pour le compte de tiers, par la vente et/ou la location de présentoirs, écriteaux et supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers notamment dans les domaines de la mode (articles et accessoires de mode, stylisme, défilés), de la beauté et de l’hygiène (cosmétiques, savons, produits de parfumerie, produits hygiéniques, soins esthétiques et de beauté, soins et massages corporels, soins de relaxation et de thalassothérapie), de l’alimentation (produits diététiques et de minceur, compléments alimentaires, produits gastronomiques incluant le vin et les alcools, service de restauration), de l’aménagemant d’intérieurs et d’extérieurs (linge et services de table, linge de maison, objets de décoration, meubles, décoration intérieure et extérieure, paysagisme) » de la marque antérieure, qui désignent des prestations visant par divers moyens à faire connaître une marque et à inciter le public à acheter une produit ou utiliser les services d’une entreprise, assurées par des agences spécialisées.

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En outre, ces services relèvent de domaines de compétence spécifiques et distincts (secteurs de la publicité, pour les uns / secteur commercial pour les autres) et ne sont pas rendus par les mêmes prestataires. Enfin, et contrairement à ce que soutient la société opposante, il ne saurait suffire, pour les déclarer similaires, que ces services participent pareil ement à « améliorer et optimiser la gestion des entreprises », ce critère étant trop général pour permettre de justifier d’une similarité entre eux. Il ne s’agit donc pas de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. Les « services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, fonction et destination que les « périodiques » de la marque antérieure. A cet égard, s’il est vrai, comme le souligne la société opposante, que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et notamment de la connaissance de la marque antérieure, la notoriété de la présente marque antérieure dans le domaine de la mode ne saurait suffire à compenser les différences existant entre les produits précités et à créer un risque de confusion sur leur origine. En effet, l’existence d’un risque de confusion ne saurait échapper au principe de spécialité et reste subordonnée à la condition d’un certain degré de similarité entre les produits. Il ne s’agit donc pas de produits et services similaires, le public étant fondé à leur attribuer la même origine, contrairement à ce que soutient la société opposante. Enfin, en n’établissant pas de liens précis entre les services de « divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PERFORM’ELLES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ELLE, ci-dessous reproduit :

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes en présence que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et d’une apostrophe, tandis que la marque antérieure est constituée d’un unique élément verbal. Les signes en cause ont en commun la dénomination ELLE(S) (au pluriel au sein du signe contesté, au singulier au sein de la marque antérieure), ce qui leur confère des ressemblances visuel es, phonétiques et intel ectuel es. Ils diffèrent par la présence de la séquence PERFORM suivie d’une apostrophe au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences relevées ci-dessus. En effet, la séquence finale ELLES du signe contesté présente un caractère dominant au sein de ce dernier, dès lors que la séquence verbale PERFORM qui la précède sera comprise par le consommateur comme évoquant la performance, laquel e présente ainsi un caractère faiblement distinctif en ce qu’el e évoque un terme couramment utilisé dans le domaine commercial (relatif à des services performants), et qui n’apparaît dès lors pas de nature à retenir l’attention des consommateurs des services concernés. En conséquence, il ressort de l’impression d’ensemble produite entre les signes et de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants que le signe verbal PERFORM’ELLES apparaît similaire à la marque antérieure ELLE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée pour les « Produits de l’imprimerie; photographies ; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers ; dessins ; Publicité ; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques) ; Éducation; formation ; organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès ; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel ; publication de livres ; organisation de concours (éducation) ; organisation d’expositions à buts éducatifs ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne », sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union Européenne n° 03475365. B. Sur le fondement de l’atteinte à la marque de l’Union Européenne n° 018059739 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association.

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L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Les produits et services de la demande d’enregistrement contestée restant à comparer sont les suivants : « articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles ; instruments d’écriture ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; production de films cinématographiques ; services de photographie ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ». La société opposante soutient que les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de « divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En revanche, en n’établissant pas de liens précis entre les « articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles ; instruments d’écriture ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; services de photographie » de la demande d’enregistrement contestée et les produits et services invoqués de la marque antérieure, la société opposante ne permet pas à l’Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits ou services en relation les uns avec les autres. Ainsi, aucune identité entre eux n’a été mise en évidence, de même qu’aucune similarité n’a été démontrée. En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour partie, identiques et similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PERFORM’ELLES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ELLE, ci-dessous reproduit :

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La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et cel e des produits ou des services désignés ; qu’ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, la demande d’enregistrement contestée doit être partiel ement rejetée pour les services de « divertissement ; mise à disposition d’informations en matière de divertissement ; production de films cinématographiques ; organisation de concours (divertissement) ; organisation d’expositions à buts culturels ; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique », sur le fondement du risque de confusion avec la marque antérieure de l’Union Européenne n° 018059739. C. Sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque de l’Union européenne n°003475365 Le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée en France ou, dans le cas d’une marque de l’Union européenne, d’une renommée dans l’Union, peut s’opposer à l’enregistrement d’une marque lorsque la marque postérieure est identique ou similaire à la marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services soient identiques, similaires ou non similaires, et lorsque l’usage de cette marque postérieure sans juste motif tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porterait préjudice. Cette protection élargie accordée à la marque de renommée suppose la réunion des conditions suivantes : premièrement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée, deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit et, troisièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice ; que ces trois conditions sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre el es suffisant à rendre inapplicable ce régime de protection. Sur la renommée de la marque antérieure La renommée implique un seuil de connaissance qui n’est atteint que lorsque la marque antérieure est connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services qu’el e désigne. Le public au sein duquel la marque antérieure doit avoir acquis une renommée est celui concerné par cette marque, c’est-à-dire selon le produit ou service commercialisé, le grand public ou un public plus spécialisé.

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Afin de déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir. En l’espèce, la société opposante invoque tout d’abord la renommée de la marque de l’Union européenne ELLE n° 003475365 au regard des produits suivants : « périodiques ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique notamment que la marque antérieure ELLE « …dispose d’une renommée certaine dans l’Union Européenne, en relation avec un périodique dans le domaine de la mode ». El e fait valoir que le magazine « a fait l’objet d’un usage continu depuis… 1945 ». La société opposante ajoute que le magazine est « … désormais proposé dans tous les pays membres de l’Union Européenne [dont] la majorité… dispose de sa propre édition… ». El e souligne également l’étendue géographique de l’usage de sa marque antérieure, précisant que le magazine ELLE, précisant que le magazine ELLE est importé dans les pays de l’Union Européenne qui ne disposent pas de leur propre édition (à savoir « l’Autriche, Chypre, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie, le Luxembourg, Malte et la Slovaquie »). La société opposante relève que les documents fournis font état de volumes de vente entre 2015 et 2019, autour de 350 000 exemplaires par semaine, et un total de 10 mil ions de lecteurs en 2015 en totalisant les versions imprimée et digitale. En outre le site www.el e.fr disposait de 4 148 000 visiteurs uniques et 68 715 000 pages vues). La société opposante indique en outre que le magazine ELLE a été reconnu « meil eur magazine de l’année » en 2013 et que la marque est citée comme exemple de la marque notoire dans des manuels de droit de la Propriété Industriel e. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante fournit des documents répartis dans 46 annexes, parmi lesquel es : - Annexe 3 : couverture du premier numéro du magazine ELLE datée du 21 novembre 1945 ;

- Annexes 4 à 8 : pages indiquant la popularité de El e sur les réseaux sociaux : page Facebook ELLE comportant les indications suivantes « 1 599 572 personnes aiment ça – 1 594 521 personnes suivent ce lieu » ; Extrait du compte Instagram ELLE comportant l’indication suivante « 381 000 abonnés » Extrait du compte Twitter ELLE comportant l’indication suivante « 510 000 abonnés » ; Extrait du compte YouTube ELLE comportant les indications suivantes « 361 000 abonnés » et « 52 006 026 vues – actif depuis le 22 mai 2007 » ; - Annexe 9 : capture écran ACPM.fr (Al iance pour les chiffres de la Presse et des Médias) relative aux résultats de diffusion de la marque ELLE en France, faisant état :  pour 2019, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 153 exemplaires et de 344 117 pour la « diffusion totale » ;  pour 2018, d’un nombre de « diffusion France payée » de 332 522 exemplaires et de 348 315 pour la « diffusion totale » ;  pour 2017, d’un nombre de « diffusion France payée » de 329 932 exemplaires et de 346 690 pour la « diffusion totale » ;  pour 2016, d’un nombre de « diffusion France payée » de 333 141 exemplaires et de 351 121 pour la « diffusion totale » ;  pour 2015, d’un nombre de « diffusion France payée » de 330 715 exemplaires et de 349 034 pour la « diffusion totale » ;

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— Annexe 11 : Un document Lagardère citant un chiffre sourcé ACPM : 11 mil ions de lecteurs en version imprimée et digitale cumulées ;

- Annexes 15 à 19 : pages de couverture du magazine ELLE du 2 janvier 2015 au 10 avril 2020 (au total 276 pages de couverture) ;

- Annexe 20 : Une copie d’une page du magazine annonçant que la marque ELLE a été élue « meil eure marque de magazine de l’année » en 2013 ;

- Annexe 33 : extrait d’un livre intitulé « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » paru aux Editions du Chêne à l’occasion des 70 ans du magazine ;

- Annexe 35 : Document de Presstalis faisant état de tableaux de résultats d’exploitation par pays. Il ressort clairement de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, et en particulier des pièces énumérées ci-dessus, lesquel es proviennent pour la plus grande partie de sources externes, indépendantes et récentes, que la marque antérieure ELLE a fait l’objet d’un usage intensif et qu’el e est connue sur le marché pertinent de l’Union Européenne, où el e occupe une position solide parmi les marques leaders du marché des périodiques. Les pièces produites témoignent également :

- de sa valorisation à 255 mil ions d’euros tel e qu’el e ressort du mensuel L’Expansion de juil et/août 2007 (Annexe n°44) ;

- de sa réputation, notamment en raison de son élection comme « meil eure marque magazine de l’année 2013 » (Annexe n°20) ou encore de l’ouvrage « ELLE était une fois de 1945 à nos jours » qui lui est consacré (Annexe n°33) ;

- et plus généralement, de sa reconnaissance comme marque « largement connue du grand public » comme cela ressort de l’ouvrage « Droit de la Propriété Industriel e » de Joanna Schmidt-Szalewski (Annexe n°21). Ainsi, la marque antérieure est renommée en France pour les « périodiques ; Services de publicité par le moyen de publi-rédactionnels pour le compte de tiers, par la vente et/ou la location de supports promotionnels imprimés et/ou électroniques, pour la promotion de produits et services divers » invoqués. La société opposante invoque également la renommée de la marque de l’Union européenne ELLE n°3475365 au regard des services suivants : « Organisation de conférences, forums, congrès et col oques ». A cet égard, et afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure, la société opposante indique avoir « développé et utilisé massivement sa marque ELLE pour désigner des services d’organisation de conférence, forums, col oques et salons » et que la marque ELLE « doit être considérée comme disposant d’une renommée pour ces services ». La société opposante indique en outre avoir utilisé la marque ELLE dès 1970 pour « désigner un forum intitulé Les Etats Generaux de la Femme, avec des personnalités de premier rang », et indique avoir relancé ces évènements en 2010, el e ajoute que « cet évènement a eu un retentissement considérable et a ensuite donné lieu à d’autres évènements, dont à Lil e le 27 janvier 2010, à Lyon le 10 février 2010 et à Marseil e le 24 février 2010. Ces événements se sont ensuite poursuivis au cours de rencontres, toujours sous la marque ELLE, donnant systématiquement lieu à des articles dans le magazine du même nom ».

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El e indique ensuite qu’ « en 2012, les forums ELLE Active ont été lancés avec pour vocation de créer un programme de formation et des journées évènements consacrées au travail des femmes. Le premier forum El e Active a été organisé le 7 mars 2013 sur le thème de « promouvoir le travail des femmes », et a fait l’objet, dès 2012, d’une publicité très importante ». El e met ensuite en exergue le succès de ces conférences en affirmant que « compte tenu du succès très important rencontré par ce forum, une deuxième conférence a été organisée dès le 5 avril 2013. A compter de 2013, des forums ELLE Active ont été organisés de manière extrêmement régulière, faisant à chaque fois l’objet d’une intense communication ». El e ajoute que des « forums ELLE Active ont été organisés à Marseil e, Lyon, Lil e, Toulouse, Montpel ier, Bordeaux avec toujours pour thème le travail des femmes. Lors de chacun de ces col oques, des personnalités de la presse, de la télévision et de la politique de premier plan sont présentes, et une multitude de conférences, ateliers, stands sont proposés ». El e soutient ensuite, que la marque ELLE, dont la renommée a précédemment été démontrée pour les « périodiques » assure une communication concernant ces forums permettant ainsi à chaque lecteur du magazine (2 073 779 lecteurs pour la version imprimée et 2 277 000 visiteurs sur le site internet www.el e.fr) de prendre connaissance de l’existence et du déroulement de ces col oques. La société opposante indique poursuivre depuis 2017, son développement considérable dans le développement des conférences, forums, col oques et salons avec notamment des journées ELLE Zen dédiées au bien-être ou encore des forums dédiés aux jeunes diplômés, désignés ELLE Campus. Afin de démontrer la renommée de sa marque antérieure et étayer les arguments ci-dessus relevés, la société opposante fournit de nombreux documents en annexe 28BIS comportant 355 pages, attestant de l’organisation et de la tenue de tous les événements précités et pour lesquels aucune contestation n’a été émise de la part de la déposante. Il ressort ainsi de l’ensemble des pièces transmises par la société opposante, que la marque antérieure ELLE a largement été exploitée pour l’organisation de forums et de réunions publiques à l’attention des femmes et de leur situation dans la société, notamment leur vie professionnel e. Ainsi la marque antérieure peut être considérée comme renommée en France pour les services d’« Organisation de conférences, forums, congrès et col oques » invoqués, ce que ne conteste pas la déposante. En conséquence, il convient d’examiner l’atteinte portée par le signe contestée à la renommée de la marque antérieure pour les produits et services précités. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PERFORM’ELLES, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal ELLE, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

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Pour les raisons développées précédemment et auxquel es il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la présente marque antérieure. Sur le lien entre les signes dans l’esprit du public Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient d’établir que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public concerné établira un lien entre les signes. Les critères pertinents sont notamment le degré de similarité entre les signes, la nature des produits et des services (y compris le degré de similarité ou de dissemblance de ces produits et services) ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, (afin de déterminer si cel e-ci s’étend au-delà du public visé par cette marque), le degré de caractère distinctif intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion s’il en existe un. En l’espèce, l’opposition fondée sur l’atteinte à la marque de renommée antérieure ELLE est dirigée à l’encontre des produits et services suivants : « articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles ; instruments d’écriture ; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; service de gestion informatisée de fichiers ; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; services de photographie ». Pour démontrer l’existence d’un lien entre les signes dans l’esprit du public, la société opposante invoque la similitude entre les signes à un degré élevé, le degré de similitude élevé entre les produits et services en cause, l’intensité importante de la renommée de la marque antérieure ELLE, son caractère distinctif accru et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public entre les marques. En l’espèce, il est vrai que la marque antérieure ELLE possède un caractère distinctif accru par sa renommée auprès du grand public pour les produits suivants « périodiques ; organisation de conférences, forums, congrès et col oques », comme démontrée précédemment. Les signes PERFORM’ELLES de la demande d’enregistrement contestée et ELLE de la marque antérieure de renommée sont similaires. La société opposante fait valoir que, pour les « articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles ; instruments d’écriture » de la demande d’enregistrement contestée, « un lien sera également effectué dans la mesure où ces produits peuvent emprunter les mêmes circuits de distribution que le magazine ELLE », ce dernier étant « proposé à la vente dans les magasins de presse (…) Les produits de la demande contestée pouvant être proposés dans ces mêmes lieux ». A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Par conséquent, compte tenu d’une certaine similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les produits « articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles ; instruments d’écriture », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. En outre, la société opposante fait valoir que « la demande contestée (…) a été déposée en classe 35 pour des services (…) d’aides aux entreprises », et que ces services « dans le domaine de l’aide et l’accompagnement aux entreprises entretiennent un lien évident avec la marque antérieure ». En effet, la marque antérieure ELLE « dispose également d’une renommée importante pour désigner des services d’organisation de conférences, forums, congrès et col oques autour du thème central de la place de la femme dans la société et dans le monde du travail ».

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La société opposante ajoute que « le but recherché par les marques à comparer est identique. En effet, la place de la femme dans la société et dans le monde du travail ont une place centrale dans l’ esprit de la marque ELLE ». El e précise également que « la marque ELLE, tant par son magazine que par son forum ELLE Active, vise à promouvoir les femmes dans toute leur diversité, leur travail et leur intégration dans le monde des affaires. Le public pertinent ayant connaissance de ces forums et col oques organisés par le magazine ELLE et sous le nom ELLE ne pourra donc qu’effectuer un lien entre les marques en cause dans la mesure où la demande contestée vise également à améliorer l’intégration des femmes dans le monde du travail ». A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Par conséquent, compte tenu d’une certaine similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les services de « conseils en organisation et direction des affaires; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. La société opposante fait valoir également que « concernant les services désignés en classe 41, un lien sera également effectué » et notamment avec les « services de photographies ». Comme démontré précédemment, la marque antérieure ELLE a acquis une renommée sur l’ensemble du territoire français pour les « périodiques » dans le domaine de la mode, « les services de photographie étant inhérent au domaine de la mode et le magazine ELLE publiant de nombreuses photographies ». A cet égard, il convient de relever que la déposante n’a présenté aucune observation de nature à contester ce lien. Par conséquent, compte tenu d’une certaine similarité des signes, du caractère intrinsèquement distinctif et de la renommée de la marque antérieure, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée en relation avec les « services de photographies », les consommateurs concernés pourront faire un lien avec la marque antérieure. Toutefois, la société opposante ne justifie pas en quoi il pourrait exister un lien dans l’esprit du public entre les services de « gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; service de gestion informatisée de fichiers» de la demande d’enregistrement contestée d’une part, et les produits et services précités de la marque antérieure d’autre part, ces produits et services étant très éloignés les uns des autres. A cet égard, force est de constater que les produits et services en présence n’ont pas le même objet, répondent à des besoins différents et relèvent de domaines et de compétences techniques différents, les services de la demande étant de nature administrative et informatique. L’existence d’un lien entre les marques dans l’esprit du public étant une des conditions nécessaires à l’application de la protection des marques de renommée, l’examen de l’opposition se poursuivra à l’égard des produits et services suivants : « articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles ; instruments d’écriture ; conseils en organisation et direction des affaires; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; services de photographie ». Sur le risque de préjudice Il existe un risque de préjudice lorsque l’usage de la demande d’enregistrement contestée pourrait tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, pourrait porter préjudice à la renommée de la marque antérieure ou porter préjudice à son caractère distinctif.

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Il appartient à l’opposant d’établir que le préjudice ou le profit indu est probable en ce sens qu’il est prévisible dans des circonstances normales. La société opposait fait notamment valoir que « l’usage de la demande d’enregistrement contestée pour désigner des produis et services en classes 16, 35 et 41 serait de nature à tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure ELLE ». La société opposante soutient que du fait de l’usage intensif de la marque ELLE et des investissements importants pour la promouvoir et la diversifier, la marque antérieure est « aujourd’hui dans l’esprit du consommateur à l’image d’une femme active, moderne et en adéquation avec son temps, qui porte une attention particulière à son image (…) [cel e] d’une femme forte et l’égal de l’homme ». El e ajoute que « la marque ELLE a également été déclinée pour désigner un forum annuel destiné à favoriser l’intégration des femmes dans le monde du travail. Dans ce cadre, la femme ELLE n’apparait plus seulement porter sur la mode, mais comme étant une femme émancipée et revendicative. Les investissements effectués par la société opposante pour forger cette image ont été massifs depuis le premier usage de la marque ELLE en 1945, de sorte que l’usage de la marque Perfom’El es pour désigner des produits et services en classes 16, 35 et 4135 tirera nécessairement profit de la renommée de la marque antérieure ». La société opposante ajoute que « le public visé par la marque ELLE connaissant la vision défendue par ce magazine et étant habitué à cette diversification… », l’usage de la demande contestée conduirait la déposante à tirer profit de la renommée de la marque antérieure invoquée. Ainsi, l’usage de la demande d’enregistrement contestée PERFORM’ELLES est donc susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ELLE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. En conséquence, en raison de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure ELLE n° 003475365, la demande d’enregistrement contestée PERFORM’ELLES ne peut pas être adoptée comme marque pour désigner des « articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles ; instruments d’écriture ; conseils en organisation et direction des affaires; audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; services de photographie », ce qui n’est pas contesté par la déposante. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PERFORM’ELLES ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.

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PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiel ement justifiée, en ce qu’el e porte sur les produits et services suivants : « Produits de l’imprimerie; photographies ; articles de papeterie; articles de bureau (à l’exception des meubles); matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); albums; cartes; livres; journaux; prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture; dessins ; Publicité; conseils en organisation et direction des affaires; optimisation du trafic pour des sites internet; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; conseils en communication (publicité); relations publiques; conseils en communication (relations publiques); audits d’entreprises (analyses commerciales); services d’intermédiation commerciale ; Éducation; formation; divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; publication de livres; production de films cinématographiques ; services de photographie; organisation de concours (éducation ou divertissement); organisation et conduite de col oques; organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de congrès; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiel ement rejetée, pour les produits et services précités.