OP21-1687 30/03/2022 DECISION

STATUANT SUR UNE OPPOSITION

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;

Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ;

Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;

Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;

Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.

I.- FAITS ET PROCEDURE

La société NYMPHALIS (société par actions simplifiée), a déposé le 27 janvier 2021 la demande d’enregistrement n° 4726101 portant sur le signe verbal SWEET ROMANCE.

Le 16 avril 2021, la société MADDIE D. EDITIONS (société par actions simplifiée unipersonnelle) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française TOUT SIMPLEMENT ROMANCE, déposée le 20 juin 2020 et enregistrée sous le n° 4659068, sur le fondement du risque de confusion.

L’opposition a été notifiée à la titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.

Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées.

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2 Une commission orale s’est tenue le 25 janvier 2022 en présence des mandataires des deux parties.

A la suite de cette commission orale, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.

II.- DECISION

Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.

L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.

Sur la comparaison des produits et services L’opposition est formée contre les produits et services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « liseuses électroniques ; livres ; divertissement ; informations en matière de divertissement ; publication de livres ; prêt de livres ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a été enregistrée pour les services suivants : « divertissement ; publication de livres ».

La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.

Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.

Force est de constater que les services de « divertissement ; publication de livres » de la demande d’enregistrement contestée se retrouvent dans les mêmes termes dans le libellé de la marque antérieure.

Il s’agit donc de services identiques. Le service de « publication électronique de livres et de périodiques en ligne » de la demande d’enregistrement contestée présente les mêmes nature, objet et destination que le service de « publication de livres » de la marque antérieure.

En effet, ils désignent pareillement une prestation de mise à disposition d’ouvrages écrits. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

3 Le fait que le premier soit rendu par voie électronique ne concerne que son mode de prestation et ne modifie pas ses nature, objet et destination.

Contrairement à ce que soutient la société déposante, la prise en considération du point de vente physique ou en ligne des livres (« plateformes de téléchargement d’une part, librairie et points de vente physique d’autre part ») est sans incidence sur l’appréciation de la similarité des services précités, ne s’agissant pas de services de vente mais de services de publication.

Par ailleurs, est inopérant l’argument de la société déposante selon lequel le public des premiers serait jeune, adepte de nouvelles technologies et « prenant les transports en commun » alors que le public des seconds serait « plus traditionnel souhaitant faire l’acquisition de l’objet physique ». A cet égard, la simple étude fournie sur « Les français et la lecture » en 2021 (annexe 32) ne permet pas de démontrer que cette division alléguée du public concerné aurait une incidence sur l’absence de similarité des services en cause. En effet, ces services sont susceptibles de s’adresser à une même clientèle de personnes souhaitant prendre connaissance d’un ouvrage, les ouvrages électroniques n’étant pas uniquement consultés par un public jeune.

Ces services sont en outre pareillement rendus par des maisons d’édition, proposant souvent parallèlement à un ouvrage ou un magazine imprimé, une version électronique.

Il s’agit donc de services similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « livres » de la demande d’enregistrement contestée sont unis par un lien étroit et obligatoire au service de « publication de livres » de la marque antérieure, tel que précédemment défini.

En effet, les seconds ont à l’évidence pour objet les premiers.

A cet égard, la société déposante soutient qu’« un livre peut tout à fait exister sans être publié » et fournit l’annexe 28 – capture d’écran du site « wattpad.com » à l’appui. Toutefois, ni l’existence de ce site communautaire de partage d’écrits ni la pratique de l’autopublication ne permettent de conclure à une absence de complémentarité entre les livres et le service de publication de livres, ce dernier ayant à l’évidence pour objet les premiers.

Il s’agit donc de produits et services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Le service d’ « informations en matière de divertissement » de la demande d’enregistrement contestée est uni par un lien étroit et obligatoire au service de « divertissement » de la marque antérieure, dans la mesure où le premier a directement pour objet le second.

Il s’agit donc de services complémentaires, et dès lors similaires, le public étant fondé à leur attribuer une origine commune.

Les « liseuses électroniques » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent des appareils mobiles conçus pour lire des livres numériques, présentent un lien avec le service de « publication de livres » de la marque antérieure, tel que précédemment défini.

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4 En effet, une liseuse électronique désigne un « micro-ordinateur de la taille d’un livre, destiné à l’affichage et à la consultation sur écran de textes et d’images préalablement téléchargés et stockés dans sa mémoire » (définition du dictionnaire Larousse).

Elle a pour fonction principale la lecture de livres numériques, qui ne peuvent être fournis sans le service préalable de publication de livres électroniques. Les autres fonctionnalités que peuvent présenter une liseuse (comme par exemple la prise de note ou la lecture partagée de documents, tel que le soulève la société déposante) sont des fonctionnalités accessoires à celle principale de la lecture de livres.

Tel que le souligne la société opposante, ces produits et service relèvent du même marché du livre. S’il est vrai, ainsi que le relève la société déposante, que le service de publication de livre est notamment rendu pour le compte d’auteurs, il a également pour finalité la mise à disposition d’un livre auprès du public afin de lui permettre d’en prendre connaissance, tout comme une liseuse.

A cet égard, ne saurait être invoquée l’appartenance des produits et service à des classes différentes de la classification internationale des produits et services, cette dernière n’ayant qu’une valeur administrative sans portée juridique et étant sans incidence sur l’appréciation de l’identité et de la similarité des produits et service en cause.

Ces produits et service sont donc faiblement similaires.

Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres liens de similarité effectués par la société opposante, dès lors que la similarité entre les produits précités de la demande d’enregistrement et le service précité de la marque antérieure a été constatée et démontrée.

En revanche, le service de « prêt de livres » de la demande d’enregistrement contestée, qui désigne un service visant à mettre à la disposition de tiers des ouvrages pour une durée déterminée, ne présente pas les mêmes nature, objet et destination que le service de « publication de livres » de la marque antérieure, tel que précédemment défini.

Ces services ne sont pas rendus par les mêmes prestataires (bibliothèques pour le premier, maisons d’édition pour le second). S’il est vrai que le prêt de livre peut également être proposé par des prestataires en ligne, tel que le souligne la société opposante, elle ne démontre pas qu’il s’agirait des mêmes prestataires que les sociétés de publication de livres. En effet, elle cite les sociétés Amazon, Fnac-Kobo et Cultura et produit notamment à l’appui une pièce 12 (article de livres-hebdo d’août 2021). Toutefois, ce document fait état d’une hausse d’activité des plates-formes de vente de livres numériques et du prêt en ligne mais aucunement d’une activité de publication de livres par ces plates-formes.

Ces services ne sont pas plus unis par un lien étroit et obligatoire, le premier étant rendu indépendamment du second, et réciproquement.

Il ne s’agit donc pas de produits similaires, le public n’étant pas fondé à leur attribuer une origine commune.

En outre, il convient de rappeler que ne sauraient être retenues les décisions rendues par l’Institut et les décisions de justice citées par les parties à l’appui de leur argumentation, dès lors que les décisions invoquées sont fondées sur des circonstances de fait différentes de Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI

5 celles de la présente espèce. De plus, le bien-fondé d’une opposition doit uniquement s’apprécier eu égard aux droits conférés par l’enregistrement de la marque antérieure et à l’atteinte susceptible d’être portée à ces droits par l’enregistrement de la demande contestée.

En conséquence, les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent, pour partie, identiques et similaires aux services de la marque antérieure invoquée.

Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SWEET ROMANCE.

La marque antérieure porte sur le signe verbal TOUT SIMPLEMENT ROMANCE.

La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.

Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.

Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure de trois éléments verbaux.

S’il est vrai, ainsi que le souligne la société opposante, que les signes en cause présentent en commun le terme ROMANCE, cette seule circonstance ne saurait suffire à créer un risque de confusion entre les signes dans l’esprit du public.

En effet, pris dans leur ensemble, les signes présentent des différences propres à les distinguer nettement.

Visuellement et phonétiquement, les signes diffèrent par leur structure, le signe contesté présentant le terme de cinq lettres SWEET en attaque et la marque antérieure les deux termes TOUT SIMPLEMENT en attaque, totalisant quatorze lettres, ce qui leur confère des différences visuelles et phonétiques.

En outre, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants ne remet pas en cause cette impression d’ensemble distincte entre les signes en présence.

En effet, le terme commun ROMANCE qui désigne une histoire d’amour, ce qui est sentimental, apparaît dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits et services en cause ou à tout le moins faiblement distinctif pour les autres, pouvant désigner ou évoquer leur thématique ou leur objet.

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6 S’il est vrai que les termes d’attaque SWEET du signe contesté et TOUT SIMPLEMENT de la marque antérieure viennent introduire le terme ROMANCE et le mettent en exergue, cette circonstance n’a pas pour effet de conférer au terme ROMANCE un caractère distinctif.

Dans la mesure où ce dernier est dépourvu de caractère distinctif pour certains des produits et services en cause ou à tout le moins faiblement distinctif pour les autres, le consommateur portera son attention sur les autres éléments des signes en présence, à savoir les termes d’attaque SWEET du signe contesté et TOUT SIMPLEMENT de la marque antérieure ainsi que sur l’impression d’ensemble distincte, tel que précédemment développé.

Ainsi, s’il est vrai que le terme ROMANCE se réfère pareillement à une histoire d’amour, cette signification commune n’apparait pas constituer un critère pertinent dans l’appréciation du risque de confusion, dès lors qu’elle vient simplement indiquer le type d’ouvrages et de publications, objets des produits et services en cause. En outre le terme anglais SWEET au sein du signe contesté se réfère quant à lui à ce qui est doux, évocation absente de la marque antérieure, ce qui confère aux signes des différences intellectuelles.

Enfin, la société déposante soulève que la société opposante a présenté des observations de tiers dans le cadre de la procédure d’examen de la demande d’enregistrement contestée afin de contester son caractère distinctif. Elle produit également une enquête interne de l’Institut (annexe 38). En réponse, la société opposante sollicite que cette pièce soit exclue des débats, s’agissant d’un document de travail interne à l’Institut qui n’aurait pas dû être communiqué.

Toutefois, dans la mesure où ce document a été porté à la connaissance de la société déposante et que celle-ci a fourni cette pièce dans le cadre de la procédure d’opposition, elle ne peut être exclue des débats en raison du principe du contradictoire. En revanche, elle est sans incidence sur la présente procédure d’opposition qui n’a pas pour finalité de statuer sur le caractère distinctif de la demande d’enregistrement contestée, mais sur l’existence d’un risque de confusion entre la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure.

En conséquence, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il n’existe pas de risque de confusion pour le consommateur.

Le signe contesté SWEET ROMANCE n’est donc pas similaire à la marque antérieure TOUT SIMPLEMENT ROMANCE.

Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.

Cependant, en raison de l’absence de similitude entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques et ce, malgré l’identité et la similarité d’une partie des produits et services en cause.

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7 En outre, les parties sollicitent respectivement que les frais de procédure soient mis à la charge de la partie adverse. Toutefois, les textes en matière de procédure d’opposition ne prévoient pas de mise à la charge des parties des frais de procédure. En effet, l’article L716- 1-1 du Code de la propriété intellectuelle ne s’applique qu’aux procédures en nullité et déchéance.

CONCLUSION

En conséquence, le signe verbal contesté SWEET ROMANCE peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.

PAR CES MOTIFS

DECIDE

Article unique : L’opposition est rejetée.

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